Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2018 г. N С01-646/2018 по делу N СИП-631/2017 Суд отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции и отказал в признании недействительным решения Роспатента о признании патента недействительным полностью, поскольку отсутствуют основания полагать, что Роспатентом не были исследованы все необходимые документы заявки на изобретение, имеющие значение для данного дела (отменено)

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2018 г. N С01-646/2018 по делу N СИП-631/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 августа 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (ул. Розы Люксембург, д. 49 офис 705, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620026, ОГРН 1026602335264) на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу N СИП-631/2017 (судьи Васильева Т.В., Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (ул. Толмачева, д. 22, пом. 5, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620075, ОГРН 1147746303737) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.07.2017 о признании патента Российской Федерации N 2588634 недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭС".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" - Зверева Н.С. (по доверенности от 20.01.2017), Сарычева В.Н. (по доверенности от 16.03.2017), Голунов С.А. (после перерыва; по доверенности от 12.01.2016), Дедков Е.А. (после перерыва; по доверенности от 01.03.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-413/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" - Абрамов Т.А. (по доверенности от 01.11.2017), Мещерякова М.А. (по доверенности от 08.08.2018), Николаева Н.И. (по доверенности от 10.01.2018), Юдина Е.В. (по доверенности от 10.01.2018), Горячев И.С. (после перерыва; по доверенности от 10.01.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (далее - общество "НИКА-ПЕТРОТЭК") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями (уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.07.2017 о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на изобретение N 2588634.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2018 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (далее - общество "ФОРЭС").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 требования общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" удовлетворены: решение Роспатента от 28.07.2017 признано незаконным как не соответствующее подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункту 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56); суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "ФОРЭС" против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2588634.

Роспатент и общество "ФОРЭС" обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами на названное решение.

В своей кассационной жалобе Роспатент, ссылаясь на неправильное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении суда, имеющимся в деле доказательствам, а также нарушения судом первой инстанции норм материального права, просит решение суда отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Роспатент не согласен с выводом суда первой инстанции о том, что положения абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56 допускают внесение изменений как в формулу изобретения, так и в его описание. Заявитель кассационной жалобы полагает, что данные выводы противоречат пункту 1 статьи 1378, пункту 4 статьи 1393 ГК РФ, положениям Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 811 (далее - Административный регламент N 811), абзацу второму пункта 4.9 Правил N 56, а также сформулированной президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015 правовой позиции.

По мнению Роспатента суд первой инстанции не учел, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ внесение дополнений, уточнений и исправлений в документы заявки на изобретение может быть осуществлено только до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, т.е. только на стадии, предшествующей регистрации изобретения.

Роспатент настаивает на том, что согласно абзацу второму пункта 4.9 Правил N 56 в рамках административной процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента изменения могут быть внесены только в формулу изобретения, но не в описание. Положения Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент N 327), не могут применяться на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента.

По мнению Роспатента, судом не учтено, что замена признаков формулы изобретения признаками из описания, ранее не предусмотренными формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, что может повлечь нарушение прав третьих лиц, добросовестно использовавших прежде не охраняемый патентом объект.

Роспатент считает неправомерным вывод суда первой инстанции о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения не исследовалась возможность внесения изменений в формулу патента Российской Федерации N 2588634, поскольку это противоречит содержанию решения Роспатента, в котором приведены мотивы о невозможности внесения таких изменений. Роспатент полагает, что суд первой инстанции ошибочно отклонил приведенные в решении Роспатента доводы о том, что включение в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов не может устранить причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии документов заявки N 2015143414 на изобретение, по которой был выдан патент Российской Федерации N 2588634, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Общество "ФОРЭС" в кассационной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований, ссылаясь на неправильное применение норм материального права и несоответствие выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Общество "ФОРЭС" заявляет, что Роспатент при рассмотрении его возражения и принятии по нему решения исследовал все необходимые документы по указанной заявке, правильно проанализировал формулу и описание изобретения, обоснованно признал, что внесение каких-либо изменений в формулу невозможно. Суд первой инстанции при направлении возражения на повторное рассмотрение не указал, какие иные документы должны быть исследованы Роспатентом.

По мнению общества "ФОРЭС", суд не учел, что в описании патента обществом "НИКА-ПЕТРОТЭК" были приведены 14 примеров, из которых примеры с 1 по 9 не соответствуют формуле изобретения по качественному составу компонентов, а в примерах 10-14 приведены составы шихты, сумма которых корректным образом составляет 100%, но количественное содержание одного из компонентов не соответствует интервалу значений, указанному в формуле изобретения. Факт несоответствия количественного содержания одного из компонентов - магнезиальносодержащего сырья (дунита) - интервалу значений, указанному в формуле изобретения, а также отсутствие в описании примера, соответствующего формуле, свидетельствует о том, что формула изобретения не основана на описании и не выполнено требование пункта 2 статьи 1375 ГК РФ о том, что заявка должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Общество "ФОРЭС" полагает, что суд первой инстанции, ошибочно истолковав пункт 4.9 Правил N 56, признал что эта норма позволяет правообладателю внести изменения как в формулу изобретения, так и в описание, что противоречит самой норме, а также ранее высказанной правовой позиции Суда по интеллектуальным правам по вопросу ее применения.

Общество "ФОРЭС" считает неправомерным вывод суда первой инстанции о наличии противоречия между признанием Роспатентом факта соответствия изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности "изобретательский уровень" и "промышленная применимость" и принятому им решению о признании патента недействительным, поскольку Роспатент мотивировал свое решение несоответствием документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники. Приведенное Роспатентом основание является самостоятельным основанием признания патента недействительным.

Общество "ФОРЭС" полагает, что негативные последствия несоблюдения обществом "НИКА-ПЕТРОТЭК" требований законодательства о подаче в патентное ведомство материалов заявки на изобретение, которые именно на дату их подачи раскрывают сущность изобретения с достаточной полнотой, в соответствии с международными нормами и статьями 1374, 1375 ГК РФ должны возлагаться на общество "НИКА-ПЕТРОТЭК".

Общество "ФОРЭС" также оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что по вопросу несоответствия количественного содержания компонентов шихты интервалам значений, указанных в независимых пунктах 1 и 3 формулы, Роспатенту надлежало исследовать, какие признаки относятся к существенным признакам изобретения в данном случае, повлияли ли приведенные в примерах отклонения количественного параметра по магнезиальносодержащему сырью на достижение заявленного технического результата. При этом оно ссылалось на пункт 10.7.4.5 Регламента N 327 раздела "Осуществление изобретения", который требует подтверждения возможности получения технического результата во всем интервале, если в формуле использованы количественные признаки, выраженные в виде интервала значений, и не содержит требования анализа существенных признаков, соответствующих признакам формулы изобретения, указанных в примерах.

Кроме того, общество "ФОРЭС" полагает, что суд первой инстанции неправомерно осуществил расширительное толкование норм международных соглашений, в частности пункта 2 статьи 10 Договора о патентном праве принятого на Дипломатической конференции 01.06.2000 (далее - Договор о патентном праве). По его мнению, национальным законодательством, а именно пунктом 4.9 Правил N 56 в обстоятельствах процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение предусмотрена возможность внесения изменений только в формулу изобретения, но не в описание патента. Вывод суда о возможности изменения на этой стадии описания изобретения по патенту, как указывает общество "ФОРЭС", сделан в результате неправильного толкования статьи 10 Договора о патентном праве.

В отзыве на кассационные жалобы, общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" просит оставить их без удовлетворения, считая оспариваемое решение законным и обоснованным. Отзыв содержит информацию о подаче 30.07.2018 в Роспатент заявления об исправлении очевидных ошибок в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2588634.

В судебном заседании представители Роспатента и общества "ФОРЭС" поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах, просили суд кассационной инстанции принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" оспорил доводы заявителей кассационных жалоб.

В судебном заседании 10.08.2018 объявлялся перерыв до 15.08.2018.

После перерыва представители лиц, участвующих в деле, дополнили свои ранее высказанные правовые позиции.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2588634 на группу изобретений "Способ получения керамического расклинивающегося агента (варианты)" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - С09К 8/80, С04В 35/622 и Е21В 43/267) был выдан по заявке N 2015143414 с приоритетом от 13.10.2015, установленным по дате подачи указанной заявки, на имя общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" с формулой, содержащей независимые пункты 1, 3 и зависимые от них пункты 2, 4 соответственно, в следующей редакции:

"1. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-50% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-70% и легкоплавкую монтмориллонитовую глину 1-10%.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°С.

3. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-50% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-70% и смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 0 до 100%.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°С.".

Общество "ФОРЭС" 01.12.2016 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи названного патента, ссылаясь на несоответствие изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень", а также на то, что документы заявки, по которой выдан патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Удовлетворяя возражение общества "ФОРЭС", Роспатент, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о том, что доводы о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2588634 условию патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень" не нашли своего подтверждения, но одновременно согласился тем, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры не подтверждают возможность получения указанного в этом описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты по независимым пунктам 1 и 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту. Роспатент признал, что описание к оспариваемому патенту не удовлетворяет положениям пунктов 10.7.4.3 ("Раскрытие изобретения") и 10.7.4.5 ("Осуществление изобретения") Регламента N 327, а документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

По этому основанию Роспатент принял решение от 28.07.2017 о признании патента Российской Федерации N 2588634 на изобретение недействительным полностью.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" оспорило решение Роспатента от 28.07.2017 в части вывода о несоответствии документов заявки на изобретение, по которой был выдан спорный патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, ссылаясь на то, что оно было принято с нарушением пункта 4.9 Правил N 56.

Суд первой инстанции, признавая незаконным решение Роспатента и обязывая повторно рассмотреть возражение общества "ФОРЭС" против выдачи спорного патента, исходил из того, что Роспатентом не были исследованы вопросы о возможном наличии в описании к патенту очевидных и технических ошибок, о том, какие признаки относятся к существенным признакам изобретения в данном случае, влияли ли приведенные в примерах отклонения количественного параметра по магнезиальносодержащему сырью на достижение заявленного технического результата, а также какие именно процентные соотношения и по отношению к каким объектам имелись в виду в изучаемых примерах.

Суд первой инстанции признал, что административный орган необоснованно ограничился лишь анализом количественных значений в приведенных в описании заявки примерах, ошибочно исключив из области исследования иные документы заявки, перечисленные в пункте 2 статьи 1375 ГК РФ.

Суд первой инстанции в основу решения положил вывод о том, что Роспатент на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2588634 на изобретение допустил нарушение процедуры, установленной пунктом 4.9 Правил N 56, поскольку вправе был предложить патентообладателю внести изменения как в формулу изобретения, так и в описание, но не сделал этого.

Признавая недействительным решение Роспатента, суд первой инстанции отметил, что Правила N 56 применяются в части, не противоречащей подлежащей применению редакции ГК РФ, а на дату подачи заявки N 2015143414 действовали нормы абзацев первого и второго пункта 1 статьи 1378 ГК РФ, согласно которым заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение. Кроме того, вывод о возможности внесения изменений не только в формулу изобретения, но и в описание обоснован судом первой инстанции ссылками на пункты 2-4 статьи 1386 ГК РФ, а также пункт 2 статьи 10 Договора о патентном праве.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и отзыве на них, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

С учетом даты подачи заявки N 2015143414 (13.10.2015) законодательство для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает ГК РФ в соответствующей редакции и Регламент N 327.

Вопреки выводам суда первой инстанции, несоответствие изобретения условиям патентоспособности и несоответствие документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, являются разными основаниями признания патента недействительным, что нашло отражение в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случаях:

1) несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным указанным Кодексом;

2) несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Предметом судебной проверки было решение Роспатента от 28.07.2017 только в части подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

В соответствии с подпунктами 2-5 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать, в частности:

описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

реферат.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Согласно пункту 10.7.4.3 Регламента N 327 при определении раскрытия изобретения необходимо учитывать следующее.

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В разделе "Раскрытие изобретения" подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата. Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.); условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В силу пункта 10.7.4.5 Регламента N 327 в разделе "Осуществление изобретения" приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика, позволяющая их осуществить, и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что техническим результатом изобретения являлось повышение эксплуатационных характеристик (прочности) проппанта исключительно за счет добавления к шихте монтмориллонитовой глины.

Как следует из решения Роспатента от 28.07.2017, в описании к оспариваемому патенту представлены примеры реализации способов получения расклинивающего агента, в которых в качестве высоких эксплуатационных характеристик рассматривается повышенная прочность расклинивающего агента (показатель "разрушаемость, % 10000psi", приведенный в таблицах 1 и 2).

При рассмотрении возражения общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" поясняло, что в описании к оспариваемому патенту примеры 1-9 приведены для сравнения. Примеры 10 и 11 относятся к независимому пункту 1 формулы, а примеры 12-14 - к независимому пункту 3 формулы.

В то же время во всех приведенных в описании к оспариваемому патенту примерах количественное содержание компонентов шихты не соответствовало интервалам значений, указанных в независимых пунктах 1 и 3 формулы. Так, содержание магнезиальносодержащего сырья (дунита) в примерах 10 и 11 составляет 48%, в то время как содержание этого компонента по независимому пункту 1 формулы должно находиться от 50 до 70%. Содержание дунита в примерах 12-14 составляет 47%, а по независимому пункту 3 формулы содержание этого компонента должно находиться от 50 до 70%.

Таким образом, высокие прочностные характеристики (показатели разрушаемости, указанные в примерах 10 и 11, а также 12-14) достигаются иной совокупностью признаков, чем та, которая приведена в независимых пунктах 1 и 3 формулы.

С учетом этого Роспатент согласился с подателем возражения - обществом "ФОРЭС" в том, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры не подтверждают возможность получения указанного в описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты по независимым пунктам 1 и 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту. Описание к оспариваемому патенту не соответствует положениям пунктов 10.7.4.3 ("Раскрытие изобретения") и 10.7.4.5 ("Осуществление изобретения") Регламента N 327.

Указанные фактические обстоятельства, установленные Роспатентом при рассмотрении возражения, сторонами по делу не оспариваются и судом первой инстанции не опровергнуты.

Такие обстоятельства позволили Роспатенту признать, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Доводы заявителей кассационных жалоб о необоснованности вывода суда первой инстанции о возможности внесения изменений при рассмотрении возражения как в формулу изобретения, так и в его описание президиумом Суда по интеллектуальным правам признаются обоснованными по следующим основаниям.

Статья 1378 ГК РФ, на которую сослался суд первой инстанции, действительно предусматривает возможность изменения документов заявки при соблюдении определенных условий. Данные условия верно приведены на стр. 13 решения суда первой инстанции: а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной; в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение.

Однако статья 1378 ГК РФ регулирует вопросы внесения изменений в документы заявки до принятия решения о выдаче патента (на стадии, предшествующей регистрации изобретения - экспертизе заявки по существу) и не подлежит применению при рассмотрении Роспатентом возражения о признании патента недействительным.

Возможность изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента вытекает из пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, который предусматривает случаи признания патента на изобретение полностью или частично недействительным.

Применительно к указанной норме права признание патента недействительным частично по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности возможно лишь путем внесения изменений в формулу изобретения как документ, выражающий сущность этого технического решения, причем таким образом, чтобы изобретение отвечало условиям патентоспособности.

В связи с этим вытекающее из абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56 право правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента согласуется с нормами части четвертой ГК РФ.

Нормы части четвертой ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента, а также против выдачи патента на изобретение.

Эти вопросы находятся в сфере правового регулирования федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как указано в абзаце первом пункта 4.9 Правил N 56, при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем первым пункта 4.9 Правил N 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Вышеизложенная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации применима также и в отношении абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56, поскольку содержащаяся в этом абзаце норма, как и норма абзаца первого указанного пункта, регулирует аналогичные правоотношения - процедуру внесения изменений в формулу изобретения.

Обязанность Роспатента предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, промышленного образца возникает только в том случае, если Роспатентом будут установлены обстоятельства, при которых изменения в формулу устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, или патент на изобретение может быть признан недействительным частично.

В том случае, если Роспатент не установит указанных обстоятельств, обязанность по предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения не возникает. Обязанность по доказыванию отсутствия указанных обстоятельств в суде в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил N 56 предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

В то же время привнесение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным, объект.

Таким образом, вопреки выводу суда первой инстанции внесение изменений в описание уже действующего патента на стадии рассмотрения возражения пунктом 4.9 Правил N 56 не предусмотрено.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015, а также от 30.07.2018 по делу N СИП-700/2017.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает также необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что проверка полноты раскрытия сущности изобретения должна проводиться и на этапе формальной экспертизы. В силу пункта 1 статьи 1384 ГК РФ по заявке на изобретение, поступившей в Роспатент, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ, и их соответствие установленным требованиям.

Проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проводят на этапе экспертизы по существу в соответствии с пунктом 2 статьи 1386 ГК РФ.

Ненаправление запроса заявителю на этапе экспертизы заявки на изобретение по существу и выдача патента не лишает любое лицо права на признание недействительным патента по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным довод общества "ФОРЭС" о неверном толковании судом первой инстанции норм международных соглашений, в частности пункта 2 статьи 10 Договора о патентном праве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Договора о патентном праве [Возможность представить замечания, внести изменения или исправления в случае предполагаемого аннулирования или признания недействительным] Патент не может быть полностью или частично аннулирован или признан недействительным без предоставления владельцу возможности представить замечания в связи с предполагаемым аннулированием или признанием патента недействительным и внести изменения и исправления, если это допускается в соответствии с применимым законодательством, в течение разумно необходимого срока.

Как указывает суд на странице 18 оспариваемого решения, в пункте 10.5 Пояснительных комментариев к основным предложениям к Договору о патентных законах и Инструкции к Договору о патентных законах, разработанных Международным бюро ВОИС от 20.01.2000 (в официальном переводе на русский язык - Договор о патентном праве и Инструкция к Договору о патентном праве соответственно, http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ru/ip/plt/pdf/pt_dc_5.pdf), пункт 2 статьи 10 Договора о патентном праве ограничен двумя формальными аспектами процедуры: во-первых, владельцу должна быть предоставлена по крайней мере одна возможность представить замечания в связи с предполагаемым аннулированием патента или признанием его недействительным; во-вторых, в тех случаях, когда это разрешается согласно применимому законодательству, владельцу должна быть предоставлена по крайней мере одна возможность внести изменения и поправки. Ни одна Договаривающаяся сторона не обязана предусматривать возможность внесения изменений и поправок, если ее национальное законодательство вообще не предусматривает представление таких изменений или поправок, либо не предусматривает их в обстоятельствах отдельных процедур.

Из этой нормы суд делает вывод о том, что при отсутствии запроса Роспатента на стадии рассмотрения заявки, патентообладатель "сохраняет свое право на внесение соответствующих изменений и дополнений в части документов заявки в случае, когда возникает угроза им права на это изобретение по патенту в связи с предполагаемым признанием этого патента недействительным".

В отзыве на кассационную жалобу отмечено, что из части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации следует возможность прямого действия на территории Российской Федерации пункта 2 статьи 10 Договора о патентном праве.

Вместе с тем, как отмечено в пункте 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 06.11.2014 N 2531-О "По запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации", Конституция Российской Федерации, включая в правовую систему Российской Федерации международные договоры Российской Федерации, предусматривает основанный на принципе добросовестного выполнения международных обязательств (pacta sunt servanda) (статья 26 Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969) единый подход, которым необходимо руководствоваться при применении правил международного договора Российской Федерации в случае их расхождения с правилами, установленными национальным законом: если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного договора (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации). Соответствующее регулирование предусмотрено и в ряде федеральных законов, в частности в Федеральном законе от 15.07.1995 года N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" (пункт 2 статьи 5 данного Закона) и Гражданском кодексе Российской Федерации (пункт 2 статьи 7 данного Кодекса).

На приоритет по отношению к законам Российской Федерации правил действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, неоднократно указывал и Пленум Верховного Суда Российской Федерации (пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия", пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации").

Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие для применения издания внутригосударственных актов, действуют в Российской Федерации непосредственно, а для осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые акты.

Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации, при рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел непосредственно применяется такой международный договор Российской Федерации, который вступил в силу и стал обязательным для Российской Федерации и положения которого не требуют издания внутригосударственных актов для их применения и способны порождать права и обязанности для субъектов национального права; к признакам, свидетельствующим о невозможности непосредственного применения положений международного договора Российской Федерации, относятся, в частности, содержащиеся в договоре указания на обязательства государств- участников по внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств (пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации").

В данном случае в самом Договоре о патентном праве указано, что норма пункта 2 статьи 10 не является нормой прямого действия в части обязанности предусматривать возможность внесения изменений и поправок в документы заявки. В Договоре о патентном праве содержатся лишь определенные правила для случаев, когда возможность внесения изменений и поправок национальным законодательством предусмотрена.

Таким образом, норма пункта 2 статьи 10 Договора о патентном праве не может считаться нормой прямого, непосредственного действия в части установления самой возможности внесения изменений в формулу изобретения, случаев, когда такие изменения допустимы, и возможных форм изменений.

Законодательством Российской Федерации, а именно, пунктом 4.9 Правил N 56 в рамках процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение предусмотрена возможность внесения изменений, но как прямо указано в этом пункте названных Правил, такие изменения могут быть внесены только в формулу изобретения, но не в описание патента.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о возможности на стадии рассмотрения возражения изменения описания изобретения по патенту неправомерен и сделан в результате неправильного применения пункта 2 статьи 10 Договора о патентном праве.

Вывод суда первой инстанции о том, что в ходе рассмотрения возражения Роспатентом в принципе не исследовалась возможность внесения изменения в формулу патента Российской Федерации N 2588634, противоречит содержанию решения Роспатента от 28.07.2017, которое содержит мотивы о невозможности внесения таких изменений. Как отмечено на стр. 21 заключения, являющегося приложением к оспариваемому решению, коллегия палаты по патентным спорам не усмотрела возможности внесения изменений в формулу таким образом, чтобы это могло привести ее к охраноспособности. По этой же причине коллегия не предложила патентообладателю внести изменения в формулу спорного патента. Включение в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов не устранило бы причин, послуживших основанием для вывода о том, что документы заявки не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В материалах дела имеется предлагаемая в рамках судебного разбирательства обществом "НИКА-ПЕТРОТЭК" новая редакция формулы по патенту Российской Федерации N 2588634. Вариант изменения формулы был озвучен также в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам.

Вышеуказанный вывод Роспатента не опровергнут ни в поданном в суд заявлении, ни судом первой инстанции. В рамках рассмотрения возражения можно переносить признаки зависимых пунктов в независимые.

Обществом "НИКА-ПЕТРОТЭК" не оспаривается, что перенесением признаков из зависимых пунктов в независимые выявленные недостатки патента устранить невозможно.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также считает заслуживающими внимания доводы заявителей кассационных жалоб о неправомерности вывода суда первой инстанции о том, что Роспатент необоснованно ограничился лишь анализом количественных значений в приведенных в описании заявки примерах, ошибочно исключив из области исследования иные документы заявки, не исследовал вопрос о том, какие признаки относятся к существенным признакам изобретения в данном случае.

Решение суда не содержит указаний на то, какие именно "иные документы" должны быть исследованы Роспатентом, помимо рассмотренных им при оценке доводов возражения формулы и описания изобретения, которые содержат информацию, подлежащую анализу. Чертежи в спорной заявке отсутствовали. Заявление о выдаче патента, в котором указываются автор изобретения и заявитель, их места жительства или места нахождения, или реферат, который согласно пункту 10.10 Регламента N 327 служит для целей информации об изобретении, как следует из пункта 2 статьи 1378 ГК РФ не могут быть использованы для внесения изменений в документы заявки на изобретение.

В решении Роспатента приведен анализ, по результатам которого установлено, что высокие прочностные характеристики достигаются иной совокупностью признаков, чем та, которая приведена в независимых пунктах 1 и 3 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2588634. Согласно решению Роспатента приведенные в описании к патенту примеры не подтверждают возможность получения указанного в этом описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты по независимым пунктам 1 и 3 формулы, характеризующей группу изобретений по патенту Российской Федерации N 2588634. Указанные выводы Роспатента в решении суда первой инстанции не опровергнуты.

Данные обстоятельства с учетом положений пунктов 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Регламента N 327 обоснованно признаны основанием для вывода о том, что документы заявки N 2015143414 на изобретение, по которой выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники. Требования анализа существенности признаков, соответствующих признакам формулы изобретения, применимые положения Регламента N 327 не содержат.

С учетом изложенного отсутствуют основания полагать, что Роспатентом не были исследованы все необходимые документы заявки, имеющие значение для данного дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также не может признать правомерным вывод суда первой инстанции о том, что указанные в примерах заявки количественные значения могли являться очевидной технической ошибкой, которая могла быть исправлена в установленном законом порядке.

Подпунктом 6 пункта 15 Регламента N 327 установлено, что ошибка считается очевидной, если специалист в данной области техники понимает, что на дату подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено.

Ошибка считается технической, если она обусловлена неправильным написанием слов, неправильной расстановкой знаков препинания (грамматические ошибки), наличием опечаток и погрешностей в указании библиографических данных источников информации и т.п.

Право на исправление ошибок и опечаток предоставлено правообладателю. Таким правом на стадии рассмотрения возражения общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" не воспользовалось.

Внесение изменений в выданный патент на изобретение для исправления очевидных и технических ошибок может быть осуществлено только в порядке, установленном пунктом 4 статьи 1393 ГК РФ и Административным регламентом N 811, то есть в рамках другой, не связанной с рассмотрением возражения против выдачи патента процедурой.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит в выводу, что судом первой инстанции при принятии решения неправильно применены нормы материального права в связи с чем обжалуемое решение подлежит отмене.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, однако при неправильном применении норм материального права, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта полностью и вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта без передачи дела на новое рассмотрение.

При названных обстоятельствах заявленные требования общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" о признании недействительным решения Роспатента от 28.07.2017 подлежат оставлению без удовлетворения.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом принятого судебного акта расходы общества "ФОРЭС" по уплате государственной пошлине за подачу кассационной жалобы относятся на общество "НИКА-ПЕТРОТЭК".

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом принятого судебного акта расходы общества "ФОРЭС" по уплате государственной пошлине за подачу кассационной жалобы относятся на общество "НИКА-ПЕТРОТЭК".

Излишне уплаченная обществом "ФОРЭС" государственная пошлина в сумме 1500 рублей подлежит возврату из федерального бюджета, на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу N СИП-631/2017 отменить.

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (ОГРН 1147746303737) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (ОГРН 1026602335264) 1500 (Одну тысячу пятьсот) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (ОГРН 1026602335264) из федерального бюджета 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей излишне уплаченной при подаче кассационной жалобы государственной пошлины по платежному поручению от 17.07.2018 N 9250.

Постановление вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов