Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 августа 2018 г. по делу N СИП-358/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака и не представлены доказательства его правомерного неиспользования, в то время как истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 августа 2018 г. по делу N СИП-358/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 28 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Забузовой А.Э., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (Северное ш., д. 43, Красноярск, Красноярский край, 660118, ОГРН 1022402665010) к индивидуальному предпринимателю Кустовой Таисии Ивановне (Новосибирск, ОГРНИП 304540617500016) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305930 в отношении части товаров 30-го: "мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; пищевой лёд" класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Кустовой Таисии Ивановне (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305930 в отношении части товаров 30-го: "мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; пищевой лёд" класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе посредством публикации сведений в сети "Интернет" в Картотеке арбитражных дел (http://arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), своих представителей в судебное заседание не направили. Вместе с тем в ранее представленном отзыве Роспатент просил рассмотреть настоящее дело в отсутствие своего представителя.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

До судебного заседания от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела документов, подтверждающих его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом, словесному товарному знаку "РАДУЖНЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 305930 с датой приоритета от 17.09.2004, зарегистрированному на имя предпринимателя 02.05.2006, предоставлена правовая охрана в отношении, в том числе товаров 30-го: "ароматические вещества для напитков (за исключением эфирных масел); ароматические препараты пищевые; блины; горчица; заменители кофе; зерновые продукты; какао; какао-продукты; каши молочные; клейковина пищевая; кондитерские изделия; крахмал пищевой; кофе; кофейные напитки; крупы пищевые; кукуруза воздушная (попкорн); кукуруза поджаренная; макаронные изделия; мёд; мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; мука пищевая; мучные изделия; мучные продукты; настойки не лекарственные; пищевые продукты на основе овса; пельмени; пищевые эссенции (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел); пищевой лёд; поваренная соль; подслащивающие вещества натуральные; приправы; пряности; закваска для кисломолочных продуктов; растительные заменители кофе; рис; сахар; соусы (приправы); специи; сухари; сэндвичи; шоколадные напитки; уксус; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; чай" класса МКТУ.

Срок правовой охраны указанного товарного знака продлен до 17.09.2024.

Общество, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 305930 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет для части товаров 30-го: "мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; пищевой лёд" класса МКТУ, обратилось в суд с вышеуказанными требованиями.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения исключительного права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам, в частности, могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Указанная правовая позиция находит отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

Кроме того, с учетом правовой позиции, изложенной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, должны быть установлены и доказаны следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела: заинтересованность лица, подавшего заявление, и неиспользование правообладателем товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, общество осуществляет производство и реализацию мороженого.

В подтверждение указанного обществом представлены следующие документы:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с указанием сведений о видах экономической деятельности;

- копии деклараций ЕАЭС о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза от 27.04.2017 ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ08.В.03574; от 18.07.2018 ЕАЭС N RU Д-RU.НА32.В.00234; от 18.07.2018 ЕАЭС N RU Д-RU.НА32.В.00233; от 01.03.2018 ЕАЭС N RU Д-RU.Н012.В.11501; от 16.08.2017 ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ08.В.03858; от 08.06.2017 ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ08.В.03693; от 08.06.2017 ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ08.В.03694;

- копия договора поставки от 15.06.2015 N 07/2015-ФМ, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Крайс-Торг", копии счет-фактур от 02.08.2017 N 161, от 14.06.2017 N 110, от 11.08.2017 N 167 к названному договору;

- копия договора поставки от 03.09.2015 N 08/2015-ФМ, заключенного между обществом и индивидуальным предпринимателем Федоровым А.В., копия счет-фактуры от 30.11.2017 N 211 к названному договору;

- копия договора поставки от 01.08.2016 N 242/2016-ФМ, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Умка", копии счет-фактур от 07.07.2017 N 143, от 30.07.2017 N 156 к названному договору;

- копия договора поставки от 22.10.2015 N 128/2015-ФМ, заключенного между обществом и индивидуальным предпринимателем Сусловой Е.Ф., копия счет-фактуры от 30.09.2017 N 212 к названному договору;

- копия договора поставки от 01.04.2015 N 01-01/2015-ТК, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Славица", копии платежных поручений от 06.06.2017 N 658, от 07.06.2017 N 664, от 13.06.2017 N 684, от 01.08.2017 N 959, от 02.08.2017 N 967, от 03.08.2017 N 981, от 04.08.2017 N 986, от 25.09.2017 N 1255 к названному договору;

- копия договора поставки от 25.04.2016 N 21/16 П, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Мыс Южный", копии платежных поручений от 26.03.2018 N 107, от 03.05.2018 N 232, копии счет-фактур от 27.04.2018 N 258, от 11.01.2018 N 16, копии транспортных накладных от 27.04.2018, от 11.01.2018 к названному договору;

- копия договора поставки от 27.04.2018 N 17/18 П, заключенного между обществом и индивидуальным предпринимателем Скороходовым С.И., копия платежного поручения от 31.07.2018 N 745, копии счет-фактур от 03.05.2018 N 280, от 18.05.2018 N 363 к названному договору;

- копия дистрибьюторского договора от 07.09.2015 N 25/15 П, заключенного между обществом и индивидуальным предпринимателем Сусловым Ю.А., копии платежных поручений от 06.03.2018 N 167, от 19.02.2018 N 117, копия счет-фактур от 27.02.2018 N 104, от 16.01.2018 N 23 к названному договору.

Кроме того, обществом 12.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности подана заявка N 2016738012 на регистрацию словесного обозначения "РАДУЖНОЕ" в качестве товарного знака в отношении товаров 30-го: "кондитерские изделия; мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое" класса МКТУ.

Проанализировав заявленное на регистрацию обозначение по заявке N 2016738012 и оспариваемый товарный знак, коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу, что они являются сходными до степени смешения.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Вышеуказанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "РАДУЖНЫЙ", выполненное стандартным шрифтом заглавными печатными буквами кириллицей.

Заявленное на регистрацию обозначение по заявке N 2016738012 представляет собой словесное обозначение "РАДУЖНОЕ", выполненное стандартным шрифтом заглавными печатными буквами кириллицей.

Учитывая, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, печатными заглавными буквами одного алфавита, имеется наличие близких и совпадающих звуков, наличие совпадающих слогов и их число в сравниваемых обозначениях, а также наличие подобия заложенных в обозначениях понятий и идей, судебная коллегия приходит к выводу, что они являются сходными до степени смешения по графическому, фонетическому и семантическому признакам.

При этом, как разъяснено в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Кроме того, коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу, что товары 30-го: "мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; пищевой лёд" класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными товарам 30-го: "кондитерские изделия; мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое" класса МКТУ, в отношении которых обществом подана заявка N 2016738012 на регистрацию товарного знака.

Согласно положениям пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом, как указывалось выше, учитывается род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия их реализации, круг потребителей.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебной коллегией принято во внимание, что чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Таким образом, однородность товаров носит очевидный характер в силу общей родовой принадлежности, функционального назначения, условий реализации, круга потребителей товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения по заявке N 2016738012.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что истцом осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию словесного обозначения "РАДУЖНОЕ", сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров, однородных товарам 30-го: "мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; пищевой лёд" класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и общество имеет реальное намерение использовать сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначение в своей деятельности.

Таким образом, суд признает общество заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку регистрация этого товарного знака препятствует обществу использовать в своей деятельности на территории Российской Федерации словесное обозначение "РАДУЖНОЕ" в качестве собственного товарного знака в отношении товаров 30-го: "кондитерские изделия; мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое" класса МКТУ.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления претензии ответчику (28.03.2018), период времени, в течение которого предпринимателю следовало доказать факт использования оспариваемого товарного знака исчисляется с 28.03.2015 по 27.03.2018.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Однако предприниматель не представил возражений против предъявленного к нему иска и наличия у общества заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305930, не представил доказательств, подтверждающих факт использования им спорного товарного знака в отношении товаров 30-го: "мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; пищевой лёд" класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован.

Также не представлено доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в исследуемый трехлетний период на территории Российской Федерации.

Между тем, отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска может быть расценено как признание им факта неиспользования товарного знака, на что, в частности, указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака и не представлены доказательства его правомерного неиспользования, в то время как истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305930 в отношении товаров 30-го: "мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; пищевой лёд" класса МКТУ, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305930 в отношении части товаров 30-го: "мороженое, в том числе с использованием молочнокислых бактерий; пищевой лёд" класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кустовой Таисии Ивановне (Новосибирск, ОГРНИП 304540617500016) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев