Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2018 г. по делу N СИП-219/2018 Суд удовлетворил иск о признании недействительным патента в части указания в нем патентообладателей, поскольку признал за истцом исключительное право на промышленный образец (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2018 г. по делу N СИП-219/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 30 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление Глухова Романа Валентиновича (г. Минеральные Воды, Ставропольский край) к Аришевой Мадине Мухамедовне (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика) и Дехнику Ярославу Михайловичу (г. Азов, Ростовская область) об установлении патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Глухова Романа Валентиновича - Гарбузова И.В. (по доверенности от 30.11.2016 N 26 АА 2611305);

от Аришевой Мадины Мухамедовны - Амшуков А.Р. (по доверенности от 04.10.2016 N 07 АА 0405305);

от Дехника Ярослава Михайловича - Амшуков А.Р. (по доверенности от 12.10.2016 N 61 АА 4686459).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Глухов Роман Валентинович обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к Аришевой Мадине Мухамедовне и Дехнику Ярославу Михайловичу, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании за Глуховым Р.В. исключительного права (право патентообладателя) на промышленный образец - "Бутылка" по патенту Российской Федерации N 109339 (заявка от 20.03.2015 N 2015500922) и о признании недействительным указанного патента в части указания в нем патентообладателей, а также об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) внести соответствующие изменения в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и взамен аннулированного патента Российской Федерации N 109339 выдать новый патент с указанием в нем помимо иных патентообладателей - патентообладателем Глухова Р.В., и взыскать с Аришевой М.М. и Дехник Я.М. в пользу Глухова Р.В. расходы на оплату государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент.

В обоснование своих доводов Глухов Р.В. указывает, что он, наряду с Аришевой М.М. и Дехник Я.М., является автором спорного изделия по патенту Российской Федерации N 109339, однако, как отмечает истец, вопреки требованию закона, спорный патент был выдан лишь на имя ответчиков без указания в нем в качестве патентообладателя - Глухова Р.В., тогда как, право на получение патента истцом ответчикам не передавалось, что привело к незаконному присвоению Аришевой М.М. и Дехник Я.М. исключительного права на спорный патент лишь на их имя, чем были нарушены права и законные интересы истца.

В отзыве на исковое заявление ответчики подтверждают то обстоятельство, что Глухов Р.В., наряду с Аришевой М.М. и Дехник Я.М., является автором спорного изделия по патенту Российской Федерации N 109339, однако считают, что права истца невнесением о нем сведений, указывающих его в качестве патентообладателя спорного изделия, не нарушены.

Роспатент представил материалы административного дела по спорному изделию, а также отзыв, в котором отметил, что на основании решения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.04.2017 по делу N 2-1564/2017, определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2017 по делу N 33-925/2017, определения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 18.10.2017 по делу N 2-1564/2017, определения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 21.12.2017 по делу N 2-1564/2017, патент Российской Федерации N 97411 на промышленный образец "Бутылка" признан недействительным частично. Взамен был выдан новый патент Российской Федерации N 109339 на промышленный образец - "Бутылка". Авторами промышленного образца (по патенту Российской Федерации N 109339) являются Аришева М.М., Дехник Я.М. и Глухов Р.В., а патентообладателями - Аришева М.М. и Дехник Я.М. Вместе с тем, указал, что в силу своих полномочий он не осуществляет проверку правомерности указания в заявлении о выдаче патента на промышленный образец лица, на имя которого испрашивается патент, таким образом, ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о выдаче патента на промышленный образец, несет представившее их лицо, в связи с чем пояснений по существу спора дать не может, и просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 109339 на промышленный образец - "Бутылка" был выдан по заявке от 20.03.2015 N 2015500922, с указанием в качестве авторов Аришевой М.М., Дехника Я.М. и Глухова Р.В., а патентообладателями - Аришевой М.М. и Дехника Я.М.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что в ходе судебных разбирательств по делам N 2-1564/2017 и N 33-925/2017 были установлены обстоятельства, которые послужили основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента на Российской Федерации N 109339 на промышленный образец - "Бутылка", с указанием в нем в качестве авторов Аришевой М.М., Дехника Я.М. и Глухова Р.В., а патентообладателями - Аришевой М.М. и Дехника Я.М., поскольку ранее выданный патент Российской Федерации N 97411 на промышленный образец - "Бутылка", был признан судами недействительным.

Поскольку Глухов Р.В., наряду с Аришевой М.М. и Дехник Я.М., является автором спорного изделия по патенту Российской Федерации N 109339, ввиду того, что спорный патент был выдан лишь на имя ответчиков без указания в нем в качестве патентообладателя истца, он обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемыми требованиями.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При рассмотрении возражений против выдачи патента суды определяют основания для признания недействительным патента, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием патента недействительным.

Аналогичные правила применяются и при рассмотрении судом споров об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на полезную модель.

С учетом даты подачи на выдачу патента Российской Федерации N 109339 на промышленный образец - "Бутылка" заявки от 20.03.2015 N 2015500922 и даты рассмотрения судом спора по существу к спорным правоотношениям подлежат применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Как установлено абзацем третьим пункта 2 названной статьи патент на промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Свою заинтересованность в оспаривании патента Российской Федерации N 109339 на промышленный образец истец объясняет необходимостью восстановления своих исключительных прав на спорное изделие, то есть, указать его в свидетельстве, наряду с Аришевой М.М. и Дехником Я.М., в качестве патентообладателя, поскольку своего согласия на регистрацию спорного патента только лишь на их имя, выраженного в какой-либо объективной форме, он не передавал.

Подпунктом 8 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ промышленные образцы отнесены к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Таким образом, в состав интеллектуальных прав входит не только исключительное право, но и личные неимущественные права, в том числе право авторства.

Как следует из части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Как указывалось ранее, судом установлено и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что на основании решения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.04.2017 по делу N 2-1564/2017, определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2017 по делу N 33-925/2017, определения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 18.10.2017 по делу N 2-1564/2017, определения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 21.12.2017 по делу N 2-1564/2017, патент Российской Федерации N 97411 на промышленный образец "Бутылка" признан недействительным частично. Взамен был выдан новый спорный патент Российской Федерации N 109339 на промышленный образец - "Бутылка". Авторами промышленного образца (по патенту Российской Федерации N 109339) являются Аришева М.М., Дехник Я.М. и Глухов Р.В., а патентообладателями - Аришева М.М. и Дехник Я.М.

Таким образом, вступившими в законную силу указанными судебными актами подтверждено, что Глухов Р.В., наряду с Аришевой М.М. и Дехнику Я.М., является автором спорного изделия по патенту Российской Федерации N 109339.

Поскольку истец является автором спорного изделия по оспариваемому патенту, судебная коллегия признает Глухова Р.В. заинтересованным в оспаривании патента по указанному основанию приходит к выводу о необходимости проверки искового заявления по существу.

Согласно статье 1347 ГК РФ автором промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на промышленный образец, считается автором промышленного образца, если не доказано иное.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1348 ГК РФ, граждане, создавшие промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Каждый из соавторов вправе промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Как указано в пунктах 2 и 3 статьи 1345 ГК РФ автору промышленного образца принадлежит исключительное право и право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В пункте 1 статьи 1357 ГК РФ указано, что право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит автору промышленного образца, и только патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец (пункт 1 статьи 1358 ГК РФ).

В статье 1353 ГК РФ отмечено, что исключительное право на промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1374 ГК РФ заявка на выдачу патента на промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем).

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1377 ГК РФ установлено, что заявка на промышленный образец должна содержать заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор) (пункт 1 статьи 1233).

В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (пункт 3 статьи 1229 ГК РФ).

Таким образом, указанными нормами права установлено, что право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит его автору, являющегося гражданином, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности, и которому, помимо права авторства, принадлежит исключительное право, и соответственно, право на получение патента, а следовательно, исключительное право использования промышленного образца, которое охраняется при условии его государственной регистрации путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки о выдаче патента на промышленный образец. После чего такой правообладатель может использовать, и вправе осуществлять любые распорядительные действия в отношении принадлежащего ему исключительного права.

Следовательно, указанные нормы закона, устанавливают круг лиц, имеющих право на подачу заявки на выдачу патента.

Как указывалось выше, судом установлено, что Глухов Р.В., наряду с Аришевой М.М. и Дехнику Я.М., является автором спорного изделия по патенту Российской Федерации N 109339.

Следовательно, в силу названных норм права, ему, наряду с Аришевой М.М. и Дехником Я.М., принадлежит исключительное право и право авторства, а также право на получение патента.

Пунктом 2 статьи 1357 ГК РФ установлено, что право на получение патента на промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Однако очевидно, что передача такого права должна быть выражена в какой-либо объективной форме.

В свою очередь, судом установлено, что в материалах административного дела по заявке от 20.03.2015 N 2015500922 на выдачу патента Российской Федерации N 109339 какое-либо соглашение, выраженное в какой-либо объективной форме, отражающее волю Глухова Р.В. на передачу его права выдачу патента на имя Аришевой М.М. и Дехника Я.М., отсутствует.

Таким образом, поскольку судом было установлено, что в силу закона Глухов Р.В. имеет право на подачу заявки от 20.03.2015 N 2015500922 на выдачу патента Российской Федерации N 109339, поскольку является одним из авторов спорного изобретения, тогда как своего согласия на неуказание себя в составе патентообладателей ответчикам не давал, принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие намерение истца заключить с ответчиками соглашение об отчуждении или ином распоряжении исключительными правами, равно как и лицензионное соглашение (никаких платежей за передачу имущественных прав Аришевой М.М. и Дехником Я.М. Глухову Р.В. перечислено не было), коллегия судей приходит к выводу о том, что выдача Роспатентом патента Российской Федерации N 109339 с указанием в нем в составе патентообладателей только лишь названных ответчиков по делу, противоречит статьям 1229, 1345, 1347, 1357 ГК РФ.

В связи с чем, доводы Аришевой М.М. и Дехника Я.М. о том, что права истца невнесением о нем сведений, указывающих его в качестве патентообладателя спорного изделия, не нарушены, не могут быть признаны обоснованными, поскольку они противоречат исследуемым нормам права.

Учитывая, что патентообладателем патента Российской Федерации N 109339, наряду с Аришевой М.М. и Дехником Я.М. судом был признан Глухов Р.В., Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что требования истца о признании за ним исключительного права (право патентообладателя) на промышленный образец - "Бутылка" по патенту Российской Федерации N 109339 и о признании оспариваемого патента недействительным в части указания патентообладателями ответчиков подлежат удовлетворению.

Каких-либо оснований, в связи с наличием которых патентообладателями спорного патента могут являться только лишь названные ответчики, при рассмотрении спора судом не установлено.

Согласно пункту 4 статьи 1398 ГК РФ патент на промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 этого Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент (пункт 5 статьи 1398 ГК РФ).

Таким образом, обязанность Роспатента по выдаче нового патента с указание в нем автором и патентообладателем установленного судом лица установлена законодательно, судом лишь указывается то лицо, на имя которого в качестве автора и патентообладателя подлежит выдаче новый патент.

Опубликование Роспатентом сведений о признании патента недействительным, а также о выдаче нового патента предписано законом (пункт 5 статьи 1393, пункт 1 статьи 1394 ГК РФ), в связи с чем этот вопрос не требует казуального регулирования.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, связанной с рассмотрением настоящего иска, подлежат возмещению Глухову Р.В. за счет Аришевой М.М. и Дехника Я.М.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования Глухова Романа Валентиновича удовлетворить.

Признать за Глуховым Романом Валентиновичем исключительное право на промышленный образец - "Бутылка" по заявке N 2015500922 с датой приоритета 20.03.2015.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 109339 на промышленный образец - "Бутылка", выданный по заявке N 2015500922, с датой приоритета от 20.03.2015 в части указания в нем патентообладателей.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент Российской Федерации N 109339 на промышленный образец - "Бутылка" и выдать новый патент Российской Федерации на промышленный образец - "Бутылка" по заявке N 2015500922, с датой приоритета от 20.03.2015 с указанием в качестве патентообладателей - Глухова Романа Валентиновича, Аришевой Мадины Мухамедовны и Дехника Ярослава Михайловича.

Взыскать с Аришевой Мадины Мухамедовны (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика) в пользу Глухова Романа Валентиновича 3 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с Дехника Ярослава Михайловича (г. Азов, Ростовская область) в пользу Глухова Романа Валентиновича 3 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина