Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2018 г. N С01-742/2017 по делу N СИП-157/2017 Суд отменил решение суда первой инстанции о признании неправомерными действий Роспатента об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак, а дело передал на новое рассмотрение, поскольку суд не дал оценки законности действий ответчика по отказу в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2018 г. N С01-742/2017 по делу N СИП-157/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 сентября 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-157/2017 (судьи Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Тестато" (ул. Право-Булачная, д. 13, г. Казань, Республика Татарстан, 420111, ОГРН 1151690013243) о признании неправомерными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности по отказу в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-401/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Тестато" (далее - общество "Тестато") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании неправомерными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

Как усматривается из материалов настоящего дела и установлено судом первой инстанции, данный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - реестр товарных знаков) 25.01.2007 по заявке N 2005719418 с приоритетом от 28.07.2005 на имя общества с ограниченной ответственностью "Торгово-развлекательный комплекс "Зилант" в отношении услуг 35, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 12.09.2011 за номером РД 0086809, правообладателем указанного знака стало общество с ограниченной ответственностью "Зилант" (далее - общество "Зилант").

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) общество "Зилант" 20.01.2015 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью обществу "Эквивалент" (далее - общество "Эквивалент").

Общество "Эквивалент", в свою очередь, 27.05.2015 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу "Тестато".

Правовая охрана по свидетельству Российской Федерации N 319951 прекращена 28.07.2015 в связи с истечением срока действия исключительного права на него, о чем внесена соответствующая запись в реестр товарных знаков.

В Роспатент были поданы:

ходатайство от 27.01.2016 о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, подписанное представителем общества "Тестато" Гумеровой А.Р. (том 1, л. д. 44);

ходатайство от 27.01.2016 о предоставлении шестимесячного срока для продления истекшего срока действия исключительного права на спорный товарный знак, подписанное представителем общества "Тестато" Гумеровой А.Р. (том 1, л. д. 45);

заявление от 12.08.2016 о регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак, подписанное директором общества "Тестато" Никитиным А.Г. (том 1, л. д. 68);

заявление от 12.08.2016 о регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак, подписанное директором общества "Тестато" Никитиным А.Г. (том 1, л. д. 88).

Также в Роспатент дополнительно представлены:

ходатайство от 12.08.2016 о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, подписанное директором общества "Тестато" Никитиным А.Г. (том 1, л. д. 35);

заявление от 12.08.2016 о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак, подписанное директором общества "Тестато" Никитиным А.Г. (том 1, л. д. 37).

Роспатентом направлены:

уведомление от 09.02.2016 о результатах рассмотрения документа об уплате пошлины за рассмотрение ходатайства от 27.01.2016 о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак (том 1, л. д. 42);

уведомление от 09.02.2016 о результатах рассмотрения документа об уплате пошлины за рассмотрение ходатайства от 27.01.2016 о предоставлении дополнительного шестимесячного срока для продления истекшего срока действия исключительного права на спорный товарный знак (том 1, л. д. 43);

запрос от 13.05.2016 документов для продления срока действия исключительного права на спорный товарный знак (том 1, л. д. 38);

запрос от 13.05.2016 документов для предоставления шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак (том 1, л. д. 40);

уведомление от 30.08.2016 о результатах проверки уплаты государственной пошлины для рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак без договора (том 1, л. д. 79);

уведомление от 30.08.2016 о результатах проверки уплаты государственной пошлины для рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак без договора (том 1, л. д. 93);

запрос от 11.10.2016 документов для продления срока действия исключительного права на спорный товарный знак, в котором указано на то, что продление срока действия исключительного права на товарный знак может быть осуществлено одновременно с рассмотрением заявления о переходе исключительного права на этот товарный знак (том 1, л. д. 32);

письмо от 11.10.2016 о том, что ходатайство о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по истечении срока действия исключительного права на спорный товарный знак будет рассмотрено с учетом урегулирования ситуации, связанной с рассмотрением заявления о продлении срока действия исключительного права на этот товарный знак (том 1, л. д. 33).

По результатам рассмотрения указанных выше заявлений и ходатайств направлены:

уведомление от 08.12.2016 об отказе в рассмотрении заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951 ввиду неуплаты государственной пошлины за совершение юридически значимого действия, подписанное заместителем руководителя Роспатента Кирий Л.Л. (том 1, л. д. 7-8);

уведомление от 09.12.2016 об отказе в рассмотрении заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак ввиду неуплаты государственной пошлины за совершение юридически значимого действия, подписанное заместителем руководителя Роспатента Кирий Л.Л. (том 1, л. д. 9-10);

уведомление от 09.12.2016 об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по истечении срока действия исключительного права на спорный товарный знак, мотивированное тем, что данное ходатайство подано не правообладателем, регистрация перехода исключительного права на этот товарный знак без договора не осуществлена, подписанное руководителем Роспатента Ивлиевым Г.П. (том 1, л. д. 30);

уведомление от 09.12.2016 об отказе в осуществлении юридически значимого действия в отношении спорного товарного знака, мотивированное тем, что срок предоставления такого заявления не соблюден, а в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по истечении срока действия исключительного права на этот товарный знак отказано, подписанное ведущим государственным экспертом по интеллектуальной собственности федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" Кулыгиной Е.Д. (том 1, л. д. 31).

Общество "Тестато" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в просительной части которого указало о признании неправомерными действий Роспатента об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

Впоследствии в суд поступил письменный документ, содержащий возражения на отзыв Роспатента, в котором общество "Тестато" изложило следующие дополнительные требования по делу:

признать неправомерными действия Роспатента об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении шестимесячного срока на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак, а также в регистрации переходов исключительного права на этот товарный знак (том 1, л. д. 105-108).

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в названном документе общество "Тестато" не просит изменить предмет иска, а дополняет его новыми требованиями, что не предусмотрено статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В связи с этим суд первой инстанции указал на то, что такие дополнительные требования не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела.

Изложенные в указанном письменном документе дополнительные мотивы в обоснование ранее заявленных требований приняты судом первой инстанции, о чем указано как в протоколе судебного заседания от 14.06.2017, так и в тексте обжалуемого решения суда.

Таким образом, в рамках настоящего дела рассматривалось заявление общества "Тестато" о признании неправомерными действий Роспатента об отказе в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 заявленные требования удовлетворены: действия Роспатента об отказе в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, оформленные уведомлением от 09.12.2016, признаны незаконными как не соответствующие статьям 58, 1241 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент продолжить рассмотрение ходатайства общества "Тестато" о предоставлении ему шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на названный товарный знак для подачи заявления о продлении этого срока, а в случае удовлетворения данного ходатайства - рассмотреть заявление этого общества о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак.

Принимая обжалуемый судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Пунктом 2 статьи 1491 ГК РФ установлено, что срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

В соответствии с пунктом 63 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 705 (далее - Административный регламент N 705), если в результате проверки соблюдения срока представления заявления установлено, что оно представлено в течение шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак, проверяется наличие ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления. В случае наличия такого ходатайства осуществляется административная процедура его рассмотрения.

Согласно пункту 80 Административного регламента N 705 в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 79 данного Регламента, заявителю направляется запрос с указанием оснований, по которым ходатайство не может быть удовлетворено, и предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить запрашиваемые недостающие и (или) надлежаще оформленные документы.

Пунктом 88 Административного регламента N 705 предусмотрено, что основанием для осуществления административной процедуры рассмотрения заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, поданного в течение шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак, является удовлетворение ходатайства и уплата соответствующей пошлины.

Судом первой инстанции установлено, что по результатам рассмотрения ходатайства общества "Тестато" о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак Роспатентом было направлено уведомление от 09.12.2016 об отказе в его удовлетворении, мотивированное тем, что оно подано не правообладателем, а лицом, считающим себя правопреемником исключительного права на спорный товарный знак, в связи с чем в осуществлении юридически значимого действия по рассмотрению заявления о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак отказано.

Вместе с тем судом первой инстанции установлено, что Роспатентом 08.12.2016 и 09.12.2016 в адрес общества "Тестато" направлены уведомления об отказе в рассмотрении заявлений о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак без заключения договора ввиду неуплаты государственной пошлины за совершение этого действия.

Как указано судом первой инстанции в обжалуемом решении, отказывая в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951 со ссылкой на то, что оно подано не лицом, указанным в реестре товарных знаков (обществом "Зилант"), а другим лицом (обществом "Тестато"), Роспатент не учел представленные обществом "Тестато" выписки из ЕГРЮЛ, из которых усматривается, что указанное в реестре товарных знаков в качестве правообладателя данного товарного знака общество "Зилант" прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу "Эквивалент", а общество "Эквивалент" прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу "Тестато".

При этом судом первой инстанции отмечено, что норма пункта 6 статьи 1232 ГК РФ, на которую сослался Роспатент в обоснование законности своих действий, не может применяться в отрыве от иных положений ГК РФ, регулирующих порядок перехода субъективных гражданских прав в порядке универсального правопреемства.

Принимая во внимание положения пункта 4 статьи 57, пункта 2 статьи 58 и статьи 1241 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что данный Кодекс предусматривает переход к другому юридическому лицу в порядке универсального правопреемства прав и обязанностей, в том числе исключительных прав на средства индивидуализации, принадлежащих присоединенному в результате реорганизации юридического лица в форме присоединения к юридическому лицу. В таком случае переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу происходит без заключения договора.

Также суд первой инстанции отметил, что правопреемник становится обладателем прав и обязанностей присоединенного юридического лица в любом случае после завершения процедуры реорганизации, в том числе и в отношении объектов, подлежащих государственной регистрации. При этом закон не предусматривает, что в такой ситуации исключительное право, переход которого к правопреемнику не зарегистрирован, становится никому не принадлежащим (либо прекращенным).

Отклоняя доводы Роспатента, основанные на положениях пункта 73 Административного регламента N 705, суд первой инстанции указал, что при наличии документов, подтверждающих переход исключительного права на товарный знак от лица, указанного в реестре товарных знаков, заявителю в порядке универсального правопреемства, названная норма не препятствует выполнению Роспатентом государственной функции по продлению срока действия исключительного права на данный товарный знак.

При этом, как отмечено в решении суда, действующее законодательство не требует, чтобы в ситуации, когда заявление о продлении срока действия исключительного права (либо ходатайство о предоставлении шестимесячного срока на подачу такого заявления) подано правообладателем, получившим исключительное право в порядке универсального правопреемства и не внесенным в реестр товарных знаков в качестве правообладателя, последовательно осуществлялись государственная регистрация перехода исключительного права без договора и только затем - продление срока действия исключительного права на товарный знак.

Кроме того, в обжалуемом решении суд первой инстанции обратил внимание на то обстоятельство, что ни ГК РФ, ни Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 1416, не определен срок, в течение которого лицо, к которому переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с пунктом 2 статьи 58 и статьей 1241 ГК РФ, обязано подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит обжалуемый судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как отмечает Роспатент в кассационной жалобе, предметом настоящего спора являлись действия Роспатента по отказу в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, на что указано судом первой инстанции в обжалуемом решении.

Вместе с тем Роспатент полагает, что суд первой инстанции, обязав его продолжить рассмотрение ходатайства общества "Тестато" о предоставлении ему шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на спорный товарный знак для подачи заявления о продлении этого срока, а в случае удовлетворения данного ходатайства - рассмотреть заявление общества "Тестато" о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак, самостоятельно изменил предмет заявления названного общества, допустив тем самым существенное нарушение норм процессуального права.

В кассационной жалобе Роспатент также ссылается на неправильное истолкование судом первой инстанции положений статьи 58, пункта 6 статьи 1232 и статьи 1241 ГК РФ.

По мнению заявителя кассационной жалобы, регистрация перехода исключительного права на товарный знак является необходимым условием, которое наделяет лицо статусом правообладателя и позволяет ему осуществлять юридически значимые действия, в том числе действия по продлению исключительного права на товарный знак. В связи с этим Роспатент полагает, что суду первой инстанции следовало применить положения статьи 58 ГК РФ во взаимосвязи с пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что при наличии документов, подтверждающих переход исключительного права на товарный знак от лица, указанного в реестре товарных знаков, заявителю в порядке универсального правопреемства положения пункта 73 Административного регламента N 705 не препятствуют выполнению Роспатентом государственной функции по продлению срока действия исключительного права на спорный товарный знак.

В кассационной жалобе Роспатент отмечает, что действовал в соответствии с пунктами 73 и 79 Административного регламента N 705, которыми установлена необходимость проверки соответствия сведений о заявителе сведениям о правообладателе исключительного права на товарный знак, указанным в реестре товарных знаков. При этом Роспатент обращает внимание президиума Суда по интеллектуальным правам на то обстоятельство, что Административный регламент N 705 определяет процедуру осуществления Роспатентом государственной функции по государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без договора и является обязательным для названного органа.

Изложенный судом первой инстанции подход, по мнению Роспатента, может привести к отражению в реестре товарных знаков неполных сведений о правообладателях товарных знаков и к невозможности осуществления Роспатентом возложенной на него функции по ведению указанного реестра.

Помимо прочего, Роспатент полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент, отказывая в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак, неправомерно не учел выписки из ЕГРЮЛ, свидетельствующие о состоявшихся реорганизациях.

Заявитель кассационной жалобы считает, что данный вывод суда первой инстанции сделан без учета положений пунктов 58 и 64 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 707 (далее - Административный регламент N 707), согласно которым установлена очередность осуществления Роспатентом действий при оказании государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак.

Так, в соответствии с названными пунктами Административного регламента N 707 рассмотрение документов, представленных для оказания государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, осуществляется после подтверждения факта уплаты государственной пошлины.

Вместе с тем, как отмечено в кассационной жалобе, выписки из ЕГРЮЛ были представлены в Роспатент вместе с заявлениями о регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак, в рассмотрении которых отказано в связи с неуплатой в установленный срок и в установленном размере пошлин за оказание соответствующей государственной услуги.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2017 производство по кассационной жалобе Роспатента приостанавливалось в связи с направлением запроса в Конституционный Суд Российской Федерации на основании части 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В президиум Суда по интеллектуальным правам 10.07.2018 поступило постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 N 28-П "По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" (далее - постановление N 28-П).

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 назначено судебное заседание для рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу N СИП-157/2017.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 производство по делу N СИП-157/2017 возобновлено, судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы Роспатента отложено на 10.09.2018.

Судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы осуществляется с самого начала.

Явившийся в судебное заседание 10.09.2018 представитель Роспатента доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил обжалуемый судебный акт отменить.

Общество "Тестато", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в его адрес копии определения об отложении судебного заседания, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

От общества "Тестато" 10.08.2018 поступили письменные пояснения относительно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении N 28-П.

Роспатент 07.09.2018 направил в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении N 28-П, а также пояснений общества "Тестато" от 10.08.2018.

Обществом "Тестато" 10.09.2018 направлены возражения в отношении письменных объяснений Роспатента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, проанализировав письменные позиции сторон, выслушав мнение представителя Роспатента, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае и таких нарушений не выявлено.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно в рамках рассмотрения заявленного требования о признании незаконными действий Роспатента об отказе в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак проверял также законность уведомления об отказе в предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как отмечено в уведомлении об отказе в осуществлении юридически значимого действия, заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак не может быть рассмотрено, поскольку срок предоставления такого заявления не соблюден, а в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на этот товарный знак отказано (том 1, л. д. 31).

Таким образом, основанием направления уведомления об отказе в осуществлении юридически значимого действия (рассмотрения заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак) явился результат рассмотрения ходатайства о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак.

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Проверка оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) на их соответствие закону или иному нормативному правовому акту означает в числе прочего необходимость установления того, имелись ли предусмотренные законом основания для вынесения решения, совершения действий (бездействия).

При этом такие основания вынесения решения, совершения действий (бездействия) имеются только в том случае, если они, в свою очередь, были законными.

С учетом этого суд первой инстанции правомерно осуществил проверку законности основания направления уведомления об отказе в осуществлении юридически значимого действия (в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак) - уведомления об отказе в предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак.

Кроме того, Роспатентом в кассационной жалобе приведены взаимоувязанные доводы о том, что:

регистрация перехода исключительного права на товарный знак является необходимым условием, которое наделяет лицо статусом правообладателя и позволяет ему осуществлять юридически значимые действия в отношении данного товарного знака, в том числе действия по продлению исключительного права на такой товарный знак;

при осуществлении продления исключительного права на товарный знак Роспатент обязан установить соответствие сведений о заявителе, содержащихся в ходатайстве о предоставлении срока, сведениям, содержащимся в реестре товарных знаков;

судом первой инстанции не учтены пункты 58 и 64 Административного регламента N 707, согласно которым установлена очередность осуществления Роспатентом действий при оказании государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак.

В рамках проверки данных доводов, изложенных в кассационной жалобе, президиумом Суда по интеллектуальным правам установлена неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения пункта 6 статьи 1232 ГК РФ во взаимосвязи с положениями абзаца второго пункта 4 статьи 57, пункта 1 статьи 58, пункта 2 статьи 1232 ГК РФ.

В связи с такой неопределенностью президиум Суда по интеллектуальным правам направил запрос в Конституционный Суд Российской Федерации на основании части 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По итогам рассмотрения запроса президиума Суда по интеллектуальным правам Конституционный Суд Российской Федерации вынес постановление N 28-П, в котором указал, что:

при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу исключительное право на товарный знак считается перешедшим к последнему с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, притом что реализация правомочий, составляющих содержание данного права, в полном объеме возможна только при условии государственной регистрации состоявшегося перехода права в установленном порядке;

при решении вопроса о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по заявлению юридического лица, к которому исключительное право на этот товарный знак перешло в результате реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица, при отсутствии государственной регистрации его перехода обеспечивается рассмотрение данного вопроса одновременно с вопросом о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак.

Конституционно-правовой смысл пункта 6 статьи 1232 ГК РФ, выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении N 28-П, является общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике (пункт 2 резолютивной части постановления N 28-П).

Таким образом, доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента, рассматриваются президиумом Суда по интеллектуальным правам с учетом выявленного конституционно-правового смысла пункта 6 статьи 1232 ГК РФ.

Конституционным Судом Российской Федерации отмечено:

требование зарегистрировать переход данного права в качестве условия совершения уполномоченным органом по обращению правообладателя относящихся к его компетенции юридически значимых действий представляется оправданным (абзац четвертый пункта 4.1 мотивировочной части постановления N 28-П);

из пункта 6 статьи 1232 ГК РФ в системном единстве с пунктом 4 статьи 57 и пунктом 2 статьи 58 ГК РФ следует, что при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу исключительное право на товарный знак переходит к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, притом что реализация правомочий, составляющих содержание данного права в полном объеме, возможна только при условии государственной регистрации его состоявшегося перехода (абзац первый пункта 4.2 мотивировочной части постановления N 28-П);

если лицо, к которому переходит исключительное право на товарный знак, не обратилось за государственной регистрацией перехода данного права после завершения реорганизации, то риск возможных неблагоприятных последствий для взаимоотношений с третьими лицами лежит на нем как на правообладателе (абзац первый пункта 4.2 мотивировочной части постановления N 28-П);

пункт 6 статьи 1232 ГК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагает - применительно к случаям перехода исключительного права на товарный знак при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу - рассмотрение федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом) вопроса о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак одновременно с вопросом о продлении срока действия данного права по обращению обладателя исключительного права на товарный знак, что не отменяет уплату пошлины, если она предусмотрена законом, за каждое из совершаемых уполномоченным органом юридически значимых действий (абзац пятый пункта 5 мотивировочной части постановления N 28-П).

С учетом выявленного конституционно-правового смысла пункта 6 статьи 1232 ГК РФ, вопреки доводам Роспатента, изложенным в кассационной жалобе, при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу не государственная регистрация перехода исключительного права наделяет правопреемника статусом правообладателя. Исключительное право на товарный знак переходит к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Вместе с тем, как следует из постановления N 28-П и отмечает Роспатент в кассационной жалобе, возможность осуществления такого исключительного права до государственной регистрации перехода исключительного права ограничена.

Суд первой инстанции в оспариваемом решении указал, что действующее законодательство не требует, чтобы в ситуации, когда заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (либо ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак) подано правообладателем, получившим исключительное право в порядке универсального правопреемства и не внесенным в реестр товарных знаков в качестве правообладателя, последовательно осуществлялись государственная регистрация перехода исключительного права без договора и только затем - продление срока действия исключительного права на товарный знак.

Из этого суд первой инстанции сделал вывод о том, что заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (либо ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак) может быть подано не только лицом, указанным в реестре товарных знаков в качестве правообладателя, но и лицом, являющимся правообладателем с учетом записи, внесенной в ЕГРЮЛ.

Вместе с тем соответствующий вывод не в полной мере соответствует толкованию пункта 6 статьи 1232 ГК РФ, приведенному в постановлении N 28-П.

Соответствующие заявление и ходатайство действительно могут быть поданы не только лицом, указанным в реестре товарных знаков в качестве правообладателя, но и лицом, являющимся правообладателем с учетом записи, внесенный в ЕГРЮЛ, но лишь при условии одновременной подачи заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак и уплаты соответствующих пошлин за каждое из них.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в рамках настоящего дела, как и следует из постановления N 28-П, Роспатентом рассматривались одновременно как заявления о переходе права, так и ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

При этом уведомлениями от 08.12.2016 и 09.12.2016 отказано в рассмотрении заявлений о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак, так как пошлина за совершение юридически значимого действия не уплачена в установленный срок в установленном размере (том 1, л. д. 7-8, абзац второй с. 6 решения).

Законность данных уведомлений в рамках настоящего дела не проверялась, а доводов о необходимости такой проверки, как и доводов, выражающих несогласие с отказом обществу "Тестато" в дополнении поданного заявления новыми требованиями, в кассационной жалобе Роспатента не содержится (а следовательно, решение суда с учетом части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом кассационной инстанции в этой части не проверяется).

При таких обстоятельствах, принимая во внимание указание Конституционного Суда Российской Федерации на то, что риск возможных неблагоприятных последствий неосуществления государственной регистрации перехода исключительного права лежит на правообладателе, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Если заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак поданы не лицом, указанным в реестре товарных знаков в качестве правообладателя, а лицом, являющимся правообладателем с учетом записи, внесенной в ЕГРЮЛ, одновременно с подачей заявления о государственной регистрации перехода исключительного права, то выявление обстоятельств, препятствующих государственной регистрации перехода исключительного права, препятствует и удовлетворению заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и ходатайства о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

Учитывая, что данное обстоятельство не учтено судом первой инстанции, решение от 19.06.2017 подлежит отмене.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что в силу пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, только если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

Как отмечено выше, в соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Президиум суда по интеллектуальным правам, проанализировав текст решения суда первой инстанции, установил, что судом первой инстанции не устанавливались все обстоятельства, которые подлежат обязательной проверке на основании части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, судом первой инстанции констатировано, что полномочия Роспатента по продлению срока действия исключительного права на товарный знак установлены статьей 1491 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Вместе с тем наличие таких полномочий у Роспатента не означает наличие таких полномочий у лица, фактически совершившего оспариваемые действия по отказу в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права.

Наличие полномочий у такого лица судом первой инстанции не устанавливалось.

При этом в силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), в том числе и при отсутствии доводов сторон об обратном.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-193/2016.

При таких обстоятельствах на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отменяя оспариваемое решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо дать правовую оценку законности действий по отказу в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак с учетом части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-157/2017 отменить.

Направить дело N СИП-157/2017 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев