Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2018 г. N С01-660/2018 по делу N А40-199183/2016 Постановление апелляционного суда о прекращении производства по делу в части требования о запрете администрировать доменные имена в связи с отказом от иска в этой части и взыскании компенсации оставлено без изменения, поскольку при определении размера компенсации суд учел, что ответчиком использовались два доменных имени, каждое из которых нарушает права истца на оба товарных знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2018 г. N С01-660/2018 по делу N А40-199183/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 5 сентября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Луцкого Алексея Александровича (Москва, ОГРНИП 312774630001049) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2018 по делу N А40-199183/2016 (судьи Головкина О.Г., Пирожков Д.В., Расторгуев Е.Б.)

по исковому заявлению акционерного общества "ТАРКЕТТ РУС" (пр-кт Андропова, д. 18, корп. 7, Москва, 115432, ОГРН 1027739892730) к индивидуальному предпринимателю Луцкому Алексею Александровичу о взыскании компенсации в размере 375 000 рублей и запрете администрировать доменные имена.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор Доменов" (Алтуфьевское шоссе, д. 37, корп. 1, Москва, 127410, ОГРН 1047796108744).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Луцкого Алексея Александровича - Старостенко Н.В. (по доверенности от 05.12.2017);

от акционерного общества "ТАРКЕТТ РУС" - Кадышева О.В. (по доверенности от 20.02.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "ТАРКЕТТ РУС" (далее - общество "ТАРКЕТТ РУС") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Луцкому Алексею Александровичу (далее - Предприниматель) о запрете администрировать (пользоваться) доменные имена "tarkett-parket.ru" и "tarkettparket.tu" и взыскании компенсации в размере 375 000 рублей за незаконное использование товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор Доменов" (далее - общество "Регистратор Доменов").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2017 исковые требования общества "ТАРКЕТТ РУС" удовлетворены в полном объеме: суд запретил Предпринимателю администрировать (пользоваться) доменные имена "tarkett-parket.ru" и "tarkettparket.tu"; с Предпринимателя в пользу Общества "ТАРКЕТТ РУС" взыскана компенсация в размере 375 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 500 рублей.

Не согласившись с принятым судебным актом суда первой инстанции, Предприниматель обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, указывая, в том числе, на ненадлежащее его извещение о начавшемся судебном процессе.

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, признав обоснованными доводы Предпринимателя о его ненадлежащем извещении о начавшемся в отношении него судебном процессе.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2018 решением Арбитражного суда города Москвы отменено, производство по делу в части требования о запрете администрировать (пользоваться) доменные имена прекращено в связи с отказом общества "ТАРКЕТТ РУС" от иска в этой части, с Предпринимателя в пользу общества "ТАРКЕТТ РУС" взыскано 375 000 рублей компенсации, а также 10 500 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым постановлением суда апелляционной инстанции, Предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе Предприниматель, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит обжалуемый судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению Предпринимателя, судом апелляционной инстанции при вынесении постановления не был исследован факт наличия у истца права на обращение в суд с иском в защиту прав на товарный знак и взыскание компенсации в связи с нарушенным правом.

Предприниматель указал, что обществом "ТАРКЕТТ РУС" заключен лицензионный договор с правообладателем на использование товарных знаков со словесным элементом "TARKETT" по свидетельствам Российской Федерации N 553885 и N 553886.

Ссылаясь на положения статей 1229, 1235, 1254, 1489, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Предприниматель отмечает, что общество "ТАРКЕТТ РУС", являясь лицензиатом, не представило в материалы дела лицензионный договор, подтверждающий его право на обращение в арбитражный суд с настоящим иском. Кроме того, указанный договор не был направлен ответчику, следовательно, исковое заявление истца не могло быть принято к производству суда ввиду нарушения требований, предусмотренных статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также Предприниматель отметил тот факт, что указанный лицензионный договор был представлен истцом на обозрение суда, однако не был приобщен к материалам дела и не передан ответчику. Кроме того, лицензионный договор был исследован судом только на предмет коммерческой стоимости товарного знака.

В кассационной жалобе Предприниматель, ссылаясь на разъяснения, данные в совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), указал на то, что при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, судом неверно истолкованы положения статьи 1515 ГК РФ.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, судом не учтено фактическое время использования им доменных имен, в связи с чем неверно рассчитана сумма компенсации, подлежащая взысканию.

Также Предприниматель просит принять во внимание тот факт, что доменные имена зарегистрированы им до регистрации истцом спорного товарного знака, а также до регистрации ответчика в качестве индивидуального предпринимателя.

На основании изложенного Предприниматель полагает, что предпринимательская деятельность с использованием доменных имен им не осуществлялась, а также, что при регистрации доменных имен им не были нарушены исключительные права истца.

До судебного заседания общество "ТАРКЕТТ РУС" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просило оставить обжалуемый Предпринимателем судебный акт без изменения как законный и обоснованный.

В судебное заседание явились представители Предпринимателя и общества "ТАРКЕТТ РУС".

Общество "Регистратор Доменов", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителей.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, общество "ТАРКЕТТ РУС" является обладателем исключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553885 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553886 на территории Российской Федерации на основании лицензионного договора от 15.12.2015 (зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 25.02.2016), заключенного с компанией NARKERR GDL S.A.

Указанные товарные знаки зарегистрированы (в том числе) в отношении услуг "продажа розничная или оптовая напольных покрытий, в том числе с использованием Интернет-сайтов" 35-го и "укладка полов, укладка напольных покрытий" 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "ТАРКЕТТ РУС" осуществляется деятельность по продаже продукции под товарным знаком "TARKETT".

Обществу "ТАРКЕТТ РУС" стало известно о существовании интернет-сайтов "tarkett-parket.ru" и "tarkettparket.tu", посредством которых осуществляется продажа напольных покрытий под товарным знаком "TARKETT", что подтверждается представленными в материалы дела протоколами нотариального осмотра доказательств от 21.09.2016.

Согласно ответам общества "Регистратор Доменов" от 30.06.2016 и от 01.07.2016 администратором указанных доменных имен является Предприниматель с 22.01.2009 и с 26.03.2009 соответственно.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Предпринимателем осуществляется, в том числе, следующая деятельность: "торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах".

Ссылаясь на наличие исключительной лицензии на право использования товарных знаков "TARKETT" и нарушение этого права Предпринимателем путем реализации товаров (напольное покрытие) посредством интернет-сайтов с доменными именами, содержащими словесный элемент, сходный с товарными знаками, исключительное право на использование которых на территории Российской Федерации принадлежит обществу "ТАРКЕТТ РУС", последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В период рассмотрения спора в суде апелляционной инстанции Предприниматель отказался от права администрирования доменных имен, в связи с чем общество "ТАРКЕТТ РУС" заявило отказ от иска в части запрета администрирования доменных имен, который был принят судом апелляционной инстанции, производство по делу в части этого требования прекращено.

Исследовав и оценив представленные в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1474, 1484, 1515 ГК РФ и принимая во внимание разъяснения, данные в постановлении N 5/29, установил факт принадлежности обществу "ТАРКЕТТ РУС" на основании исключительной лицензии права использования исключительных прав на товарные знаки, в защиту которых были заявлены требования, а также факт неправомерного использования этих исключительных прав Предпринимателем при предложении к продаже напольных покрытий с использованием Интернет-сайта, к которому осуществляется адресация посредством доменных имен "tarkett-parket.ru" и "tarkettparket.tu", сходных до степени смешения с товарными знаками, в защиту прав на которые заявлен настоящий иск.

При этом суд апелляционной инстанции при определении размера компенсации учел, что Предпринимателем нарушены права на оба товарных знака при использовании каждого доменного имени, а период использования с момента получения истцом прав на использование товарных знаков до прекращения права администрирования Предпринимателем составляет более двух лет.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Коллегия судей полагает, что судом апелляционной инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

В кассационной жалобе Предприниматель указал на то, что судом апелляционной инстанции при вынесении постановления не был исследован факт наличия у общества "ТАРКЕТТ РУС" исключительных прав на спорные товарные знаки. Данный довод основан заявителем кассационной жалобы на отсутствии в материалах дела копии лицензионного договора, заключенного между истцом и правообладателем.

Вместе с тем, судебная коллегия отмечает, что сведения о регистрации указанного лицензионного договора содержатся в Государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Государственный реестр), который имеет открытый характер, распечатка сведений из Государственного реестра о защищаемых в настоящем деле товарных знаках приобщена к материалам дела.

В государственном реестре отражены сведения об исключительном характере лицензионного договора, а также о предоставлении истцу права использования товарных знаков на всей территории Российской Федерации в отношении всех услуг, для которых знаки зарегистрированы.

При этом ссылка Предпринимателя на то, что в лицензионном договоре должно быть специально оговорено право лицензиата на защиту исключительного права, не может быть признана обоснованной, поскольку такое право исключительному лицензиату предоставлено законом (статья 1254 ГК РФ).

Таким образом, отсутствие копии лицензионного договора в материалах дела не свидетельствует об отсутствии права истца на предъявление иска в защиту исключительного права на товарные знаки.

Кроме того, согласно протоколу судебного заседания от 19.04.2018 представитель Предпринимателя присутствовал в судебном заседании, в котором указанный договор был представлен на обозрение суда.

Из материалов дела не усматривается, что Предприниматель обращался с ходатайством об отложении судебного заседания с целью ознакомления с лицензионным договором, сообщал суду о том, что такой договор в его адрес не направлялся.

В кассационной жалобе Предприниматель не ссылается на заявление в суд апелляционной инстанции соответствующего ходатайства, а также на отказ суда в его удовлетворении, в связи с чем бремя негативных последствий несовершения процессуальных действий несет сам Предприниматель (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Также ввиду того, что сведения о лицензионном договоре содержатся в открытом реестре, факт ненаправления копии такого договора не может быть признан процессуальным нарушением, допущенным при принятии искового заявления к производству суда.

Довод Предпринимателя о том, что судом апелляционной инстанции неверно рассчитан срок использования доменных имен, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, а, следовательно, и размер компенсации, подлежащей взысканию, отклоняется судом кассационной инстанции.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 553885 и N 553886 зарегистрированы 07.10.2015. Исключительное право на указанные товарные знаки переданы обществу "ТАРКЕТТ РУС" по лицензионному договору, зарегистрированному в указанном реестре 25.02.2016.

Вопреки доводам Предпринимателя судом апелляционной инстанции это обстоятельство было установлено и учтено.

При этом при определении размера компенсации суд апелляционной инстанции учел, что Предпринимателем использовались два доменных имени, каждое из которых нарушает права истца на оба товарных знака. В отношении периода использования суд апелляционной инстанции принял во внимание весь период незаконного использования с момента получения истцом прав по исключительной лицензии до момента прекращения Предпринимателем фактического использования доменных имен (с учетом уточнений и дополнений, представленных истцом в суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по правилам первой инстанции).

В своей кассационной жалобе Предприниматель указал, что доменные имена были зарегистрированы в 2009 году, то есть до регистрации спорных товарных знаков и до внесения записи о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Данный довод не может быть признан состоятельным, поскольку требование истца удовлетворено не вследствие установления незаконного факта регистрации Предпринимателем на себя доменных имен, а вследствие их незаконного использования при осуществлении деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки, осуществляемой после регистрации прав на товарные знаки и получения истцом прав по исключительной лицензии.

Довод Предпринимателя о том, что судами были исследованы не все обстоятельства, материалами дела не подтверждаются.

Таким образом, доводы Предпринимателя по сути направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, которые были исследованы и оценены судом, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции. Несогласие ответчика с произведенной судом апелляционной инстанции оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами суда апелляционной инстанции не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2018 по делу N А40-199183/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Луцкого Алексея Александровича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.И. Мындря

Судья

А.А. Снегур