Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2018 г. N С01-718/2018 по делу N А40-192883/2017 Принятые ранее судебные акты об отказе в иске о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации оставлены без изменения, поскольку материалами дела не подтвержден факт неправомерного использования ответчиком спорных товарных знаков, т.к. в представленной конкурсной документации содержится указание лишь на название фирмы-производителя, но не на товарные знаки

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2018 г. N С01-718/2018 по делу N А40-192883/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интехника" (ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, эт./пом./к. 1/III/15, Москва, 129085, ОГРН 1087746663938) на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2018 по делу N А40-192883/2017 (судья Чадов А.С.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 по тому же делу (судьи Садикова Д.Н., Головкина О.Г., Левченко Н.И.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Интехника"

к обществу с ограниченной ответственностью "УНИТЕХ" (Чечёрский пр-д, д. 24, пом. I, комн. 1, Москва, 117042, ОГРН 1157746029825)

о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Интехника" - Кокоева З.Б. (по доверенности от 17.01.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "УНИТЕХ" - Будовница В.Ю. (по доверенности от 16.08.2018).

Суд по интеллектуальной собственности установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интехника" (далее - общество "Интехника") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "УНИТЕХ" (далее - общество "УНИТЕХ") о запрете совершать любые действия по использованию товарных знаков VARGUS по международной регистрации N 811443, VARDEX по международной регистрации N 753500, SHAVIV по международной регистрации N 754373 без согласия истца, в том числе, вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенными на них указанными товарными знаками, хранить товары с размещенными на них указанными товарными знаками, использовать на документации, связанной с введением в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе в сети Интернет; о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков VARGUS и VARDEX в размере 2 000 000 рублей; о взыскании суммы уплаченной государственной пошлины за подачу настоящего иска.

До вынесения судом первой инстанции решения по настоящему спору обществом "Интехника" было заявлено уточнение исковых требований, а именно отказ от иска в части требования о запрете совершать любые действия по использованию товарных знаков по международным регистрациям N 811443, N 753500, N 754373.

Указанный отказ принят судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу в указанной части прекращено.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2018 в удовлетворении заявленных требований обществу "Интехника" отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, общество "Интехника" ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В кассационной жалобе общество "Интехника" указало на неполное выяснение судами обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении и постановлении, обстоятельствам дела.

Так, заявитель кассационной жалобы отметил, что судами в оспариваемых судебных актах был сделан вывод о том, что общество "УНИТЕХ" приобрело спорный товар у общества с ограниченной ответственностью "Промышленный инструмент" (далее - общество "Промышленный инструмент"), являющегося региональным дистрибьютором истца.

Однако, по мнению общества "Интехника", данный вывод суда не подтверждается материалами дела, так как в материалах дела отсутствуют документы в отношении части приобретенного товара, подтверждающие факт его приобретения у официального дистрибьютора.

Кроме того, в кассационной жалобе истцом указано на отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот спорного товара правообладателем и его дистрибьютором.

Также общество "Интехника" в своей кассационной жалобе сослалось на то, что письмо от 27.10.2015 N 1536/15, представленное ответчиком в качестве доказательства получения разрешения истца на использование спорных товарных знаков, не выдавалось истцом, о чем им сообщалось суду в ходе судебных заседаний и в возражениях на отзыв ответчика. По мнению заявителя кассационной жалобы, суд должен был затребовать у ответчика оригинал указанного письма для проверки его достоверности.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что факт выдачи указанного письма 27.10.2015, в то время как лицензионный договор на право использования товарных знаков заключен между истцом и правообладателем 23.01.2017, свидетельствует о подложности данного доказательства.

Также общество "Интехника" указало на то, что судом апелляционной инстанции неправомерно отказано в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, а именно договора, заключенного с обществом "УНИТЕХ" по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор на поставку инструмента фирмы Vargus, а также перечня и количества товара, приобретенного обществом "УНИТЕХ" и переданного заказчику в рамках исполнения указанного договора; документов первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающих исполнение обязательств обществом "УНИТЕХ" (поставщиком), предусмотренных указанным договором.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает, что суды не дали надлежащей правовой оценки доводам и доказательствам истца, не указали в оспариваемых судебных актах мотивов, по которым доводы и доказательства не были приняты.

Общество "УНИТЕХ" до судебного заседания представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить обжалуемые судебные акты в силе как законные и обоснованные.

В судебное заседание явились представители общества "Интехника" и общества "УНИТЕХ".

В судебном заседании представитель общества "Интехника" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, отменить обжалуемые судебные акты судов первой и апелляционной инстанций.

Представитель общества "УНИТЕХ" в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве, просил оставить обжалуемые судебные акты в силе.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы и возражений на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликовано извещение N 31705281760 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор на поставку инструмента фирмы Vargus.

Согласно протоколу от 23.08.2017 N 176 победителем указанного аукциона признано общество "УНИТЕХ" с ценовым предложением 481 522 евро 26 центов.

В обоснование заявленных требований истец указал, что компания VARGUS Ltd. (Израиль) является правообладателем товарных знаков VARGUS по международной регистрации N 811443, VARDEX по международной регистрации N 753500, SHAVIV по международной регистрации N 754373, исключительное право использования этих товарных знаков на территории Российской Федерации принадлежат обществу "Интехника" на основании лицензионного договора на использование товарных знаков от 23.01.2017, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 06.04.2017 за номером РД0220172.

Ссылаясь на получение информации о том, что ответчиком без согласия истца были предложены к реализации и продаже инструменты под товарными знаками VARGUS и VARDEX (протокол от 23.08.2017 N 176, размещенный в Единой информационной системе закупок), а впоследствии был заключен и исполнен договор на поставку таких инструментов, полагая, что этими действиями нарушены его права на указанные товарные знаки, общество "Интехника" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о том, что материалами дела не подтвержден факт неправомерного использования ответчиком спорных товарных знаков, поскольку в представленной конкурсной документации содержится указание лишь на название фирмы-производителя, но не на товарные знаки. Кроме того, суд учел, что обществом "УНИТЕХ" в материалы дела было представлено письмо общества "Интехника", содержащее разрешение на использование спорных товарных знаков.

Суд апелляционной инстанции, исследовав дополнительно представленные доказательства, а также учитывая подтвержденный факт закупки спорного товара у официального дистрибьютора, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу статьи 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что истец является обладателем исключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации товарных знаков VARGUS и VARDEX по международным регистрациям N 811443 и N 753500 на основании лицензионного договора от 23.01.2017, зарегистрированных, в том числе, в отношении товара 7-го МКТУ "металлорежущий инструмент".

Обращаясь с настоящим иском, истец указывал на использование названных товарных знаков обществом "УНИТЕХ" при участии в открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку инструмента фирмы Vargus путем подачи соответствующей заявки на участие в аукционе.

В ходе рассмотрения дела истец также сослался на то, что общество "УНИТЕХ" было признано победителем этого аукциона, с ним был заключен договор на поставку продукции, который впоследствии был исполнен.

Судами установлено и соответствует материалам дела, что закупочная документация не содержит требований к товарному знаку, которым должен быть защищен требуемый товар.

Суды пришли к выводу, что прямое указание в документации требования к фирме-производителю является именно требованием к фирме-производителю и не может расцениваться как требование к товарному знаку, которым должны быть маркированы поставляемые товары.

При таких обстоятельствах, как правильно признали суды, указание в закупочной документации на инструмент "фирмы Vargus" не нарушает прав истца на товарные знаки, в защиту которых предъявлен настоящий иск.

Аналогичная правовая позиция изложена Судом по интеллектуальным правам в постановлениях от 19.01.2018 по делу N А21-7531/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2018 N 307-ЭС18-4529 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 21.03.2018 по делу N А40-109432/2017, от 30.07.2018 по делу N А40-109138/2017 и от 09.08.2018 по делу N А40-146587/2017.

Вместе с тем, ответчик по настоящему делу был признан победителем аукциона, с ним был заключен договор на поставку продукции, который был ответчиком исполнен.

Эти обстоятельства ответчиком не оспаривались, в судебном заседании суда кассационной инстанции представителем ответчика эти обстоятельства также были подтверждены.

Между тем, отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что ответчиком было представлено в материалы дела письмо, подтверждающее согласие истца на использование ответчиком спорных товарных знаков.

Относительно довода общества "Интехника" о том, что им оспаривался факт выдачи письма от 27.10.2015 N 1536/15, копия которого представлена ответчиком в качестве доказательства наличия разрешения на использование спорных товарных знаков, судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Доказательства, представленные в материалах дела, были исследованы и оценены судами в соответствии с указанной нормой.

Вместе с тем общество "Интехника", возражая против достоверности представленного ответчиком письма от 27.10.2015 N 1536/15, ходатайств о фальсификации доказательств, об истребовании оригинала представленного документа, о назначении экспертизы указанного письма не заявляло.

Как указывалось ранее, бремя доказывания факта нарушения исключительного права возложено на истца, следовательно, именно истцом должны были быть предприняты меры по оспариванию представленных доказательств, в случае сомнения в их достоверности.

В связи с этим не может быть признана обоснованной ссылка ответчика на нарушение судом первой инстанции части 6 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с названной нормой суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Вместе с тем, в материалы дела представлена копия письма от 27.10.2015 N 1536/15 в единственном экземпляре, каких-либо противоречий указанного письма с другими представленными доказательствами судами не установлено, соответственно (с учетом отсутствия ходатайств истца о фальсификации этого доказательства, об истребовании оригинала, об экспертизе того документа) судами верно принято указанное доказательство как достоверное и подтверждающее факт наличия согласия истца на использование ответчиком спорных товарных знаков.

Кроме того, при рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции ответчиком были представлены документы, подтверждающие приобретение товаров, которые впоследствии были поставлены по договору, заключенному по результатам аукциона, у общества "Промышленный инструмент", являющегося официальным дистрибьютором общества "Интехника".

Факты того, что общество "Промышленный инструмент" является официальным дилером истца, и что информация об этом дилере имеется на официальном сайте истца, последним не оспариваются.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, приобретение спорных товаров у лица, получившего официальное разрешение истца на реализацию таких товаров, свидетельствует об исчерпании исключительного права в отношении таких товаров.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что ответчиком были представлены документы в отношении только части товаров, в то время как в отношении иной части документов представлено не было, подлежит отклонению.

Все представленные доказательства были исследованы судом апелляционной инстанции, на основании проведенного анализа суд пришел к выводу о подтверждении ответчиком факта приобретения товаров у официального дилера истца.

В такой ситуации названный довод, заявленный в суд кассационной инстанции, по сути, направлен на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств, которые были исследованы судом апелляционной инстанции и получили соответствующую правовую оценку. Суд кассационной инстанции в соответствии со статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочиями по переоценке доказательств не наделен.

Довод общества "Интехника" о неправомерном отклонении судом апелляционной инстанции ходатайства об истребовании доказательств не принимается судом кассационной инстанции.

Обществом "Интехника" было заявлено ходатайство об истребовании договора, заключенного с обществом "УНИТЕХ" по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор на поставку инструмента фирмы Vargus.

Вместе с тем, в рамках рассмотрения апелляционной жалобы, обществом "УНИТЕХ" в материалы дела был представлен указанный договор от 07.09.2017 N 1920-175, заключенный по результатам конкурса.

На основании изложенного, судебная коллегия приходит к выводу о том, что судом апелляционной инстанции правомерно отклонено ходатайство истца об истребовании указанного договора ввиду отсутствия необходимости такого истребования.

Кроме того, обществом "Интехника" было заявлено ходатайство об истребовании перечня товара, приобретенного обществом "УНИТЕХ" в рамках исполнения договора, и документов первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающих исполнение обязательств общества "УНИТЕХ" как поставщика, предусмотренных указанным ранее договором.

Указанное ходатайство также отклонено судом апелляционной инстанции ввиду отсутствия необходимости истребования указанных документов, так как ответчиком не отрицалось исполнение договора от 07.09.2017 N 1920-175. Кроме того, в материалы дела были представлены документы, подтверждающие факт исполнения договора (товарные накладные).

При таких обстоятельствах, учитывая разрешение на использование товарных знаков и факт приобретения ответчиком товаров у дилера истца, судебная коллегия полагает, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу об отсутствии нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки, право использования которых передано истцу по исключительной лицензии.

Оснований для иного вывода у судебной коллегии не имеется, а доводы, изложенные обществом "Интехника" в кассационной жалобе, по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия, рассмотрев кассационную жалобу общества "Интехника" в пределах изложенных в ней доводов, полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2018 по делу N А40-192883/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интехника" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

А.А. Снегур