Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2018 г. по делу N СИП-789/2017 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец не предоставил достаточных доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2018 г. N по делу N СИП-789/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 25 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Кручининой Н.А., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранного лица ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA (Rua Das Pretas 43, 2 andar, sala 7, 9000-049 Funchal, Madeira, Portugal, R.N. 511094132) к иностранному лицу HOTEL CIPRIANI S.P.A. (Isola Della Giudecca 10, Venezia, Italy, CAP 30133, V.N. 00311530273) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 509787.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA - Ербулекова М.А. и Табастаева Ю.Г. (по доверенности от 27.04.2018);

от HOTEL CIPRIANI S.P.A. - Гришанова Г.И. (по доверенности от 10.06.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA (далее - истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу HOTEL CIPRIANI S.R.L. (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 509787.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 509787, поскольку, по его мнению, оспариваемый товарный знак на протяжении последних трех лет ответчиком не используется.

Между тем, как указывает истец, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении однородных услуг, для которых истцом испрашивается предоставление правовой охраны, поскольку истец осуществил необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, обратился в Роспатент с заявками N 2016700076 и N 2017716072 о государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 356560 и N 376013, и по международной регистрации N 688239 и N 694099, под которыми поставляет на российский рынок продукцию.

Таким образом, по мнению истца, оно имеет законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 509787, поскольку имеет реальное намерение присутствовать на российском рынке путем открытия ресторанов, баров, а также клубов, то есть оказывать услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Тогда как регистрация оспариваемого товарного знака, препятствует деятельности истца, связанной с рекламой и продвижением производимых им товаров 09, 14, 18, 29, 30 и 34-го классов МКТУ.

В отзыве на исковое заявление ответчик оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 509787, считает доводы искового заявления необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении, просил его удовлетворить.

Представитель ответчика, поддержал доводы, изложенные в отзыве, просил отказать в удовлетворении исковых требований.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что HOTEL CIPRIANI S.R.L. является правообладателем словесного товарного знака "HOTEL CIPRIANI" по свидетельству Российской Федерации N 509787, зарегистрированного 31.03.2014 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама, услуги в области общественных отношений", с датой приоритета от 19.01.2011.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, и полагая, что товарный знак, правообладателем которого является последний, не используется им на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, явившихся в судебное заседание, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак, либо заключить с ним договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, для чего ответчику 27.09.2017 было направлено предложение по юридическому адресу правообладателя (том 1, л.д. 12-14).

Поскольку на указанное предложение истцом был получен отказ, последний обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Обращаясь с исковым заявлением, ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA ссылается на то, что оно обратилось 11.01.2016 и 24.04.2017 в Роспатент с заявками N 2016700076 и N 2017716072 о государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений "" и "" соответственно для индивидуализации услуг 35-го и 43-го классов МКТУ.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA в удовлетворении исковых требований, истцом были представлены копии документов: подтверждающих юридический статус истца; заявок N 2016700076 и N 2017716072, а также товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 356560 и N 376013, и по международной регистрации N 688239 и N 694099; меморандум о взаимопонимании от 15.04.2013; каталог продукции; товарные накладные и таможенные декларации; сведения о баре, находящегося в Венеции (Италия); скриншот страницы Интернет-сайта "cipriani.com" от 11.05.2017 и 26.05.2017; свидетельство о постановке ООО "Джузеппе Ч" на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы N 1 по г. Москве; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании ООО "Джузеппе Ч" от 26.01.2018; решение N 1 единственного учредителя ООО "Джузеппе Ч" от 18.09.2017; устав ООО "Джузеппе Ч"; заказ на покупку и оплата домена "cipriani.ru".

Как указывалось ранее, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 509787 зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама, услуги в области общественных отношений", а правовая охрана по заявкам истца испрашивается также, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ - N 2016700076 "управление гостиничным бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях", N 2017716072 "маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги в области общественных отношений".

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что к 35-му классу МКТУ относятся услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, данный класс включает в себя, в основном рекламу; менеджмент в сфере бизнеса; административную деятельность в сфере бизнеса; оказание консультативных услуг в сфере бизнеса.

Следовательно, указанная деятельность по оказанию услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, направлена на оказание содействия другим (третьим) лицам таких услуг в продвижении их товаров.

В свою очередь, суд, проанализировав представленные ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA в подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика документы (перечисленные выше), установил, что истцом осуществляется рекламная деятельность через принадлежащий ему Интернет-сайт о производимой им самим пищевой и алкогольной продукции, а также о принадлежащем ему баре.

Тогда как, приложенными к исковому заявлению документами не подтверждается самостоятельное оказание истцом услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, третьим лицам, поскольку им оказывается реклама по продвижению производимых им товаров, а не товаров других лиц.

Эти обстоятельства, по мнению судебной коллегии, свидетельствуют об отсутствии у ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Тогда как, отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования (позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10).

Поскольку в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приложенными к исковому заявлению документами не подтверждается самостоятельное оказание истцом услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, третьим лицам, суд приходит к выводу о том, что у истца отсутствуют материально-правовые основания для удовлетворения его требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, что исключает возможность удовлетворения иска.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым также указать, что в соответствии с пунктом 40 Обзора подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положением статьи 1486 ГК РФ (аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам по делам N СИП-165/2016 от 19.02.2016 и N СИП-626/2015 от 09.09.2016).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер дела постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2016 следует читать как "N СИП-165/2015"

В связи с чем суд приходит к выводу, что ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA распорядилась своими процессуальными правами добровольно, доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака не представила.

Таким образом, довод истца о том, что он имеет законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика не соответствует требованиям статьи 1486 ГК РФ, поскольку из совокупности доказательств, представленных истцом в материалы дела не следует, что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании названного обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации в отношении однородных услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак ответчика.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцом не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Поскольку истцом не доказано наличие у него заинтересованности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

В связи с изложенным, обстоятельства использования либо неиспользования товарного знака ответчиком в трехлетний период, предшествующий получение им от истца предложения заинтересованного лица, не имеют правового значения для рассмотрения данного дела, и соответствующие доказательства и доводы сторон не анализируются судом в данном решении.

Судебные расходы по делу относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

С.П. Рогожин