Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2018 г. по делу N СИП-446/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку товары заявителя являются однородными с товарными знаками правообладателя и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2018 г. по делу N СИП-446/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 18 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мосесовой А.Д.,

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "НЛ Континент" (ул. Ядринцевская, д. 53/1, оф. 105, г. Новосибирск, 630099, ОГРН 1085401005139) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.04.2018 по заявке N 2016711241, при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "НЛ Континент" - Ермакова О.Ю., по доверенности N 10 от 15.02.2016;

от Роспатента - Гибер В.И., по доверенности N 01-32-409/41 от 15.05.2018, установил:

общество с ограниченной ответственностью "НЛ Континент" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением (с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.04.2018 по заявке N 2016711241 в части, касающейся товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в заявке.

В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что словесное обозначение "ENERGY" по заявке N 2016711241 обладает различительной способностью для испрашиваемых товаров 32-го класса МКТУ, слово "ENERGY" в заявленном обозначении "ENERGY PRO" прямо не указывает на свойства товаров 32-го класса МКТУ, отличительной особенностью перевода элемента "ENERGY" в словосочетании "ENERGY PRO" является то, что он относится к профессионалу, а не напиткам, а также не является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 1153510; заявленное обозначение приобрело различительную способность для товара 32-го класса МКТУ "составы для изготовления напитков", так как обществом активно использовало и в настоящее время продолжает использовать заявленное обозначение для индивидуализации товара - сывороточный белок, который применяется при приготовлении коктейлей, поэтому относится к товару - "составы для изготовления напитков".

Таким образом, по мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента от 19.04.2018 в обжалуемой части противоречит требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил его удовлетворить, а оспариваемое решение Роспатента - отменить.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в отзыве, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что обществом 06.04.2016 в Роспатент была направлена заявка N 2016711241 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 25, 29, 30, 31, 32-го и услуг 35, 41-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов "Energy" и "PRO", выполненных буквами латинского алфавита и расположенных одно над другим.

Роспатентом 11.09.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 32-го класса МКТУ. В отношении указанных товаров заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

В частности, основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака послужило то, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком по международной регистрации N 1153510 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ.

Также Роспатент указал, что словесный элемент "Energy" в силу своего смыслового значения (в переводе с английского языка означает "энергетический") в отношении заявленных товаров 32-го класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам, может быть воспринят как характеристика таких товаров, а именно как указание на их свойства: энергетические напитки - безалкогольные или слабоалкогольные напитки, в рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека или антиседативный эффект (см., например, http://dic.academic.ru). В подобном значении слово "Energy" используется различными производителями при описании свойств напитков.

Не согласившись с доводами экспертизы, общество подало в Роспатент 27.12.2017 возражение на решение от 11.09.2017.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент 13.10.2017 принял оспариваемое решение, которым отказал в удовлетворении поступившего 27.12.2017 возражения, оставив решение от 11.09.2017 в силе.

Отказывая в удовлетворении, поданного обществом возражения, Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ, поскольку оно не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Отказ в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 11.09.2017 послужил основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении заявленного возражения заявителя об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения, и может затрагивать его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения предпринимателя и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 1153510 на регистрацию заявленного обозначения (06.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Такие элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 той же статьи (пункт 35 названных Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Судом установлено, что заявленное обществом в качестве товарного знака обозначение состоит из словесных элементов "Energy" и "PRO", выполненных буквами латинского алфавита, причем элемент "ENERGY" расположен над буквами "P" и "R" элемента "PRO" и выполнен буквами, значительно меньшего размера, чем буквы, которыми выполнен словесный элемент "PRO", которые имеют оригинальную графику, а буква "O" выполнена с изображением галочки в центре. Словесный элемент "Energy", входящий в состав обозначения, может переводиться с английского языка как прилагательное "энергетический" (см., например, Яндекс.Переводчик). Элемент "PRO" - как про, доводы "за", сокращение от слова "professional" (профессионал, профи) и др. (см. Словари на Академике).

В свою очередь, в оспариваемом решении Роспатентом установлено что, несмотря на наличие у словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, смысловых значений, обозначение не воспринимается как единое словосочетание, поскольку словесные элементы "Energy" и "PRO" выполнены буквами разного размера в разной графической манере и расположены на разных уровнях.

При этом, с учетом вышеуказанного перевода словесного элемента "Energy" как "энергетический" имеются основания для признания этого элемента характеризующим заявленные товары 32-го класса МКТУ, которые относятся к энергетическим напиткам (энергетикам, энерготоникам), а именно к безалкогольным или слабоалкогольным напиткам, в рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/или антиседативный эффект. Исходя из содержания заявления и выступления представителя общества данные обстоятельства заявителем не оспариваются.

Довод общества о том, что для товаров "составы для изготовления напитков" использование заявленного словесного элемента не является характеризующим, отклоняется судом.

Суд учитывает, что использование в обозначение слова "энергия, энергетический" для товаров 32-го класса МКТУ не являющихся напитками как таковыми и представляющими собой смеси или экстракты для их приготовления, также характеризует эти товары, так как рядовой потребитель приобретает их с целью их дальнейшего разбавления водой (жидкостью) для получения/изготовления напитков.

При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что заявленное обществом обозначение характеризует товары, относящиеся к товаром 32-го класса МКТУ, к которым также относятся и товар "составы для изготовления напитков".

Довод общества о том, что заявленное обозначение представляет собой единое словосочетание, которое переводится с английского языка как "энергичный профессионал", в связи с чем заявленное обозначение не является описательным по отношению к товарам 32-го класса МКТУ, отклоняется судом.

Как ранее установлено судом, словесный элемент "RPO" заявленного обозначения выполнен значительно более крупным шрифтом по сравнению с элементом "ENERGY". Данное графическое исполнение обуславливает восприятие каждого элемента как самостоятельного. Более того, при подаче заявки само общество указало в качестве перевода соответствующего обозначения слова "ЭНЕРГИЯ, МОЩЬ, СИЛА" (т. 1, л.д. 7). С учетом изложенного, элемент "ENERGY" имеющий перевод в т.ч. "энергетический", в отношении товаров 32-го класса МКТУ будет восприниматься как характеризующий данные товары.

Следовательно, такому обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 32-го класса МКТУ.

В обоснование заявленных требований, заявитель ссылается на то, что им было представлено заключение специалиста (лингвиста Асановой Е.Г.) от 28.08.2018, которая в своем заключении пришла к выводу о том, что заявленное обозначение имеет смысловое значение как "энергетический профессионал", с главным компонентом "PRO".

Однако названное заключение специалиста не является бесспорным доказательством, опровергающим указанные выводы Роспатента о семантическом значение заявленного обозначения, а наоборот указывает, что в его составе содержится слово "энергетический", анализ которого проводился Роспатентом.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент правомерно исходил из того, что спорное обозначение в отношении товаров 32-го класса МКТУ противоречит требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Представленные в материалы дела распечатки с Интерет-ресурсов, содержащие ссылку на спортивное питания "NL International" не свидетельствуют, что на дату приоритета заявленное обозначение приобрело различительную способностью. Сведения, указанные в пункте 35 Правил, в материалах, представленных обществом, не содержатся.

При этом указание на то, что обозначение "energy" входит в состав иных товарных знаков, которые имеют различительную способность, суд полагает, что оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Довод заявителя относительно сосуществования на рынке товарных знаков общества, включающих в качестве охраняемого элемента обозначение "ENERGY", зарегистрированных в отношении однородных товаров, не имеет отношения к настоящему спору, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно, что не свидетельствует о необоснованности выводов Роспатента, а также о незаконности принятого им решения.

Также Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения от 19.04.2018 обоснованно исходил из того, что противопоставленный товарный знак по международной регистрации N 1153510 и заявленное обществом в качестве товарного знака обозначение являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ, по следующим основаниям.

Как указывалось ранее, судом установлено, что противопоставленный товарный знак представляет собой комбинацию изобразительного элемента в виде стилизованного цветка и словесного элемента "", справа от которого расположен знак +. Знак зарегистрирован для товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, в том числе для товаров 32 класса МКТУ - пиво; воды минеральные и газированные и другие безалкогольные напитки, включая напитки на основе молочной сыворотки; фруктовые напитки и соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков.

Тогда как, в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

В своем заявлении общество указало, что заявленное обозначение по заявке N 2016711241, по его мнению, не является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 1153510. Однако каких-либо ссылок на законы или нормативные акты в своем заявлении общество не привело.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 (далее - постановление от 18.07.2006 N 2979/06), угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В свою очередь, судебная коллегия, проанализировав заявленное обозначение по заявке N 2016711241 и товарный знак по международной регистрации N 1153510, с учетом пунктов 42, 43, 44 и 45, пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, пришла к выводу, что спорное обозначение с очевидностью сходно до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 1153510, ввиду того, что имеется полное вхождение словесного элемента "PRO", что прямо относится к признакам звукового (фонетического), и смыслового (семантического) сходства (пункт 42 Правил).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 42, 43, 44 и 45 Правил, пункт 6.3.2 Методических рекомендаций

В комбинированных обозначениях, каковыми являются сравниваемые обозначения, именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается, и, как правило, является главным средством индивидуализации товара. Доминирование словесного элемента "PRO" в заявленном обозначении обусловлено его выполнением буквами более крупного размера и использованием утолщенного шрифта по сравнению с выполнением словесного элемента "ENERGY". Данный вывод также содержится в заключение специалиста (лингвиста Асановой Е.Г.) от 28.08.2018.

Кроме того, слово "ENERGY" является слабым элементом знака ввиду отсутствия у него различительной способности в отношении товаров 32-го класса МКТУ. Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально. Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено их сходством по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений. Следовательно, они являются сходными до степени смешения, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

С учетом изложенного, коллегия судей считает, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации N 1153510, ввиду фонетического и семантического тождества входящих в сравниваемые обозначения словесных элементов "PRO".

Относительно однородности товаров 32-го класса МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана по заявке N 2016711241 и товарного знака по международной регистрации N 1153510, коллегия судей отмечает следующее.

Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что однородность товаров заявителем не оспаривается.

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается, в частности, для товаров 32-го класса МКТУ "аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков", в то время как правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво; воды минеральные и газированные и другие безалкогольные напитки, включая напитки на основе молочной сыворотки; фруктовые напитки и соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков".

С учетом приведенных выше правовых норм суд полагает, что указанные товары являются однородными (исходя из рода (вида) товаров (услуг), их потребительских свойств и функционального назначения (объема и цели применения), состава продукции, их взаимодополняемости, условий их реализации, в том числе общего места продажи, продажи через розничную либо оптовую сеть, общего круга потребителей, традиционного и преимущественного уклада использования товаров (услуг)) и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, что заявителем не оспаривается.

При этом, оценивая однородность товаров "составы для изготовления напитков" и "напитки" в том числе энергетические напитки, коллегия судей принимает во внимание, что однородность вышеназванных товаров вытекает из того, что они имеют общую родовую принадлежность (продукты питания, напитки), область применения и цель применения (утоление жажды), общий круг потребителей.

Кроме того, установив однородность товаров 32-го класса МКТУ, в отношении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, суд учитывает высокую степень однородности товаров, для которых товарные знаки зарегистрированы, и их относимость к товарам народного потребления, что усиливает сходство до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления также обращалось внимание в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявленное обозначение по заявке N 2016711241 в отношении товаров 32-го класса МКТУ, не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент, отказывая обществу в удовлетворении поступившего 27.12.2017 возражения на решение Роспатента от 11.09.2017 в отношении товаров 32-го класса МКТУ, и по результатам рассмотрения указанного возражения, Роспатент, приняв 19.04.2018 оспариваемое решение, пришел к бесспорному выводу о том, что заявленное обществом обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, указанные доводы обществом не опровергают вывод Роспатента о том, что заявленное им для регистрации обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании подпункта 3 пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом отказано правомерно.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "НЛ Континент" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина