Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2018 г. по делу N СИП-637/2017
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 17 октября 2018 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Булгакова Д.А.,
судей Мындря Д.И., Рассомагиной Н.Л.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,
рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранного лица Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners (Corniche Mazraa - General Street Al Juichy Building (Lebanon Gulf Bank) - 4 Floor, Lebanon, Beirut (LB) к иностранному лицу ALLERGAN HOLDINGS France SAS (12, Place de la Defense, COURBEVOIE, F-92400 (FR) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 810018 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков в связи с его неиспользованием.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).
В судебном заседании приняли участие представители:
от иностранного лица Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners - Спиридонова О.А. (по доверенности от 06.07.2017);
от иностранного лица ALLERGAN HOLDINGS France SAS - Разбегаев П.В. (по доверенности от 26.05.2018).
Суд по интеллектуальным правам установил:
иностранное лицо Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners (далее - компания Dermavita) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу ALLERGAN HOLDINGS France SAS (далее - компания ALLERGAN) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 810018 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в связи с его неиспользованием.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
В судебном заседании 10.10.2018 представитель компании Dermavita поддержал исковые требования.
Компания ALLERGAN в отзыве, письменных пояснениях и ее представители в ходе судебного заседания с требованиями компании Dermavita не согласились, просили в иске отказать, ссылаясь на использование спорного товарного знака на территории Российской Федерации, а также отсутствие заинтересованности у компании Dermavita в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.
Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.
Роспатент, надлежащим образом извещенный о начале судебного процесса, о времени и месте судебного заседания, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для разрешения спора по существу.
Как следует из материалов настоящего дела, компания ALLERGAN является правообладателем словесного товарного знака "JUVEDERM" по международной регистрации N 810018, зарегистрированного 23.05.2003 (дата истечения срока правовой охраны 23.05.2023), в отношении товаров 5-го "biocompatible substances for medical use intended for filling wrinkles/биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин" и 10-го "medical and surgical appliances and instruments, dermal implants, artificial skin for surgical purposes, prosthesis/медицинские и хирургические принадлежности и инструменты, кожные имплантаты, искусственная кожа для хирургических целей, протезирование" классов МКТУ.
Компания Dermavita, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, направила в адрес компании ALLERGAN предложение (претензию) от 24.08.2017.
Не получив ответа компании ALLERGAN на указанную претензию, компания Dermavita по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном частичном прекращении правовой охраны вышеназванного товарного знака на территории России.
Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и полагая, что спорный товарный знак правообладателем не использовался на территории Российской Федерации на протяжении трех лет, предшествующих дате направления претензии заинтересованного лица, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака на территории России.
Исследовав имеющиеся в материалах дела документы, оценив все представленные доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.
Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Компанией Dermavita соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленной в материалы дела претензией от 26.07.2018 с доказательствами ее направления 24.08.2017 (том 1, л. д. 35-38), что не оспаривается иными лицами, участвующими в деле.
В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.
Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".
Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.
В подтверждении своей заинтересованности компанией Dermavita в материалы дела представлены следующие документы: уведомление Роспатента от 15.05.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку "JUVEDERM" на имя компании Dermavita по международной регистрации N 1266937; уведомление Роспатента от 23.11.2017 о противопоставлении заявке компании Dermavita N 2016747558 серии товарных знаков компаний Allergan и ALLERGAN HOLDINGS France SAS; каталог продукции истца; дистрибьютерское соглашение; копии международных регистраций товарного знака истца, сведения о подготовленном специалисте-тренере по применению продукции истца, сведения о семинаре-практикуме, фотоизображение продукции с обозначением "JUVEDERM"; рекламные материалы средств "JUVEDERM" для профессионального использования и ухода в домашних условиях (стимулирующие и восстанавливающие маски; коктейли и пилинги для пост-акне и мезотерапии; крем-мыло), решение суда города Бейрута, Ливан.
Анализ представленных доказательств позволяет прийти к выводам о том, что компания Dermavita является производителем косметической продукции с наименованием "JUVEDERM" и имеет намерение по введению такой продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации.
При этом из материалов дела следует, что Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международному товарному знаку истца "JUVEDERM", а также аналогичной национальной заявке истца, в том числе ввиду наличия серии товарных знаков ответчика.
Так, по заявке N 2016747558 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "JUVEDERM" заявлялось в отношении товаров "косметика для профессионального использования и для использования конечным потребителем; косметические кремы, эмульсии, лосьоны, жидкости, растворы, молочко, гели и масла для кожи (лица, тела, рук, ног и шеи); мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов; масла для косметических целей; компактный несессер (сумочка с косметикой); косметические средства и средства для ухода за кожей; косметические маски; косметические препараты для целей похудения; косметические пилинги; косметика для пилинга; продукты для отшелушивания кожи; косметика для разглаживания кожи; косметика для кондиционирования и ухода за волосами и кожей головы; косметические солнцезащитные средства и препараты (эмульсии, крема, молочко, гели, масла, жидкости); косметические препараты для отбеливания кожи; косметические препараты для очищения кожи; отбеливающие препараты для косметических целей; косметические средства для осветления кожи; косметика для совершенствования цвета лица; косметика против морщин; косметика для омоложения кожи; косметические препараты для сияния кожи; косметические препараты для увлажнения кожи; косметика для тонирования кожи; ароматические экстракты; туалетные принадлежности; препараты для чистки и ароматизирования воздуха; дезодоранты для личных целей; гигиенические препараты; моющие средства; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки" 3-го класса МКТУ.
Сходство обозначений "JUVEDERM" истца и ответчика носит очевидный характер и ответчиком не оспаривается.
Степень такого сходства оценивается судом как высокая в силу того, что словесный элемент "JUVEDERM", выполненный буквами латинского алфавита, является единственным элементом в обозначении ответчика и в обозначении, заявленном компанией Dermavita в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака.
Довод ответчика о том, что истцом не доказано ведение деятельности на территории Российской Федерации судебная коллегия отклоняет, поскольку заинтересованность истца, являющегося иностранным лицом, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, действующего на территории Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ), может следовать из осуществления иностранным лицом деятельности за пределами территории Российской Федерации и приготовления к осуществлению такой деятельности в Российской Федерации, например, путем подачи заявок на государственную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации.
Аналогичная позиция высказывалась президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлениях от 18.06.2015 по делу N СИП-561/2014, от 28.09.2015 по делу N СИП-685/2014 и от 16.05.2016 по делу N СИП-279/2015.
Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об однородности вышеперечисленных товаров 3-го класса МКТУ и товара 5-го класса МКТУ "биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин". При этом суд исходит из следующего.
В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила рассмотрения заявки), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (пункт 42 Обзора).
При этом степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.
Судебная коллегия также учитывает, что Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака обозначению "JUVEDERM" по заявке истца N 2016747558 вследствие существования серии товарных знаков компании ALLERGAN, в том числе спорного. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что сопоставляемые товары признаны Роспатентом однородными.
Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что сравниваемые товары 3 и 5-го классов МКТУ являются однородными, поскольку они имеют одинаковое назначение - уход за кожей (лица, тела, рук, ног и шеи), улучшение состояния кожи, повышение ее упругости, разглаживание морщин, коррекция возрастных и эстетических недостатков кожи человека, и, следовательно, один круг потребителей; могут иметь одинаковые условия реализации - через розничную сеть косметических магазинов, Интернет-магазины, аптечную сеть, косметологическую клинику в которых реализуются различные косметические и медицинские препараты без рецепта врача.
Кроме того, часть сравниваемых товаров является взаимодополняемой и взаимозаменяемой, например, средства против морщин, косметика для омоложения кожи, косметические средства для увлажнения кожи и фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин; фармацевтические препараты для лечения глабеллярных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и заболеваний кожи человека; биологические кожные имплантаты, а именно гелеподобные растворы для заполнения морщин.
Согласно решению Роспатента от 30.03.2018 по заявке N 1266937 товарному знаку истца "JUVEDERM" по международной регистрации N 1266937 были противопоставлены товарные знаки ответчика, в том числе спорный товарный знак по международной регистрации N 810018.
Согласно заключению коллегии палаты по патентным спорам, Роспатент пришел к выводу о сходстве обозначения "JUVEDERM", заявленного на регистрацию компанией Dermavita, до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом "JUVEDERM" компании ALLERGAN в отношении однородных товаров.
С учетом изложенного судебная коллегия, оценив представленные компанией Dermavita доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела и учитывая отсутствие возражений со стороны компании в вопросах сходства обозначений и однородности товаров, приходит к выводу о том, что истец по настоящему делу является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования, в отношении товара 5-го класса МКТУ "biocompatible substances for medical use intended for filling wrinkles/биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для наполнения морщин".
При этом суд отмечает, что судебная практика основывается на "широком" подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
При доказывании использования товарного знака его правообладателем для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).
Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (24.08.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака, исчисляется с 24.08.2014 по 23.08.2017 включительно.
В подтверждение факта использования спорного товарного знака компанией ALLERGAN были представлены следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении общества с ограниченной ответственностью "Аллерган СНГ САРЛ" (далее - общество "Аллерган СНГ САРЛ"); декларации на товары от 13.01.2015 N 10130032/130115/0000043, от 04.02.2015 N 10130032/040215/0000567, от 17.08.2015 N 10130032/261115/0009643, от 15.08.2016 N 10130032/150816/0006986, от 28.11.2016 N 10130032/281116/0010629, от 07.02.2017 N 10130032/070217/0000807, от 01.03.2017 N 10130032/270317/0001952; платежные поручения от 20.03.2015 N 382, от 20.10.2016 N 708129, от 17.04.2015 N 888, от 09.03.2016 N 87436, от 27.02.2017 N 364982; товарные накладные от 27.11.2014 N 620136876, от 25.03.2015 N 620691402, от 02.11.2015 N 621804268, от 30.03.2016 N 622609832, от 21.12.2016 N 624138513; декларации о соответствии, сертификаты соответствия; счета-фактуры от 13.12.2016 N 7320038406, от 19.06.2017 N 7320040815, от 21.06.2017 N 7320040851, от 19.12.2016 N 7320038500; справка регистратора доменов АО "РСИЦ" от 29.03.2018 о домене allergan.ru; распечатки (скриншоты) разделов "наши дистрибьюторы" и "продукты компании" с указанного сайта от 26.03.2018; брошюра товаров ответчика; письмо Центра перевода и легализации документов ЭГО Транслейтинг от 30.05.2018 N 0-18-07218; письмо общества "Аллерган СНГ САРЛ" от 24.04.2018 N 18/23; инструкции к препаратам Juvederm ULTRA 3, Juvederm Hydrate, Juvederm VOLBELLA, Juvederm VOLITE; дистрибьюторский договор между компанией "Аллерган Фармасьютикэлз Айэрланд" и обществом "Аллерган СНГ Сарл", договоры поставки от 22.06.2016 N RU-M-01_2016, от 26.01.2015 N RU-M-02_2015, от 12.07.2016 N RU-M-03_2016; апостилированный нотариально заверенный аффидевит вице-президента компании ALLERGAN Мэтью О. Бреди (Matthew O. Brade) от 18.04.2018, согласно которому компания ALLERGAN является корпорацией Соединенных Штатов Америки, должным образом учрежденной по законам штата Делавэр, офис которой расположен по адресу: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвин, Калифорния 92612 США, с присвоенным регистрационным N С081360 штата Калифорния, ввиду наличия лицензии на ведение деятельности в Калифорнии; компания "Аллерган, Инк." (Allergan plc.), ирландское открытое акционерное общество, является материнской компанией для более чем 100 дочерних компаний, в том числе ALLERGAN, "Аллерган Сейлс" (Allergan Sales), общества "Аллерган СНГ САРЛ" (Allergan CIS S.a.r.l) и других; нотариально заверенное заявление от 06.09.2018 генерального директора общества "Аллерган СНГ САРЛ" с приложением образцов продукции; апостилированный нотариально заверенный аффидевит представителя "Аллерган, Инк." от 31.08.2018 с приложением формы 10-К; копии уведомления Патентного ведомства ЕС от 26.10.2017, определения Суда большой инстанции Парижа от 02.06.2017, решения Патентного бюро Норвегии от 01.03.2018, решения Китайского патентного ведомства от 21.12.2017; образцы упаковок имплантов внутридермальных с лидокаином со словесным обозначением "JUVEDERM", в количестве 2 упаковок с нанесенными на упаковки сведениями о месяце и годе изготовления (12.2016).
Из представленных документов, в частности, дистрибьюторского договора, договоров поставки, деклараций на товары, товарных накладных, счетов-фактур, относимых к периоду с 24.08.2014 по 23.08.2017, усматривается, что обществом "Алерган СНГ САРЛ" на территории Российской Федерации вводятся в гражданский оборот товары с обозначением "JUVEDERM ULTRA", а также "JUVEDERM ULTRA 2", "JUVEDERM ULTRA 3", "JUVEDERM ULTRA SMILE", представляющие собой имплантат внутридермальный.
Согласно вышеупомянутому заявлению вице-президента компании ALLERGAN Брайана Андерсона (Brian Anderson) от 06.10.2017 следующие организации являются прямо или косвенно контролируемыми дочерними компаниями, аффилированными компаниями и/или производственными предприятиями, связанными с компанией "Аллерган, Инк." (Allergan): "Аллерган, Инк." - корпорация, расположенная в штате Делавер, адрес: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвайн, Калифорния, 92612, США; "Аллерган Сервисез Интернэшнл, Лимитед" (АСИЛ), осуществляющая основную деятельность по адресу: Лонгфорт Хаус, Эрлсфорт Центр, Лоуэр Лисон Стрит, Дублин 2, Ирландия. АСИЛ является агентом компании "Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд", уполномоченным назначать сторонних дистрибьюторов для продукции Аллерган в странах, где Аллерган не имеет прямого присутствия, и поддерживать связь с такими дистрибьюторами; "Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд", Каслбар Роуд, Вестпорт, Ко. Мейо, Ирландия; "Аллерган Сейлс ЛЛС", адрес: 400, Интерпейс Паркуэй, Парсипанни, Нью-Джерси, 92612, США, среди прочих видов деятельности поставляет компании "Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд" нефасованный токсин для использования при производстве; "Аллерган Сейлс ЛЛС", осуществляющая деятельность в "Биосайенс Лабораториз", 503 Ванделл Вэй, Кэмпбелл, Калифорния, 95008-6967, США, производит нефасованный токсин для поставок в адрес компании "Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд"; "Аллерган СНГ САРЛ", юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, помещение N 1, является эксклюзивным дистрибьютором продукции Аллерган в Российской Федерации.
Согласно данному под присягой аффидевиту вице-президента компании ALLERGAN Мэтью О. Бреди (Matthew O. Brade) компания "Аллерган Фармасьютикалз" (Allergan Pharmaceuticals) была зарегистрирована 26.02.1948 в штате Калифорния с присвоением регистрационного N С0225107 штата Калифорния; 14.04.1977 компания "Аллерган Фармасьютикалз" была зарегистрирована в штате Делавэр с присвоением регистрационного N С0837097 штата Делавэр; 13.05.1977 произошло слияние корпорации "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированной в штате Калифорния, и корпорации "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированной в штате Делавэр, в результате которого корпорация "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированная в штате Делавэр, стала юридическим лицом-правопреемником; корпорация "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированная в штате Калифорния, прекратила свое существование.
Несмотря на то, что "Аллерган Фармасьютикалз" является корпорацией, зарегистрированной в штате Делавэр, государственный секретарь штата Калифорния присвоил ей регистрационный N С081360 штата Калифорния, поскольку "Аллерган Фармасьютикалз" (в настоящее время - "Аллерган, Инк.") имеет лицензию на ведение деятельности в Калифорнии.
Корпорация "Аллерган Фармасьютикалз" 16.09.1986, зарегистрированная в штате Делавэр, изменила свое название на "Аллерган, Инк." (Allergan) и 04.05.2011 подала учредительный договор "Аллерган, Инк." в новой редакции с поправками и изменениями. Местонахождением "Аллерган, Инк." (Allergan) является: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвин, Калифорния 92612, США. В дополнение к указанному адресу местонахождения по законам штата Делавэр также требуется, чтобы компания "Аллерган, Инк." (Allergan) поддерживала юридический адрес в штате Делавэр: 2711 Сентервилл роуд, офис 400, Уилмингтон, Делавэр 19808, США. Текущим юридическим адресом "Аллерган, Инк." (Allergan) в штате Делавэр является: 1209 Ориндж Стрит - Корпорэйшн Траст Центер (Corporation Trust Center), округ Нью-Касл, Уилмингтон, Делавэр 19801 США.
Также согласно указанному аффидевиту Общество "Аллерган СНГ САРЛ" с юридическим адресом: 109004, Российская Федерация, Москва, ул. Станиславского, д. 21, корп. 2, комната N I, является эксклюзивным дистрибьютором продукции Аллерган в Российской Федерации. В выписке из единого государственного реестра юридических лиц для общества "Аллерган СНГ САРЛ", адрес "Аллерган, Инк." указывается как: 2711 Сентервилл роуд, офис 400, Уилмингтон, Делавэр 19808, США, который является бывшим юридическим адресом "Аллерган, Инк." (компании Allergan) в штате Делавэр.
Кроме того, в аффидевите указано, что компания "Аллерган, Инк." (Allergan plc.), ирландское открытое акционерное общество, является материнской компанией для более чем 100 дочерних компаний, в том числе ALLERGAN, "Аллерган Сейлс" (Allergan Sales), общества "Аллерган СНГ САРЛ" (Allergan CIS S.a.r.l) и других. "Аллерган Фармасьютикалз Айэрлэнд" (Allergan Pharmaceuticals Ireland), ирландская компания с неограниченной ответственностью, с офисами на Каслбар роад, Вестпорт, Ко Майо, Ирландия, среди прочих видов деятельности, занимается производством и продажей лекарственных средств. Ренус Логистикс (Rhenus Logistics), Эльзас Прологис 2 (Alsace Prologis 2), французская компания, имеющая офисы на Рю де Шалон 9, 67000 Страсбург, Франция, является уполномоченным агентом компании "Аллерган Фармасьютикалз Айэрлэнд" по экспорту лекарственных средств Аллерган включая, но не ограничиваясь, экспортом в Российскую Федерацию. "Аллерган Сервисез Интернешнл Лимитед (АСИЛ) (Allergan Services International, Limited (ASIL)) является ирландским обществом с ограниченной ответственностью с офисами на Лонгфорт хаус, Еарлсфорт центр, Леве Лисон-стрит, Дублин, 2, Ирландия. АСИЛ является назначенным агентом "Аллерган Фармасьютикалз Айэрлэнд" для установления и поддержки контактов с дистрибьюторами третьей стороны в отношении продукции Аллерган. "Аллерган Сейлс, ЛЛС", корпорация, зарегистрированная в штате Делавэр, место ведения деятельности которой находится по адресу: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвин, Калифорния, США, среди прочих видов деятельности, занимается производством и продажей лекарственных средств. До конца 2017 г. основное место ведения деятельности для "Аллерган Сейлс, ЛЛС" находилось по адресу: 400 Интерпэйс Парквэй, Парсиппани, NJ 07054, США, текущее основное место ведения деятельности находится по адресу: 5 Джиралда Фармс, Мэдисон, Нью-Джерси 07940, США. Кроме вышеперечисленных адресов, несколько сотрудников "Аллерган Сейлс, ЛЛС" работают на предприятии, которое ведет деятельность в качестве "Биосайенс Лабораториз" (Bioscience Laboratories) и расположено по адресу: 503 Яндел Вэй, Кэмпбелл, Калифорния, 95008-6967, США.
В русскоязычном переводе указанного аффидевита была допущена опечатка - Allergan plc. переведено как Аллерган, Инк., - носящая очевидный характер, что подтверждается письмом переводчика от 30.05.2018 N 0-18-07218, и не влияет на содержание указанного документа.
Судебная коллегия отмечает, что под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля.
Статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает открытый перечень видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает следующие требования к доказательствам:
1) не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона;
2) доказательства должны иметь отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств);
3) обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствам, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств).
Согласно части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. В соответствии с частью 3 той же статьи доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.
Вместе с тем следует учитывать, что аффидевит предполагает субъективный характер сообщаемых лицом сведений.
Как следствие, в подтверждение приведенных в аффидевите сведений дополнительно были представлены нотариально заверенные и апостилированные свидетельство о регистрации "Аллерган Фармасьютикалз, инк." (заявление и назначение) от 13.05.1977; план реорганизации и договор о слиянии между компаниями "Аллерган Фармасьютикалз" (Allergan Pharmaceuticals), зарегистрированными в штате Калифорния и Дэлавер, с отметкой секретаря штата от 13.05.1977; заверенное секретарем штата Делавэр свидетельство о регистрации "Аллерган Фармасьютикалз, Инк."; учредительный договор "Аллерган, Инк." в новой редакции с поправками и изменениями; нотариально заверенное заявление от 06.09.2018 генерального директора общества "Аллерган СНГ САРЛ" с приложением образцов продукции и апостилированный нотариально заверенный аффидевит представителя "Аллерган, Инк." от 31.08.2018 с приложением формы 10-К, являющимся годовым отчетом компании за 2016 года.
Поскольку указанный аффидевит отвечает критериям относимости, допустимости доказательств, у суда нет оснований полагать, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности (в том числе исходя из права государства, в котором аффидевит дан) и содержание аффидевита не опровергается другими отраженными в материалах дела сведениями, то Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о возможности признать аффидевит в качестве доказательства использования обществом "Алерган СНГ САРЛ" спорного обозначения под контролем компании ALLERGAN в силу аффилированности указанных лиц, подтверждаемой в том числе выпиской из ЕГРЮЛ в отношении общества "Алерган СНГ САРЛ".
На основании установленной судом аффилированности указанных лиц, а также вышеупомянутого дистрибьюторского договора суд пришел к выводу о том, что утверждение ответчика, согласно которому реализация внутридермальных имплантатов под спорным обозначением на территории Российской Федерации осуществляется обществом "Алерган СНГ САРЛ" под контролем правообладателя носит непротиворечивый характер.
Из упомянутых деклараций на товары в совокупности с иными документами, представленными ответчиком, также усматривается, что поставка обществу "Алерган СНГ САРЛ" товаров под спорным обозначением осуществлялась в исковой период через каналы поставки, связанные с правообладателем товарного знака - ответчиком.
Образец упаковок соответствующего товара обозревался судебной коллегией в судебном заседании 13.09.2018, образцы упаковок были приобщены судом к материалам дела по ходатайству ответчика в качестве вещественных доказательств.
В результате исследования названных упаковок товара и описаний, приведенных на упаковках, судом установлено следующее.
Поставлявшиеся в Российскую Федерацию в спорный трехлетний период и фактически вводимые в гражданский оборот обществом "Алерган СНГ САРЛ" товары под обозначением "JUVEDERM" являются стерильным имплантом внутридермальным с лидокаином. Данный препарат представляет собой гель гиалуроновой кислоты в сочетании с лидокаином гидрохлорида, содержащийся в предварительно заполняемом шприце.
Судебная коллегия пришла к выводу о том, что вышеперечисленные доказательства, подтверждают использование спорного товарного знака в исковой период в отношении товара "biocompatible substances for medical use intended for filling wrinkles/биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин" 5-го класса МКТУ.
Доводы истца о недоказанности использования товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, включенных в регистрацию, судом отклонены в силу следующего.
Товары под спорным обозначением представляют собой предварительно заполненные шприцы с инъекционными иглами, наполненные фармацевтическим препаратом, предназначенным для инъекций для коррекции глубоких провисаний кожи, контурной и объемной пластики лица путем введения препарата в глубокие слои дермы, а также для восстановления губ.
При этом инъекции препарата, согласно показаниям к его применению, выполняются врачом, имеющим на это право в соответствии с действующим местным законодательством.
Такие товары по своему функциональному назначению относятся к 5-му классу МКТУ, поскольку целью их использования является использование фармацевтического препарата, содержащегося в медицинском устройстве - шприце. Такой товар имеет медицинское назначение, поскольку его использование, в данном случае осуществление инъекции, возможно только врачом.
В спорном случае шприцы как медицинские устройства имеют целью сохранить вещество и одновременно являются средством доставки данного препарата в кожу. В силу этого шприцы, как таковые, относятся к 10-му классу МКТУ, но только тогда, когда они продаются и приобретаются пустыми с намерением использоваться с различными фармацевтическими препаратами.
Таким образом, товар под спорным обозначением включает в себя одновременно фармацевтическое изделие инъекционного введения 5-го класса и медицинский инструмент 10-го класса МКТУ, совместно предназначенные для контурной и объемной пластики лица, введение которых может быть осуществлено по общему правилу медицинским работником.
Контурная и объемная пластика лица направлены на коррекцию формы лица, заполнение морщин, складок.
Также судом учтено, что гиалуроновая кислота - это кислота, которая естественным образом вырабатывается в организме человека, является мукополисахаридом (группа углеводных соединений), который, в свою очередь, является важной частью соединительной ткани, что свидетельствует от том, что рассматриваемое вещество способно встраиваться в организм человека, является нетоксичным, гармонично совместимым с кожей человека, а значит, является биосовместимым.
Биосовместимость - это способность материала встраиваться в организм пациента, не вызывать побочных клинических проявлений и индуцировать клеточный или тканевый ответ, необходимый для достижения оптимального терапевтического эффекта.
В состав имплантата (геля) согласно сведениям о его составе входит также и лидокаин - анестетик для местной и регионарной анестезии, лекарственный препарат. Это свидетельствует о том, что внутридермальный гель может иметь физиологический эффект, поскольку дополнительно содержит указанный препарат медицинского применения.
Определение того, является ли рассматриваемый товар медицинского применения и/или фармацевтическим, с точки зрения государственных органов, контролирующих производство и оборот таких средств в обороте, не является необходимым, не входит в задачи суда и не влияет на разрешение данного конкретного спора.
Относимость спорного товара к той или иной категории товаров МКТУ устанавливалась судом исходя из функционального назначения такого товара, возможностью его использования по общему правилу медицинским сотрудником, предназначение препарата именно для заполнения морщин, а также доказанностью обстоятельств того, что указанный препарат вводился в оборот на территории Российской Федерации как препарат медицинского применения.
Вопреки соответствующему доводу истца, размещение на рассматриваемых образцах упаковок товара, на документации ответчика, обозначений со словесным элементом "JUVEDERM" совместно с иными словесными и изобразительными элементами, признается судебной коллегией использованием именно спорного товарного знака, представляющего собой словесное обозначение "JUVEDERM", поскольку именно этот словесный элемент является доминирующим во всех товарных знаках, правообладателем которых является ответчик, на котором, прежде всего, концентрируется внимание потребителя, включенным в иные товарные знаки принадлежащие ответчику.
Также, судебная коллегия учитывает, что в силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака является также его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
В рассматриваемом случае дополнение словесного обозначения "JUVEDERM" графическими и/или словесными элементами не меняет существа спорного товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану на территории Российской Федерации.
Таким образом, судебная коллегия, оценив представленные компанией ALLERGAN в материалы дела доказательства и установив факт ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации под контролем правообладателя лицом, аффилированным с правообладателем, товара 5-го класса МКТУ, а именно "biocompatible substances for medical use intended for filling wrinkles/биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин" с использованием спорного товарного знака со словесным элементом "JUVIDERM", приходит к выводу о том, что ответчик (правообладатель) подтвердил факт использования спорного товарного знака в отношении указанных товаров 5-го класса МКТУ в подлежащий доказыванию трехлетний спорный период.
Учитывая вышеизложенное, исковые требования компании Dermavita не подлежат удовлетворению.
Государственная пошлина за рассмотрение настоящего искового заявления относится на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:
требования иностранного лица Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners оставить без удовлетворения.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий |
Д.А. Булгаков |
Судья |
Д.И. Мындря |
Судья |
Н.Л. Рассомагина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2018 г. по делу N СИП-637/2017
Текст решения официально опубликован не был
Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2019 г. N С01-1200/2018 по делу N СИП-637/2017 настоящее решение оставлено без изменения
Хронология рассмотрения дела:
01.02.2019 Постановление Суда по интеллектуальным правам N С01-1200/2018
12.12.2018 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-1200/2018
17.10.2018 Решение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
12.09.2018 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
12.09.2018 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
01.08.2018 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
04.06.2018 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
16.04.2018 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
15.12.2017 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
15.12.2017 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
08.12.2017 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017
07.11.2017 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-637/2017