Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2018 г. по делу N СИП-97/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование им оспариваемого товарного знака и не представлены доказательства его правомерного неиспользования, в то время как истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2018 г. по делу N СИП-97/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 18 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мосесовой А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Сапфир" (Большой Левшинский пер., д. 17, пом. 2, ком. 2, Москва, 119037, ОГРН 5137746099850) к иностранному лицу - Tiffany and Company (727 Fifth Avenue, New York, USA, 10022) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "TESORO" по международной регистрации N 528049, при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Сапфир" - Рагулина Р.Д. (по доверенности от 10.10.2017 N 10.10/17), установил:

общество с ограниченной ответственностью "САПФИР" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - Tiffany and Company (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 528049 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 14-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил.

Согласно части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на шесть месяцев.

Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (часть 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и США, в котором зарегистрирован ответчик.

В силу статьи 3 Гаагской конвенции орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к настоящей Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей. К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в двух экземплярах. Если центральный орган считает, что запрос не соответствует требованиям настоящей Конвенции, он незамедлительно извещает об этом заявителя с подробным изложением своих замечаний к запросу (статья 4 названной конвенции).

Судебный запрос на вручение судебной корреспонденции ответчику, направленный в уполномоченный орган США, был возвращен последним. При этом Министерство юстиции Российской Федерации сообщило суду, что сотрудничество с Соединенными Штатами Америки по Конвенции приостановлено, ввиду введения США платного порядка вручения документов, а также проинформировало о возможности непосредственного направления судебной корреспонденции в адрес заинтересованного лица.

Судебная корреспонденция, направленная ответчику напрямую по известному суду адресу, была доставлена.

Согласно пункту IX заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: а) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; с) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована в открытом доступе в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru), к которой отсылает официальный сайт Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

Роспатент ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

С учетом изложенного суд на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из нашедших отражение в материалах дела сведений Всемирной организации интеллектуальной собственности, компания является правообладателем товарного знака "Tesoro" по международной регистрации N 528049 в отношении товаров 14-го классов и услуг МКТУ "настольные часы, настенные часы, наручные часы, часы-будильник" ("Pendules pour la table, pendules murales, montres-bracelets, montres "), правовая охрана которому предоставлена, в том числе на территории Российской Федерации.

Общество свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака на территории Российской Федерации мотивирует намерением использовать обозначение при осуществлении деятельности по торговле ювелирными украшениями. В подтверждение осуществления подготовки к использованию указанного обозначения обществом представлены: заявка N 2016715574 на регистрацию указанного обозначения в качестве товарного знака; уведомление Роспатента об отказе в регистрации спорного обозначения, мотивированное противопоставлением товарного знака компании; договоры аренды торговых помещений; дизайн проект; рекламные материалы; распечатку с сайта tesorogold.ru; фотоматериалы; агентский договор; договор об оказании услуг.

До обращения в Суд по интеллектуальным правам общество 16.11.2017 обратилось к компании с предложением заинтересованного лица, предусмотренным частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Неисполнение компанией предложения заинтересованного лица, а равно уклонение от ответа на указанное предложение послужили основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам.

Исследовав имеющиеся в материалах дела документы, оценив все представленные доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о досудебном урегулировании спора от 16.11.2017 с доказательствами его направления в адрес компании 16.11.2017.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждении своей заинтересованности истцом в материалы дела представлены следующие документы: заявка N 2016715574 на регистрацию товарного знака, договоры аренды от 09.12.2014 N 1012014110376, от 29.06.2016 N 109-ПДА/СБ, дизайн проект, рекламные материалы (каталог ювелирной продукции), распечатки с сайта tesorogold.ru, фотографии торговых помещений, торговых витрин и ювелирных изделий, агентский договор; договор об оказании услуг.

Анализ представленных доказательств позволяет прийти к выводу о том, что общество осуществляет деятельность в сфере реализации ювелирных изделий с использованием в том числе словесных обозначений "TESORO", "TESORO DIAMONDS", "TESORO JEWELLERY", "TESOROGOLD.RU", а также осуществило подготовку к использованию обозначения со словесным обозначением "TESORO JEWELRY" путем подачи соответствующей заявки в Роспатент.

Сходство словесного товарного знака "TESORO" и вышеперечисленных словесных и комбинированных обозначений, используемых истцом, объединенных словесным элементом "TESORO", носит с учетом положений пунктов 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) очевидный характер. При этом степень такого сходства оценивается судом как высокая в силу доминирования словесного элемента "TESORO" в обозначениях, используемых истцом для идентификации своей деятельности (товаров) в гражданском обороте и заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, а также отсутствия охраноспособности либо слабой различительной способности таких словесных элементов как "diamonds", "jewellery", "gold" для товаров "ювелирные изделия" 14-го класса МКТУ.

Судом также принято во внимание, что из представленного в материалы дела уведомления федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 21.03.2017 усматривается, что по результатам проверки соответствия заявленного ответчиком обозначения по заявке N 2016715574 оно было признано сходным до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика.

В отношении однородности товаров судом установлено следующее. Как следует из пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Ювелирные изделия изготавливаются и содержат в своем составе благородные металлы и их сплавы, драгоценные камни. В состав ювелирных изделий в качестве части и/или элементов ювелирного изделия, могут входить изделия или покрытия из благородных металлов и их сплавов или покрытия из них.

В отношении товаров "настольные часы, настенные часы, наручные часы, часы-будильник" суд отмечает, что данные товары также изготавливаются, в том числе из драгоценных металлов и/или с использованием драгоценных камней, что указывает на их возможное отнесение к товарам "ювелирные изделия" или указывает на их однородность товару - "ювелирные изделия".

С учетом вышеизложенных критериев определения однородности товаров суд считает, что истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 14-го класса МКТУ товарного знака по международной регистрации N 528049.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты направления обществом предложения (16.11.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 16.11.2014 по 15.11.2017 включительно.

Ответчиком отзыв на иск и доказательства использования товарного знака представлены не были. Истец, обращаясь в суд, а также в ходе судебного заседания настаивал на том, что правообладателем спорный товарный знак на территории Российской Федерации не используется, сведения об этом в открытых источниках информации отсутствуют.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного требования общества подлежат удовлетворению.

Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу (рассмотрение) искового заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Сапфир" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации словесного товарного знака "TESORO" по международной регистрации N 528049 вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица - Tiffany and Company в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сапфир" 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина