Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2018 г. по делу N СИП-353/2018 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2018 г. по делу N СИП-353/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 24 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындря Д.И., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Погуляйко Михаила Юрьевича (г. Кострома, ОГРНИП 304440122300243) к закрытому акционерному обществу "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДРУЖБА" (ул. Почтовая, д. 1, р.п. Серебрянные Пруды, обл. Московская, ОГРН 1025001276189)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 276588 в отношении части услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Погуляйко Михаила Юрьевича - Степанова М.М. (по доверенности от 09.06.2018);

от закрытого акционерного общества "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДРУЖБА) - Генис А.В. (по доверенности от 01.08.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Погуляйко Михаил Юрьевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДРУЖБА) (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 276588 в отношении части услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Ответчик отзыв на исковое заявление в суд не представил.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, полагая, что истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака.

Роспатент, надлежаще извещенный о начале судебного процесса с его участием, а равно о времени и месте судебного заседания, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для разрешения спора по существу.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 276588 с приоритетом от 14.01.2002, зарегистрированного 14.10.2004, в том числе, в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафетерии; кафе; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях), для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании указанного товарного знака в отношении заявленных услуг 43-го класса МКТУ, и полагая, что товарный знак не используется ответчиком в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика истцом 15.03.2018 направлено предложение заинтересованного лица.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 43-го класса МКТУ истец представил:

распечатки фотоматериалов меню и рекламной продукции, связанной с оказанием услуг кафе с использованием обозначения "ДRУЖБА";

соглашение о намерениях от 01.01.2018, заключенное между истцом (стороной 1) и индивидуальным предпринимателем Соловьевой Натальей Сергеевной (стороной 2), согласно которому: "Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует заключение лицензионного договора, в отношении обозначения, заявленного по заявке N 2017721256 после его государственной регистрации в качестве знака обслуживания, и они намереваются содействовать его осуществлению"; "в этих целях Сторона 1 обязуется своевременно отвечать на запросы либо уведомления регистрирующего органа а также в установленном законом порядке оплачивать государственные пошлины за совершение регистрирующим органом юридически значимых действий. В свою очередь Сторона 2, в случае регистрации обозначения, заявленного на регистрацию по заявке N 2017721256 в качестве знака обслуживания обязуется заключить со Стороной 1 лицензионный договор, регламентирующий порядок и условия использования зарегистрированного в установленном порядке средства индивидуализации";

заявку на регистрацию обозначения "Дружба" в качестве товарного знака от 23.05.2017 N 2017721256, в отношении услуг 43-го класса МКТУ;

копию решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 2017721256 в отношении услуг 43-го класса МКТУ "дома для престарелых; пансионы для животных; ясли детские" (заявка подана Погуляйко Михаилом Юрьевичем);

договор аренды нежилого помещения от 01.01.2018, заключенный между истцом (арендодатель) и индивидуальным предпринимателем Соловьевой Натальи Сергеевны (арендатор) о предоставлении за плату во временное пользование нежилого помещения, по адресу: г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 92;

акт приема передачи в аренду нежилого помещения от 01.01.2018;

приказ о приеме работника на работу на должность повара;

копии актов, накладных, счетов-фактур, подтверждающих покупку индивидуальным предпринимателем Соловьевой Натальей Сергеевной продуктов питания, столовой посуды и техники для кухни, а также оказание ей услуг монтажа, диагностики, ремонта и техобслуживания техники для кухни;

копию решения Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2018 по делу N СИП-354/2018.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении испрашиваемых услуг, ввиду следующего.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают, что индивидуальный предприниматель Соловьева Н.С. осуществляет в арендованном у истца помещении деятельность, связанную с оказанием услуг кафе (в деятельности используется обозначение "ДRУЖБА"), которые являются однородными услугам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака. Однородность оказываемых услуг носит очевидный характер и обусловлена отнесением их к одному роду (виду), общностью назначения (разнообразные услуги по предоставлению потребителям общественного питания).

Также истцом и индивидуальным предпринимателем Соловьевой Н.С. подписано соглашение о намерении заключить лицензионный договор в отношении обозначения по заявке N 2017721256.

Представитель ответчика в судебном заседании 17.10.2018, огласил свою позицию в отношении заявленных требований, пояснил, что, по его мнению, истец не осуществляет деятельность, связанную с оказанием оспариваемых услуг 43-го класса МКТУ и не имеет реального намерения использования обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, для индивидуализации однородных услуг.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд, исследовав представленные истцом в обоснование заявленных требований доказательства, считает, что довод ответчика об отсутствии заинтересованности предпринимателя в подаче настоящего иска, подлежит отклонению, поскольку истцом совершены подготовительные действия, свидетельствующие о явном намерении истца использовать обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком.

Так, истцом 23.05.2017 в Роспатент подана заявка на регистрацию обозначения включающего словесный элемент "ДРУЖБА" в качестве товарного знака, а также истцом подтверждено намерение заключить лицензионный договор на использование обозначения "ДРУЖБА", то есть использовать его в деятельности предпринимателя Соловьевой Н.С. по воле и под контролем правообладателя (истца).

Также о заинтересованности истца в рассматриваемом случае свидетельствует наличие иного судебного спора по делу N СИП-354/2018 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 151549/1 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "буфеты; кафетерии; закусочные" вследствие его неиспользования (между теми же сторонами, что и в настоящем деле), в котором истец признан заинтересованным лицом.

Судебная коллегия также учитывает, что в ходе экспертизы обозначения по заявке N 2017721256 Роспатентом установлено его сходство до степени смешения со спорным товарным знаком, ввиду чего истцу было отказано в регистрации данного обозначения в отношении услуг, однородных услугам оспариваемого товарного знака. Сходство заявленного истцом на регистрацию обозначения по этой заявке со спорным товарным знаком не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Как было изложено выше, согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, истцом 25.09.2018 в Роспатент подана заявка N 2017721256 на государственную регистрацию словесного обозначения "" в качестве товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

Оценив обозначение, в отношении которого истцом подана заявка N 2017721256, и спорный комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 276588, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеют тождественный словесный элемент, занимающий доминирующее положение в обозначениях истца и ответчика.

Незначительные визуальные отличия обозначения по заявке истца и товарного знака ответчика, заключающиеся в наличии изобразительного элемента в спорном товарном знаке, в силу тождества словесного элемента не являются определяющими при восприятии обозначений в целом.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (15.03.2018), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 15.03.2015 по 14.03.2018.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Ответчик доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака суду не представлял, ограничившись лишь ссылкой на обстоятельство того, что по его мнению, отсутствует заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 276588 в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафетерии; кафе; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях", применительно к которым истец доказал свою заинтересованность, ответчик не доказан факт использования спорного товарного знака, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении указанных услуг вследствие его неиспользования.

Доказательств уважительных причин невозможности использования ответчиком данного товарного знака по независящим от него причинам в спорный период доказывания ответчиком в материалы дела также представлено не было.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия пришла к выводу о том, что исковые требования предпринимателя подлежат удовлетворению полностью.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования Погуляйко Михаила Юрьевича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 276588 в отношении услуг 43-го класса "закусочные; кафетерии; кафе; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с закрытого акционерного общества "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДРУЖБА" (ул. Почтовая, д. 1, р.п. Серебрянные Пруды, обл. Московская, ОГРН 1025001276189) в пользу индивидуального предпринимателя Погуляйко Михаила Юрьевича (г. Кострома, ОГРНИП 304440122300243) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.И. Мындря