Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. N С01-806/2018 по делу N А21-1436/2018 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения об отказе в иске об обязании ответчика прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку не доказан факт нарушения исключительного права на спорный товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. N С01-806/2018 по делу N А21-1436/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 31 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Подо-Профи" (ул. Озерная, д. 34 А, ком. 30, г. Калининград, 236029, ОГРН 1103925026105) на решение Арбитражного суда Калининградской области от 18.04.2018 по делу N А21-1436/2018 (судья Любимова С.Ю.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2018 (судьи Будылева М.В., Горбачева О.В., Загараева Л.П.) по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Подо-Профи" к обществу с ограниченной ответственностью "ПАРАДИЗ ЭЛИТ" (ул. Кирова, д. 6-8, пом. II, г. Калининград, 236022, ОГРН 1043900826122)

об обязании прекратить использование товарного знака и взыскании компенсации.

В судебном заседании (после перерыва) приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Подо-Профи" - Шелест Р.В. (по доверенности от 30.07.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "ПАРАДИЗ ЭЛИТ" - Роменко А.В. (по доверенности от 02.03.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Подо-Профи" (далее - общество "Подо-Профи") обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПАРАДИЗ ЭЛИТ" (далее - общество "Парадиз Элит") с требованиями об обязании прекратить использование обозначений "Подо", "Подопедикюр", "Подо-педикюр" и других обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 542385, путем их удаления с сайта ответчика в сети Интернет http://salon-bh.ru, из рекламных и любых иных материалов, которыми сопровождается информирование и выполнение работ, реализация товаров или оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование указанного товарного знака в размере 500 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 18.04.2018 по делу N А21-1436/2018, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2018, в удовлетворении искового заявления отказано.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами первой и апелляционной инстанций, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушением судами норм материального права, несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить, требования истца удовлетворить в полном объеме.

Податель жалобы полагает, что материалами дела подтверждено смысловое (семантическое) и звуковое (фонетическое) сходство до степени смешения обозначений ответчика с товарным знаком истца, которые не были учтены судами первой и апелляционной инстанций. По мнению истца, при разрешении вопроса о сходстве до степени смешения обозначений отсутствует необходимость устанавливать совпадение элементов обозначений по всем критериям.

Истец также считает, что судами не учтено использование сторонами обозначений для индивидуализации однородных услуг, полное вхождение в спорное обозначение словесного элемента "подо" товарного знака истца.

Ответчик в отзыве на кассационную жалобу, соглашаясь с выводами судов первой и апелляционной инстанций, указывает на отсутствие сходства до степени смешения между обозначением, использованным им на сайте в сети Интернет, и товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу. Также отмечает, что судами правомерно проведена оценка сходства сравниваемых товарных знаков в целом, а не только по отдельным критериям.

До судебного заседания 24.10.2018 истец заявил ходатайство об отложении судебного заседания или объявлении перерыва, мотивированное невозможностью явки его представителя в судебное заседание по причине погодных условий и отмены вылетов в Москву.

Представитель ответчика также просил об отложении судебного заседания, назначенного на 24.10.2018.

Суд, учитывая изложенное, в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворил заявленное истцом ходатайство, объявил перерыв в судебном заседании суда кассационной инстанции до 31.10.2018 до 13 часов 30 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено в прежнем составе суда, при участии в судебном заседании представителей истца и ответчика.

Представитель истца выступил в судебном заседании, поддержал доводы кассационной жалобы.

Ответчик возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Подо-Профи" является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 542385, зарегистрированного Роспатентом 18.05.2015 в отношении товаров и услуг 03-го, 35-го и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцом выявлен факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, путем размещения рекламы на принадлежащем и администрируемом ответчиком сайте http://salon-bh.ru услуг с обозначениями "Подо", "Подопедикюр", "Подо-педикюр".

В подтверждение данного факта истцом представлены в материалы дела следующие документы: экспертное заключение патентного поверенного Шиловой М.А. от 28.07.2017, составленное на основании обращения истца, согласно которому обозначения "Подопедикюр" (podo-педикюр) являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца; протокол осмотра сайта ответчика от 31.07.2017, составленный нотариусом Пинекер Е.Д.; заключение эксперта от 03.04.2018 N 053/2018, выполненное АНО "Калининградское бюро судебной экспертизы и оценки", согласно которому слова "подо-педикюр", "podo" (зафиксированы на скриншоте интернет-страницы Центра подо-педикюра PODO) и слова "подо-педикюр", "подопедикюр" (зафиксированы на скриншоте интернет-страницы "Beverly Hills") являются семантически сходными.

Общество "Подо-Профи", полагая, что ответчиком используются обозначения, сходные до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком без его согласия, обратился в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, установил отсутствие сходства до степени смешения между обозначениями, использованными ответчиком, и товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу и, как следствие, признал недоказанным факт нарушения исключительного права на этот товарный знак.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит в силу нижеследующего.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпунктам 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) (действовавшие на дату принятия обжалуемого решения).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На основании пункта 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 установлено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара/услуги.

Суд апелляционной инстанции, пришел к выводу о том, что решающее значение в рассматриваемом деле при сравнении товарного знака истца с обозначениями используемыми ответчиком, имеет именно визуальный критерий сходства сравниваемых обозначений.

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Так, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции исследовав материалы дела, пришли к выводу, что в товарном знаке истца доминирующее положение занимает изобразительный (пять кругов над второй буквой надписи) и цветовой (голубой) элементы.

Как правомерно указали суды, товарный знак истца не ассоциируются с использованными ответчиком обозначениями, поскольку товарный знак истца имеет стилизованное изображение, специальный графический шрифт определенного цвета, а используемое ответчиком написание не повторяет зарегистрированных особенностей написания словесного элемента товарного знака истца.

Суды, оценив все элементы сравниваемых обозначений, в том числе изобразительные и словесные, пришли к обоснованному выводу об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначениями используемыми ответчиком.

Так, суды верно указали, что словесный элемент "подо" используется ответчиком именно (в кириллице) совместно с другими словесными элементами (педикюр) без использования каких-либо стилистических, графических или цветовых решений.

Судом первой инстанции в обжалуемом решении также правомерно отмечено, что судом не установлено ни полного, ни частичного графического либо композиционного, либо смыслового сходства в написании ответчиком букв "подо" с зарегистрированным за истцом товарным знаком.

Кроме того, суд апелляционной инстанции обосновано указал, что фонетическое сходство словесного элемента товарного знака истца "podo" может иметь место только в отношении части слова "подопедикюр", но не слова в целом.

Также судом апелляционной инстанции верно установлено, что равным образом, без смысловой привязки к какому-либо товарному знаку ("бренду") свободно употребляется термин "подопедикюр". Таким образом, "подо" - является своеобразной словообразовательной единицей (приставкой).

Судебная коллегия суда кассационной инстанции считает обоснованным вывод, судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения используемых ответчиком словесных обозначений "Подо", "Подопедикюр", "Подо-педикюр" и товарного знака истца.

Довод истца о том, что судами не учтено полное вхождение в спорное обозначение ответчика словесного элемента "подо" товарного знака истца, судебная коллегия полагает не подлежащим удовлетворению на основании следующего.

Согласно статье 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

Вместе с тем товарный знак охраняется именно в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, то есть защите подлежит вся совокупность элементов товарного знака, которому предоставлена названная охрана, а не его отдельные элементы.

Вместе с тем, товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации N 542385 не содержит словесного элемента "подо", а доказательств наличия у истца иных товарных знаков, как верно указал суд первой инстанции, истцом в материалы настоящего дела представлено не было.

В силу изложенного суд кассационной инстанции считает, что судами при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Кроме того, выводы судов об отсутствии сходства до степени смешения между используемыми ответчиком обозначениями и товарными знаками истца исключает необходимость анализа судами однородности оказываемых ответчиком под спорными обозначениями услуг с услугами для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Довод кассационной жалобы о том, что оценка сходства сравниваемых обозначений в данном случае должна проводится по смысловому, звуковому критериям, учитывая, что судами установлено, что доминирующее значение в товарном знаке истца занимают именно графические элементы, направлен на переоценку выводов судов, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для отмены судебных актов, поскольку не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального или процессуального права.

При этом Судом по интеллектуальным правам принимается во внимание правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлении от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой, исходя из принципа правовой определенности, решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Указанная правовая позиция также подлежит учету судом кассационной инстанции при пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Калининградской области от 18.04.2018 по делу N А21-1436/2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Подо-Профи" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

В.А. Химичев