Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 ноября 2018 г. по делу N СИП-172/2018 Суд отказал в признании незаконными действий Роспатента по отказу в удовлетворении заявления о внесении изменений в отдельные элементы товарного знака, поскольку исключение некоторый слов из спорного комбинированного товарного знака приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого товарным знаком в целом, а также к существенному увеличению объема его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 ноября 2018 г. по делу N СИП-172/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 9 ноября 2018 года.

Решение в полном объеме изготовлено 15 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании незаконными действий Роспатента по отказу в удовлетворении заявления от 06.06.2017 о внесении изменений в отдельные элементы товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321939.

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: не явился, извещен,

от ответчика: Субботин А.А. (по доверенности от 15.05.2018), установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель, заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее именуемой также "административный орган"), оформленное уведомлением от 26.12.2017 N 2017017782, об отказе в удовлетворении заявления от 06.06.2017 о внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321939.

Заявитель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился. Суд счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях к нему.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, товарный знак по заявке N 12006719782 с приоритетом от 17.07.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2007 под N 321939 на имя общества с ограниченной ответственностью "Барн" в отношении услуг 35 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В дальнейшем правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321939 стал предприниматель.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321939 является комбинированным, содержит в своем составе словесные элементы "АВЕНЮ", "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА", выполненные заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне красного прямоугольника, два угла которого имеют закругленную форму. При этом словесный элемент "АВЕНЮ" выполнен более крупным шрифтом. В правой верхней части обозначения расположен графический элемент в виде трех прямоугольников с закругленными углами меньшего размера. Указанные прямоугольники выполнены в желтом, оранжевом и красном цветовом сочетании.

В Роспатент 06.06.2017 поступило заявление предпринимателя 02.06.2017 о внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321939 в части исключения словесных элементов "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА".

По результатам рассмотрения заявления предпринимателя, поступившего в адрес Роспатента 06.06.2017, с учетом подпункта 3 пункта 18 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 704 (далее - Административный регламент), представленное измененное изображение товарного знака было признано существенно изменяющим обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321939, поскольку при таком изменении были исключены охраняемые словесные элементы "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА", а также оказывающим существенное влияние на формирование зрительного впечатления, производимого товарным знаком.

На основании пункта 61 Административного регламента в адрес предпринимателя 01.08.2017 был направлен запрос, согласно которому в течение трех месяцев с даты направления данного запроса заявителю необходимо было представить свои доводы относительно установленных Роспатентом препятствий для регистрации изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321939.

Ответ на запрос от 01.08.2017 в адрес Роспатента предпринимателем представлен не был.

Учитывая, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие необходимость и правомерность представленных им изменений, по результатам рассмотрения заявления, поступившего в адрес Роспатента 06.06.2017, Роспатентом было установлено, что на основании подпункта 3 пункта 59 Административного регламента данные изменения существенно влияют на восприятие товарного знака в целом, в связи с чем административный орган пришел к выводу, что заявление предпринимателя удовлетворению не подлежит, о чем ему было направлено уведомление от 26.12.2017.

Предприниматель, полагая, что указанное решение Роспатента, оформленное уведомлением, нарушает нормы пункта 1 статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основанием для принятия решения суда о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта (действий, бездействий) недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта (действий, бездействий) закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого - либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт (действия, бездействия) не может быть признан недействительным (незаконным).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Федеральной службы по интеллектуальной собственности установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

Оспариваемое решение (уведомление) от 26.12.2017 подписано уполномоченным лицом, что подтверждается представленными в материалы дела справкой от 23.08.2018 N 03-7/12 и приказами Роспатента от 18.08.2017 N 264/Л и от 15.08.2017 N 128.

При проверке оспариваемого решения на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Согласно пункту 65 Административного регламента решение об отказе в удовлетворении заявления принимается в случае, если не выполнены условия, предусмотренные пунктом 64 Административного регламента.

Таким образом, из пункта 65 Административного регламента следует, что в решении об отказе в регистрации изменений в товарный знак должны содержаться условия, предусмотренные пунктом 64 Административного регламента, которые не были соблюдены заявителем. Иные требования к содержанию решения об отказе во внесении изменений в знак действующим законодательством не предусмотрены.

Согласно подпункту 4 пункта 64 Административного регламента по результатам административной процедуры рассмотрения заявления, просьбы принимается решение об удовлетворении заявления, если выполнены, в том числе следующие условия: представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы, подтверждающие необходимость внесения соответствующих изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства, предусмотренные пунктом 18 Административного регламента.

При этом на основании подпункта 3 пункта 59 Административного регламента административное действие по проверке обоснованности внесения изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства предусматривает проверку наличия документов, подтверждающих необходимость и правомерность внесения предусмотренных пунктом 18 Регламента изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства, в том числе установления отсутствия признаков расширения перечня товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, изменения товарного знака о существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

Роспатентом было установлено, что заявленные изменения носят существенный характер, в связи с чем в уведомлении от 26.12.207 было указано, что заявителем не соблюдены требования пункта 59 Административного регламента, что послужило основанием для отказа во внесении изменений в товарный знак.

Заявитель приводит довод о том, что исключение из товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321939 словесных элементов "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА" не меняет восприятие товарного знака в целом, поскольку данные словесные элементы не являются доминирующими.

Однако судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента в отношении того, что слова "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА" представляют собой значимые элементы товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321939, поскольку являются охраняемыми и существенно влияют на формирование общего зрительного впечатления, производимого данным товарным знаком.

При этом суд исходит из того, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321939 состоит из четырех охраняемых словесных элементов. Таким образом, исключение трех из четырёх охраняемых словесных элементов приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого товарным знаком в целом, а также к существенному изменению объема правовой охраны товарного знака.

Также в возражениях на отзыв Роспатента заявитель указывает, что заявленные изменения не требуют проведения дополнительного поиска, поскольку их исключение из товарного знака сужает круг обозначений, которые могут быть ему противопоставлены.

Суд считает, что приведенный довод заявителя является необоснованными в связи со следующим.

На основании подпункта 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, просьба заявителя о внесении изменений может касаться включения, исключения, уточнения какого-либо элемента обозначения.

При принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного поиска. Если в результате внесения изменений проведение дополнительного поиска необходимо, испрашиваемое изменение может быть признано изменяющим заявку по существу.

По просьбе заявителя могут быть внесены изменения в обозначение, а именно, исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не влияют на восприятие обозначения в целом и их исключение не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска.

Таким образом, для оценки допустимости внесения в материалы заявки изменений, связанных с исключением словесного элемента из состава заявленного обозначения, необходимо установить, является ли этот элемент доминирующим, затрагивает ли его исключение восприятие заявленного обозначения в целом или его основных элементов, а также требуется ли в случае его исключения проведение дополнительного поиска.

Аналогичная позиция содержится в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2016 по делу N СИП-528/2015.

Суд полагает, что в данном случае Роспатент пришел к правильному выводу о том, что исключение слов "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА" из комбинированного товарного знака "АВЕНЮ СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА", даже при том, что спорные элементы выполнены шрифтом меньшего размера, чем слово "АВЕНЮ" приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого товарным знаком в целом, а также к существенному изменению объема правовой охраны товарного знака.

Указанное свидетельствует о необходимости проведения дополнительного поиска, поскольку существует вероятность, что после внесения заявленных изменений, указанный товарный знак станет сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, зарегистрированными с более поздней датой приоритета, а также с товарными знаками, которые не были ему изначально противопоставлены экспертизой за счет наличия словесных элементов "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА". В этой связи, вопреки мнению заявителя, внесение заявленных изменений расширяет круг обозначений, которые могут быть противопоставлены указанному товарному знаку, и может привести к нарушению прав третьих лиц.

Само по себе несогласие заявителя с изложенными выводами исключает основания для их отклонения.

Учитывая изложенное, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы по делу относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 13, 1248, 1505 ГК РФ и руководствуясь статьями 65, 71, 75, 110, 176, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев