Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2019 г. N С01-72/2019 по делу N СИП-172/2018 Суд отказал в признании незаконными действий по отказу в удовлетворении заявления о внесении изменений в отдельные элементы знака обслуживания, поскольку согласился с выводом Роспатента о том, что исключение трех из четырех охраняемых словесных элементов приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого знаком обслуживания в целом, а также к существенному изменению объема его правовой охраны

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2019 г. N С01-72/2019 по делу N СИП-172/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 12 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 апреля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.,

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) на решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2018 по делу N СИП-172/2018 (судьи Васильева Т.В., Булгаков Д.А., Погадаев Н.Н.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании незаконными действий по отказу в удовлетворении заявления от 06.06.2017 о внесении изменений в отдельные элементы знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 321939.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Субботин А.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-414/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконным оформленное уведомлением от 26.12.2017 N 2017017782 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в удовлетворении заявления от 06.06.2017 о внесении изменений в знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 321939.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе предприниматель, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда от 15.11.2018 отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Предприниматель полагает, что судом неправильно применены положения пункта 1 статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), подпункта 3 пункта 59 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 704 (далее - Административный регламент), не учтена судебная практика рассмотрения аналогичных дел.

Как полагает предприниматель, вывод об изменении существа товарного знака в случае регистрации заявленных изменений сделан судом без учета того, что охраняемость исключаемых словесных элементов не имеет значения, исключаемые элементы не занимают доминирующего положения и не влияют на восприятие товарного знака в целом ввиду выполнения их существенно меньшим по размеру шрифтом по сравнению с размером шрифта сохраняемого словесного элемента, семантическая и грамматическая связь между остающимся и исключаемыми словесными элементами отсутствует.

По мнению предпринимателя, выводы суда о том, что изменение товарного знака приведет к существенному изменению объема правовой охраны, в том числе потребует дополнительного информационного поиска, и существует вероятность того, что после внесения изменений спорный знак обслуживания станет сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, не обоснованны.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что товарные знаки до и после возможных изменений должны были сравниваться судом по нормам пунктов 14.2.2.1, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), однако такое сравнение произведено не было. Установленное же судом изменение общего зрительного впечатления не исключает саму возможность изменения товарного знака по графическому признаку, поскольку из нормативных актов не следует, что в товарный знак (знак обслуживания) могут быть внесены только неразличимые для потребителя изменения.

Роспатент 29.03.2019 представил в Суд по интеллектуальным правам письменные пояснения на кассационную жалобу, указав, что выводы суда в обжалуемом судебном акте являются законными и обоснованными, сделаны с учетом всех фактических обстоятельств дела.

От предпринимателя 11.04.2019 поступили возражения на письменные пояснения Роспатента, в которых он поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в письменных пояснениях на кассационную жалобу, просил оставить в силе решение суда первой инстанции, считая его законным и обоснованным.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, знак обслуживания по заявке N 2006719782 с приоритетом от 17.07.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2007 под N 321939 на имя общества с ограниченной ответственностью "Барн" в отношении услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В дальнейшем правообладателем знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 321939 стал предприниматель.

Судом установлено, что знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 321939 является комбинированным, содержит в своем составе словесные элементы "АВЕНЮ", "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА", выполненные заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне красного прямоугольника, два угла которого имеют закругленную форму. При этом словесный элемент "АВЕНЮ" выполнен более крупным шрифтом. В правой верхней части обозначения расположен графический элемент в виде трех прямоугольников меньшего размера с закругленными углами. Указанные прямоугольники выполнены в желтом, оранжевом и белом цветовом сочетании.

В Роспатент 06.06.2017 поступило заявление предпринимателя от 02.06.2017 о внесении изменений в знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 321939 в части исключения словесных элементов "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА".

По результатам рассмотрения заявления предпринимателя с учетом подпункта 3 пункта 18 Административного регламента представленное измененное изображение знака обслуживания было признано Роспатентом существенно изменяющим обозначение, зарегистрированное в качестве знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 321939, поскольку при таком изменении исключаются охраняемые словесные элементы "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА". Данное существенное отличие признано Роспатентом оказывающим влияние на формирование зрительного впечатления, производимого знаком обслуживания.

На основании пункта 61 Административного регламента в адрес предпринимателя 01.08.2017 был направлен запрос, согласно которому в течение трех месяцев с даты направления данного запроса заявителю необходимо было представить свои доводы в отношении установленных Роспатентом препятствий для регистрации изменений в знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 321939.

Ответ на запрос от 01.08.2017 в адрес Роспатента предпринимателем представлен не был.

По результатам рассмотрения заявления, поступившего в адрес Роспатента 06.06.2017, этим органом было установлено, что на основании подпункта 3 пункта 59 Административного регламента заявленные изменения не могут быть внесены, поскольку в представленном измененном обозначении исключаются охраняемые словесные элементы; данное изменение в целом меняет визуальное восприятие зарегистрированного обозначения и его смысловое значение. Предпринимателю было направлено уведомление от 26.12.2017 с изложением приведенных оснований отказа.

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации изменений в знак обслуживания, оформленное уведомлением от 26.12.2017, нарушает нормы пункта 1 статьи 1505 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из соответствия материалам дела выводов Роспатента о том, что предлагаемые к исключению элементы являются охраняемыми и существенно влияют на формирование общего зрительного впечатления, производимого знаком обслуживания. Исключение трех из четырех охраняемых словесных элементов приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого знаком обслуживания в целом, а также к существенному изменению объема его правовой охраны.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем в себя часть четвертую ГК РФ, Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и Административный регламент.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, и письменные пояснения Роспатента, выслушав мнение представителей Роспатента и предпринимателя, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и в выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Исходя из норм пункта 65 Административного регламента решение об отказе в удовлетворении заявления о регистрации изменений в товарный знак принимается в случае, если не выполнены условия, предусмотренные пунктом 64 этого Регламента.

Из пункта 65 Административного регламента следует, что в решении об отказе в регистрации изменений в товарный знак должно быть указано, какие условия, предусмотренные пунктом 64 Регламента, не соблюдены заявителем (основания отказа в государственной регистрации).

Согласно подпункту 4 пункта 64 Административного регламента по результатам административной процедуры рассмотрения заявления, просьбы принимается решение об удовлетворении заявления, если в том числе представлены отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации документы, подтверждающие необходимость внесения соответствующих изменений в государственные реестры, перечень и в свидетельства, предусмотренные пунктом 18 этого Регламента.

На основании подпункта 3 пункта 59 Административного регламента административное действие по проверке обоснованности внесения изменений в государственные реестры, перечень и в свидетельства предусматривает проверку наличия документов, подтверждающих необходимость и правомерность внесения предусмотренных пунктом 18 Регламента изменений в государственные реестры, перечень и в свидетельства, в том числе установления отсутствия признаков расширения перечня товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, изменения товарного знака по существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

В соответствии с пунктом 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа, представляется в соответствии с требованиями к документам заявки.

Основаниями для отказа в удовлетворении такого заявления являются:

поступление заявления в Роспатент после принятия решения по результатам проведения экспертизы заявки;

существенное изменение заявленного обозначения.

Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Как отмечается в подпункте 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, просьба заявителя о внесении изменений может касаться включения, исключения, уточнения какого-либо элемента обозначения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подраздел 5.2 раздела 5 названных Рекомендаций

При принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного информационного поиска. Если в результате внесения изменений проведение дополнительного поиска необходимо, испрашиваемое изменение может быть признано изменяющим заявку по существу.

Таким образом, по просьбе заявителя, в том числе в ответ на запрос экспертизы, в заявленное обозначение могут быть внесены следующие изменения:

включение и/или исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска;

фонетическое или смысловое уточнение недоминирующего словесного элемента, графическое или смысловое уточнение недоминирующего изобразительного элемента, если такие изменения не влияют на восприятие обозначения в целом и не приводят к необходимости проведения поиска;

указание недоминирующего словесного элемента неохраняемым.

Как следует из вышеприведенных положений законодательства и обобщенных материалов Роспатента по их поводу, условием возможности изменения товарного знака является отсутствие в результате изменения отдельных элементов товарного знака изменения его существа. Признаками существенного, и, как следствие, недопустимого изменения товарного знака являются изменение восприятия товарного знака в целом и необходимость дополнительного поиска противопоставленных товарных знаков, а результатом - существенное изменение объема правовой охраны.

Как установил суд первой инстанции, несмотря на то, что предлагаемые к исключению три словесных элемента выполнены шрифтом меньшего размера, чем остающееся слово "АВЕНЮ", Роспатент пришел к верному утверждению о том, что их исключение приведет к изменению общего визуального впечатления, производимого знаком обслуживания в целом, и его смыслового значения.

Указанный вывод суда мотивирован, не противоречит вышеприведенным нормам, основан на том установленном судом обстоятельстве, что исключаемые элементы являются охраняемыми и существенно влияют на формирование общего впечатления, производимого знаком обслуживания в целом, и сделан судом первой инстанции в пределах его полномочий, поскольку оценка доказательств и установление обстоятельств по делу относится к полномочиям суда, рассматривающего спор по существу.

Суд также пришел к выводу о том, что изменение знака обслуживания приведет к существенному изменению объема его правовой охраны.

Указанное заключение суда также соответствует приведенным нормам и установленным судом обстоятельствам, поскольку иное зрительное и смысловое впечатление, производимое планируемым измененным знаком обслуживания, создает вероятность того, что после внесения заявленных изменений знак обслуживания станет сходным до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) иных лиц, зарегистрированными с более поздней датой приоритета, а также с товарными знаками (знаками обслуживания), которые не были ему изначально противопоставлены экспертизой Роспатента за счет наличия словесных элементов "СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА".

В связи с этим, вопреки мнению предпринимателя, внесение заявленных изменений в действительности расширяет круг обозначений, которые могут быть противопоставлены указанному знаку обслуживания, расширяет объем его правовой охраны, понимаемый как потенциальные возможности использования обозначения, что может привести к нарушению прав третьих лиц.

Следовательно, регистрация такого изменения неизбежно потребует дополнительного информационного поиска, о чем верно указано судом первой инстанции.

При таких обстоятельствах выводы суда об отсутствии оснований для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным являются правомерными.

Доводы заявителя кассационной жалобы о немотивированности выводов суда о том, что заявленные изменения приведут к изменению объема правовой охраны, потребуют дополнительного информационного поиска и могут нарушать права иных лиц, не соответствуют содержанию обжалуемого решения, в котором такое обоснование приведено.

Тот довод предпринимателя, что могут вноситься не только неразличимые для потребителя изменения, не опровергает верность вывода суда о том, что степень влияния видимых потребителю изменений на общее впечатление от знака обслуживания может быть различной. При существенной степени такого влияния, когда общее впечатление от обозначения изменяется, внесение изменений может затрагивать права других лиц и вследствие этого не допускается.

Ссылки предпринимателя на то, что судом при сравнении обозначений до и после изменений не применялись Правила N 32, сделаны без учета того, что на момент подачи заявления о внесении изменений эти Правила не действовали. Кроме того, действующими нормативными правовыми актами установлены специальные критерии для определения возможности государственной регистрации изменений в товарный знак (знак обслуживания), что влечет необходимость их оценки судом исходя из обстоятельств конкретного дела и исключает произвольность выводов суда, опирающегося на эти критерии.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции является законным, обоснованным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2018 по делу N СИП-172/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Д.И. Мындря