Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2018 г. по делу N СИП-157/2017 Суд отказал в признании неправомерными действий Роспатента об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак, поскольку в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие наличие сведений о том, что лицо, уплатившее пошлину за истца, является его представителем

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2018 г. по делу N СИП-157/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 5 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Погадаев Н.Н., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мосесовой А.Д. (до перерыва), и Голубчиковой А.С. (после перерыва) рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Тестато" (ул. Габдуллы Тукая, д. 91, г. Казань, респ. Татарстан, 420021, ОГРН 1151690013243) о признании неправомерными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

В судебном заседании приняли участие представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 15.05.2018) и Субботин А.А. (по доверенности от 15.05.2018, после перерыва).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Тестато" (далее - заявитель, общество "Тестато", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании неправомерными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 заявленные требования удовлетворены: действия Роспатента об отказе в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, оформленные уведомлением от 09.12.2016, признаны незаконными как не соответствующие статьям 58, 1241 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент продолжить рассмотрение ходатайства общества "Тестато" о предоставлении ему шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на названный товарный знак для подачи заявления о продлении этого срока, а в случае удовлетворения данного ходатайства - рассмотреть заявление этого общества о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2018 указанное решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением от 27.09.2018 заявление общества "Тестато" принято к производству суда.

Заявление общества мотивировано тем, что Роспатент неправомерно отказал в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

Общество "Тестато" полагает ошибочной ссылку Роспатента на то, что оно не является правообладателем указанного товарного знака, поскольку наличие у общества исключительного права на товарный знак обусловлено переходом к нему в порядке правопреемства всех прав юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Зилант" (далее - общество "Зилант"), указанного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Реестр товарных знаков) в качестве правообладателя этого товарного знака.

По мнению общества, им были совершены все действия, необходимые для удовлетворения Роспатентом ходатайства о предоставлении шестимесячного срока на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права на данный товарный знак и продления срока действия исключительного права на него.

Роспатент в своем отзыве и письменных пояснениях возражал против удовлетворения заявленного требования, сославшись на правомерность оспариваемых действий.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 9 часов 30 минут 04.12.2018.

Представители Роспатента в судебном заседании просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Заявитель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в его отсутствие.

Выслушав представителей Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленные требования подлежащими удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319951 с приоритетом от 28.07.2005 по заявке N 2005719418 была произведена Роспатентом 25.01.2007 в отношении услуг 35, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков на имя общества с ограниченной ответственностью "Торгово-развлекательный комплекс "Зилант".

На основании договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 12.09.2011 (регистрационный номер РД0086809), исключительное право на него в отношении всех услуг было передано обществу "Зилант".

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) общество "Зилант" 20.01.2015 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью обществу "Эквивалент" (далее - общество "Эквивалент").

Общество "Эквивалент", в свою очередь, 27.05.2015 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу "Тестато".

Правовая охрана данного товарного знака была прекращена с 28.07.2015 в связи с истечением срока действия исключительного права на него, о чем внесена соответствующая запись в Реестр товарных знаков.

В Роспатент были поданы:

ходатайство от 27.01.2016 о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, подписанное представителем общества "Тестато" Гумеровой А.Р. (том 1, л. д. 44);

ходатайство от 27.01.2016 о предоставлении шестимесячного срока для продления истекшего срока действия исключительного права на спорный товарный знак, подписанное представителем общества "Тестато" Гумеровой А.Р. (том 1, л. д. 45);

заявление от 12.08.2016 о регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак, подписанное директором общества "Тестато" Никитиным А.Г. (том 1, л. д. 68);

заявление от 12.08.2016 о регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак, подписанное директором общества "Тестато" Никитиным А.Г. (том 1, л. д. 88).

Также в Роспатент дополнительно представлены:

ходатайство от 12.08.2016 о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, подписанное директором общества "Тестато" Никитиным А.Г. (том 1, л. д. 35);

заявление от 12.08.2016 о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак, подписанное директором общества "Тестато" Никитиным А.Г. (том 1, л. д. 37).

Роспатентом направлены:

уведомление от 09.02.2016 о результатах рассмотрения документа об уплате пошлины за рассмотрение ходатайства от 27.01.2016 о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак (том 1, л. д. 42);

уведомление от 09.02.2016 о результатах рассмотрения документа об уплате пошлины за рассмотрение ходатайства от 27.01.2016 о предоставлении дополнительного шестимесячного срока для продления истекшего срока действия исключительного права на спорный товарный знак (том 1, л. д. 43);

запрос от 13.05.2016 документов для продления срока действия исключительного права на спорный товарный знак (том 1, л. д. 38);

запрос от 13.05.2016 документов для предоставления шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак (том 1, л. д. 40);

уведомление от 30.08.2016 о результатах проверки уплаты государственной пошлины для рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак без договора (том 1, л. д. 79);

уведомление от 30.08.2016 о результатах проверки уплаты государственной пошлины для рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак без договора (том 1, л. д. 93);

запрос от 11.10.2016 документов для продления срока действия исключительного права на спорный товарный знак, в котором указано на то, что продление срока действия исключительного права на товарный знак может быть осуществлено одновременно с рассмотрением заявления о переходе исключительного права на этот товарный знак (том 1, л. д. 32);

письмо от 11.10.2016 о том, что ходатайство о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по истечении срока действия исключительного права на спорный товарный знак будет рассмотрено с учетом урегулирования ситуации, связанной с рассмотрением заявления о продлении срока действия исключительного права на этот товарный знак (том 1, л. д. 33).

По результатам рассмотрения указанных выше заявлений и ходатайств направлены:

уведомление от 08.12.2016 об отказе в рассмотрении заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951 ввиду неуплаты государственной пошлины за совершение юридически значимого действия, подписанное заместителем руководителя Роспатента Кирий Л.Л. (том 1, л. д. 7-8);

уведомление от 09.12.2016 об отказе в рассмотрении заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак ввиду неуплаты государственной пошлины за совершение юридически значимого действия, подписанное заместителем руководителя Роспатента Кирий Л.Л. (том 1, л. д. 9-10);

уведомление от 09.12.2016 об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по истечении срока действия исключительного права на спорный товарный знак, мотивированное тем, что данное ходатайство подано не правообладателем, регистрация перехода исключительного права на этот товарный знак без договора не осуществлена, подписанное руководителем Роспатента Ивлиевым Г.П. (том 1, л. д. 30);

уведомление от 09.12.2016 об отказе в осуществлении юридически значимого действия в отношении спорного товарного знака, мотивированное тем, что срок предоставления такого заявления не соблюден, а в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по истечении срока действия исключительного права на этот товарный знак отказано, подписанное ведущим государственным экспертом по интеллектуальной собственности федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС") Кулыгиной Е.Д. (том 1, л. д. 31).

Общество "Тестато" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в просительной части которого указало о признании неправомерными действий Роспатента об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

Впоследствии в суд поступил письменный документ, содержащий возражения на отзыв Роспатента, в котором общество "Тестато" изложило следующие дополнительные требования по делу: признать неправомерными действия Роспатента об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении шестимесячного срока на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, а также в регистрации переходов исключительного права на товарный знак.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска.

Как следует из взаимосвязанных положений статей 49 и 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснено в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", предмет иска - это материально-правовое требование к ответчику о совершении им определенных действий либо воздержании от них, признании существования (отсутствия) правоотношения, изменении либо прекращении его. Основания иска - это фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение заявленного требования.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

В данном случае заявитель не изменяет предмет иска, а дополняет его новыми требованиями, что не предусмотрено положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем эти требования рассмотрению в рамках настоящего дела не подлежат. Заявитель вправе оспаривать иные действия Роспатента, выходящие за пределы первоначально поданного заявления, в общем порядке.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по продлению срока действия исключительного права на товарный знак установлены статьями 1491, 1246 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Вместе с тем наличие таких полномочий у Роспатента не означает наличие таких полномочий у лица, фактически совершившего оспариваемые действия по отказу в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права.

При этом в силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), в том числе и при отсутствии доводов сторон об обратном.

Данный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2018 по настоящему делу.

Как указано выше, уведомление от 09.12.2016 об отказе в осуществлении юридически значимого действия в отношении спорного товарного знака, являвшееся результатом рассмотрения поданных ходатайства от 27.01.2016 и заявления от 12.08.2016 о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак, было подписано ведущим государственным экспертом по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС" Кулыгиной Е.Д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1246 ГК РФ юридически значимые действия по государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, включая прием и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов и свидетельств, удостоверяющих исключительное право их обладателей на такие результаты интеллектуальной деятельности и на такие средства индивидуализации, а в случаях, предусмотренных законом, также иные действия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в том числе функции по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров (пункт 1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218).

В соответствии с пунктом 2.1 устава ФГБУ "ФИПС", утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.05.2011 N 63 (далее - устав), предметом деятельности ФГБУ "ФИПС" является проведение подготовительных работ для осуществления учредителем юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой следующих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Пунктом 2.3.1.4 устава предусмотрено полномочие указанного лица по рассмотрению заявлений, ходатайств и подготовке проектов решений учредителя, касающихся продления срока действия исключительного права на изобретение, промышленный образец, полезную модель, товарный знак, знак обслуживания, свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

В силу пункта 1.6 устава функции и полномочия учредителя ФГБУ "ФИПС" осуществляются Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 6.2.1 устава для достижения целей, определенных уставом, ФГБУ "ФИПС" ведет от своего имени переписку с заявителями, их представителями, в том числе патентными поверенными, другими заинтересованными лицами по заявкам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с иными физическими и юридическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции ФГБУ "ФИПС".

Таким образом, ФГБУ "ФИПС" является подведомственным учреждением Роспатента, осуществляющим работы подготовительного характера для осуществления Роспатентом юридически значимых действий. В рамках данной деятельности ФГБУ "ФИПС" готовит проекты решений Роспатента по результатам рассмотрения заявлений, ходатайств, касающихся продления срока действия исключительного права на товарный знак. Переписка с физическими и юридическими лицами ведется ФГБУ "ФИПС" только по вопросам, относящимся к его компетенции.

Следовательно, переписка с физическими и юридическими лицами может вестись ФГБУ "ФИПС" исключительно в целях проведения подготовительной работы и содержание такой переписки не должно свидетельствовать о совершении данным субъектом юридически значимых действий, то есть действий, с которыми закон связывает правовые последствия.

Проанализировав содержание направленного ФГБУ "ФИПС" в адрес общества уведомления от 09.12.2016 об отказе в осуществлении юридически значимого действия в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319951, суд приходит к выводу о том, что оно фактически содержит отказ в удовлетворении заявления общества о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак (отказ в рассмотрении заявления), следовательно, является юридически значимым действием, завершающим процедуру рассмотрения этого заявления общества, полномочиями на осуществление которого в силу пункта 3 статьи 1246 ГК РФ обладает Роспатент как федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Данное уведомление не может быть признано и направленным в целях проведения подготовительной работы, поскольку по факту его направления Роспатент исходил из того, что никаких дальнейших действий совершать более не требуется, а рассмотрение ходатайства и заявления завершено.

Принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что у ФГБУ "ФИПС" и у лица, подписавшего уведомление от 09.12.2016 (ведущего государственного эксперта по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС" Кулыгиной Е.Д.) имеются полномочия на совершение юридически значимых действий по результатам рассмотрения ходатайств, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, а также то, что такими полномочиями наделен Роспатент, суд приходит к выводу о том, что юридически значимое действие (направление уведомления от 09.12.2016) было осуществлено неуполномоченным на то лицом, в связи с чем не может быть признано соответствующим законодательству.

Вместе с тем письмом от 22.10.2018 Роспатент отозвал указанное уведомление от 09.12.2016, после чего 24.10.2018 направил уведомление об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

Учитывая, что заявитель оспаривает в целом незаконность отказа в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, не указывая в просительной части на конкретную форму выражения такого отказа (конкретное письмо, уведомление), Суд по интеллектуальным правам полагает, что уведомление от 24.10.2018 подлежит проверке на предмет его законности в рамках настоящего спора.

Полномочия заместителя начальника Управления организации предоставления государственных услуг Клишиной И.В., подписавшей уведомление от 24.10.2018, подтверждаются приказом Роспатента от 15.08.2017 N 128 и справкой Роспатента от 23.08.2018 N 03-7/к.

При проверке данного уведомления Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1491 ГК РФ срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть представлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

В соответствии с пунктом 63 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 705 (далее - Административный регламент N 705), если в результате проверки соблюдения срока представления заявления установлено, что оно представлено в течение шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак, проверяется наличие ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления. В случае наличия такого ходатайства осуществляется административная процедура его рассмотрения.

Согласно пункту 80 Административного регламента N 705 в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 79 данного Регламента, заявителю направляется запрос с указанием оснований, по которым ходатайство не может быть удовлетворено, и предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить запрашиваемые недостающие и (или) надлежаще оформленные документы.

Пунктом 88 Административного регламента N 705 предусмотрено, что основанием для осуществления административной процедуры рассмотрения заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, поданного в течение шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак, является удовлетворение ходатайства и уплата соответствующей пошлины.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 N 28-П "По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" (далее - постановление N 28-П) указано, что:

при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу исключительное право на товарный знак считается перешедшим к последнему с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, притом что реализация правомочий, составляющих содержание данного права, в полном объеме возможна только при условии государственной регистрации состоявшегося перехода права в установленном порядке;

при решении вопроса о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по заявлению юридического лица, к которому исключительное право на этот товарный знак перешло в результате реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица, при отсутствии государственной регистрации его перехода обеспечивается рассмотрение данного вопроса одновременно с вопросом о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак.

Конституционно-правовой смысл пункта 6 статьи 1232 ГК РФ, выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении N 28-П, является общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике (пункт 2 резолютивной части постановления N 28-П).

Конституционным Судом Российской Федерации отмечено:

требование зарегистрировать переход данного права в качестве условия совершения уполномоченным органом по обращению правообладателя относящихся к его компетенции юридически значимых действий представляется оправданным (абзац четвертый пункта 4.1 мотивировочной части постановления N 28-П);

из пункта 6 статьи 1232 ГК РФ в системном единстве с пунктом 4 статьи 57 и пунктом 2 статьи 58 ГК РФ следует, что при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу исключительное право на товарный знак переходит к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, притом что реализация правомочий, составляющих содержание данного права в полном объеме, возможна только при условии государственной регистрации его состоявшегося перехода (абзац первый пункта 4.2 мотивировочной части постановления N 28-П);

если лицо, к которому переходит исключительное право на товарный знак, не обратилось за государственной регистрацией перехода данного права после завершения реорганизации, то риск возможных неблагоприятных последствий для взаимоотношений с третьими лицами лежит на нем как на правообладателе (абзац первый пункта 4.2 мотивировочной части постановления N 28-П);

пункт 6 статьи 1232 ГК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагает - применительно к случаям перехода исключительного права на товарный знак при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу - рассмотрение федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом) вопроса о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак одновременно с вопросом о продлении срока действия данного права по обращению обладателя исключительного права на товарный знак, что не отменяет уплату пошлины, если она предусмотрена законом, за каждое из совершаемых уполномоченным органом юридически значимых действий (абзац пятый пункта 5 мотивировочной части постановления N 28-П).

С учетом данных положений заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (либо ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак) могут быть поданы не только лицом, указанным в реестре товарных знаков в качестве правообладателя, но и лицом, являющимся правообладателем с учетом записи, внесенный в ЕГРЮЛ, но лишь при условии одновременной подачи заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак и уплаты соответствующих пошлин за каждое из них.

В рамках настоящего дела, как и следует из постановления N 28-П, Роспатентом рассматривались одновременно как заявления о переходе права, так и ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

При этом уведомлениями от 08.12.2016 и 09.12.2016 отказано в рассмотрении заявлений о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак, так как пошлина за совершение юридически значимого действия не уплачена в установленный срок в установленном размере.

С учетом позиции, изложенной в постановлении N 28-П, президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 14.09.2018 по настоящему делу отмечено, что если заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак поданы не лицом, указанным в реестре товарных знаков в качестве правообладателя, а лицом, являющимся правообладателем с учетом записи, внесенной в ЕГРЮЛ, одновременно с подачей заявления о государственной регистрации перехода исключительного права, то выявление обстоятельств, препятствующих государственной регистрации перехода исключительного права, препятствует и удовлетворению заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и ходатайства о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

Проверка оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) на их соответствие закону или иному нормативному правовому акту означает в числе прочего необходимость установления того, имелись ли предусмотренные законом основания для вынесения решения, совершения действий (бездействия).

При этом такие основания вынесения решения, совершения действий (бездействия) имеются только в том случае, если они, в свою очередь, были законными.

Аналогичные положения содержатся в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2018 по настоящему делу.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не усматривает нарушений законности при направлении Роспатентом уведомлений от 08.12.2016 и 09.12.2016 об отказе в рассмотрении заявлений о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак, исходя из следующего.

Как указано выше, основанием для направления данных уведомлений явилась неуплата государственной пошлины за совершение юридически значимого действия.

Согласно пункту 4 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941 уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению.

Из материалов дела следует, что уплату пошлин за общество "Тестато" осуществляло ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп".

Вместе с тем в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие наличие у Роспатента при рассмотрении заявлений от 12.08.2016 сведений о том, что ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" является представителем общества "Тестато".

В связи с этим суд соглашается с позицией Роспатента о том, что у него отсутствовали правовые основания для учета в качестве пошлин указанных платежей за совершение юридически значимых действий от имени общества "Тестато".

Таким образом, в отсутствие у Роспатента соответствующих сведений и документов у данного административного органа не имелось оснований для совершения испрашиваемых юридически значимых действий по заявлениям о государственной регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак.

Довод заявителя, содержащийся в письменных возражениях от 27.11.2018, о неправомерности содержащегося в запросе Роспатента (реквизиты запроса заявителем не указаны) требования о необходимости последовательной регистрации перехода исключительного права на товарный знак от общества "Зилант" к обществу "Эквивалент", и от него к обществу "Тестато", мотивированная ссылкой на правовую позицию, изложенную в постановлении N 28-П, не может быть принята во внимание, поскольку из направленных Роспатентом запросов не следует, что Роспатент указывал на необходимость такой последовательной регистрации перехода исключительного права.

При этом суд отмечает, что сам заявитель в заявлении от 12.08.2016 (том 1, л.д. 68) просил Роспатент осуществить регистрацию перехода исключительного права на товарный знак от общества "Зилант" к обществу "Эквивалент", а в другом заявлении от той же даты (том 1, л. д. 88) просил зарегистрировать последующий переход исключительного права от общества "Зилант" к обществу "Эквивалент".

В связи с изложенным в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951 было отказано правомерно.

При таких обстоятельствах в удовлетворении заявления общества "Тестато" следует отказать.

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин