Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 ноября 2018 г. N С01-972/2018 по делу N А43-39246/2017 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты по делу о защите исключительных прав на товарные знаки, поскольку судами нижестоящих инстанций установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными, так как в отсутствие качественно иного восприятия этих обозначений в целом ассоциируются друг с другом по семантическому и фонетическому критериям сходства, в связи с чем возможна вероятность возникновения смешения обозначений среди потребителей

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 ноября 2018 г. N С01-972/2018 по делу N А43-39246/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат" (пр-кт Молодежный, д. 92, г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., 603041, ОГРН 1045207055002) на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.03.2018 (судья Курашкина С.А.) по делу N А43-39246/2017 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 (судьи Большакова О.А., Наумова Е.Н., Устинова Н.В.) по тому же делу

по иску открытого акционерного общества "Царицыно" (Кавказский бульвар, д. 58, стр. 1, Москва, 115516, ОГРН 1027700321274)

к обществу с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат"

о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Царицыно" - Исаева М.В. (по доверенности от 18.06.2018 N Ц/2018-119);

от общества с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат" - Гусев Е.А. (по доверенности от 27.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Царицыно" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат" (далее - ответчик) с требованиями: обязать прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки "ДВА ДВАДЦАТЬ" и "ДВА ДЕВЯНОСТО", изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые товарные знаки или сходные с ними до степени смешения обозначения, удалить незаконно используемые товарные знаки либо сходные с ними до степени смешения обозначения с упаковки продукции; взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака "ДВА ДВАДЦАТЬ" за период с 01.01.2016 по 31.08.2017 - в размере 800 000 рублей, и с 01.09.2017 по дату фактического прекращения незаконного использования товарного знака - в размере, исчисленном в следующем порядке: 40 000 рублей (двукратный размер стоимости законного использования товарного знака 20 000 рублей в месяц), умноженное на количество календарных месяцев незаконного использования товарного знака за период с 01.09.2017 по дату фактического прекращения незаконного использования товарного знака; взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака "ДВА ДЕВЯНОСТО" за период с 01.01.2016 по 31.08.2017 - в размере 800 000 рублей, и с 01.09.2017 по дату фактического прекращения незаконного использования товарного знака - в размере, исчисленном в следующем порядке: 40 000 рублей (двукратный размер стоимости законного использования товарного знака 20 000 рублей в месяц), умноженное на количество календарных месяцев незаконного использования товарного знака за период с 01.09.2017 по дату фактического прекращения незаконного использования товарного знака.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.03.2018 на ответчика возложена обязанность прекратить нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки, изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены сходные до степени смешения с товарными знаками обозначения, удалить незаконно используемые товарные знаки или сходные обозначения с упаковки продукции ответчика; с ответчика в пользу истца взыскано 1 600 000 рублей компенсации. В удовлетворении требования о взыскании компенсации за период с 01.09.2017 по дату фактического прекращения незаконного использования товарных знаков отказано.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что судами не был проведен комплексный анализ сходства сравниваемых обозначений, а также наличие либо отсутствие вероятности их смешения потребителями.

Ответчик указывает, что в нарушение требований части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не указал обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, доказательства, на которых основаны выводы суда о сходстве обозначений, мотивы, по которым суд отклонил приведенные в обоснование своих возражений доводы ответчика.

Ответчик отмечает, что товарные знаки истца не входят в состав комбинированных обозначений "2.20" и "2.90", поскольку последние не содержат никаких словесных элементов, в связи с чем обозначения "2.20" и "2.90" не являются сходными до степени смешения с этими товарными знаками.

По мнению ответчика, выводы судов о наличии вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. Судами не проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий различительную способность сравниваемых обозначений, а также не был исследован отчет ВЦИОМ, в приобщении которого было неправомерно отказано.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что обозначения "2.20" и "2.90" представляют собой комбинированные обозначения в виде стилизованных прямоугольников, выполненных в фиолетовом цвете с эффектом "потертости", внутри которых между параллельными прямыми расположены цифровые элементы "2.20" и "2.90". Указанные обозначения состоят только из неохраняемых элементов и их использование не может быть признано нарушением.

Заявитель кассационной жалобы также отмечает, что судами не проведено сравнительное исследование фотографии упаковки колбасы с обозначением "2.20", которая была приобретена у общества с ограниченной ответственностью "НАШ-МАГАЗИН ПРОДУКТЫ", и товарных знаков, что привело к ошибочному выводу о наличии угрозы смешения в глазах потребителей.

В оспариваемом решении, как указывает ответчик, не установлен факт использования товарных знаков самим истцом, в связи с чем действительной целью обращения в суд является не защита прав на товарные знаки, а извлечение неосновательного обогащения.

Ответчик считает, что истец злоупотребляет своим правом, обращаясь за судебной защитой, при этом, судами первой и апелляционной инстанции не дана надлежащая оценка указанному доводу.

По мнению ответчика, истцом также не представлены доказательства принадлежности ответчику сайта, на котором демонстрировалась спорная продукция.

Ответчик утверждает, что судом не установлена правомерность предъявленного к взысканию размера компенсации и периода предполагаемого нарушения, а также не оценен довод ответчика о том, что истец не понес каких-либо убытков в связи с предполагаемым нарушением.

Ответчик указывает, что суды не уточнили, каким образом ими распределен взысканный размер компенсации по каждому из товарных знаков.

Ответчик также оспаривает применение судами при расчете размера компенсации стоимости лицензии, выданной в отношении иных товарных знаков, не имеющих отношения к предмету спора.

Кроме того, по мнению ответчика, вынесенные по делу судебные акты являются заведомо неисполнимыми, поскольку в них отсутствуют сведения, идентифицирующие товары, в отношении которых удовлетворены требования неимущественного характера.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав доводы представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При определении размера компенсации, исчисленной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, подлежит установлению стоимость права использования товарного знака.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака "ДВА ДВАДЦАТЬ" по свидетельству Российской Федерации N 435523, с приоритетом от 18.09.2009, и словесного товарного знака "ДВА ДЕВЯНОСТО" по свидетельству Российской Федерации N 435522, с приоритетом от 18.09.2009.

В обоснование заявленных требований истцом указано, что 22.08.2017 в магазине ООО "НАШ-МАГАЗИН ПРОДУКТЫ" по кассовому чеку N 01428106 приобретена колбаса вареная "2.20" мясная, на упаковке которой указано "Изготовитель: ООО "Первый мясокомбинат", Россия, 603041, г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 92, тел: (831) 233-11-82. Официальный сайт: www.1mk-nn.ni". В ходе анализа информации, размещенной на официальном сайте ООО "Первый мясокомбинат" (ИНН 5256050730, юридический адрес: г. Нижний Новгород, проспект Молодежный, д. 92; адрес веб-страницы: http://1mk-3 А43-39246/2017 nn.ru/assortiment/) выявлено наличие сведений о том, что предприятие ООО "Первый мясокомбинат" выпускает продукцию - колбасу вареную с названиями "2.20" и "2.90".

Истец, полагая, что указанными действиями ответчик нарушил его исключительные права на товарные знаки, обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя исковые требования и взыскивая компенсацию в общем размере 1 600 000 рублей, суд первой инстанции исходил из доказанности материалами дела факта нарушения ответчиком исключительных прав истца путем предложения к продаже и продажи товаров с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Между тем судами не учтено следующее.

Исходя из норм статей 1477 и 1259 ГК РФ товарные знаки, в защиту прав на которые истец обратился в суд с настоящим иском, являются самостоятельными объектами гражданских прав, в связи с чем неправомерное использование каждого из этих объектов является отдельным (самостоятельным) нарушением.

Действующими правовыми нормами установлен принцип раздельного определения размера компенсации по каждому объекту, исключительные права на который нарушены.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований.

Учитывая, что истцом было заявлено не одно требование, а несколько раздельных требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, при разрешении спора подлежало рассмотрению каждое из этих требований с изложением судом выводов о размере компенсации за нарушение исключительных прав на каждый из данных объектов.

Между тем решение суда первой инстанции о взыскании 1 600 000 рублей компенсации не содержит указания на то, какой размер компенсации взыскан судом за каждое допущенное нарушение исключительных прав.

Судом апелляционной инстанции данное нарушение не устранено.

Также суд кассационной инстанции считает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о применении судами к расчету компенсации по настоящему делу стоимости лицензии, выданной в отношении иных товарных знаков, не имеющих отношения к предмету спора.

Учет судами стоимости права использования иных товарных знаков противоречит указанному положению подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса, в котором подлежащая установлению стоимость относится только к защищаемому в конкретном деле товарному знаку.

Суд по интеллектуальным правам также считает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что суды, удовлетворяя требование об изъятии и уничтожении контрафактных товаров, не указали, какие именно товары признаны контрафактными и подлежащими уничтожению, что является нарушением принципа исполнимости судебного акта.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В то же время иные доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, подлежат отклонению.

Так, не может быть признан обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами не был исследован отчет ВЦИОМ, в приобщении которого было неправомерно отказано, поскольку ответчиком не приведено обоснование незаконности действий суда при отказе в приобщении указанного документа к материалам дела.

Доводы ответчика о том, что судами не был проведен комплексный анализ сходства сравниваемых обозначений, наличия либо отсутствия вероятности их смешения потребителями, а также о том, что наличие вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, подлежат отклонению, поскольку судами первой и апелляционной инстанций исследованы все представленные сторонами доказательства и оценены доводы и возражения участвующих в деле лиц, установлены все обстоятельства, установление которых необходимо для правильного разрешения этого вопроса.

В силу положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения права на товарный знак подлежат установлению следующие обстоятельства: тождество или сходство используемого ответчиком обозначения с охраняемым товарным знаком; однородность товаров, введенных в гражданский оборот нарушителем, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; возможность возникновения вероятности смешения среди потребителей.

Судом первой инстанции установлено, что товар "колбаса вареная", введенный в гражданский оборот ответчиком, является однородным с товаром, предлагаемым к продаже и продаваемым истцом.

На основании проведенного судом первой инстанции анализа сравниваемые обозначения признаны судом сходными, так как в отсутствие качественно иного восприятия этих обозначений они в целом ассоциируются друг с другом по семантическому и фонетическому критериям сходства, в связи с чем возможна вероятность возникновения смешения обозначений среди потребителей.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Довод ответчика о том, что суды не дали оценку доводу о злоупотреблении правом со стороны истца, не может быть принят во внимание, поскольку оценка данному доводу содержится в решении и постановлении.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; рассмотреть каждое из заявленных истцом требований, определив подлежащий взысканию размер компенсации за нарушение исключительного права на каждый из товарных знаков; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.03.2018 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 по делу N А43-39246/2017 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин