Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2018 г. N С01-1069/2018 по делу N СИП-673/2017 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, которым частично удовлетворено требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении некоторых видов товаров, поскольку в отношении других видов товаров представлены доказательства, подтверждающие использование ответчиком спорного товарного знака в исковой период

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2018 г. N С01-1069/2018 по делу N СИП-673/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 17 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 декабря 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners (Corniche Mazraa, General Street, Al Juichy Building (Lebanon Gulf Bank), 4 Floor, Lebanon, Beirut) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2018 по делу N СИП-673/2017 (судьи Силаев Р.В., Рассомагина Н.Л., Снегур А.А.)

по иску иностранного лица - Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners к иностранному лицу - Allergan, Inc. (2525 DuPont Drive, Irvine, CA 92612, USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 385838.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners - Спиридонова О.А. (по доверенности от 06.07.2017);

от Allergan, Inc. - Гришаев А.В., Разбегаев П.В. (по доверенности от 04.03.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners (далее - компания Dermavita) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к иностранному лицу - Allergan, Inc. (далее - компания Allergan) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 385838 в отношении указанных в регистрации товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2018 требования компании Dermavita удовлетворены частично. Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака " ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 385838 в отношении товара 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи". Сохранена правовая охрана для товара "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин" 5-го класса МКТУ.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания Dermavita, ссылаясь на несогласие с выводами суда в отношении фактических обстоятельств дела и на нарушение судом положений статей 162 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит решение суда отменить и принять новый судебный акт.

Компания Dermavita полагает, что апостилированные нотариально заверенные заявление вице-президента компании Allergan Брайана Андерсона от 06.07.2017 и аффидевит вице-президента компании Allergan Мэтью О. Бреди от 18.04.2018, положенные судом в основу выводов о том, что товарный знак используется под контролем правообладателя через аффилированные компании группы компаний Allergan, достоверно не подтверждают аффилированность компаний. Государственные регистрационные документы не представлены. В рамках рассматриваемого в Соединенных Штатах Америки аналогичного дела между теми же сторонами об использовании того же товарного знака указанное обстоятельство до сих пор не подтверждено, что следует из возражения и отзыва компании Allergan от 09.10.2018.

Компания Dermavita указывает также на несогласие с выводом суда о том, что спорный товарный знак используется для маркировки товаров, относящихся к товарам 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин". По мнению заявителя кассационной жалобы, судом не учтены положения статьи 4, пунктов 1, 2 статьи 13, статьи 47 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее - Закон об обращении лекарственных средств), а также имеющиеся в материалах дела письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2018, письмо Росздравнадзора от 02.07.2018 и регистрационное удостоверение от 17.03.2017 N ФС 2009/03997, согласно которым продукция, маркированная спорным товарным знаком, является не лекарственным средством (фармацевтическим продуктом), а медицинским изделием (изделием для внутреннего протезирования).

Компания Allergan в отзыве на кассационную жалобу, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта и соответствие выводов суда предмету спора и материалам дела, на безосновательность доводов, изложенных в кассационной жалобе, и направленность их исключительно на переоценку обстоятельств дела и имеющихся в нем доказательств, просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

В судебном заседании представитель компании Dermavita поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, просил обжалуемый судебный акт отменить, в удовлетворении иска отказать.

Представители компании Allergan, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

В судебном заседании отказано в приобщении к материалам дела приложенного к кассационной жалобе, направленного через систему "Мой Арбитр" и исполненного на английском и русском языках документа - возражений и отзывов компании Allergan от 09.10.2018 ввиду отсутствия у суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочий на сбор, приобщение и оценку доказательств.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, правообладателем товарного знака " ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 385838 является компания Allergan. Указанный товарный знак (дата приоритета - 20.09.2007; дата регистрации - 05.08.2009; дата истечения срока действия правовой охраны - 20.09.2027) зарегистрирован в отношении товаров 5-го класса "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи и сокращения морщин" и 10-го класса "кожные имплантаты, включая гелеподобные вещества для медицинских целей, предназначенные для заполнения морщин и увеличения объема" МКТУ.

Компания Dermavita, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении указанных товаров 5-го класса МКТУ и полагая, что спорный товарный знак правообладателем не использовался на территории Российской Федерации на протяжении трех лет, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном частичном прекращении правовой охраны вышеназванного товарного знака.

Заявленные требования удовлетворены судом частично. Суд установил, что истец является заинтересованным в подаче иска лицом; ответчик подтвердил использование товарного знака правообладателем и под его контролем в отношении товара "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции об удовлетворении иска в части досрочного частичного прекращения правовой охраны товарного знака, о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, о заинтересованности истца в подаче иска, о высокой степени сходства спорного товарного знака и используемых ответчиком обозначений.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к несогласию с выводами суда о том, что компании, использующие товарный знак, аффилированы с правообладателем товарного знака, а также о том, что товары, для маркировки которых используется товарный знак, относятся к товарам 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин".

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

При доказывании использования товарного знака его правообладателем для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (24.08.2017) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, верно определен судом - с 24.08.2014 по 23.08.2017 включительно.

Судом установлено из представленных в дело документов, в частности, из дистрибьюторского договора, договоров поставки, деклараций на товары, товарных накладных, счетов-фактур, относимых к периоду с 24.08.2014 по 23.08.2017, что обществом "Аллерган СНГ САРЛ" на территории Российской Федерации вводятся в гражданский оборот товары с обозначением " ULTRA", а также " ULTRA 2", " ULTRA SMILE", представляющие собой имплантат внутридермальный.

Судом проанализировано апостилированное нотариально заверенное заявление вице-президента компании Allergan Брайана Андерсона (Brian Anderson) от 06.10.2017, в котором указаны организации, прямо или косвенно контролируемые дочерними компаниями, аффилированными компаниями и/или производственными предприятиями, связанными с компанией "Аллерган, Инк." (Allergan). Указано в частности, что "Аллерган СНГ САРЛ", юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, помещение N 1, является эксклюзивным дистрибьютором продукции Аллерган в Российской Федерации.

Судом также принят во внимание апостилированный нотариально заверенный и данный под присягой аффидевит вице-президента компании Allergan Мэтью О. Бреди (Matthew O. Brade) от 18.04.2018, согласно которому компания Allergan является корпорацией Соединенных Штатов Америки, должным образом учрежденной по законам штата Делавэр, офис которой расположен по адресу: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвин, Калифорния 92612 США, с присвоенным регистрационным N С081360 штата Калифорния ввиду наличия лицензии на ведение деятельности в Калифорнии. Компания "Аллерган, Инк." является материнской компанией более чем для 100 дочерних компаний, в том числе общества "Аллерган СНГ САРЛ" (Allergan CIS S.a.r.l) и других. Общество "Аллерган СНГ САРЛ" с юридическим адресом: 109004, Российская Федерация, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, помещение N 1, является эксклюзивным дистрибьютором продукции Аллерган в Российской Федерации.

Статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает открытый перечень видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает следующие требования к доказательствам: 1) не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона; 2) доказательства должны иметь отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств); 3) обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствам, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств).

Согласно части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. В соответствии с частью 3 той же статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Суд принял во внимание то, что под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом либо другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля. Аффидевит, как и иные заявления физических лиц, предполагает субъективный характер сообщаемых сведений.

Поэтому судом учтено, что в подтверждение приведенных в аффидевите и заявлении сведений были представлены в том числе нотариально заверенные и апостилированные свидетельство о регистрации "Аллерган Фармасьютикалз, Инк." (заявление и назначение) от 13.05.1977; план реорганизации и договор о слиянии между компаниями "Аллерган Фармасьютикалз" (Allergan Pharmaceuticals), зарегистрированными в штатах Калифорния и Делавэр, с отметкой секретаря штата от 13.05.1977; заверенное секретарем штата Делавэр свидетельство о регистрации "Аллерган Фармасьютикалз, Инк."; учредительный договор "Аллерган, Инк." в новой редакции с поправками и изменениями; декларация информации за 2017 год от "Аллерган, Инк." от штата Калифорния, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "Аллерган СНГ САРЛ".

Указанные и иные имеющиеся в деле доказательства оценены судом в совокупности и взаимосвязи; противоречий в содержащейся в них информации и оснований для сомнений в действительности изложенных в них сведений не выявлено.

На основании оценки имеющихся в деле документов суд первой инстанции пришел к мотивированному выводу о доказанности использования обществом "Аллерган СНГ САРЛ" спорного обозначения под контролем компании Allergan в силу аффилированности указанных лиц.

Доводы об обратном направлен на переоценку выводов суда, которая не допускается на основании статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в компетенцию суда кассационной инстанции не входит пересмотр фактических обстоятельств дела, установленных судом первой инстанции.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам также принимается во внимание то, что исходя из принципа правовой определенности решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12).

В результате исследования образца товара, упаковок и сопутствующих им документов (описаний, приведенных на упаковке, инструкций по применению), а также представленной ответчиком документации на товары судом первой инстанции установлено, что поставлявшиеся в Российскую Федерацию в спорный трехлетний период и фактически вводимые в гражданский оборот обществом "Аллерган СНГ САРЛ" под обозначением " ULTRA" товары представляют собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения; гель находится в градуированном предварительно заполняемом шприце одноразового использования.

На этом основании суд первой инстанции пришел к выводу о том, что вышеперечисленные доказательства подтверждают использование спорного товарного знака в значимый для дела период в отношении товара "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин" 5-го класса МКТУ.

В отношении доводов заявителя кассационной жалобы о неправильной классификации судом первой инстанции товаров, в отношении которых доказано использование спорного товарного знака, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как установлено судом первой инстанции, товары, маркируемые спорным обозначением, представляют собой предварительно заполненные шприцы с инъекционными иглами, наполненные препаратом, предназначенным для инъекций для улучшения состояния области губ и кожи около рта и уменьшения мелких морщин, заполнения средних углублений, восстановления объема лица и т.д. Иными словами, названные товары включают в себя одновременно фармацевтическое изделие инъекционного введения 5-го класса и медицинский инструмент 10-го класса МКТУ, совместно предназначенные для заполнения (сокращения) морщин. При этом согласно инструкции по применению процедура по использованию такого товара проводится преимущественно медицинским персоналом, под его контролем. Гиалуроновая кислота - это кислота, которая естественным образом вырабатывается в организме человека, является мукополисахаридом (группа углеводных соединений), который, в свою очередь, является важной частью соединительной ткани. В состав имплантата (геля) согласно сведениям о его составе входит также и лидокаин - анестетик для местной и регионарной анестезии, лекарственный препарат. Это свидетельствует о том, что внтутридермальный гель может иметь физиологический эффект, поскольку дополнительно содержит указанный лекарственный препарат.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что судом не оценены его аргументы о неотносимости маркированного спорным обозначением товара к фармацевтическим препаратам в силу положений Закона об обращении лекарственных средств и их официальных разъяснений, не соответствует материалам дела и содержанию судебного акта.

Суд первой инстанции правомерно указал в решении, что определение того, является ли рассматриваемый товар лекарственным и/или фармацевтическим с точки зрения государственных органов, контролирующих производство и оборот таких средств, не является необходимым, не входит в задачи суда по настоящему делу и не влияет на разрешение данного конкретного спора. Относимость спорных товаров к той или иной рубрике МКТУ устанавливалась судом с позиций потребителя, исходя из функционального назначения таких товаров. При этом основополагающим моментом в данном вопросе является установление факта, вводились ли товары под спорным обозначением фактически в оборот на территории Российской Федерации как фармацевтическая продукция, при том что не исключено полное или частичное совпадение терминов "фармацевтический", "лекарственный", "медицинский" препарат в восприятии потребителей.

С учетом изложенного оснований для вывода о незаконности обжалуемого судебного акта исходя из содержащихся в кассационной жалобе доводов судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, решение Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2018 следует оставить в силе, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на уплату государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2017 по делу N СИП-673/17 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица - Allergan, Inc. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Д.И. Мындря