Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2018 г. по делу N СИП-648/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2018 г. по делу N СИП-648/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Эр-Джи Брендс" (пр. Райымбека, д. 212Б, г. Алматы, Республика Казахстан, 050034)

к индивидуальному предпринимателю Полеву Михаилу Федоровичу (г. Красноярск, ОГРНИП 304246509700034)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228316.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). В судебном заседании принял участие представитель акционерного общества "Эр-Джи Брендс" - Васильева О.Л. (по доверенности от 15.08.2018) и Сурова Т.В. (по доверенности от 15.08.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Эр-Джи Брендс" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Полеву Михаилу Федоровичу (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228316 в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "картофель хрустящий [чипсы]; фруктовые чипсы, овощи сушеные".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явились представители общества.

Предприниматель и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей не направили.

До судебного заседания Роспатент представил сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителей.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей предпринимателя и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители общества поддержали заявленные требования, просили их удовлетворить.

В обоснование иска общество указало на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность по реализации товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также имеет намерение зарегистрировать сходное с товарным знаком ответчика обозначение для индивидуализации реализуемых товаров.

Общество сообщило, что является одним из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в Казахстане. Так, общество отметило, что продукция под товарным знаком "ГРИЗЛИ" производится с 2007 года. Производством и реализацией названной продукции занимается компания, входящая в группу компаний "Эр-Джи Брендс", а именно Товарищество с ограниченной ответственностью "RG Brands Kazakhstan".

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству от ответчика поступило ходатайство, в котором он сообщил, что не использует спорный товарный знак для товаров, в отношении которых заявлено настоящее требование, не возражает против искового заявления по существу и выражает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 228316 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "картофель хрустящий [чипсы]; фруктовые чипсы, овощи сушеные".

На основании изложенного, предприниматель просил удовлетворить исковые требования общества без возмещения ответчиком расходов, понесенных истцом по настоящему делу, либо заключить договор между сторонами об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 228316 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "картофель хрустящий [чипсы]; фруктовые чипсы, овощи сушеные", либо заключить мировое соглашение между истцом и ответчиком.

В предварительном судебном заседании 03.12.2018 представитель истца сообщил суду, что считает возможность мирного урегулирования настоящего спора исчерпанной.

Вместе с тем в предварительном судебном заседании 03.12.2018 представитель общества представил заявление, в котором просил рассмотреть дело N СИП-648/2018 без взыскания со стороны ответчика расходов, понесенных по настоящему делу.

Указанные обстоятельства отражены в определении о назначении дела к судебному разбирательству.

К моменту судебного заседания, назначенного для рассмотрения дела по существу, иных пояснений от предпринимателя не поступало.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра, ответчик является правообладателем товарного знака "ГРЫЗЛИ" по свидетельству Российской Федерации N 228316 (дата регистрации - 20.11.2002, дата приоритета - 27.12.2000), зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 29-го класса МКТУ "картофель хрустящий [чипсы]; фруктовые чипсы, овощи сушеные".

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица в отношении указанных товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств судебная коллегия делает вывод, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ (истцом направлено предложение в адрес предпринимателя, впоследствии осуществлялась переписка, направленная на мирное урегулирование спора, которая не принесла результата). Указанное обстоятельство не оспорено ответчиком, напротив, в представленных в суд пояснениях он сообщил, что мирное урегулирование на досудебной стадии не состоялось вследствие неправильного понимания им объема правопритязаний истца. Предприниматель пояснил, что если бы он понимал, что истец претендует только на те позиции, которые отражены в исковом заявлении, препятствий к мирному урегулированию не имелось бы.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В вышеназванном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Как усматривается из материалов дела, истцом подана международная заявка N 1173492 на предоставление правовой охраны обозначению со словесным элементом "GRIZZLY".

По указанной заявке обществом получен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на территории Российской Федерации, основанный на результатах проведенной экспертизы.

Кроме того, обществом подана национальная заявка N 2018722740 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "GRIZZLY".

Оценив комбинированное обозначение, в отношении которого истцом подана международная заявка N 1173492 и национальная заявка N 2018722740, а также спорный товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации N 228316, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеют сходные словесные элементы "GRIZZLY" и "ГРЫЗЛИ" соответственно.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу, что товары 29-го класса МКТУ, реализуемые истцом с использованием обозначения "GRIZZLY", являются либо тождественными, либо однородными товарам 29-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак и в отношении которых заявлено требование о прекращении его правовой охраны.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: предварительный отказ в представлении охраны по международной заявке N 1173492, национальная заявка N 2018722740, выписка из Государственного реестра товарных знаков Республики Казахстан в отношении товарных знаков N 45068 и N 21157, фотографии упаковки выпускаемой продукции, маркированной обозначением "GRIZZLY", декларация Евразийского экономического союза о соответствии от 22.06.2018 N KZ.7500042.24.01.01141, декларация Евразийского экономического союза о соответствии от 22.06.2018 N KZ.7500042.24.01.01140, распечатка с сайта сервиса Whois с информацией о доменном имени brands.kz, страница с интернет-сайта http://www.brands.kz, копия устава общества, копия справки о зарегистрированном юридическом лице Товарищество с ограниченной ответственностью "RG Brands Kazakhstan", копия устава Товарищества с ограниченной ответственностью "RG Brands Kazakhstan", копия положения о филиале "Аксенгир" Товарищества с ограниченной ответственностью "RG Brands Kazakhstan", копия свидетельства о регистрации филиала "Аксенгир" Товарищества с ограниченной ответственностью "RG Brands Kazakhstan".

Кроме того, в судебном заседании 24.12.2018 суду на обозрение была представлены упаковка чипсов, фотографии которой представлены в материалах настоящего дела (том 1, л.д. 39-40).

Оценив представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с производством (производитель - аффилированное с обществом лицо) и реализацией картофельных чипсов (с разными вкусовыми добавками).

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что общество является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров 29-го класса МКТУ "картофель хрустящий [чипсы]; фруктовые чипсы, овощи сушеные", а значит и заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228316 в отношении перечисленных товаров.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора судебной практики).

Ответчиком в материалы дела не представлено документов в доказательство использования им спорного товарного знака в отношении товаров 29-го класса МКТУ "картофель хрустящий [чипсы]; фруктовые чипсы, овощи сушеные".

Кроме того, в своем заявлении предприниматель указал на то, что им не используется спорный товарный знак в отношении заявленных истцом товаров, вследствие чего, ответчик просил удовлетворить исковые требования общества без взыскания с него судебных расходов, понесенных истцом в рамках настоящего дела.

В силу части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Согласно частям 2 и 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания.

Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в протокол судебного заседания.

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

Рассмотрев подданное предпринимателем на стадии подготовки дела к судебному разбирательству ходатайство, судебная коллегия усматривает признание предпринимателем факта неиспользования спорного товарного знака для тех товаров, в отношении которых заявлено требование о прекращении его правовой охраны (указание на неиспользование товарного знака), так и признание иска в целом (просьба удовлетворить заявленные требования).

Суд не усматривает установленных процессуальным законом обстоятельств, при которых признание обстоятельств и признание иска не могут быть приняты.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что доказательств использования товарного знака для товаров, перечисленных в исковом заявлении, предпринимателем не представлено.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228316 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "картофель хрустящий [чипсы]; фруктовые чипсы, овощи сушеные".

Кроме того, судебная коллегия усматривает, что сторонами достигнуто соглашение о распределении судебных расходов (часть 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку предприниматель в просительной части ходатайства просил не возлагать на него судебные расходы, а общество, со своей стороны, подало письменное заявление, в котором просило не возлагать на предпринимателя понесенные обществом судебные расходы.

При таких обстоятельствах судебные расходы по уплате государственной пошлины в рамках настоящего дела относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования акционерного общества "Эр-Джи Брендс" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228316 в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг "картофель хрустящий [чипсы]; фруктовые чипсы, овощи сушеные".

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.