Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 января 2019 г. N С01-1151/2018 по делу N А41-87845/2017 Дело по иску о защите исключительного патентного права направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку в обжалуемых судебных актах отсутствует обоснование эквивалентности признаков формул изобретений сравниваемых технических решений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 января 2019 г. N С01-1151/2018 по делу N А41-87845/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Химичева В.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company (Hinterbergstrasse 16, 6312, Steinhausen, Switzerland) на решение Арбитражного суда Московской области от 04.07.2018 по делу N А41-87845/2017 (судья Неяскина Е.А.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2018 по тому же делу (судьи Немчинова М.А., Хомякова Э.Г., Пивоварова Л.В.)

по исковому заявлению иностранного лица - Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company к обществу с ограниченной ответственностью "НАТИВА" (ул. Октябрьская, д. 13, г. Красногорск, Московская обл., ОГРН 1107746352163) о защите исключительного патентного права.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство здравоохранения Российской Федерации (Рахмановский пер., д. 3, Москва, 127994, ОГРН 1127746460896) и индивидуальный предприниматель Михайлов Олег Ростиславович (Москва, ОГРНИП 313774605100126).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company - Марек Васичек (по доверенности от 09.01.2018 77 АВ N 9819618), Гуляева Н.С. (по доверенности от 19.09.2018), Рихтерман В.Я. и Родионов В.И. (по доверенности от 28.12.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "НАТИВА" - Герасимова Ю.П. (по доверенностям от 10.05.2018 N 13 и от 09.06.2017 77 АВ N 4531146) и Гусейнова У.А. (по доверенности от 09.05.2018 N 50);

от индивидуального предпринимателя Михайлова Олега Ростиславовича - Герасимова Ю.П. (по доверенности от 09.06.2017 N 77 АВ 4531146); переводчик - Луговая О.Г.

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НАТИВА" (далее - общество) о признании использования патента Российской Федерации N 2260592 на изобретение "Циклические ингибиторы протеинтирозинкиназ" в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" (регистрационное свидетельство от 20.03.2017 N ЛП-004202); о пресечении действий общества, создающих угрозу нарушения исключительного права на патент Российской Федерации N 2260592 на изобретение "Циклические ингибиторы протеинтирозинкиназ", а именно: об обязании общества подать заявление об исключении сведений о государственной регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" из государственного реестра предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, и не подавать заявление о регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" до срока истечения действия патента Российской Федерации N 2260592 на изобретение "Циклические ингибиторы протеинтирозинкиназ", то есть до 30.01.2023 или более ранней даты в случае досрочного прекращения срока действия данного патента; об обязании общества не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" до даты истечения срока действия патента Российской Федерации N 2260592 на изобретение "Циклические ингибиторы протеинтирозинкиназ", то есть до 30.01.2023 или более ранней даты в случае досрочного прекращения срока действия данного патента.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав России) и индивидуальный предприниматель Михайлов Олег Ростиславович (далее - предприниматель).

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.07.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2018 решение Арбитражного суда Московской области от 04.07.2018 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт или направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Компания полагает, что при разрешении настоящего спора судами первой и апелляционной не обеспечена полнота исследования фактических обстоятельств настоящего дела, а выводы, изложенные в обжалуемых решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции, противоречивы.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды верно установили факты использования ответчиком химического соединения "дазатиниб", охраняемого по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592, и предложения к продаже лекарственного препарата "Дазатиниб-натив", произведенного на основе этого соединения.

Вместе с тем, как полагает истец, признавая факт такого использования и отказывая в удовлетворении требования истца о признании использования ответчиком патента истца, суды первой и апелляционной инстанций безосновательно руководствовались разъяснением, изложенным в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Обзор N 122).

По мнению компании, суды, сделав вывод об использовании обществом в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" собственного изобретения по патенту Российской Федерации N 2567537, основывались на оценке договора об отчуждении исключительного права на изобретение по этому патенту, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.04.2018 за N РД0249583, которым подтверждается только переход исключительного права на изобретение, охраняемое по данному патенту, а также опытно-промышленного регламента на производство активной фармацевтической субстанции "дазатиниб", который отсутствовал в регистрационном досье на лекарственный препарат "Дазатиниб-натив", представленном в Минздрав России.

При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что имеющаяся в этом регистрационном досье технологическая схема производства упомянутого лекарственного препарата существенно отличается от опытно-промышленного регламента на производство активной фармацевтической субстанции "дазатиниб".

По утверждению истца, представленный ответчиком в материалы дела опытно-промышленный регламент на производство активной фармацевтической субстанции "дазатиниб" не соответствует требованиям, предъявляемым законом к подобным регламентам.

Компания отмечает, что суды первой и апелляционной инстанции не исследовали фармокопейную статью предприятия на фармацевтическую субстанцию "дазатиниб", представленную ответчиком в Минздрав России, в которой содержится химическая формула вещества "дазатиниб", которая полностью совпадает с изобретением, приведенным в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту истца, и отличается от химической формулы, содержащейся в опытно-промышленном регламенте.

С точки зрения истца, декларативное заключение судов об использовании в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" изобретения по патенту Российской Федерации N 2567537 основано на оценке недопустимых доказательств, а заключений специалистов по этому вопросу ответчиком в материалы дела не представлялось.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что применяя в настоящем случае разъяснение, содержащееся в пункте 9 Обзора N 122, суды первой и апелляционной инстанции не учли, что сам факт использования в лекарственном препарате нескольких изобретений, охраняемых различными патентами истца и ответчика, не является основанием для признания того, что данные изобретения идентичны.

При этом компания считает, что суды при рассмотрении настоящего дела безосновательно не приняли во внимание выводы, изложенные в судебных актах по делу N А41-85807/2016, в том числе в части невозможности применения в аналогичной ситуации положений пункта 9 Обзора N 122.

По мнению истца, при таких обстоятельствах, как доказанность факта использования ответчиком в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" технического решения по независимому пункту 1 формулы изобретения, право на которое принадлежит истцу, и неидентичность признаков независимых пунктов 1 формул изобретений истца и ответчика, у судов отсутствовали основания для отказа в удовлетворении заявленных требований.

В письменных объяснениях, поступивших в суд 29.12.2018, компания дополнительно указывает на то, что вывод судов об отсутствии в материалах дела доказательств использования в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" технического решения по независимому пункту 1 изобретения, право на которое принадлежит истцу, сделан без учета факта признания данного обстоятельства ответчиком.

Как полагает истец, недобросовестное процессуальное поведение общества в рамках настоящего разбирательства исключает возможность отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку правовая позиция общества свидетельствует о том, что им в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" используется техническое решение по независимому пункту 1 формулы изобретения, право на которое принадлежит компании, а изобретения компания и общества в целом не идентичны друг другу.

В отзыве на кассационную жалобу общество не согласилось с доводами, изложенными в ней, полагая, что судами первой и апелляционной инстанций дана надлежащая правовая оценка всей совокупности представленных в материалы дела доказательств, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельства дела.

Ответчик считает, что судами верно применены разъяснения, данные в пункте 9 Обора N 122, поскольку в спорном лекарственном препарате ответчиком было использовано изобретение по патенту Российской Федерации N 2567537.

Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, по мнению общества, направлены на переоценку выводов судов первой и апелляционной инстанции, что недопустимо в рамках кассационного судопроизводства.

Иные лица, участвующие в деле, отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании представители компании настаивали на удовлетворении кассационной жалобы.

Представители общества и предпринимателя против удовлетворения кассационной жалобы возражали.

Минздрав России, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие его представителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, письменных пояснениях к ней и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец входит в группу компаний "Бристол - Майерс Сквибб", специализирующуюся на производстве и реализации лекарственных препаратов.

Лекарственный препарат "Спрайсел" зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств 29.01.2008 за N ЛСР-00256/08 и 17.08.2010 за N ЛСР-00817510.

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2014 за N РД0148278, компания стала обладателем патента Российской Федерации N 2260592 на группу изобретений "ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕИНТИРОЗИНКИНАЗ" со следующей формулой:

"1. 'N-(2-Хлор-6-метилфенил)-2-[[6-[4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинил]-2-метил -4-пиримидинил]амино]-5-тиазолкарбоксамид

или его фармацевтически приемлемые соли.

2. Способ лечения рака, включающий введение пациенту эффективного количества соединения по п. 1.

3. Фармацевтическая композиция, ингибирующая протеинтирозинкиназы и содержащая соединение по п. 1 и фармацевтически приемлемый носитель или разбавитель.

4. Способ лечения обусловленного протеинтирозинкиназами нарушения, включающий введение пациенту эффективного количества соединения по п. 1 или фармацевтической композиции по п. 3.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что пациенту вводят, по меньшей мере, один дополнительный терапевтический агент, выбранный из циклоспорина A; CTLA4-Ig; антител, выбираемых из анти-ICAM-3, рецептора анти-IL-2 (Anti-Tac), анти-СD45RВ, анти-СD2, анти-СD3 (ОКТ-3), анти-СD4, анти-CD80, анти-СD86 и моноклонального антитела ОКТ3; агентов, блокирующих взаимодействие между CD40 и gp39; слитых белков, созданных из CD40 и gp39; ингибиторов NF-каппа В-функции; нестероидных противовоспалительных средств (НПВС); стероидов; соединений золота; антипролиферативных агентов; FK506, микофенолата мофетила; цитотоксических лекарственных средств; ингибиторов ; антител против TNF или растворимого рецептора TNF; рапамицина; лефлюнимида; ингибиторов циклооксигеназы-2; паклитаксела; цисплатина, карбоплатина, доксорубицина, карминомицина, даунорубицина, аминоптерина, метотрексата, метоптерина, митомицина С, эктеинасцидина 743, порфиромицина, 5-флуороурацила, 6-меркаптопурина, гемцитабина, цитозин арабинозида, подофиллотоксина, этопозида, этопозида фосфата, тенипозида, мелфелана, винбластина, винкристина, лейрозидина, эпотилона, виндезина или лейрозина.".

Ответчик на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 18.04.2018 РД0249583, является обладателем исключительного права на группу изобретений "Кристаллическая безводная дельта-модификация n-(2-хлор-6-метилфенил)-2-[[6-[4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинил]-2-метил- 4-пиримидинил]амино]-5-тиазолкарбоксамида, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе" по патенту Российской Федерации N 2567537 со следующей формулой:

"1. Кристаллическая безводная b-модификация N-(2-хлор-6-метилфенил)-2-[[6-[4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинил]-2-метил- 4-пиримидинил]амино]-5-тиазолкарбоксамида, характеризующаяся следующим набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (., %): 9,637 - 69,1%; 7,928 - 29,2%; 6,415 - 100%; 5,819 - 39,4%; 5,529 - 3,0%; 4,941 - 27,2%; 4,887 - 5,6%; 4,549 - 72,6%; 4,092 - 3,8%; 4,037 - 3,2%; 3,847 - 35,0%; 3,782 - 5,8%; 3,751 - 5,2%; 3,642 - 3,9%; 3,607 - 2,7%; 3,442 - 16,6%; 3,383 - 3,0%; 3,183 - 27,4%; 3,122 - 21,7%; 3,099 - 5,6%; 2,958 - 6,9%; 2,905 - 3,4%; 2,763 - 7,5%; 2,757 - 7,8%; 2,694 - 9,2%; 2,551 - 12,6%; 2,516 - 2,6%; 2,463 - 3,9%; 2,292 - 3,9%; 2,270 - 5,0%; 2,137 - 4,0%; 2,112 - 3,5%; 2,024 - 3,7%; 1,906 - 3,4%; 1,867 - 3,0%; 1,780 - 6,0%.

2. Способ получения кристаллической безводной N-(2-хлор-6-метилфенил)-2-[[6-[4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинил]-2-метил- 4-пиримидинил]амино]-5-тиазолкарбоксамида по п. 1, характеризующийся тем, что растворяют N-(2-хлор-6-метилфенил)-2-[[6-[4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинил]-2-метил- 4-пиримидинил]амино]-5-тиазолкарбоксамид в органическом растворителе, выделяют кристаллиты из раствора методом замены растворителя или охлаждением с последующим фильтрованием, промыванием, замораживают кристаллиты и подвергают сублимационной сушке в течение 22-27 часов при конечной температуре на продукте не менее 25°C.

3. Способ по п. 2, характеризующийся тем, что для промывания используют дистиллированную воду.

4. Способ по п. 2 или 3, характеризующийся тем, что конечная температура при сублимационной сушке на продукте составляет 25°C - 60°C.

5. Применение кристаллической безводной N-(2-хлор-6-метилфенил)-2-[[6-[4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинил]-2-метил- 4-пиримидинил]амино]-5-тиазолкарбоксамида по п. 1, обладающей ингибирующей активностью в отношении тирозинкиназ, для приготовления фармацевтической композиции для лечения иммунологических и онкологических заболеваний.".

На имя ответчика 20.03.2017 уполномоченным органом Российской Федерации зарегистрирован лекарственный препарат "Дазатиниб-натив", который, по мнению истца, биоэквивалентен лекарственному препарату "Спрайсел", а 22.05.2017 была зарегистрирована предельная отпускная цена на лекарственный препарат "Дазатиниб-натив".

Компания, полагая, что в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив", зарегистрированном на имя общества, используется техническое решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592, что является нарушением ее исключительного права на данное изобретение, обратилась в Арбитражный суд Московской области с настоящим исковым заявлением.

Судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела в целях установления обстоятельств использования в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" технического решения по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592 по ходатайству компании была назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Хорошкееву В.А.

Согласно заключению эксперта Хорошкеева В.А. от 24.05.2018 в лекарственном препарате "Дазанитиб-натив" использован каждый признак независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592.

Судом первой инстанции на основании оценки представленных ответчиком в материалы дела договора об отчуждении исключительного права от 09.02.2018 N Д1 и опытно-промышленного регламента на производство активной фармацевтической субстанции "Дазатиниб" установлено, что ответчик в лекарственном препарате "Дазанитиб-натив" использовал принадлежащее ему изобретение по патенту Российской Федерации N 2567537.

Суд первой инстанции также указал на то, что техническое решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2567537 идентично (эквивалентно) техническому решению по независимому пункту 1 изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592.

Учитывая изложенное и руководствуясь разъяснением, изложенным в пункте 9 Обзора N 122, суд первой инстанции не усмотрел нарушения исключительного права на патент Российской Федерации N 2260592 при регистрации и введении в гражданский оборот ответчиком лекарственного препарата "Дазатиниб-натив", в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных исковых требований.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, письменных пояснениях и отзыве на эту жалобу, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей компании, общества и предпринимателя, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 той же статьи предусмотрено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Коллегия судей не может признать обоснованным довод компании о том, что суды, согласившись с выводом судебной экспертизы об использовании в лекарственном препарате "Дазанитиб-натив" каждого признака независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592, вместе с тем неправомерно отказали в удовлетворении требования о признании факта использования в лекарственном препарате общества изобретения, патент на которое принадлежит компании.

Как пояснили представители компании в судебном заседании суда кассационной инстанции названное требование основано на подпункте 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе путем предъявления требования о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

Из толкования данной нормы права следует, что лицу, обратившемуся в суд с требованием о признании права на тот или иной объект интеллектуальной деятельности, надлежит доказать наличие у него исключительного права на спорный объект и факт отрицания данного права другим лицом, влекущего в последующем нарушение данного права правообладателя.

Между тем наличие у компании исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2260592 не отрицалось обществом, равно как им не оспаривалось и то, что в лекарственном препарате общества содержится каждый признак независимого пункта 1 формулы указанного изобретения.

При этом следует отметить, что отрицание принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, подразумевающее создание препятствия для правообладателя при использовании данного результата, должно быть очевидным, а не носить предположительный характер.

Истцом в материалы дела не представлено надлежащих доказательств, свидетельствующих об отрицании ответчиком исключительного права истца на изобретение по патенту Российской Федерации N 2260592 и подтверждающих осуществление ответчиком действий по воспрепятствованию истцу в использовании данного объекта интеллектуальной деятельности.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении требования о признании использования в лекарственном препарате общества изобретения, патент на которое принадлежит компании, исходили из того, что отсутствуют основания для признания такого использования незаконным.

Кроме того, исходя из буквального толкования этого требования, оно не направлено на защиту исключительного права на изобретение, а по сути представляет собой требование об установлении факта, имеющего юридическое значение, которое подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном главой 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающими внимания доводы компании о неполном исследовании судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств дела, связанных с использованием в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" изобретения по патенту Российской Федерации N 2567537, обладателем которого является общество, и ошибочности вывода судов об идентичности (эквивалентности) признаков независимых пунктов 1 изобретений, исключительные права на которые принадлежат истцу и ответчику.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в мотивировочной части решения должны быть указаны, в том числе доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Согласно пунктам 12 и 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций, устанавливая факт использования в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2567537, исходили из подтверждения данного факта договором об отчуждении исключительного права от 09.02.2018 N Д1 и опытно-промышленным регламентом на производство активной фармацевтической субстанции "дазатиниб".

Между тем указанное обстоятельство оспаривалось истцом, что следует из его письменных объяснений, представленных в суд первой инстанции, определения Арбитражного суда Московской области от 16.07.2018 об исправлении опечатки, а также текста апелляционной жалобы истца.

Однако соответствующим доводам компании оценка в обжалуемых судебных актах не дана, фактически суды ограничились лишь указанием в судебных актах на вышеназванные доказательства, не приведя какой-либо конкретной аргументации, свидетельствующей о доказанности факта использования в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2567537.

При этом суды не дали надлежащей правовой оценки иным доказательствам, представленным в материалы дела, опровергающим, по мнению истца, данное обстоятельство и правовую позицию ответчика, в частности: фармакопейной статье предприятия на препарат "дазатиниб", технологической схеме синтеза продукта, технологической схеме производства активной субстанции "дазатиниб", имеющимся в регистрационном досье лекарственного препарата "Дазатиниб-натив", представленном в Минздрав России; не приняли во внимание и не дали оценки доводам истца о наличии отличий химических формул соединений, приведенных в опытно-промышленном регламенте на производство активной фармацевтической субстанции "дазатиниб" и регистрационном досье на этот препарат, представленном в Минздрав России.

Не содержат обжалуемые судебные акты и мотивов, по которым данные доказательства не подлежали учету и оценке при принятии этих актов.

Принимая во внимание изложенное, а именно отсутствие мотивированной правовой оценки всей совокупности представленных в материалы дела доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" использовано изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2567537, носит не аргументированный и преждевременный характер.

На основании этого же необоснованного вывода, а также учитывая, что в соответствии с экспертным заключением от 24.05.2018 в лекарственном препарате ответчика использован каждый признак независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592, суды пришли к выводу о том, что независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592 и независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2567537 содержат одинаковые либо эквивалентные признаки, а именно - "N-(2-Хлор 6-метилфенил)-2-[[6-[4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинил]-2-метил-4 пиримиди нил]амино]-5-тиазолкарбоксамид", что, в свою очередь, привело суды к выводу о возможности судам применения разъяснения, данного в пункте 9 Обзора N 122.

Согласно этому разъяснению высшей судебной инстанции при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Вместе с тем, по смыслу этого разъяснения, оно применимо только в случае, когда все признаки, указанные в формуле полезных моделей сравниваемых патентов, совпадают.

Однако суды первой и апелляционной инстанции провели сравнительный анализ лишь некоторых признаков, содержащихся в независимых пунктах 1 формул изобретений истца и ответчика, без учета имеющихся в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2567537 иных признаков.

Между тем ответчик при рассмотрении настоящего дела настаивал, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2567537 является самостоятельным и соответствует всем условиям патентоспособности, в том числе условию патентоспособности "новизна".

При этом в судебном заседании суда кассационной инстанции представители ответчика на уточняющий вопрос суда пояснили, что независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2567537 имеет ряд отличительных признаков, таких как: "кристаллическая безводная ...", "... характеризующаяся следующим набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей.".

Перечисленные признаки очевидно отсутствуют в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2260592.

В рассматриваемом случае наличие общих признаков в сравниваемых изобретениях истца и ответчика без оценки всей совокупности признаков независимых пунктов 1 формул этих изобретений исключает возможность признания их идентичными.

Какое-либо обоснование относительно эквивалентности признаков формул изобретений сравниваемых технических решений в обжалуемых судебных актах также отсутствует.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, вывод судов первой и апелляционной инстанций об идентичности (эквивалентности) технических решений по независимым пунктам 1 формул изобретений по патентам Российской Федерации N 2260592 и N 2567537 носит не мотивированный характер, противоречит материалам дела и сделан при неполном выяснении фактических обстоятельств, что указывает на отсутствие достаточных правовых оснований для применения к рассматриваемому спору разъяснения, данного в пункте 9 Обзора N 122.

Суд кассационной инстанции отмечает, что нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дают повод усомниться в его законности и обоснованности.

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения при исследовании обстоятельств дела и оценке доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, могли привести к принятию неправильного судебного акта. Данное обстоятельство в силу положений части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

С учетом вышеизложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам и на основании такой оценки разрешить вопрос о наличии либо отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебных актов с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Вместе с тем излишне уплаченная по чек-ордеру от 15.11.2018 при подаче кассационной жалобы государственная пошлина в размере 3 000 рублей подлежит возврату компании из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 04.07.2018 по делу N А41-87845/2017 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2018 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Возвратить иностранному лицу - Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company (Hinterbergstrasse 16, 6312, Steinhausen, Switzerland) из федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по чек-ордеру от 15.11.2018 за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.