Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2019 г. по делу N СИП-639/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение о регистрации товарного знака (в части отказа в регистрации), поскольку на основании высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначения и товарных знаков Роспатент пришел к обоснованному выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков в целом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2019 г. по делу N СИП-639/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 г. N С01-325/2019 по делу N СИП-639/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 25 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам

в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "НИКА" (ул. Госпитальная, д. 2, р.п. Селятино, Московская обл., 143345, ОГРН 1155030001543) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.06.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.04.2018 на решение о регистрации товарного знака по заявке N 2017711072 (в части отказа в регистрации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Lorenz Snack-World Holding GmbH (Adelheidstr. 4/5, 30171, Hannover, Germany).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НИКА" - Оленичев И.П. (по доверенности от 16.10.2018) и Кузнецова Ж.А. (по доверенности от 16.10.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-400/41);

от иностранного лица Lorenz Snack-World Holding GmbH - Шалихов Д.А. (по доверенности от 15.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "НИКА" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.06.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.04.2018 на решение о регистрации товарного знака по заявке N 2017711072 (в части отказа в регистрации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен правообладатель противопоставленных товарных знаков - иностранное лицо Lorenz Snack-World Holding GmbH (далее - компания).

В судебное заседание Суда по интеллектуальным правам явились представители общества, Роспатента и компании.

Представители заявителя в судебном заседании поддержали свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении.

В свою очередь, представитель Роспатента против удовлетворения заявления возражал, считая, что вынесенное им решение является законным и обоснованным.

Представитель компании поддержал позицию Роспатента.

При рассмотрении спора судом установлено, что комбинированное обозначение по заявке N 2017711072 с приоритетом от 27.03.2017 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества в отношении товаров 29, 30, 31-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ).

Роспатентом в адрес общества было направлено уведомление о наличии препятствий для регистрации товарного знака, обусловленных требованиями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В ответ на уведомление общество сократило перечень товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, просило его зарегистрировать для товаров:

"арахис обработанный; закуски легкие на основе фруктов; желе фруктовое; изюм; компоты [десерт из вареных фруктов]; консервы фруктовые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; миндаль толченый; мякоть фруктовая; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые" 29-го класса МКТУ;

"батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; кукуруза поджаренная, макарон [печенье миндальное]; мюсли; орех мускатный" 30-го класса МКТУ;

"апельсины; арахис необработанный; виноград необработанный; каштаны необработанные; кунжут; лимоны необработанные; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; фрукты необработанные; фундук; ягоды [плоды] необработанные" 31-го класса МКТУ.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 21.03.2018 о государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения в отношении товаров 30-го класса МКТУ "орех мускатный" и товаров 31-го класса МКТУ "апельсины; арахис необработанный; виноград необработанный; каштаны необработанные; кунжут; лимоны необработанные; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; фрукты необработанные; фундук; ягоды [плоды] необработанные". В отношении остальных позиций (всех товаров 29-го и большинства товаров 30-го классов МКТУ), для которых подана заявка N 2017711072, принято решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по указанной заявке в связи с несоответствием обозначения пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом словесные элементы "NATS" и "FRUIT" признаны экспертизой неохраняемыми.

В части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения эксперт указал на то, что оно может ввести потребителей в заблуждение относительно вида и состава товаров, а также противопоставил заявленному на регистрацию обозначению сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 369683 и по международной регистрации N 610077В, имеющие более ранние даты приоритетов и зарегистрированные для однородных товаров на иное лицо (компанию).

Не согласившись с названным решением, общество 08.05.2018 обратилось в Роспатент с возражением, в котором просило отменить решение Роспатента от 21.03.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение с указанием словесных элементов "NATS" и "FRUIT" в качестве неохраняемых для следующих товаров:

"арахис обработанный; изюм; миндаль толченый; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы фруктовые" 29-го класса МКТУ;

"орех мускатный" 30-го класса МКТУ;

"арахис необработанный; виноград необработанный; кунжут; лимоны необработанные: орехи [плоды]: орехи кокосовые; орехи кола; фрукты необработанные; фундук; ягоды [плоды] необработанные" 31-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 29.06.2018 в удовлетворении возражения общества от 08.05.2018 отказано.

В названном решении Роспатент согласился с выводами, изложенными в решении, принятом по результатам экспертизы заявленного обозначения, о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех товаров, в регистрации которых экспертизой было отказано.

Вместе с тем Роспатент в указанном решении, с учетом уточненного перечня товаров, заявленного обществом, пришел к выводу об отсутствии оснований для признания заявленного на регистрацию обозначения способным вводить потребителя в заблуждение, то есть не подтвердил выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что решение Роспатента от 29.06.2018 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

По мнению заявителя, Роспатент пришел к необоснованному выводу о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. Заявитель, не оспаривая однородность товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и в отношении которых испрашивается регистрация для заявленного обозначения, указал на неверные выводы Роспатента, сделанные в отношении сходства до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков.

В обоснование изложенного общество, ссылаясь на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), указало на то, что, несмотря на установление наличия визуальных различий в сравниваемых обозначениях, Роспатентом неправомерно признано, что данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое тождество их сильных словесных элементов.

Заявитель считает, что с учетом неохраняемых элементов обозначение "NIKNUT NUTS FRUITS" содержит ряд фонетических отличий от сравниваемых с ним товарных знаков, а именно: количество звуков, длина произношения, последовательность звуков, их сочетание друг с другом, ударные гласные, на которые делается наибольший акцент. При этом, по мнению общества, длина произношения и различные ударные гласные играют важную роль в определении фонетического сходства обозначений. Таким образом, заявитель указывает, что словесные элементы обозначения "NIKNUT NUTS FRUITS" и товарных знаков "Nic Nacs", "НИК НАКС" не являются ни тождественными, ни сходными до степени смешения при произношении.

Вместе с тем, как указывает общество в своем заявлении, Роспатентом в ходе сопоставления сравниваемых обозначений с точки зрения их визуального сходства, не принято во внимание основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

В подтверждение своих доводов общество представило одновременно с заявлением экспертное заключение о проверке обозначений на тождество и сходство от 30.07.2018, выполненное обществом с ограниченной ответственностью "Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности" (далее - Заключение), которое с возражением в Роспатент не представлялось.

В отзыве Роспатент поддержал выводы, изложенные в оспариваемом решении, полагая это решение соответствующим нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, в связи с чем просил отказать в удовлетворении заявления общества.

В письменных пояснениях компания поддержала позицию Роспатента, в связи с чем также просила отказать в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании 10.12.2018 обществом представлено в материалы дела заключение от 29.12.2018 N 447-2018, выполненное по заказу общества по результатам социологического опроса лабораторией социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской Академии Наук" (далее - Социологический опрос), а также нотариальный протокол осмотра сайта, на котором проводилось анкетирование (далее - нотариальный протокол).

В связи с приобщением в судебном заседании нового доказательства, не направленного ранее лицам, участвующим в деле, по ходатайству Роспатента и третьего лица судебное заседание было отложено.

До следующего судебного заседания от Роспатента поступили письменные пояснения, в которых этот государственный орган выразил мнение о том, что Социологический опрос не может порочить выводы, сделанные в оспариваемом решении, поскольку не представлялся на стадии рассмотрения возражения в административном порядке. По мнению Роспатента, общество, являющееся лицом, подавшим возражение, не вправе представлять в суд новые документы в подтверждение своей позиции. Кроме того, Роспатентом выражены сомнения в объективности Социологического опроса, поскольку он выполнен по заказу общества в тот период, когда дело уже рассматривалось в суде, вследствие чего не может считаться независимым.

Также Роспатент ссылается на непредставление опросных листов, что исключает возможность проверки достоверности Социологического опроса.

Кроме того, Роспатент указывает, что любой социологический опрос не может быть единственным и бесспорным доказательством, свидетельствующим об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

В судебном заседании 23.01.2019 компанией представлена письменная позиция по Социологическому опросу.

В отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, эта письменная позиция приобщена к материалам дела.

Ходатайства об отложении судебного заседания обществом заявлено не было, напротив, представитель общества сообщил суду о возможности отреагировать на доводы, изложенные в письменной позиции, в ходе своего выступления.

В письменных пояснениях компания указала, что, по ее мнению, Социологический опрос не отвечает требованиям относимости, допустимости и достоверности.

Так, компания указала, что в вопросах используются специализированные термины, в том числе о возникновении у потребителя ассоциаций в отсутствии разъяснения термина "ассоциации". Часть вопросов, как указывает компания, направлены на установление тождественности сравниваемых обозначений. Компания полагает, что вопрос об отсутствии тождественности сравниваемых обозначений не является спорным в силу его очевидности, а ответ на вопрос о наличии или отсутствии их сходства до степени смешения не может быть получен при постановке в анкете задачи об определении наличия или отсутствия их тождества.

Компания считает некорректным вопрос анкеты о том, производятся ли товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, одной или разными компаниями. По мнению компании, такой вопрос не может задаваться в отрыве от конкретных товаров, для индивидуализации которых обозначения используются, поскольку смешение обозначений в гражданском обороте определяется не только степенью сходства таких обозначений, но и степенью однородности товаров, для маркировки которых такие обозначения используются.

Компания полагает, что ответы на вопросы ретроспективного плана носят предположительный, вероятностный характер и не могут быть признаны направленными на получение объективной картины.

Исходя из изложенной позиции компанией высказывается мнение о том, что проведенный Социологический опрос не является доказательством отсутствия сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте, так как изложенные в нем вопросы и полученные ответы не дают однозначного ответа о возможности смешения конкретных товаров, маркируемых такими обозначениями, а ответы на ретроспективные вопросы носят вероятностный характер, достоверность которых нельзя определить.

Компания считает, что Социологический опрос базируется на недостоверном утверждении о том, что непревышение порога в 20% является достаточным основанием для вывода об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

Компания указывает, что в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 указано применительно к результатам конкретного социологического опроса, что при оценке угрозы смешения схожих обозначений данными, подтверждающими наличие такого смешения, могут быть результаты, полученные путем проведения социологического опроса, если как минимум 20% респондентов не могут однозначно отличить сравниваемые обозначения, так как такой процент расценивается как внушительный и оказывающий влияние на продвижение товаров в определенном сегменте рынка.

Вместе с тем, компания считает, что никакого "порогового" значения в названном постановлении не приводится, выводы о том, может ли свидетельствовать о возможности смешения потребителями сравниваемых обозначений иной процент респондентов, не способных однозначно отличить сравниваемые обозначения, и о том, при каком проценте таких респондентов смешение можно признать отсутствующим, в постановлении не содержатся.

По мнению компании, приведенный в Социологическом опросе результат от 10 до 19% респондентов, у которых сравниваемые обозначения вызывают ассоциации между собой, является внушительным.

Кроме того, компания указывает, что указанный результат установлен вне зависимости от определения степени однородности товаров, что не соответствует правовым подходам, изложенным в названном постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Компания просит принять во внимание, что нотариальный протокол составлен в отсутствие извещения иных лиц, участвующих в деле, в то время как производство по настоящему делу уже было возбуждено. При этом в нотариальном протоколе указано на невозможность определения круга лиц, участвующих в деле. В такой ситуации, компания полагает, что нотариальный протокол составлен с нарушением требований действующего законодательства.

Дополнительно компания ссылается на отсутствие опросных листов и невозможность в связи с этим проверить достоверность полученных данных; на различие организаций, проводившей опрос и подготовившей заключение: по информации сайта его владельцем является АНО "Центр экспертных исследований рынка", в то время как сам Социологический опрос подготовлен лабораторией социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской Академии Наук"; на то, что респонденты обозначаются как "эксперты", в то время как необходимо получение мнения обычных потребителей.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что заявленное требование не подлежит удовлетворению в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества на решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом в заявлении, поданном в суд.

Нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обуславливающее право на обращение в суд, заключается в отказе уполномоченного государственного органа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному на регистрацию объекту интеллектуальных прав.

С учетом даты поступления заявки N 2017711072 (27.03.2017) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению часть четвертая ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Как усматривается из оспариваемого решения, основанием для отказа в удовлетворении возражения послужило несоответствие заявленного на регистрацию обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. Таким образом, спорным вопросом в настоящем судебном процессе является соответствие заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Вместе с тем в абзаце пятом пункта 6 названной статьи предусмотрено, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 этого пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 изложена правовая позиция, согласно которой угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Аналогичный подход применим при сравнении заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту вместо "пунктом 14.4.2 Правил N 482" имеется в виду "пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32"

Согласно пункту 14.4.2.4 названных Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как отмечено в пункте 14.4.2.2 указанных Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как уже указывалось, обществом было подано на государственную регистрацию комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент "NIKNUT", выполненный классическим шрифтом без засечек заглавными наклонными буквами латинского алфавита белого цвета, а также словесные элементы "NUTS" и "FRUIT", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, которые помещены ниже. При этом над буквой "I" словесного элемента "NIKNUT" помещено стилизованное изображение двух листьев на ветке, обвивающей этот символ. В таком сочетании словесные элементы помещены поверх изгибающейся геометрической фигуры темно-малинового цвета с неоднородным оттенком.

Обращаясь с возражением, общество просило осуществить регистрацию этого товарного знака в отношении следующих товаров:

29-го класса МКТУ - "арахис обработанный; изюм; миндаль толченый; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы фруктовые";

30-го класса МКТУ - "орех мускатный";

31-го класса МКТУ - "арахис необработанный; виноград необработанный; кунжут; лимоны необработанные; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; фрукты необработанные; фундук; ягоды [плоды] необработанные".

Отказ Роспатента в государственной регистрации заявленного обществом обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 369683 и по международной регистрации N 610077В, имеющих более ранние даты приоритетов и зарегистрированных для однородных товаров на иное лицо.

Противопоставленный товарный знак "НИК НАКС" по свидетельству Российской Федерации N 369683 является словесным товарным знаком и состоит из двух элементов - "НИК" и "НАКС", выполнен классическим шрифтом с засечками заглавными буквами русского алфавита черного цвета на белом фоне. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 29-го класса МКТУ "продукты картофельные (за исключением картофельной муки), включенные в 29 кл., в том числе экструзивные (экструдеры); чипсы картофельные; палочки картофельные; изюм; орехи обработанные; покрытые оболочкой фундук, арахис, кэшью и миндаль, сушеные, жареные, соленые и/или с вкусовыми ароматизаторами; арахис в оболочке из теста с приправами; фрукты сушеные; закуски легкие (снэки) на базе фруктов; фрукты засахаренные" и 30-го класса МКТУ "закуски легкие (снэки) на базе риса; закуски легкие (снэки) на базе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские; изделия пирожковые; кексы; конфеты; леденцы; крекеры; крендели соленые (претцели); марципаны; палочки соленые; печенье; печенье соленое; попкорн; пралине; сладости; соломка сладкая; соломка соленая; торты; шоколад, изделия из шоколада" с датой приоритета 03.08.2007.

Противопоставленный товарный знак "Nic Nacs" по международной регистрации N 610077В является словесным и состоит из двух элементов "Nic" и "Nacs". Товарный знак выполнен оригинальным шрифтом заглавными прописными буквами английского алфавита черного цвета на белом фоне. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 29-го класса МКТУ "высушенные, жаренные, соленые и/или приправленные специями фундук, арахис, орехи кешью и миндаль, фисташковые орехи" с датой приоритета 06.07.1993. Правовая охрана товарного знака распространена на территорию Российской Федерации.

Общество не оспаривает, что противопоставленные товарные знаки имеют более ранние даты приоритетов, чем поданная им заявка.

Кроме того, общество не спорит с выводом Роспатента об однородности товаров, в отношении которых Роспатентом отказано в регистрации заявленного им обозначения и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Поскольку доводов в отношении названных выводов Роспатента в поданном в суд заявлении не приводится, оспариваемое решение в отношении таких выводов не проверяется судом.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что Общество не приводит доводов, касающихся нарушения Роспатентом Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

Все доводы поданного в суд заявления сводятся к оспариванию вывода Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного решение Роспатента проверяется на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также подзаконных актов, устанавливающих правила определения сходства до степени смешения.

Кроме того могут приниматься во внимание Методические рекомендации N 197, действовавшие на момент подачи заявки и на момент принятия Роспатентом оспариваемого решения, которые не являются нормативным актом, но представляют собой сложившиеся в правоприменительной практике методологические подходы.

Согласно правовому подходу, сформулированному в пункте 6.3.1 Методических рекомендаций N 197, значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Вместе с тем словесный элемент не во всех случаях может быть признан доминирующим в комбинированном обозначении. Значимость изобразительного и словесного элемента в комбинированном обозначении определяется исходя из конкретных фактических обстоятельств. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу N СИП-28/2017.

В соответствии с пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности, относятся неохраняемые обозначения. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

В абзаце 6 пункта 3 Методических рекомендаций указано, что сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Рассмотрев изложенные в заявлении доводы, направленные на оспаривание вывода Роспатента о сходстве до степени смешения обозначения, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и противопоставленных товарных знаков, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Роспатентом верно установлено, что доминирующим элементом заявленного обозначения является именно словесный элемент "NIKNUT" заявленного обозначения и словесные элементы "НИК НАКС" / "NIC NACS", являющиеся единственными индивидуализирующими элементами противопоставленных товарных знаков.

По мнению коллегии судей, Роспатент обоснованно указал на сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию, а наличие фонетических отличий, заключающихся в последнем звуке - "кс" / "т", не играют в данном случае существенной роли при восприятии сравниваемых обозначений потребителями.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам полагает, что фонетические отличия, указанные заявителем в обоснование своих доводов, такие как количество звуков, длина произношения, последовательность звуков, их сочетание друг с другом, ударные гласные, на которые делается наибольший акцент, также не имеют решающего значения в рассматриваемом случае.

Согласно подпункту 2 пункта 42 Правил N 482 графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

В отношении графического признака сходства сравниваемых обозначений судебная коллегия также соглашается с выводами, сделанными Роспатентом в оспариваемом решении, согласно которым указанные обозначения имеют отличия в виде наличия изобразительного элемента в составе заявленного обозначения, написания словесного элемента заявленного обозначения буквами латинского алфавита, а словесного элемента одного из противопоставленных знаков - русскими буквами. Вместе с тем, в рассматриваемом случае графические различия носят второстепенное значение в связи с высокой степенью фонетического сходства знаков.

Семантическое сходство заявленных обозначений не было предметом рассмотрения Роспатента, поскольку словесные элементы, входящие в их состав, не имеют лексических значений.

Таким образом, на основании высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначения и товарных знаков Роспатент пришел к обоснованному выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков в целом.

Довод заявителя о том, что Роспатентом должны были учитываться все критерии, не принимается судебной коллегией, поскольку критерии сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Представленное обществом Заключение может быть принято во внимание лишь в качестве мнения подготовившего его лица.

Вместе с тем вопросы, поставленные перед лицами, подготовившими это заключение, носили правовой характер, в то время как разрешение правовых вопросов, касающихся сходства обозначений и вероятности смешения в гражданском обороте индивидуализируемых ими товаров отнесено к компетенции Роспатента и суда, рассматривающего спор.

Судом выводы Роспатента проверены, сделан самостоятельный вывод о наличии такого сходства сравниваемых обозначений, которое может вызвать смешение маркируемых им товаров в гражданском обороте.

Тождественность и близкая к ней однородность товаров, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, вероятность смешения увеличивают.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки принадлежат одному лицу, то есть представляют собой серию, что увеличивает вероятность смешения товаров, маркированных заявленным обозначением, и товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками.

В отношении представленного обществом Социологического опроса судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Вопреки доводам Роспатента, судебная коллегия полагает возможным дать ему правовую оценку, поскольку усматривает различие в ситуации, когда у подателя возражения имеется возможность подачи повторного возражения (возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку иного лица может подаваться неограниченное число раз), и ситуации, когда подается возражение на отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака и возможность подачи повторного возражения утрачена.

Однако судебная коллегия не может не учитывать, что общество заказало Социологический опрос в период, когда настоящее дело уже было возбуждено. При этом общество ходатайство о проведении судебной экспертизы в форме социологического опроса не заявляло. В такой ситуации экспертная организация, вопросы для анкетирования, форма проведения опроса, необходимая выборка респондентов определены обществом самостоятельно без учета мнения иных лиц, участвующих в деле.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о наличии сомнений в объективности проведенного Социологического опроса, а отсутствие анкет респондентов не позволяет такие сомнения устранить.

Кроме того, судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на следующее.

Вопросы, касающиеся товарных позиций, задавались респондентам не в связи со сравниваемыми обозначениями, а лишь с целью определения необходимой выборки респондентов.

При осуществлении опроса сравниваемые обозначения предъявлялись респондентам без привязки к определенным товарам.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что Социологический опрос проведен без учета тождественности и близкой к ней однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и значительного влияния такой тождественности и однородности на вероятность смешения сравниваемых обозначений.

При таких обстоятельствах применительно к товарам, маркируемых сравниваемыми обозначениями, вероятность их смешения в гражданском обороте будет выше, нежели отражено в Социологическом опросе.

Кроме того, из Социологического опроса не следует, что противопоставленные товарные знаки преподносились респондентам в качестве серии, принадлежащей одному правообладателю, в то время как противопоставление обозначению серии товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, увеличивает вероятность смешения маркируемых товаров в гражданском обороте.

С учетом изложенного Социологический отчет не может быть признан объективным и достоверно подтверждающим отсутствие смешения обозначений с точки зрения рядового потребителя.

Кроме того, судебная коллегия соглашается с мнением компании о том, что большинство вопросов касалось определения тождественности обозначений, а не вероятности их смешения в гражданском обороте вследствие определенной степени сходства.

Ответы на вопросы о том, одинаковы сравниваемые обозначения или различны, не вызывают сомнений, однако Роспатент вывода о тождестве обозначений не делал.

При этом определенная степень сходства сравниваемых обозначений является очевидной, в связи с чем основным разрешаемым в рамках настоящего дела вопросом является вопрос о том, является ли имеющееся сходство достаточным для вывода о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Относящимися к установлению названого обстоятельства можно считать лишь вопросы, касающиеся производства товаров одним или разными производителями.

Однако эти вопросы, как уже указывалось, не учитывали конкретных товаров, относящихся к товарам широкого потребления, и наличия у компании серии знаков.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что данные Социологического опроса значительно занижены и не отражают реальную картину.

С учетом сомнений в объективности Социологического опроса, определяющейся вышеназванными обстоятельствами, судебная коллегия приходит к выводу, что он не опровергает выводы Роспатента, сделанные в оспариваемом решении о сходстве сравниваемых обозначений и о вероятности их смешения в гражданском обороте.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что Роспатент, отказывая обществу в удовлетворении поступившего 08.05.2018 возражения на решение Роспатента от 21.03.2018, и приняв по результатам рассмотрения указанного возражения оспариваемое решение от 29.06.2018, пришел к обоснованному выводу о том, что заявленное обществом обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров, в регистрации которых было отказано экспертизой, поскольку является сходным до степени смещения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками в отношении однородных товаров, а, следовательно, не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Довод Общества о том, что решение Роспатента от 29.06.2018 не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными или сходными до степени смешения, признается несостоятельным.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что Роспатент правомерно отказал в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "НИКА" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.И. Мындря

Судья

А.А. Снегур