Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2019 г. N С01-920/2018 по делу N А33-28023/2017 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты нижестоящих инстанций по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2019 г. N С01-920/2018 по делу N А33-28023/2017

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" (ул. Мира, 23, 01, г. Электросталь, Московская область, 144007, ОГРН 1085053002495) на решение Арбитражного суда Красноярского края от 22.05.2018 (судья Курбатова Е.В.) и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.08.2018 (судьи Белан Н.Н., Бабенко А.Н., Хабибулина Ю.В.) по делу N А33-28023/2017 по иску общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" к индивидуальному предпринимателю Сипкину Анатолию Владимировичу (г. Канск, Красноярский край, ОГРНИП 304245031400072) и к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирские дороги" (ул. Александра Матросова, 7, 16, г. Красноярск, ОГРН 1132468029143) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, судебных издержек, с участием третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "АвтоРезервЮг" (ул. Доватора, д. 158/5, г. Ростов-на-Дону, 344090, ОГРН 1156196031661), индивидуального предпринимателя Новикова Сергея Владимировича (ОГРНИП 31250530550019), общества с ограниченной ответственностью "АвтоПлюс" (ул. Топливная, 38, 166, г. Тольятти, Самарская область, 445030, ОГРН 1076320024109), общества с ограниченной ответственностью "ВолгаДеталь" (ул. Топливная, 38, 166, г. Тольятти, Самарская область, ОГРН 1146320007789), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Русмаш" (далее - общество "Русмаш") обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю Сипкину Анатолию Владимировичу (далее - предприниматель), к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирские дороги" (далее - общество "Сибирские дороги") о взыскании по 200 000 рублей с каждого ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042, а также судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства - товара, приобретенного у ответчика в сумме 714 рублей, 98 рублей стоимости почтовых отправлений, 200 рублей стоимости выписки из ЕГРЮЛ.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "АвтоРезерв-Юг", индивидуальный предприниматель Новиков Сергей Владимирович, общество с ограниченной ответственностью "АвтоПлюс", общество с ограниченной ответственностью "ВолгаДеталь".

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 22.05.2018, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.08.2018, исковые требования удовлетворены частично. С предпринимателя взыскано в пользу истца 20 000 рублей компенсации, 101 рублей 20 копеек судебных издержек. С общества "Сибирские дороги" взыскано в пользу истца 20 000 рублей компенсации, 4 рубля 10 копеек судебных издержек. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Русмаш", ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, неприменение норм материального права, подлежащих применению, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает, что суды, снижая размер компенсации ниже низшего предела, необоснованно сослались на правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П). Так, по мнению истца, суды не учли, что в соответствии с позицией высшей судебной инстанции, приведенной в указанном постановлении, такое снижение возможно только в том случае, когда одним действием нарушено право на несколько объектов интеллектуальной собственности, в то время как в данном деле нарушено исключительное право на один товарный знак. Также истец указывает, что суды необоснованно снизили размер компенсации в отсутствие доказательств со стороны ответчиков, позволяющих сделать вывод о ее завышенном размере.

Общество "Русмаш" отмечает, что требования о взыскании компенсации были заявлены на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из двукратной стоимости предоставления права использования товарного знака. В то же время суды, произвольно снижая размер компенсации до 20 000 рублей, не обосновали размер компенсации в указанном размере. С точки зрения истца, в материалах дела отсутствуют доказательства, обосновывающие установленный судами размер компенсации, равно как и доказательства необоснованности (несоразмерности и чрезмерности) размера компенсации, рассчитанного истцом.

Кроме того, как полагает общество "Русмаш", суды, указывая, что лицензионный договор (был представлен истцом в материалы дела в обоснование расчета размера компенсации) не может быть принят во внимание, поскольку является ненадлежащим доказательством, не учли разъяснения высшей судебной инстанции, изложенные в пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29).

Отзыв ответчики не представили.

Стороны и третьи лица, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направили, что не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

В силу прямого указания в части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом. Следовательно, законодатель обязывает суд кассационной инстанции проверять законность и обоснованность обжалуемых судебных актов исключительно исходя из доводов кассационной жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы о неправильном применении норм материального и процессуального права, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов суда первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

При рассмотрении спора судами установлено, что общество "Русмаш" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "РУСМАШ" по свидетельству Российской Федерации N 473042 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Судами также установлено, что 04.09.2016 в магазине "Ротор", расположенном по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Магистральная, 30а, предприниматель осуществлял реализацию автоматического натяжителя цепи "ПИЛОТ" для автомобилей ВАЗ (АНЦ "ПИЛОТ"), на упаковке которого имеется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, что подтверждается представленными в материалы дела кассовым и товарным чеками от 04.09.2016 и диском с видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты и вещественным доказательством.

Ссылаясь на отсутствие у ответчика правовых оснований на использование указанного товарного знака, общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчиков компенсации в размере 200 000 рублей, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, по которому истец в качестве лицензиара и правообладателя вышеуказанного товарного знака предоставляет индивидуальному предпринимателю Новикову Сергею Владимировичу лицензию на использование товарного знака с размером вознаграждения 100 000 рублей.

Удовлетворяя исковые требования в части, суды, руководствуясь положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, исходили из доказанности факта нарушения ответчиками исключительного права общества на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042.

При этом, снижая размер подлежащей взысканию компенсации до 20 000 руб., суд первой инстанции исходил из принципов разумности и справедливости, а также однократности нарушения ответчиками прав на один товарный знак истца и учитывал незначительную стоимость контрафактного товара, в то же время признав лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, положенный истцом в основу расчета размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак ненадлежащим доказательством.

Между тем судами не учтено следующее.

Судами первой и апелляционной инстанций, представленный истцом договор от 01.03.2016 N 2, в подтверждение цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, признан судами ненадлежащим доказательством подтверждения расчета размера компенсации, произведенного обществом "Русмаш".

Вместе с тем, суды признали доказанным факт нарушения ответчиками исключительного права на товарный знак и взыскали с ответчиков в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 20 000 руб. с каждого.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с названным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования признаются несостоявшимися (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 названного Кодекса.

Таким образом, из толкования указанных норм права следует, что отсутствие государственной регистрации лицензионного договора на право использования товарного знака может служить основанием для признания его недействительным.

Между тем договор от 01.03.2016 N 2 зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 26.05.2016, то есть после нарушения ответчиком исключительных прав на названный товарный знак.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Природа сделки как волевого акта предполагает наличие воли субъекта, совершающего сделку, и внешнее выражение этой воли, что возможно лишь при наличии правосубъектности стороны сделки как на стадии волеобразования, так и на момент волеизъявления. При этом государственная регистрация сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт, необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие последствия.

В материалах дела отсутствуют доказательства признания в установленном законом порядке договора от 01.03.2016 N 2 недействительным либо незаключенным.

Выводы судов о том, что договор от 01.03.2016 N 2 является ненадлежащем доказательством в связи с тем, что он заключен между аффилированными лицами, что предполагает возможность влияния данного факта на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения, сделан в нарушении нормам пункта 2 статьи 1232, пункта 2 статьи 1234, пункта 2 статьи 1235, пункта 2 статьи 1490, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Таким образом, суды не признавая договор от 01.03.2016 N 2 недействительным или незаключенным, в нарушении положений о критериях доказательствах, установленных статьями 67, 68 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (относимость, допустимость, достоверность) сделали вывод о том, что этот договор является ненадлежащим доказательством.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 указанной статьи.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления N 28-П и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

Как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 310-ЭС18-16787 от 10.01.2019, N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, N 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, N 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018, от 13.11.2018 N 305-ЭС18-14243.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Даты определений N 305-ЭС16-13233, следует читать как "от 25.04.2017"; N 308-ЭС17-3085 следует читать как "11.07.2017"; N 308-ЭС17-2988 следует читать как "11.07.2017"; N 308-ЭС17-3088 следует читать как "11.07.2017"; N 308-ЭС17-4299 следует читать как "11.07.2017";

Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиками представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Расчет определенного судами размера компенсации (20 000 рублей) в обжалуемых судебных актах не приведен.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, необоснованно снизив размер компенсации ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, без учета разъяснений, содержащихся в постановление N 28-П.

Вместе с тем определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Суд апелляционной инстанции фактически не исследовал и не дал правовой оценки доводу истца, изложенному в апелляционной жалобе, о необоснованности размера компенсации, присужденной к взысканию (20 000 рублей) судом первой инстанции, его произвольности безотносительно к двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам, определить размер компенсации в порядке и пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела, правильно применить нормы материального и процессуального права, и принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 22.05.2018 по делу N А33-28023/2017 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.08.2018 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина