Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г. по делу N СИП-422/2018 Суд отказал в удовлетворения требования о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против действия патента на изобретение, поскольку в заявлении отсутствуют какие-либо обоснования в поддержку довода о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности, соответственно этот довод судом отклонен как документально и нормативно не подтвержденный

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г. по делу N СИП-422/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 г. N С01-391/2019 по делу N СИП-422/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения оглашена 5 февраля 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 11 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению акционерного общества "Фармасинтез" (ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3, Иркутск, Иркутская обл., 664007, ОГРН 1023801426538)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), третье лицо: иностранное лицо "GILLEAD PHARMASSET LLC" (333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, USA),

о признании частично недействительным решения Роспатента от 19.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против действия патента Российской Федерации N 2478104.

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя: Бутенко Л.В. (по доверенности от 04.12.2018), Рыжков П.А. (по доверенности от 25.05.2018), Федоров Д.В. (по доверенности от 18.12.2018), Семенов А.В. (по доверенности от 03.12.2018),

от ответчика: Конюхова В.А. (по доверенности от 15.05.2018),

от третьего лица: Хабаров Д.И., Пыльнев Ю.А. и Белков В.М. (по общей доверенности от 03.05.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Фармасинтез" (далее - общество, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями: о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее - "административный орган", ответчик) от 19 февраля 2018 года, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 7 февраля 2017 года, против действия патента Российской Федерации N 2478104 на изобретение "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" в части отказа в признании признака "или его стереоизомер" пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента не соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость"; о признании патента Российской Федерации N 2478104 на изобретение "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" недействительным частично с исключением из пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента вещества (S)-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропирим дин-1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фено кси)фосфорил) амино)пропаноата, а также исключением пунктов 8-14 из формулы изобретения.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо "GILLEAD PHARMASSET LLC" (далее - третье лицо, компания).

Определением председателя первого судебного состава от 22.10.2018 произведена замена судьи Кручининой Н.А. на судью Васильеву Т.В. в связи с назначением судьи Кручининой Н.А. судьей другого арбитражного суда. В связи с заменой судьи рассмотрение спора произведено с самого начала.

В судебном заседании заявитель поддержал свои требования по основаниям, указанным в заявлении и дополнении к нему (т. 2 л.д. 26-33) с учетом письменных пояснений (т. 37 л.д 88-92), и обращал внимание на то, что оспариваемое решение административного органа от 19.02.2018 является недействительным, так как оно противоречит статье 1354, пункту 2 статьи 1375, статье 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктам 19.4(5), 19.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила ИЗ), пунктам 4.3, 4.9, 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, изложив мотивы в отзыве и письменных пояснениях, настаивая на том, что оспариваемое решение от 19.02.2018 законно и обоснованно.

Третье лицо поддержало позицию Роспатента, изложив мотивы в отзыве и письменных пояснениях.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Патент Российской Федерации N 2478104 на группу изобретений "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" был выдан по заявке N 2009139968, датой подачи которой является дата подачи международной заявки PCT/US2008/058183 от 26.03.2008, с приоритетами от 30.03.2007, 24.10.2007 и 21.03.2008, установленными по дате подачи приоритетных заявок US 60/909,315, US 60/982,309, US 12/053,015, на имя компании "Фармассет, ИНК". В дальнейшем правообладателем по патенту Российской Федерации N 2478104 стала компания.

Патент Российской Федерации N 2478104 был выдан с формулой изобретения, содержащей 14 независимых пунктов, представленных в следующей редакции:

1. Изопропиловый эфир (8)-2-{[(211,ЗК,411,511)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-ф тор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино }-пропионовой кислоты или его стереоизомер.

2. Антивирусная композиция, содержащая соединение или его стереоизомер по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

3. Композиция для лечения вируса гепатита С, содержащая эффективное количество соединения или его стереоизомера по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

4. Способ лечения субъекта, инфицированного вирусом, включающий введение субъекту эффективного количества соединения или его стереоизомера по п. 1, причем вирус выбран из вируса гепатита С, вируса лихорадки Западного Нила, вируса желтой лихорадки, вируса денге, риновируса, полиовируса, вируса гепатита А, вируса диареи крупного рогатого скота и вируса Японского энцефалита.

5. Способ лечения инфекции, вызванной вирусом гепатита С, у субъекта, нуждающегося в таком лечении, включающий: введение указанному субъекту эффективного количества соединения или его стереоизомера по п. 1.

6. Способ получения соединения или его стереоизомера по п. 1, включающий: взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

где X' представляет собой уходящую группу.

7. Продукт, содержащий соединение или его стереоизомер по п. 1. полученные способом, включающим:

взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

где X' представляет собой уходящую группу.

8. (S)-Изопропил-2-(((8И((2К,ЗЯ,4Я,5К)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропири мидин-1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фе нокси)фосфорил)амино)пропаноат.

9. Антивирусная композиция, содержащая соединение по п. 8 и фармацевтически приемлемую среду.

10. Композиция для лечения вируса гепатита С, содержащая эффективное количество соединения по п. 8 и фармацевтически приемлемую среду.

11. Способ лечения субъекта, инфицированного вирусом, включающий введение субъекту эффективного количества соединения по п. 8, причем вирус выбран из вируса гепатита С, вируса лихорадки Западного Нила, вируса желтой лихорадки, вируса денге, риновируса, полиовируса, вируса гепатита А, вируса диареи крупного рогатого скота и вируса Японского энцефалита.

12. Способ лечения инфекции, вызванной вирусом гепатита С, у субъекта, нуждающегося в таком лечении, включающий: введение указанному субъекту эффективного количества соединения по п. 8.

13. Способ получения соединения по п. 8, включающий: взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

где X' представляет собой уходящую группу.

14. Продукт, содержащий соединение по п. 8, полученное способом, включающим: взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

Заявитель подал в Роспатент 07.02.2017 возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2478104, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость" (по пунктам 1-7 в части альтернативного признака "или его стереоизомер" и пунктам 8-14) и "изобретательский уровень" (по пунктам 1-14) (т. 29 л.д. 74-114). В подтверждение данных доводов в возражении были указаны следующие источники информации:

- заявка на изобретение RU 2005141176, опубликованная 27.06.2006 [1];

- заявка на изобретение ЕА 200300188, опубликованная 26.06.2003 [2];

- статья "Aryloxy phosphoramidate Triesters as Pro-Tides", Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2004, v. 4, p. 371-381, с переводом на русский язык [3];

- Материалы конференции "The Nineteenth International Conference on Antiviral Research", abstract 100, "Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Novel Nucleoside Phosphoramidates as Potential Anti-HCV Agent", состоявшейся 7-11.05.2006, опубликованные 13.03.2006, Antiviral Research, 70, 2006, с. A1-A99 [4];

- статья Jeremy L. Clark et al. "Design, Synthesis, and Antiviral Activity of 2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-C-methylcytidine, a Potent Inhibitor of Hepatitis С Virus Replication", J. Med.Chem., 2005, V.48, p.5504-5508, опубликованная 26.07.2005 [5];

- статья "Application of the Phosphoramidate ProTide Approach to Confers Sub-micromolar Potency versus Hepatitis С Virus on an Inactive Nucleoside", J. Med.Chem., 2007, 50, p. 1840-1849, опубликованная 17.03.2007 [6];

- Химическая энциклопедия под ред. И.Л. Кнунянца, Статьи "Аминокислоты", "Алкил", "Гомологический ряд", Т.1, Изд-во "Советская Энциклопедия", М., 1988 [7];

- Книга "Основы органической химии" под ред. JI. Франка, Санкт-Петербург, 1995, С. 103-123 [8];

- Книга "Основы стереохимии" под ред. Э. Илиел, Изд-во "Мир", 1971, С. 5-33 [9];

- Химическая энциклопедия под ред. И.Л. Кнунянца. Статья "Изомерия". Т. 2, Изд-во "Советская Энциклопедия", М., 1990 [10];

- Книга "Биоорганическая химия" Тюкавкина и др., 2004, С. 16-17 [11];

Книга "Хроматография в медицине и биологии" А.В. Буланова и др. Изд- во "Самарский университет", 2006, С. 30 [12].

Данное возражение было рассмотрено в порядке, установленном статьями 1248 и 1398 ГК РФ, а также Правилами ППС в части, не противоречащей ГК РФ.

По результатам проверки доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2478104 условию патентоспособности "промышленная применимость" было установлено следующее.

Соединение изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 раскрыто в описании в примере 25. Физико-химические данные (1Н-ЯМР, MS) названного соединения представлены в таблице на странице 641 описания патента Российской Федерации N 2478104, а его количественное значение активности в виде значения эффективной концентрации, при которой подавляется 90% репликона вируса гепатита С, представлена в таблице на странице 654 описания патента Российской Федерации N 2478104.

Признак "стереоизомер" представлен в формуле в общем виде и не отражает ни его конфигурацию, ни физико-химических характеристик. В то же время описание к патенту Российской Федерации N 2478104 содержит примеры 25 и 81, в которых описан общий способ получения соединения по независимому пункту 1 формулы и проиллюстрировано разделение диастереомеров соответственно.

В связи с изложенным соединение изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты или его стереоизомер по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

Однако аналогичный вывод о соответствии условию патентоспособности "промышленная применимость" нельзя сделать в отношении соединения по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104, поскольку в описании к патенту Российской Федерации N 2478104 на дату подачи заявки N 2009139968, по которой был выдан патент, отсутствуют средства и методы, с помощью которых можно было бы получить строго определенный стереоизомер (диастереоизомер), а именно соединение по пункту 8 формулы изобретения.

В описании к патенту Российской Федерации N 2478104 не показано, как было получено химическое соединение (S)-Изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1()-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фо сфориламино}-пропионовой кислоты, выделенное в независимом пункте 8 формулы в качестве индивидуального химического соединения, структура данного соединения не подтверждена известными до даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 методами, а само соединение не было охарактеризовано физико-химическими константами. Кроме того, на дату подачи заявки N 2009139968, по которой был выдан патент Российской Федерации N 2478104, не приведены количественные характеристики биологической активности соединения по независимому пункту 8 формулы. Следовательно, ни в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи, ни в документах, послуживших основанием для испрашивания приоритета, ни в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, не были описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле в части индивидуального химического соединения по пункту 8.

Данные обстоятельства с учетом положений подпунктов 2 и 3 пункта 19.5.1, подпункта 2 пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ послужили основанием для вывода о том, что в возражении заявителя содержатся доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 несоответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

По результатам проверки доводов возражения о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1-14 формулы патента РФ N 2478104 условию патентоспособности "изобретательский уровень" было установлено следующее.

Из представленных в возражении материалов [1], [5], [6] следует, что ни одно из раскрытых в них соединений не может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога в отношении нуклеозидной части соединения, которая может быть объединена с пролекарственной группой, раскрытой в материалах [2], [3], [4]. Материалы [7]-[12] содержат общие сведения для понимания данной области техники. Известные из источников [1]-[12] соединения либо не подтверждены в отношении наличия противовирусной активности в отношении вируса гепатита С, либо обладают иной структурой.

Данные обстоятельства с учетом положений подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ послужили основанием для вывода Роспатента о том, что в возражении заявителя не представлено доводов, позволяющих признать группу изобретений по пунктам 1-14 формулы патента Российской Федерации N 2478104 несоответствующей условию патентоспособности "изобретательский уровень".

На основании изложенного в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено скорректировать формулу изобретения, в связи с чем заседание коллегии было перенесено.

От патентообладателя 15.12.2017 поступила корреспонденция, содержащая скорректированную формулу изобретения.

Указанная формула была принята коллегией к рассмотрению.

Анализ измененной формулы показал, что ее уточнение произведено путем исключения из формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 пунктов 8-14, касающихся соединения (S)-Изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1()-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фо сфориламино}-пропионовой кислоты, в этой связи основания для направления материалов заявки N 2009139968 на дополнительный информационный поиск отсутствовали.

При этом внесенные в формулу изобретения уточнения устранили причины, послужившие основанием для вывода Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 условию патентоспособности "промышленная применимость".

На основании изложенного решением Роспатента от 19.02.2018 возражение общества "Фармасинтез" от 07.02.2017 было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2478104 был признан недействительным частично.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество "Фармасинтез" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения установлены статьей 1398 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218. В связи с этим довод заявителя о несоответствии оспариваемого решения статье 1398 ГК РФ судом не принимается как противоречащий указанной статье закона.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам суд исходил из доводов заявителя, который считает, что в решении Роспатента от 19.02.2018 содержатся противоречия: исключив соединение (стереоизомер) по пункту 8 формулы изобретения из правовой охраны, административный орган ошибочно оставил без изменений пункт 1 той же формулы, в то время как соединение, указанное в пункте 8 формулы, является частным случаем (изомером) соединения, указанного в пункте 1 этой формулы и подпадает под определение "или его стереоизомер", как это указано в пункте 1 формулы изобретения.

В этой связи заявитель усматривает нарушение оспариваемым решением Роспатента статьи 1354 ГК РФ и считает, что изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 в части признака "или его стереоизомер" также не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

Нарушения норм пункта 19.5.1 Правил ИЗ общество "Фармасинтез" усматривает в следующем: учитывая, что Пример 25 оспариваемого патента относится к получению соединения изопропиловый эфир (8)-2-{[(2Я,ЗК,4Я,5К)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты, а Пример 81 относится к разделению на стереоизомеры других соединений, ни одного из стереоизомеров соединения по пункту 1 формулы изобретения получено не было.

Как указано в дополнении к заявлению общества, из решения Роспатента следует, что получение таких производных (стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров) является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения их свойств и активности, поэтому необходимым и достаточным условием для охраноспособности такой группы соединений (стереоизомер в общем виде) является наличие в материалах заявки на дату ее подачи сведений о получении таких производных без конкретного примера (конкретного соединения), что и было соблюдено патентообладателем (абз. 2 стр. 35 Решения).

Однако, по мнению заявителя, указанный вывод административного органа является необоснованным, поскольку свойства отдельных стереоизомеров и их активность могут кардинально отличаться друг от друга. При этом смесь стереоизомеров также будет обладать активностью и свойствами, отличными от каждого стереоизомера по отдельности. В частности, из источника [9], приложенного к возражению, следует, что стереоизомеры и диастереомеры имеют разные химические, физические свойства, обладают разной устойчивостью и по-разному будут проявлять себя в плане биологической активности, что подтверждается также учебником органической химии - Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. В 4 х частях. 1988/1999 (представлен в Особом мнении от 22.12.2017 в качестве общедоступного словарно-справочного издания).

Таким образом, как указывало общество, Роспатент при рассмотрении возражения нарушил пункт 4.3 Правил ППС, не обеспечив условия для полного и объективного рассмотрения дела и не исследовав надлежащим образом указанные источники информации.

Кроме того, общество "Фармасинтез" обращало внимание на то, что Пример 81 оспариваемого патента подтверждает некорректность выводов, изложенных Роспатентом, поскольку стереоизомеры, полученные при разделении в Примере 81, обладали отличной активностью как друг от друга, так и от родительских соединений, причем различия по активности составляли 40-200 раз, а биологическая активность смеси диастереомеров отличалась от биологической активности индивидуальных диастереомеров в 5-60 раз, как в большую, так и в меньшую сторону.

В то же время, как указано в дополнениях к заявлению, "возможность получения стереоизомеров соединения по пункту 1 не следует с очевидностью из примера 81, поскольку в данном примере на стереоизомеры разделяли другое соединение. Более того, из уровня техники широко известно, что для разделения конкретных рацематов необходим в каждом случае поиск конкретных условий. Так, как указывало общество "Фармасинтез", известно "получение оптически активных веществ в "оптически чистом виде", т. е. в виде одного из антиподов (см. Оптически активные вещества в Физическая энциклопедия. Т. 3 с. 444, В 5-ти томах. - М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А.М. Прохоров. 1988.). При этом в Примере 81 не было проведено никакого анализа ни на чистоту получаемых энантиомеров, ни на их конкретную конфигурацию".

Следовательно, биологическая активность изомеров может кардинально отличаться как от своей рацемической смеси, так и друг от друга. "Особенно ощутимо различие в физиологическом и биохимическом действии энантиомеров, что связано с энантиомерией биологических реагентов и катализаторов. Так, природные белки состоят из левых оптических изомеров аминокислот, и поэтому искусственно синтезированные правые аминокислоты организмом не усваиваются; дрожжи сбраживают лишь правые изомеры сахаров, не затрагивая левые; и т.д. Удивительный феномен преимущественной роли только одной из форм оптических изомеров в биологических процессах может иметь фундаментальное значение (уч. Органической химии - Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. В 4 х частях. 1988/1999)".

На основании вышеизложенного общество "Фармасинтез" полагает, что: "1) возможность разделения на стереоизомеры соединения по пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 является неочевидной и требует проведения изобретательской деятельности; 2) на основании биологической активности рацемата нельзя делать вывод об активности конкретных стереоизомеров, составляющих указанный рацемат.

Таким образом, нельзя считать наличие Примера 81 достаточным для вывода о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения в части признака "стереоизомер", заявленного в пункте 1 оспариваемого патента, как в общем виде, так и для конкретных стереоизомеров.

В данном случае признак "или его стереоизомер" в пункте 1 предполагает возможность осуществления изобретения для всех стереоизомеров, заявленных в пункте 1".

Вышесказанное обусловило выводы заявителя о том, что: с учетом пункта 19.5.1 Правил ИЗ пункт 1 формулы изобретения оспариваемого патента не соответствует требованию "промышленная применимость", поскольку в материалах заявки не показана возможность осуществления изобретения для какого-либо стереоизомера; возможность осуществления изобретения по пункту 1 не была показана для любого стереоизомера заявленного соединения, что было признано Роспатентом в отношении стереоизомера - софосбувира; признак "или его стереоизомер" в пункте 1 не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость", поскольку в материалах заявки не приведено ни одного примера получения или тестирования активности какого-либо стереоизомера по пункту 1; Роспатентом установлено, что в одной из частных форм (пункт 8 формулы изобретения) указанный признак не соответствует условию промышленной применимости, соответственно, указанный признак должен быть полностью исключен из формулы изобретения оспариваемого патента для признания его соответствующим всем условиям патентоспособности.

Общество "Фармасинтез" указывало, что Роспатент в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС может оставить действующим патент с измененной формулой изобретения только в случае устранения причин, послуживших основанием для вывода о непатентоспособности изобретения в целом.

Как указано в дополнении к заявлению, "в данном случае основанием для признания изобретения в целом непатентоспособным послужило отсутствие патентоспособности у одного из стереоизомеров - (S)-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси) фосфорил)амино)пропаноата". Соответственно, по мнению заявителя, единственной возможностью для сохранения патента в силе является исключение из правовой охраны указанного патента (т.е. из всей формулы изобретения) вышеупомянутого стереоизомера, и следующая корректировка формулы:

"Исключение непатентоспособного стереоизомера (S)-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси) фосфорил)амино)пропаноата из формулы изобретения в явном виде, в частности уточнение пункта 1 в следующей редакции: "1. Изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2H-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты или его стереоизомер, за исключением (S)-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси) фосфорил)амино)пропаноата", а в пп. 2-7 пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента также необходимо включить фразу: "за исключением ()-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин-1 (2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси)ф осфорил)амино)пропаноата". Либо полностью исключить признак "или его стереоизомер" из формулы оспариваемого патента".

Также заявитель считает необходимым обратить внимание на тот факт, что в процессе рассмотрения и оспаривания Европейского патента ЕР2203462, эквивалентного RU2478104, указанный патент признали частично недействительным. При этом из аналогичного пункта 1 европейского патента признак "стереоизомеры" был исключен.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (26.03.2008), правовая база для оценки соответствия изобретения условиям патентоспособности включает ГК РФ в соответствующей редакции и Правила ИЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Как установлено подпунктом 2 пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению.

Для биологически активного соединения приводятся количественная характеристика активности и сведения о токсичности, а в случае необходимости - об избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или профилактики определенного состояния или заболевания людей или животных, приводятся достоверные данные, подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или связи с ними.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ИЗ изобретение является промышленное применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением скорректировать формулу изобретения, если документы заявки допускают такую корректировку.

Признак "или его стереоизомер", указанный в независимом пункте 1 формулы изобретения, является производным основного соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(211,311,411,5К.)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4- фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламин о}-пропионовой кислоты. Основное соединение по пункту 1 формулы в силу хиральности атома фосфора представляет собой смесь диастереомеров, в которой атом фосфора может быть в R- или S-конфигурации.

Сам признак "стереоизомер" представлен в формуле в общем виде и не отражает ни его конфигурацию, ни физико-химических характеристик. В то же время описание к патенту Российской Федерации N 2478104 содержит примеры 25 и 81 (т. 9 л.д. 121-137), в которых описан общий способ получения соединения по независимому пункту 1 формулы и проиллюстрировано разделение диастереомеров соответственно. Поскольку получение таких производных (стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров) является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения их свойств и активности, то необходимым и достаточным условием для охраноспособности такой группы соединений (стереоизомера в общем виде) является наличие в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи сведений о получении таких производных без конкретного примера (конкретного соединения), что и было соблюдено патентообладателем.

В связи с изложенным вывод Роспатента о соответствии соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2H-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты или его стереоизомер по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 условию патентоспособности "промышленная применимость" соответствует положениям подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ. Соответствующие доводы заявителя отклоняются судом как противоречащие указанным нормам Правил ИЗ.

Однако аналогичный вывод о соответствии условию патентоспособности "промышленная применимость", действительно, нельзя сделать в отношении соединения по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 ввиду следующего.

Соединение, охарактеризованное в независимом пункте 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, является индивидуальным химическим соединением, выделенным из общей структурной формулы (например, формулы Маркуша). Патентообладателю, претендующему на патентную защиту такого вещества, необходимо выполнение ряда требований, предъявляемых подпунктом 2 пункта 3.2.4.5, подпунктами 1 и 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ.

Однако такие требования не выполнены, поскольку патентообладателем не показано, как было получено соединение (S)-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси) фосфорил)амино)пропаноат, выделенное в формуле изобретения в качестве индивидуального химического соединения, структура данного соединения не подтверждена известными до даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 методами, а само соединение не было охарактеризовано физико-химическими константами. Кроме того, на дату подачи заявки N 2009139968, по которой был выдан патент Российской Федерации N 2478104, не приведены количественные характеристики биологической активности соединения по независимому пункту 8 формулы.

Пример 81, приведенный в описании к патенту Российской Федерации N 2478104, в котором представлено разделение диастереоизомеров при хиральном атоме фосфора, не позволяет получить строго определенный диастереоизомер (стереоизомер с S-конфигурацией при атоме фосфора) по независимому пункту 8 формулы.

Таким образом, ни в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи, ни в документах, послуживших основанием для испрашивания приоритета, ни в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, не были описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле в части индивидуального химического соединения по пункту 8.

С учетом изложенного, вопреки доводам заявителя, содержащийся в решении Роспатента от 19.02.2018 вывод о соответствии соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2H-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты или его стереоизомер по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 условию патентоспособности "промышленная применимость", не противоречит выводу Роспатента об обратном в отношении конкретного индивидуального химического соединения (S)-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси) фосфорил)амино)пропаноат по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104.

В этой связи довод заявителя о том, что стереоизомер по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 является частным случаем общего понятия "стереоизомер" по независимому пункту 1 формулы, вышеуказанных выводов Роспатента не опровергает.

Довод заявителя о том, что наличие примера 81 нельзя считать достаточным для вывода о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения в части признака "стереоизомер" по пункту 1 формулы, поскольку он относится к разделению других стереоизомеров, тогда как для разделения конкретных рацематов необходим поиск конкретных условий, также несостоятелен ввиду следующего.

Получение таких производных (стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров) является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения их свойств и активности. Следовательно, вопреки доводам заявителя, необходимым и достаточным условием для патентоспособности такой группы соединений (стереоизомер в общем виде) является наличие в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи сведений о получении таких производных без представления конкретного примера (конкретного соединения), как это было представлено патентообладателем.

Довод заявителя о том, что свойства отдельных стереоизомеров и их активность могут кардинально отличаться как от своей рацемической смеси, так и друг от друга, что, по мнению заявителя, подтверждается сведениями из книги [9] и учебника Органической химии, 1988/1999, представленного им в особом мнении от 22.12.2017, не опровергает приведенного выше вывода Роспатента, поскольку заявителем в возражении не представлены источники информации, из которых можно было бы сделать вывод о реальном изменении или отсутствии показателей активности в отношении вируса гепатита С в зависимости, например, от изменения конфигурации атома фосфора в пролекарственной части соединения по независимому пункту 1 формулы, подтверждающие то, что реализация указанного в описании к патенту Российской Федерации N 2478104 назначения изобретения за счет применения всех стереоизомерных форм соединения по пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 невозможна.

Таким образом, заявителем не представлены доказательства со ссылками на источники информации предшествующего уровня техники, которыми опровергалась бы возможность реализации назначения изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 в части признака "или его стереоизомер".

Довод заявителя о том, что ввиду признания непатентоспособным стереоизомера по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 единственной возможностью для сохранения изобретения по пункту 1 формулы патента РФ N 2478104 в силе является корректировка формулы путем исключения из пунктов 1-7 формулы стереоизомера по пункту 8, либо исключения признака "или его стереоизомер" из формулы, также несостоятелен ввиду следующего.

Соединение (S)-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диокси-3,4дигидропиримидин-1 (2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси)ф осфорил)амино)пропаноат фигурировало как таковое (специально выделенное индивидуальное химическое соединение) только в независимом пункте 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 и не перечислялось в качестве альтернативы к каким-либо другим соединениям. При этом для признания патентоспособности таких индивидуальных химических соединений в материалах заявки на дату ее подачи должны быть показаны, в частности, средства и методы для получения таких соединений, что, в свою очередь патентообладателем соблюдено не было.

Вместе с тем представленная патентообладателем уточненная формула была скорректирована путем исключения непатентоспособных пунктов 8-14 формулы, касающихся соединения (S)-изопропил-2-((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4дигидропиримидин-1( 2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил) метокси)(фенокси)фосфорил)амино)пропаноат.

Данные обстоятельства послужили основанием для принятия Роспатентом решения от 19.02.2018 об удовлетворении возражения заявителя от 07.02.2017, признании патента Российской Федерации N 2478104 недействительным частично и выдачи нового патента Российской Федерации с формулой, уточненной патентообладателем.

Кроме того, требование заявителя "признать патент РФ N 2478104 на изобретение "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" недействительным частично с исключением пунктов 8-14 из формулы изобретения" несостоятельно, поскольку, как следует из решения Роспатента, непатентоспособные пункты 8-14 уже исключены патентообладателем из формулы патента Российской Федерации N 2478104.

Довод заявителя о том, что в процессе оспаривания патента ЕР N 2203462, эквивалентного патенту Российской Федерации N 2478104, указанный патент признан недействительным частично с исключением из пункта 1 формулы признака "стереоизомеры", суд отклоняет. Прежде всего, указанный патент ЕР N 2203462 не представлен обществом в материалы дела.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 года, далее - Парижская конвенция) патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не входящих в состав Союза. При этом согласно пункту (2) указанной статьи, это положение следует рассматривать без каких-либо ограничений, а именно в том смысле, что патенты, заявки на которые поданы в течение срока приоритета, являются независимыми как с точки зрения оснований признания их недействительными и прекращения действия прав, так и с точки зрения определения нормального срока их действия.

Таким образом, с учетом пункта 1 статьи 4 bis Парижской конвенции признание какого-либо "эквивалентного" патента недействительным полностью или частично в одной из стран Союза не является основанием для такового признания патента в другой стране Союза. Также следует отметить, что патентные законодательства различных государств отличаются друг от друга, поэтому признание патента недействительным полностью или частично недействительным в одной стране не имеет правовых последствий для судьбы другого патента, даже "эквивалентного", в другой стране.

Представленное обществом "Фармасинтез" "заключение специалиста" (т. 37 л.д. 93-107) судом не исследуется как неотносимое к делу, так как суд в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации запросов не направлял и в порядке статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специалистов не привлекал. О проведении судебной экспертизы лица, участвующие в деле, ходатайств не заявляли. Общество "Фармасинтез" на представленное им "заключение специалиста" в обоснование своей правовой позиции не ссылалось и не обосновало, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть подтверждены этим документом.

В отношении доводов общества "Фармасинтез" о несогласии с правовой позицией Роспатента, изложенной в отзыве, суд считает необходимым отметить следующее.

Как уже отмечалось, признак "или его стереоизомер" выражен общим понятием в пункте 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 на группу изобретений. Индивидуальное химическое соединение по пункту 8 формулы изобретения этого патента представляет собой частную форму реализации признака "или его стереоизомер", что не оспаривается сторонами по делу.

При этом согласно пункту 19.5.4(3) Правил ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

В данном случае формула изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 является многозвенной, поэтому с учетом пункта 19.5.4(3) Правил ИЗ каждое изобретение группы многозвенной формулы этого патента должно быть проверено индивидуально на соответствие условию патентоспособности "промышленная применимость".

Оспаривая решение Роспатента от 19.02.2018 в части отказа в признании признака "или его стереоизомер" пункта 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 не соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость", а также требуя признать патент Российской Федерации N 2478104 недействительным частично с исключением из пункта 1 формулы изобретения вещества (S)-изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси) фосфорил)амино)пропаноат, и исключением пунктов 8-14 формулы изобретения, общество "Фармасинтез" не приводит доказательств, опровергающих выводы Роспатента в отношении соответствия изобретения по пункту 1 формулы с учетом объема правовой охраны признака "или его стереоизомер" условию патентоспособности "промышленная применимость". Также заявитель не приводит убедительных доказательств, опровергающих возможность осуществления и реализации назначения изобретения по пункту 1 формулы.

Все доводы заявителя сводятся к отсутствию раскрытия в описании патента одного из двух возможных индивидуальных химических соединений, охватываемых признаком "или его стереоизомер" пункта 1 формулы, в связи с чем, по мнению общества "Фармасинтез", данный признак не соответствует условию "промышленная применимость".

Однако, эти доводы общества "Фармасинтез" заявлены без учета того, что для признака, выраженного общим понятием - "или его стереоизомер", требования к промышленной применимости по пункту 19.5.1 Правил ИЗ оцениваются в части установления достаточности подтверждения возможности осуществления изобретения и реализации назначения. Признак пункта 1 формулы "или его стереоизомер" не характеризует конкретное индивидуальное химическое соединение, поэтому требования к раскрытию конкретного индивидуального химического соединения не применимы.

В оспариваемом Решении Роспатента справедливо проанализированы два самостоятельных изобретения, а именно:

- соединение по пункту 1 формулы изобретения, представляющее собой изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2H-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты с возможной альтернативой в виде "или его стереоизомер" - раскрытое в описании;

- индивидуальное химическое соединение по пункту 8 формулы, представляющее собой (S)-Изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси) (фенокси)фосфорил)амино)пропаноат.

Последнее (по пункту 8 формулы) как таковое, т.е. как объект изобретения "вещество" именно в данном виде, как было установлено Роспатентом, не было раскрыто в описании и не было подтверждено данными его получения на дату подачи заявки.

При этом общество "Фармасинтез" в своем возражении (стр. 19-34 возражения, в частности, стр. 30 последний абзац, стр. 31 последний абзац - стр. 32 первый абзац, стр. 32 последний абзац - стр. 33), ссылаясь на отсутствие изобретательского уровня, приводит противоречивые доводы, рассуждая одновременно об очевидности для специалиста химических формул всех соединений по пунктам 1 и 8 формулы, и в то же время заявляя, что описание патента не содержит достаточной информации и сведений, позволяющих воспроизвести возможные химические формулы стереоизомеров по пункту 1 формулы (стр. 13-14 возражения).

Таким образом, общество "Фармасинтез" само подтверждает в своем же возражении возможность осуществления изобретений, в частности, по пункту 1 формулы, в полном объеме.

Кроме того, доводы общества "Фармасинтез" о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 условию патентоспособности "изобретательский уровень" были опровергнуты Роспатентом. При этом каких-либо документально подтвержденных аргументов, свидетельствующих о неправомерности этих выводов Роспатента, заявитель не привел.

Согласно решению Роспатента от 19.02.2018 для соединения по пункту 1 формулы Роспатентом установлена возможность получения его стереоизомера, как это предусмотрено пунктом 19.5.1(2) Правил ИЗ, без указания на определенную конфигурацию, а именно, "R" или "S". Для определения конфигурации полученного соединения проводится обычный рентгеноструктурный анализ, известный специалистам задолго до даты приоритета изобретения, что не отрицается ни обществом "Фармасинтез", ни Роспатентом, т.е. средства и методы для осуществления изобретения известны специалисту из уровня техники. Каких-либо доводов или доказательств, опровергающих данные выводы, общество "Фармасинтез" также не представило.

С учетом изложенного, принимая во внимание доводы заявителя, приведенные им в возражении от 07.02.2017, мнение заявителя, приведенное в ходе судебного разбирательства, о недостаточности сведений для вывода о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения в части признака "или его стереоизомер" по пункту 1 формулы патента без соответствующей доказательственной базы не опровергает возможность осуществления и реализации назначения изобретения по пункту 1 формулы в части признака "или его стереоизомер".

Рассмотрев устные доводы общества "Фармасинтез", заявленные в судебном заседании 05.02.2019 о наличии противоречий в оспариваемом решении Роспатента в части употребления терминов, в ходе судебного заседания суд с учетом пояснений Роспатента и мнения лиц, участвующих в деле, установил, что исходя из общего содержания и смысла решения Роспатента на стр. 30 (т. 1, л.д. 45, 2 абз. снизу) в предложении "При этом соединение находится в... для атома углерода" следует читать "... для атома фосфора", и на стр. 30 (т. 1, л.д. 45, 3 абз. снизу) вместо "...энантиомеры" следует читать ".диастереомеры".

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в данном случае очевидные опечатки в тексте оспариваемого ненормативного акта не являются существенными нарушениями процедуры рассмотрения возражения и не могут сами по себе являться основанием для признания его недействительным.

В первоначально поступившем заявлении содержится мнение общества "Фармасинтез" о том, что "оспариваемый патент не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" по всем независимым пунктам 1-14 формулы изобретения" (т. 1 л.д. 12 последний абзац снизу). Однако в дальнейшем заявитель не приводил никаких умозаключений и доказательств в подтверждение этого довода.

Поскольку в заявлении и дополнениях к нему отсутствуют какие-либо обоснования в поддержку довода заявителя о несоответствии "оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" по всем независимым пунктам 1-14 формулы изобретения", суд этот довод отклоняет как документально и нормативно не подтвержденный.

Доводы заявителя о несоответствии решения Роспатента от 19.02.2018 пункту 2 статьи 1375 ГК РФ и пункту 19.4(5) Правил ИЗ, содержащиеся в заявлении и дополнении к нему (т. 1. л.д. 10, т. 2 л.д. 27), судом отклоняются, так как при подаче возражения они не заявлялись обществом "Фармасинтез" и, соответственно, не проверялись Роспатентом.

С учетом изложенного решение Роспатента от 19.02.2018 соответствует закону, и заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по делу относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 13, 1350, 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 65, 71, 75, 110, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

В.В. Голофаев

И.В. Лапшина