Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2019 г. N С01-39/2019 по делу N СИП-324/2018 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака в отношении части товаров, поскольку полагает обоснованным вывод суда о неиспользовании спорного знака обслуживания в исследуемый судом период времени

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2019 г. N С01-39/2019 по делу N СИП-324/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 февраля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Нефтегарант" (Софийская наб., д. 26/1, Москва, 115035, ОГРН 1147799016529) на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу N СИП-324/2018 (судьи Снегур А.А., Мындря Д.И., Рассомагина Н.Л.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" (ул. Гиляровского, д. 42, Москва, 129110, ОГРН 1027700032700) к акционерному обществу "Негосударственный пенсионный фонд "Нефтегарант" (правопреемник акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС") (Б. Харитоньевский пер., д. 24, стр. 11, Москва, 107078, ОГРН 1147799013075) о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 512291 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" - Беспалова О.С. (по доверенности от 14.05.2018 N 1511/Д), Лазарев А.А. (по доверенности от 10.05.2018 N 1500/Д) и Ласунская А.В. (по доверенности от 20.02.2018 N 574/Д);

от акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Нефтегарант" - Гафуров Р.Ф., Зайченко Н.М., Зайченко Е.В. (по совместной доверенности от 10.01.2019 N 5).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" (далее - компания "Согласие") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС" (далее - фонд "Согласие-ОПС") о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 512291 вследствие его неиспользования в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 заявленные требования удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 512291 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "услуги по выплате пенсий".

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Нефтегарант" (далее - фонд "Нефтегарант"), обосновывая право на обращение в суд универсальным правопреемством в форме реорганизации путем присоединения к нему фонда "Согласие-ОПС", не согласившись с принятым судебным актом, обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе фонд "Нефтегарант", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда от 16.11.2018 отменить, оставить исковое заявление без рассмотрения; в случае признания отказа суда в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения обоснованным - принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Фонд "Нефтегарант" указывает на незаконность отказа суда в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения, поскольку предложение заинтересованного лица не содержало существенных условий договора об отчуждении исключительного права на спорный знак обслуживания, что, по мнению фонда "Нефтегарант", свидетельствует о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Заявитель кассационной жалобы, указывая на нарушение судом пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), отмечает, что истец не доказал намерение использовать спорный знак обслуживания или наличие препятствий для использования смежных с ним обозначений, в связи с чем он не может быть признан заинтересованным лицом.

Фонд "Нефтегарант", усматривая противоречивость обжалуемого судебного акта, отмечает, что суд пришел к выводу о неиспользовании знака обслуживания ответчиком, следовательно, потребители не могли смешивать услуги истца и ответчика. По этой же причине наличие у ответчика исключительного права на спорный знак обслуживания само по себе не могло привести к "размытию" товарных знаков истца.

Наличие судебного спора по делу N А40-103446/2017 о нарушении исключительного права на фирменное наименование истца, обращение истца в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания, по мнению фонда "Нефтегарант", не связаны с досрочным прекращением правовой охраны этого знака обслуживания, следовательно, не могут свидетельствовать о заинтересованности истца.

Как полагает фонд "Нефтегарант", суд ошибочно признал деятельность истца и ответчика однородной, поскольку истец не осуществляет свою деятельность на рынке негосударственного пенсионного страхования - не оказывает услуг пенсионных фондов, для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания.

Фонд "Нефтегарант" обращает внимание на то, что деятельность по страхованию кардинально отличается от обязательного пенсионного страхования по своей сути, по цели страхования и по кругу охватываемых субъектов; сама экономическая сущность страхования и пенсионного обеспечения различны; суд не дал надлежащей оценки доводам ответчика об исключительном характере его деятельности.

Кроме того, по мнению фонда "Нефтегарант", услуги истца не однородны услугам ответчика, предназначены для разного круга потребителей, имеют разную экономическую природу, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, что само по себе исключает наличие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания.

В обоснование ошибочности вывода суда о неиспользовании спорного знака обслуживания фонд "Нефтегарант" указывает на то, что истец никаким образом не опроверг доводы ответчика о направлении коммерческих предложений, не заявил о фальсификации доказательств, не представил запросы и/или ответы от адресатов коммерческих предложений о том, получали они указанные предложения или нет; во всех коммерческих предложениях присутствовали отметки об их получении; адреса в указанных предложениях не указывались потому, что между ответчиком и адресатами складывались длительные партнерские отношения, почтовый обмен был постоянным и значительным; отсутствие печатей организации и иных формальных элементов лишь доказывает то, что указанные коммерческие предложения являлись реальными.

Оспаривая вывод суда о том, что наличие факта размещения спорного знака обслуживания на сайте ответчика не может являться его использованием в связи с отсутствием предложения к оказанию услуг, фонд "Нефтегарант" указывает, что его деятельность является исключительной и заключается в предоставлении одной единственной услуги - пенсионного обеспечения (по МКТУ - выплата пенсий); весь сайт является предложением к продаже одной-единственной услуги.

По мнению фонда "Нефтегарант", выводы суда о том, что потребители могут смешать услуги, оказываемые истцом и ответчиком, что такие услуги являются однородными, не соответствуют заключению Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук" от 05.04.2018 N 127-2018 (далее - заключение от 05.04.2018 N 127-2018).

Данные названного заключения, по мнению фонда "Нефтегарант", позволяют сделать вывод об отсутствии на сегодняшний день опасности введения словесным обозначением "Согласие" потребителей в заблуждение в отношении услуг или лица, их предоставляющего.

Фонд "Нефтегарант" считает несостоятельными аргументы суда, ставящие под сомнение результаты указанной социологической экспертизы, поскольку вопросы не носят наводящего характера.

Кроме того, как отмечается в кассационной жалобе, суд не учел, что смешение между обозначениями существует, только если его показатель превышает 20%; значения в 10-15% не превышают установленный порог и, следовательно, не свидетельствуют о наличии смешения между рассматриваемыми объектами.

В отзыве на кассационную жалобу компания "Согласие" просила оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 в порядке, предусмотренном статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена ответчика по настоящему делу - фонда "Согласие-ОПС" его правопреемником - фондом "Нефтегарант".

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители фонда "Нефтегарант" поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить.

Представители компании "Согласие" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения.

Роспатент, заявивший ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие этого лица.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, комбинированный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 512291 зарегистрирован на имя негосударственного пенсионного фонда "Согласие" 02.09.2009 с приоритетом от 28.02.2008 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские".

На основании договора об отчуждении исключительного права на этот знак обслуживания, зарегистрированного Роспатентом 17.12.2015 за N РД0188324, его правообладателем стало открытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Согласие", фирменное наименование которого 01.11.2017 было изменено на общество "НПФ Согласие-ОПС".

Компания "Согласие", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного знака обслуживания в отношении всех услуг 36-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, направила 16.03.2018 в адрес фонда "Согласие-ОПС" письмо от 15.03.2018 с предложением обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный знак обслуживания либо заключить с компанией "Согласие" договор об отчуждении исключительного права на этот знак обслуживания.

Фонд "Согласие-ОПС" письмом от 23.04.2018 уведомил компанию "Согласие" о получении письма от 15.03.2018 и о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.

Несовершение фондом "Согласие-ОПС" действий, указанных в письме от 15.03.2018, и истечение двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, послужили основаниями для обращения компании "Согласие" в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции, признав истца заинтересованным лицом в подаче настоящего иска и не установив обстоятельств использования ответчиком спорного знака обслуживания, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

При этом суд первой инстанции отклонил ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения, мотивированное мнением о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного статьей 1486 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда о том, что принадлежащая истцу серия товарных знаков, объединенная словесным элементом "СОГЛАСИЕ", и произвольная часть его фирменного наименования сходны со спорным знаком обслуживания.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях относительно этой жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения представителей истца и ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В отношении довода ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, ввиду того, что предложение о заключении договора об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак не содержало конкретные условия такого договора, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Суд первой инстанции при проверке довода ответчика о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора установил, что письмо от 15.03.2018 содержит в себе предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный знак обслуживания либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на этот знак обслуживания.

При этом суд исходил из того, что пункт 1 статьи 1486 ГК РФ не содержит конкретных требований к предложению заинтересованного лица, в том числе требования о перечислении существенных условий возможного договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак. Пункт 1 статьи 1486 ГК РФ говорит не о направлении оферты, а об информировании о наличии спора и предложении решить спор мирным путем. Соответствующие доводы ответчика основаны на неоправданно расширительном толковании указанных норм, накладывающем на лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, дополнительные обязанности, прямо не предусмотренные законом.

В то же время, как установил суд первой инстанции, истцом при направлении письма от 15.03.2018 соблюдены требования к его содержанию, определенные пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В связи с этим, а также принимая во внимание дату направления предложения заинтересованного лица (16.03.2018), факт получения ответчиком этого предложения, а также дату обращения с настоящим иском (31.05.2018), суд пришел к правомерному выводу о том, что истцом соблюден установленный законом досудебный порядок урегулирования настоящего спора.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").

Из пункта 1 статьи 1486 ГК РФ следует, что до обращения в суд должна быть предпринята попытка разрешения спора мирным путем. Судебный порядок разрешения спора применяется лишь в случае, если досудебный порядок оказался неэффективным.

Цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем.

Принимая во внимание названную цель, достаточное количество времени для реализации права на внесудебное урегулирование настоящего спора, учитывая отсутствие реальных намерений сторон разрешить его мирным путем, суд первой инстанции обоснованно счел возможным рассмотреть настоящий спор по существу.

Поскольку суд установил соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора, он правомерно перешел к вопросу о заинтересованности компании в подаче настоящего иска.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

При установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство спорного товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Определяя заинтересованность компании, суд установил, что из представленной в материалы дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении компании "Согласие" следует, что к ее основному виду экономической деятельности относится страхование, кроме страхования жизни, а к дополнительным - различные виды услуг по страхованию, а также деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 82.99).

По результатам оценки доказательств по делу суд первой инстанции пришел к выводу о том, что компания "Согласие" на основании выданной ей лицензии оказывает широкий спектр услуг по личному и имущественному страхованию, используя для индивидуализации оказываемых услуг принадлежащие ей товарные знаки, объединенные словесным элементом "СОГЛАСИЕ", правовая охрана которым предоставлена, в том числе в отношении услуг 36-го класса МКТУ, в частности, на бланках договоров страхования от несчастных случаев.

Суд также пришел к неоспариваемому в кассационной жалобе выводу о том, что принадлежащая истцу серия товарных знаков, объединенная словесным элементом "СОГЛАСИЕ", и произвольная часть его фирменного наименования сходны со спорным знаком обслуживания.

При этом суд установил однородность услуг 36-го класса МКТУ "услуги по выплате пенсий", для индивидуализации которых в том числе зарегистрирован спорный знак обслуживания, услугам, оказываемым истцом как организацией, занимающейся страхованием.

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы, направленные на опровержение указанных выводов суда и установленных им обстоятельств, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции и подлежат отклонению в связи со следующим.

Пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, предусмотрено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В пункте 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128), к основным признакам однородности товаров и услуг относятся род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Согласно пункту 7.2.1.1 Руководства N 128 чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Вид товара и/или услуги - это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Из обжалуемого судебного акта, вопреки доводам, содержащимся в кассационной жалобе, усматривается, что суд первой инстанции при формулировании вывода об однородности услуг 36-го класса МКТУ "услуги по выплате пенсий", для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, и услуг, оказываемых компанией "Согласие", учитывал особенности правового регулирования деятельности на рынке негосударственного пенсионного страхования и обязательного пенсионного страхования, установленные Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

Президиум Суд по интеллектуальным правам полагает, что наличие специальной правоспособности у субъектов предпринимательской деятельности учитывается при определении однородности, но само по себе не может однозначно свидетельствовать о неоднородности оказываемых ими услуг, поскольку особенности регулирования тех или иных видов деятельности не являются определяющими критериями для установления названого обстоятельства.

Как установил суд первой инстанции, услуги, оказываемые страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами, являются близкими по своей природе (назначению), поскольку представляют собой финансовую деятельность по аккумулированию денежных средств определенных лиц с последующей их выплатой в виде пенсии либо страховой премии; сравниваемые услуги оказываются близкому кругу потребителей, имеют сходные условия оказания.

При этом суд первой инстанции при оценке однородности сравниваемых услуг принял во внимание фактическое смешение этих услуг потребителями.

Так, при принятии решения суд учел, что потребители услуг ответчика направляют жалобы в адрес истца; в его же адрес через "Личный кабинет" на сайте Центрального банка Российской Федерации поступают предписания указанного надзорного органа, адресованные ответчику; в адрес ответчика направляются запросы правоохранительных органов, касающиеся деятельности истца; имеет место обращение с иском к компании "Согласие" по правоотношениям, возникшим с ответчиком.

Оценив названные доказательства в совокупности, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они свидетельствуют о фактическом смешении потребителями оказываемых истцом услуг по личному и имущественному страхованию и оказываемых ответчиком услуг по пенсионному страхованию, частью которых является услуга по выплате пенсий.

Кроме того, суд первой инстанции признал обстоятельствами, усиливающими вероятность смешения потребителями деятельности истца и ответчика, индивидуализируемой сходными обозначениями, наличие у истца серии зарегистрированных за ним товарных знаков, в основе которых лежит словесный элемент "СОГЛАСИЕ".

Суд также учитывал, что по сложившейся российской деловой практике услуги страхования и услуги негосударственных пенсионных фондов могут оказываться разными юридическими лицами, но входящими в одну финансовую группу лиц, объединенных одним общим брендом, что усиливает вероятность смешения таких услуг и их исполнителей в гражданском обороте.

Таким образом, вывод суда первой инстанции об однородности услуг 36-го класса МКТУ "услуги по выплате пенсий", для индивидуализации которых в том числе зарегистрирован спорный знак обслуживания, услугам, оказываемым истцом как организацией, занимающейся страхованием, должным образом мотивирован, основан на совокупности исследованных судом доказательств. Иная оценка установленному судом обстоятельству не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что наличие спорного знака обслуживания не является препятствием для использования истцом обозначения "Согласие", не приводит к "размытию" товарных знаков истца, а соответственно не может определять его заинтересованность, подлежит отклонению.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к "размытию" товарных знаков истца.

К такому "размытию" в глазах потребителя может привести и совместное сосуществование сходных товарных знаков, поскольку правообладатель каждого из них вправе использовать принадлежащий ему товарный знак самостоятельно, независимо от прав другого лица. В результате потребитель может утратить возможность индивидуализировать конкретный товар (с нанесенным на него конкретным обозначением) с конкретным правообладателем.

Аналогичная позиция отражена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017 по делу N СИП-35/2016. Соответственно этому, вопреки содержащимся в кассационной жалобе доводам, установленное судом сходство произвольной части фирменного наименования истца и серии товарных знаков, объединенной словесным элементом "СОГЛАСИЕ", со спорным знаком обслуживания, обуславливающее обращение в суд и в Роспатент с соответствующими требованиями, правомерно было учтено судом в качестве дополнительного обстоятельства заинтересованности.

Доводы фонда "Нефтегарант" о необоснованном отклонении судом первой инстанции результатов заключения от 05.04.2018 N 127-2018 не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения кассационной жалобы.

При анализе этого заключения суд первой инстанции установил, что, выясняя мнение респондентов о том, отличается или нет деятельность по пенсионному страхованию и пенсионному обеспечению от деятельности по имущественному страхованию, лицо, проводившее социологический опрос, необоснованно свело деятельность страховых компаний лишь к имущественному страхованию, тогда как деятельность страховых компаний (в том числе истца) не ограничивается исключительно имущественным страхованием, а, как правило, включает и личное страхование.

При этом суд учитывал наводящий характер вопросов, поставленных перед респондентами, отметив, в частности, что в самом содержании вопроса респонденту сначала поясняется, чем занимаются негосударственные пенсионные фонды и страховые компании, а затем задается вопрос о том, различаются ли эти услуги по их назначению. Соответственно ответы на первые вопросы анкеты, являющиеся наводящими, обуславливают, по мнению суда первой инстанции, ответы на дальнейшие вопросы анкеты.

Данные обстоятельства, как указал суд первой инстанции, могли повлиять на результат проводимого социологического опроса определенным образом Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что вывод суда о том, что заключение от 05.04.2018 N 127-2018 не может с достаточной степенью достоверности отражать мнение потребителей упомянутых услуг, соответствует материалам дела.

Суд также учитывал наличие в материалах дела доказательств фактического смешения сравниваемых услуг в гражданском обороте, в том числе не только рядовыми потребителями, но и органами государственной власти.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания в отношении услуг 36-го класса МКТУ "услуги по выплате пенсий".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора судебной практики).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления компанией "Согласие" предложения (16.03.2018) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного знака обслуживания, исчисляется с 16.03.2015 по 15.03.2018 включительно.

Оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ими не подтверждается фактическое использование спорного знака обслуживания в отношении услуг 36-го класса МКТУ "услуги по выплате пенсий" в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица.

При этом суд исходил из того, что лицензия от 13.08.2014 N 434 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию сама по себе не свидетельствует о фактическом оказании услуг, поскольку правообладатель обязан представить доказательства фактического введения этих услуг в гражданский оборот.

Суд первой инстанции также не принял в подтверждение реального использования спорного знака обслуживания приложение от 05.03.2018 N 23 к договору от 01.11.2016 N 5263 о согласовании дизайна будущих визитных карт ответчика ввиду непредставления текста этого договора, доказательств его фактического исполнения, а также использования визитных карточек при оказании услуг по выплате пенсий.

Представленные в материалы дела коммерческие предложения с приложенными к ним типовыми договорами об обязательном пенсионном страховании, по мнению суда, не могут подтверждать фактическое использование спорного знака обслуживания, поскольку отсутствуют доказательства их направления лицам, которым они адресованы, а также наличия ответов на эти предложения. В коммерческих предложениях, вопреки сложившейся деловой практике, отсутствуют адреса лиц, которым направлялись указанные предложения, что также позволяет усомниться в достоверности факта направления предложений. Имеющиеся на этих коммерческих предложениях указания на дату входящей корреспонденции не позволяют идентифицировать лицо, которым проставлены данные отметки, а следовательно, не являются достаточным доказательством, подтверждающим получение коммерческих предложений ответчика лицами, которым они адресованы.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что указанные коммерческие предложения являлись реальными и содержащаяся в них информация позволяет сделать вывод о получении их лицами, которым они адресованы, направлен на иную оценку этих доказательств и установленных судом обстоятельств.

Приложенные к кассационной жалобе в обоснование использования спорного знака обслуживания копии коммерческих предложений с письмами о получении их лицами, которым они адресованы, не могут быть приобщены в материалы дела и подлежат возврату фонду "Нефтегарант", поскольку в полномочия суда кассационной инстанции не входят исследование и оценка доказательств.

Подлежит отклонению также довод фонда "Нефтегарант", направленный на опровержение вывода суда о том, что наличие факта размещения спорного знака обслуживания на сайте ответчика не может являться его использованием, в связи с отсутствием предложения к оказанию услуг.

Суд первой инстанции не усмотрел в факте размещения спорного знака обслуживания на сайте ответчика в разделе "О Фонде" использования этого знака обслуживания, поскольку в данном разделе содержатся сведения об ответчике как о негосударственном пенсионном фонде и не содержится какого-либо предложения к оказанию услуг, в отношении которых этот знак обслуживания зарегистрирован.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает правомерным вывод суда первой инстанции о том, что в отсутствие доказательств реального осуществления ответчиком деятельности по выплате пенсий факт размещения на сайте в сети Интернет спорного товарного знака не может быть признан достаточным доказательством использования спорного знака обслуживания.

При этом суд отметил, что даже в случае признания этого доказательства надлежащим такое использование носит символический характер и направлено исключительно на сохранение права на этот знак обслуживания, что не может быть признано надлежащим использованием по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Делая вывод об отсутствии реального (коммерческого) использования спорного знака обслуживания, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание отсутствие доказательств использования названного средства индивидуализации, связанного с непосредственным введением оказываемых ответчиком услуг в гражданский оборот (заключенные договоры, акты и прочие опосредующие хозяйственную деятельность документы, на которых был бы размещен знак обслуживания).

Судом также было учтено, что истцом 28.02.2018 в Суд по интеллектуальным правам подавалось исковое заявление аналогичного содержания, которое было возвращено определением от 30.03.2018, а 07.03.2018 ответчиком на своем сайте был размещен знак обслуживания.

В отсутствие иных доказательств, свидетельствующих об оказании ответчиком услуг 36-го класса МКТУ, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает обоснованным вывод суда о неиспользовании спорного знака обслуживания в исследуемый судом период времени.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам исходя из того, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу N СИП-324/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Нефтегарант" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев