Определение Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2019 г. по делу N СИП-664/2018 "О назначении экспертизы"

Резолютивная часть определения объявлена 4 февраля 2019 года.

Полный текст определения изготовлен 8 февраля 2019 года.

Судья Суда по интеллектуальным правам Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассматривал в предварительном судебном заседании заявление иностранного лица - ICOS Corporation (Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana, USA, 46285, ID 602480017) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 02.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 31.01.2018 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА N 005416,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, непубличного акционерного общества "Северная звезда" (ул. Электродная, д. 2, стр. 34, этаж 2, помещ. 47, Москва, 111524, ОГРН 1027700117983) и Евразийского патентного ведомства (М. Черкасский пер., д. 2, 109012, Москва).

В предварительном судебном заседании приняли участие представители:

от иностранной компании ICOS Corporation - Христофоров А.А., Угрюмов В.М. (по доверенности от 04.04.2018);

от Роспатента - Старцева Д.Б. (по доверенности от 15.05.2018 от 01/32-413/41);

от непубличного акционерного общества "Северная звезда" - Михайлов А.В. (по доверенности от 01.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - ICOS Corporation (далее - компания ICOS) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 31.01.2018 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА N 005416.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены непубличное акционерное общество "Северная звезда" (далее - общество) и Евразийское патентное ведомство.

Евразийское патентное ведомство, извещенное надлежащим образом, своего представителя в суд не направило, представив письменный отзыв, который был приобщен к материалам дела.

Обществом было заявлено ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы.

Рассмотрение дела откладывалось для предоставления лицами, участвующими в деле списка экспертных организаций и кандидатур экспертов, перечня вопросов, подлежащих постановке на разрешение эксперта, писем согласий о возможности проведения экспертизы с указанием стоимости проведения экспертизы, доказательств внесения денежных средств на депозитный счет суда.

В настоящем заседании суду в окончательном виде, как со стороны заявителя, так и со стороны общества и Роспатента представлены списки вопросов, подлежащих постановке перед экспертом, письма-согласия на проведение экспертизы, списки кандидатур экспертов, доказательства внесения денежных средств за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Заявителем представлены кандидатуры экспертов: Шимановского Николая Львовича, Малахова Сергея Валентиновича.

Третьим лицом представлена кандидатура эксперта: Пасынка Михаила Сергеевича.

Роспатент поддержал кандидатуру эксперта, предложенную третьим лицом.

Заявителем были предложены следующие вопросы:

1. Содержит ли публикация WO 97/03675 сведения об объекте, который предоставляет собой фармацевтическую унифицированную дозированную лекарственную форму, пригодную для перорального введения и содержащая от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день соединения, имеющего структурную формулу, согласно независимого пункта 1 формулы евразийского патента N 005416?

2. Содержит ли публикация WO 97/03675 сведения об объекте, который предоставляет собой лечения сексуальной дисфункции у пациента, нуждающегося в лечении, предусматривающий введение одной или нескольких унифицированных доз, содержащих от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день соединения, имеющего структурную формулу, согласно независимого пункта 15 формулы евразийского патента N 005416?

3. Содержит ли публикация WO 97/03675 сведения об объекте, который предоставляет собой применение унифицированной дозы, содержащей от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг соединения, имеющего структурную формулу для приготовления лекарственного средства для введения до максимальной общей дозы 20 мг указанного соединения в день в способе лечения сексуальной дисфункции у пациента, нуждающегося в лечении, согласно независимому пункту 28 формулы евразийского патента N 005416?

Роспатентом был предложен следующий вопрос:

Входит ли интервал значений признака изобретения по патенту ЕА N 5416 "содержащий от 1 до 20 мг в день, до максимальной дозы 20 мг в день" соединения (6R,12aR)-2,3,6,7,12,12а-гексагидро-2-метил-6-(3,4метилендиоксифенил)пира зино[,:1,6]пиридо[3,4-b]индол-1,4-диона (тадалафила) в интервалы значений соединения А (тадалафила), указанного в публикации WO 97/03675[1]?

Третьим лицом предложены следующие варианты вопросов:

1. В чем, с учетом общих знаний специалиста и/или уровня техники по состоянию на дату приоритета евразийского патента ЕА 005416 состоит смысловое содержание использованного в данном патенте словосочетания "фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма"? Является ли таблетка одной из "фармацевтических унифицированных дозированных лекарственных форм", о которых говорится в евразийском патенте ЕА 005416?

2. Является ли фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы изобретения евразийского патента ЕА 005416, частью предшествующего уровня техники в виде международной публикации WO 97/03675?

3. Раскрыты ли в международной публикации WO 97/03675 все без исключения признаки фармацевтической унифицированной дозированной лекарственной формы, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы изобретения евразийского патента ЕА 005416?

Третьим лицом платежным поручением N 914 от 21.12.2018 года на сумму 35 000 рублей внесены денежные средства за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Заявителем платежным поручением N 66 от 17.01.2019 года на сумму 45 000 рублей внесены денежные средства за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Принимая во внимание характер спора, фактические обстоятельства дела, специфику оспоренного патента, суд полагает необходимым назначить судебно-патентоведческую экспертизу в области химии.

C учетом представленных кандидатур экспертов и представленных в их обоснование документов, мнения лиц участвующих в деле по представленным кандидатурам, суд полагает необходимым поручить проведение экспертизы эксперту: Пасынку Михаилу Сергеевичу, образование высшее по специальности "биотехнология", стаж работы с 2005 года, патентный поверенный Российской Федерации рег. N 1375 (стаж работы в области патентного дела с 2011 года), Евразийский патентный поверенный рег. N 344, стаж работы в области фармацевтики, биотехнологии, поскольку специализация данного эксперта наиболее близка к предмету исследования, указанное лицо имеет опыт работы в этой сфере и является евразийским патентным поверенным. Кроме того суд принимает во внимание стоимость предложенную данным кандидатом и срок проведения экспертизы, что отражается на сроках рассмотрения дела и возможных судебных расходах лиц, участвующих в деле.

Кандидатуры Шимановского Н.Л. и Малахова С.В. судом отклоняются, поскольку суд соглашается с мнением Роспатента и третьего лица о том, что из представленных документов следует, что Шимановский Н.Л. является специалистом в области биофизики (врач-биофизик), изучающей особенности действия физических законов на биологическом уровне организации веществ и энергии, Малахов С.В. является врачом-биохимиком (изучение химических процессов, происходящих в живых организмах), а соответственно данным кандидатам не целесообразно поручать проведение экспертизы в области химии, так как они не обладают специальными познаниями в этой области.

Судом отклоняются возражения заявителя о наличии оснований по пункту 6 части 1 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отношении эксперта Пасынка М.С., по следующим основаниям.

Заявитель полагает, что поскольку Пасынок М.С. с 04.03.2005 по 07.05.2008 года работал в федеральном государственном учреждении "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС), подведомственном Роспатенту в должности государственного патентного эксперта то он находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле.

Вместе с тем суд принимает во внимание давность приведенного факта (прошло более 10 лет с момента увольнения Пасынка М.С. с данного учреждения), также тот факт, что в данном деле оспаривается решение Роспатента, а ФИПС является самостоятельным юридическим лицом (не привлеченным к участию в деле).

При названных обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии у Пасынка М.С. прямой служебной зависимости и вероятности оказания на него давления со стороны Роспатента, а также третьего лица.

Выслушав мнения лиц, участвующих в деле, в отношении представленных ими вопросов для постановки перед экспертом, исходя из предмета спора и фактических обстоятельств, которые необходимо установить для его разрешения, суд приходит к выводу о том, что перед экспертом следует поставить вопросы в следующей редакции:

1. Входит ли интервал значений признака изобретения по патенту ЕА N 5416 "содержащий от 1 до 20 мг в день, до максимальной дозы 20 мг в день" соединения (6R,12aR)-2,3,6,7,12,12а-гексагидро-2-метил-6-(3,4метилендиоксифенил)пира зино[,:1,6]пиридо[3,4-b]индол-1,4-диона (тадалафила) в интервалы значений соединения А (тадалафила), указанного в публикации WO 97/03675[1]?

2. Содержит ли публикация WO 97/03675[1] сведения об объекте, который имеет все признаки фармацевтической унифицированной лекарственной формы, охарактеризованной в независимом пункте 1 Евразийского патента ЕА N 5416?

Суд посчитал необходимым объединить вопрос N 1 заявителя и вопрос N 3 третьего лица, в совместной редакцию (вопрос суда N 2).

С учетом предмета спора, имеющихся в деле документов и пояснений лиц, участвующих в деле суд не находит оснований для постановки перед экспертом вопросов N 2, 3 в редакции заявителя и вопросов N 1, 2 предложенных третьим лицом, поскольку предложенные варианты по мнению суду некорректно сформулированы и не помогут эксперту в необходимом объеме провести экспертизу.

При изложенных обстоятельствах, в соответствии с ходатайством заявителя и третьего лица, с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии суд считает необходимым назначить по делу судебно-патентоведческую экспертизу (статья 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь пунктом 1 статьи 82, статьями 159, 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд, определил:

1. Назначить по делу судебно-патентоведческую экспертизу в области химии.

2. Проведение экспертизы поручить эксперту:

Пасынку Михаилу Сергеевичу, образование высшее по специальности "биотехнология", стаж работы с 2005 года, патентный поверенный Российской Федерации рег. N 1375 (стаж работы в области патентного дела с 2011 года), Евразийский патентный поверенный рег. N 344, стаж работы в области фармацевтики, биотехнологии.

3. В распоряжение эксперта представить: Евразийский патент на группу изобретений ЕА N 5416 "Унифицированная дозированная лекарственная форма"; источник информации - публикация WO 97/03675 [1].

4. Поставить перед экспертом следующие вопросы:

4.1. Входит ли интервал значений признака изобретения по патенту ЕА N 5416 "содержащий от 1 до 20 мг в день, до максимальной дозы 20 мг в день" соединения (6R,12aR)-2,3,6,7,12,12а-гексагидро-2-метил-6-(3,4метилендиоксифенил)пира зино[,:1,6]пиридо[3,4-b]индол-1,4-диона(тадалафила) в интервалы значений соединения А (тадалафила), указанного в публикации WO 97/03675[1]?

4.2. Содержит ли публикация WO 97/03675[1] сведения об объекте, который имеет все признаки фармацевтической унифицированной лекарственной формы, охарактеризованной в независимом пункте 1 Евразийского патента ЕА N 5416?

5. Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, направив в его адрес расписку, которая подлежит возврату в суд вместе с экспертным заключением.

6. Срок проведения экспертизы установить в течение 15 рабочих дней с момента вручения эксперту документов необходимых для ее проведения.

7. Заключение по результатам экспертизы и счет-фактуру на оплату услуг по экспертизе направить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254.

Судья

Н.Н. Погадаев