Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2019 г. N С01-310/2019 по делу N А40-167611/2018 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения об отказе в иске о защите исключительного права на товарный знак и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный знак, поскольку истцом не доказан факт использования ответчиком исключительного права истца на товарный знак в отношении однородных услуг, в частности, не доказано, что расположение спорных гиперссылок в рекламных объявлениях поисковых систем зависело от действий ответчика

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2019 г. N С01-310/2019 по делу N А40-167611/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "А+А Эксист-Инфо" (просек Поперечный, д. 1Б, оф. 108А, Москва, 107014, ОГРН 1027700045471) на решение Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018 по делу А40-167611/2018 (судья Крикунова В.И.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2018 по тому же делу (судьи Пирожков Д.В., Головкина О.Г., Трубицын А.И.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "А+А Эксист-Инфо"

к обществу с ограниченной ответственностью "Изнекст-Авто" (ул. Радио, д. 24, корп. 2, пом. 1, комн. 122, Москва, 105005, ОГРН 5167746283360) о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак,

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "А+А Эксист-Инфо" - Тихонов П.И. (по доверенности от 16.07.2018 N 4149) и Поварова Я.А. (по доверенности 08.06.2018 N 7/4069);

от общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" - Качанов А.Н. (по доверенности от 03.06.2016 N 137).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "А+А Эксист-Инфо" (далее - общество "А+А Эксист-Инфо") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Изнекст-Авто" (далее - общество "Изнекст-Авто") о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 339581 и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 5 000 000 руб.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" (далее - общество "Яндекс").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2018, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "А+А Эксист-Инфо" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, удовлетворив его требования в полном объеме (с учетом письменного уточнения просительной части кассационной жалобы).

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды необоснованно отказали в удовлетворении заявленного требования, учитывая, что ответчиком не отрицался факт использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова для поиска рекламных объявлений.

Общество "А+А Эксист-Инфо" полагает, что выводы судов о том, что использование обозначения в качестве ключевого слова при предложении товаров к продаже не образует нарушения исключительного права на товарный знак, основаны на неверном толковании норм материального права, в частности, статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При этом заявитель кассационной жалобы указывает, что судами неправомерно не оценены его доводы о том, что обозначение, использованное ответчиком в качестве ключевого слова для поиска рекламы, сходно до степени смешения с товарным знаком истца и использовалось ответчиком для рекламы однородных товаров, что создало вероятность смешения товаров истца и ответчика в глазах потребителя.

Также общество "А+А Эксист-Инфо" считает необоснованными выводы судов об отсутствии индивидуализирующей способности у использованного ответчиком ключевого слова, поскольку такое использование в данном случае являлось средством продвижения товаров ответчика.

Заявитель кассационной жалобы в обоснование доводов о нарушении ответчиком его исключительных прав на товарный знак также ссылается на то, что ответчиком, помимо использования сходного до степени смешения обозначения в качестве ключевого слова для поиска его товаров в сети Интернет, также осуществлялось использование этого же обозначения путем его размещения на вывесках и фасадах зданий, в которых располагаются помещения ответчика, при трансляции рекламных роликов ответчика и при размещении информации на сайте ответчика в сети Интернет.

Указанные обстоятельства, как полагает общество "А+А Эксист-Инфо", свидетельствуют о том, что целями рекламной кампании ответчика, в рамках которой осуществлялось использование сходного с товарным знаком истца обозначения в качестве ключевого слова для поиска рекламы, являлось введение в заблуждение потребителей истца относительно лица, реализующего товары под товарным знаком истца.

От общества "Изнекст-Авто" отзыв на кассационную жалобу не поступил.

Общество "Яндекс" в отзыве на кассационную жалобу просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, полагая их законными и обоснованными. Также названное общество обращает внимание на то, что изложенные в кассационной жалобе доводы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела, оцененных судами первой и апелляционной инстанций, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

В судебном заседании представитель общества "А+А Эксист-Инфо" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Представитель общества "Яндекс" выступил по доводам, изложенным в отзыве на заявление, просил оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу без изменения.

Общество "Изнекст-Авто", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами на основании материалов дела, общество "А+А Эксист-Инфо" является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 339581, зарегистрированного 17.12.2007 по заявке N 2006730979 с приоритетом 27.10.2006 в отношении широкого перечня услуг 35, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Указанный товарный знак используется обществом "А+А Эксист-Инфо", в том числе в доменном имени официального сайта общества "www.exist.ru", который содержит рекламные предложения о продаже автомобильных запчастей.

Обществу "А+А Эксист-Инфо" стало известно, что при вводе в поисковую строку на сайте "www.yandex.ru" текста "exist.ru" поисковая система выдает ссылку на сайт с доменным именем "www.isnext.ru", на котором обществом "Изнекст-Авто" предлагались к продаже различные виды запчастей.

Полагая, что действия общества "Изнекст-Авто" по использованию обозначения "exist.ru", сходного до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, в качестве ключевого слова при рекламировании однородных товаров и услуг являются нарушением исключительного права общества "А+А Эксист-Инфо" на указанный товарный знак, последнее обратилось с иском по настоящему делу.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленного требования, руководствовался положениями статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ и исходил из недоказанности истцом факта нарушения исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак. Суд первой инстанции указал, что использование обозначения, аналогичного зарегистрированному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может считаться использованием товарного знака; ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия у них индивидуализирующей способности.

С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции, который указал, что сам по себе факт введения в поисковой системе в сети Интернет ключевого слова не является в силу подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ способом нарушения исключительного права на товарный знак путем использования сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. По мнению суда апелляционной инстанции, данный вывод обусловлен тем, что указание такого обозначения в поисковой системе в сети Интернет в качестве ключевого слова не индивидуализирует какие-либо товары или самого рекламодателя и не создает возможности смешения товаров истца с товарами рекламодателя.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве общества "Яндекс" на нее, заслушав представителей заявителя кассационной жалобы и общества "Яндекс", проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Судебная коллегия полагает заслуживающим внимания довод общества относительно необоснованности выводов судов о том, что использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в качестве ключевого слова для поиска рекламы в сети Интернет не может являться нарушением исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ общество "А+А Эксист-Инфо" как правообладатель товарного знака имеет исключительное право на использование этого товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе и при рекламе товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак, в сети Интернет.

Суд соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что судами не приведено какого-либо обоснования того, каким законом либо иным нормативным правовым актом установлено понятие "ключевого слова" и/или предусмотрена возможность использования в качестве ключевых слов при адресации к сайту в сети Интернет в целях рекламы собственной предпринимательской деятельности обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком другого лица без согласия правообладателя.

Вместе с тем судебная коллегия не усматривает в данном случае оснований для отмены обжалуемых судебных актов, исходя из следующего.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права и официальных разъяснений, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом принадлежность исключительного права на товарный знак и его использование ответчиком подлежат доказыванию истцом, ответчик же должен подтвердить законность использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как следует из материалов дела, в том числе отзыва на исковое заявление, ответчик оспаривал совершение им действий по использованию обозначения истца, являющихся, как указано в иске, нарушением исключительного права истца по делу. При этом такое оспаривание, вопреки доводам общества "А+А Эксист-Инфо", было связано не только с мнением ответчика о том, что использование обозначения в качестве ключевого слова в принципе не может быть признано нарушением исключительных прав. Так, на странице 4 отзыва на исковое заявление (т. 2, л.д. 4) ответчик прямо указывает на то, что истцом не доказано использование непосредственно ответчиком спорного обозначения, в частности, не представлено доказательств, что именно ответчиком выбрано данное обозначение в качестве ключевого слова.

Учитывая, что факт использования исключительного права ответчиком в порядке, установленном частями 3 и 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не был признан и относительно него заявлено возражение, процессуальное бремя доказывания факта такого использования, как указано выше, относилось на истца.

Между тем из обжалуемых судебных актов, материалов дела, а также кассационной жалобы общества и пояснений представителя общества, данных в судебном заседании суда кассационной инстанции, не усматривается, на каких доказательствах общество "А+А Эксист-Инфо" основывало факт незаконного использования его обозначения именно ответчиком.

Участвующими в деле лицами не оспаривается, что исходя из принципов действия поисковой системы "Яндекс" и сервиса "Яндекс.Директ", ключевые слова могут быть "заданы" для поиска как рекламодателем, так и автоматически добавлены (подобраны) к фразам объявления рекламодателя в качестве релевантных фраз; при этом и в первом, и во втором случае рекламное объявление будет показано на страницах результатов поиска Яндекса и поисковых площадках рекламной сети.

Между тем в кассационной жалобе не указано, какими имеющимися в деле документами подтверждено, что ответчик заказывал третьему лицу размещение зафиксированных истцом рекламных объявлений с использованием ключевого слова "exist.ru", а следовательно, именно ответчик использовал спорное обозначение в качестве ключевого слова в целях рекламы товаров.

Ссылок на имеющиеся в деле доказательства, которые подтверждали бы это значимое для дела обстоятельство и которые не были оценены судами первой и апелляционной инстанций, либо на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, которые не позволили истцу, по его мнению, доказать необходимые ему обстоятельства, кассационная жалоба не содержит.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов проверяется судом кассационной инстанции в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом установление фактов, имеющих значение для дела, относится к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций, в связи с чем доказывание фактических обстоятельств производится лишь при рассмотрении спора по существу.

Таким образом, поскольку истцом не был доказан факт использования ответчиком его исключительных прав на товарный знак в отношении однородных услуг, в частности, не доказано, что расположение спорных гиперссылок сервисом "Яндекс.Директ" в рекламных объявлениях поисковых систем "Яндекс" зависело в данном случае от действий ответчика, Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций на основании представленных в дело доказательств сделан соответствующий материалам дела вывод о том, что правовых оснований для удовлетворения исковых требований общества "А+А Эксист-Инфо" к обществу "Изнекст-Авто" не имеется.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что именно общество "Изнекст-Авто" создало рекламные объявления, содержащие спорные обозначения, признается несостоятельным, так как он не подтвержден надлежащими доказательствами.

Возражения общества "А+А Эксист-Инфо" в данной части по существу сводятся к изложению его субъективного мнения о достаточности представленных им в материалы доказательств для подтверждения его доводов о нарушении обществом "Изнекст-Авто" его исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 339581.

Вместе с тем занятая им правовая позиция не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным в их подтверждение доказательствам, а также не находит своего отражения в подлежащих применению нормах права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для их отмены, поскольку эти доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального или процессуального права, а также о несоответствии их выводов обстоятельствам дела. Фактически доводы заявителя кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Кроме того, суд кассационной инстанции принимает во внимание, что согласно пункту 172 постановления N 10 использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции", статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883).

Таким образом, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

С учетом изложенного оснований для отмены обжалуемых судебных актов не имеется. Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018 по делу N А40-167611/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "А+А Эксист-Инфо" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев