Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 апреля 2019 г. по делу N СИП-155/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков в отношении отдельных товаров, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемых товарных знаков в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 апреля 2019 г. по делу N СИП-155/2019
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2019 г. N С01-670/2019 по делу N СИП-155/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 22 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кудрявцевым Д.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Ангария" Фабрика мороженого" (квартал 108, стр. 3/1, оф. 201, г. Ангарск, Иркутская обл., 665813, ОГРН 1113801001445)

к обществу с ограниченной ответственностью "Пирс" (Кирпичный пр., д. 7, оф. 2, г. Бронницы, Московская обл., 140170, ОГРН 1027800522936) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 362025 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуги для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ангария" Фабрика мороженого" - Чайкина Л.В. (по доверенности от 25.10.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Пирс" - Москвина А.А. (по доверенности от 13.12.2018 N 10).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Ангария" Фабрика мороженого" (далее - фабрика) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Пирс" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 362025 в отношении части товаров "вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого" 30-го класса Международной классификации товаров и услуги для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований фабрика указывает на то, что занимается деятельностью, связанной с производством товаров, однородных тем, в отношении которых, в том числе, действует правовая охрана спорного товарного знака, и имеет реальное намерение использовать обозначение "" для индивидуализации товара "мороженое".

Как утверждает истец, им осуществлены подготовительные действия к использованию на территории Российской Федерации обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении части однородных товаров 30-го класса ("мороженое") путем подачи в Роспатент заявки N 2018704331 на регистрацию в качестве товарного знака вышеуказанного обозначения.

Полагая, что правообладателем спорного товарного знака не осуществляется его использование на территории Российской Федерации в течение трехлетнего срока до направления предложения для маркировки товаров 30-го класса МКТУ, фабрика обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

От общества в материалы дела поступил отзыв, в котором оно, ссылаясь на использование спорного товарного знака, просит оставить заявленный иск без удовлетворения.

Кроме того, общество указывает на то, что в производстве Арбитражного суда Иркутской области находится дело N А19-31013/2018, в рамках которого рассматривается требование общества к фабрике о защите исключительного права общества на спорный товарный знак (о взыскании компенсации за нарушение исключительного права и о пресечении действий, нарушающих или создающих угрозу нарушению).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании просил исковое заявление оставить без удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное заседание не обеспечило, просило рассмотреть исковое заявление в отсутствие его представителя.

Суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителей третьего лица.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 362025, зарегистрированного 14.10.2008 по заявке N 2006721040 с приоритетом 27.07.2006 в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе для товаров 30-го класса МКТУ "вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении указанной части товаров 30-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, 30.11.2019 направил в адрес ответчика предложение с требованием о добровольном отказе ответчика от исключительного права на спорный товарный знак в отношении соответствующей части товаров 30-го класса МКТУ либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак в отношении этих товаров.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением (т. 1, л.д. 14-15), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 30.11.2018, что следует из почтовой квитанции, т. 1, л.д 16-17) и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления по настоящему делу.

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как следует из представленной в материалы дела информации об истце (выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, т. 1, л.д. 20-29), основным видом экономической деятельности фабрики является производство мороженого (10.52), дополнительными видами деятельности - торговля оптовая мороженым и замороженными десертами (46.38.26), торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах (47.24.3).

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компанией в материалы дела представлены копии: дистрибьюторского договора от 27.11.2014 N 680А/11-14, заключенного между фабрикой (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Арника-Пром-Сервис" (дистрибьютор) и счета-фактуры к нему (т. 1, л.д. 53-61); дистрибьюторского договора от 01.05.2014 N 565А/05-14, заключенного между фабрикой (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Ангария Трейд" (дистрибьютор) и счетов-фактур к нему (т. 1, л.д. 62-71); дистрибьюторского договора от 01.05.2015 N 748А/05-15, заключенного между фабрикой (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Шмаковой А.М. (дистрибьютор) и счетов-фактур к нему (т. 1, л.д. 72-81); дистрибьюторского договора от 01.01.2018 N 02А/01-18, заключенного между фабрикой (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "ДальЭкспресс-ДВ" (дистрибьютор) и счетов-фактур к нему (т. 1, л.д. 82-90); диплома лауреата Всероссийского конкурса программы "100 лучший товаров России" (2016 год), свидетельства приза "Вкус качества" (2016 год) в отношении товара "мороженое "Пломбир на йогурте" обогащенный бифидобактериями" (т. 1, л.д. 102-103); свидетельства международного конкурса "Лучшие товары и услуги - Гемма" (2016 год) в отношении товара "мороженое Пломбир на йогурте" (т. 1, л.д. 104); дипломов лауреата международного конкурса "Лучший продукт - 2017" (2017 год), "Лучший продукт - 2018" (2018 год) в отношении товаров "мороженое Пломбир на йогурте" и "мороженое эскимо пломбир ванильно-шоколадный" (т. 1, л.д. 105-106); диплома победителя регионального этапа всероссийского конкурса программы "100 лучший товаров России" (2018 год) в отношении товара "мороженое эскимо пломбир ванильный "Ангария Классик" в шоколадной глазури" (т. 1, л.д. 107); диплома победителя регионального конкурса "Иркутское качество" (2018 год) в отношении товара "мороженое эскимо пломбир ванильный "Ангария Классик" в шоколадной глазури" (т. 1, л.д. 108); выдержек из газет (т. 1, л.д. 109-111).

Также фабрикой представлены: письмо акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 08.02.2019, подтверждающее, что фабрика по состоянию на 08.02.2019 является администратором доменных имен "angaria.ru" и "angaria.com" (т. 1, л.д. 91); информация о фабрике, содержащаяся на официальном сайте фабрики "angaria.ru" (т. 1, л.д. 92-101); образцы этикеток товаров компании (т. 1, л.д. 121-123).

Кроме того, фабрика является правообладателем:

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 591323, зарегистрированного 18.10.2016 по заявке N 2015722280 с приоритетом 20.07.2015 в отношении товаров 30-го "йогурт замороженный [мороженое]; сладости; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]" и услуг 35-го "услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров" классов МКТУ (т. 1, л.д. 114-115);

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 692182, зарегистрированного 16.01.2019 по заявке N 2017749364 с приоритетом 22.11.2017 в отношении товаров 30-го "мороженое; лед пищевой" класса МКТУ (т. 1, л.д. 116);

словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 693791, зарегистрированного 24.01.2019 по заявке N 2018719104 с приоритетом 11.05.2018 в отношении товаров 30-го "йогурт замороженный [мороженое]; крем заварной; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; сладости" класса МКТУ (т. 1, л.д. 117);

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 678363, зарегистрированного 26.10.2018 по заявке N 2017749365 с приоритетом 22.11.2017 в отношении товаров 30-го "вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный (мороженое); сладости; мороженое; лед пищевой; порошки для мороженого; сорбет (мороженое)" класса МКТУ (т. 1, л.д. 119);

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 667663, зарегистрированного 22.08.2018 по заявке N 2017749363 с приоритетом 22.11.2017 в отношении товаров 30-го "вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный (мороженое); сладости; мороженое; лед пищевой; порошки для мороженого; сорбет (мороженое)" класса МКТУ (т. 1, л.д. 120).

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность по производству и реализации мороженого и замороженных десертов.

Истцом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлена заявка на предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом "МОРОЗКО" N 2018704331 от 07.02.2018 для товара 30-го класса МКТУ "мороженое" (т. 1, л.д. 112), а также уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства N 2018704331/50 от 15.10.2018 (т. 1, л.д. 113), в котором Роспатент сообщает, что заявленное на регистрацию в отношении товара 30-го класса МКТУ словесное обозначение "МОРОЗКО" сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика, включающим словесный элемент "МОРОЗКО", в отношении товаров 30-го класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30-го класса. Роспатент указал, что заявленное истцом обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30-го класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Сравнительный анализ противопоставляемых обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака фабрикой, и спорного товарного знака общества показал следующее.

Словесное обозначение фабрики по заявке N 2018704331 "" представляет собой словесный элемент "МОРОЗКО", выполненный оригинальным объемным шрифтом темно-серого цвета с белой окантовкой на белом фоне; при этом буквы словесного элемента увеличиваются к центру и уменьшаются по краям.

Комбинированный спорный товарный знак общества "" состоит из словесного элемента "Морозко", выполненного обычным шрифтом красного цвета с заглавной буквой "М" и изобразительного элемента в виде горизонтально расположенного (под углом) овала оранжевого цвета, на фоне которого частично расположен словесный элемент. Словесный и изобразительный элементы имеют окантовку синего цвета и содержат указание цвета в Государственном реестре: красный, желтый, темно-желтый, синий, светло-синий, белый. Спорный товарный знак также содержит неохраняемый элемент (букву "R" в круге), расположенный справа и над комбинированным обозначением и выполненный более мелким шрифтом.

Судебная коллегия полагает, что сходство обозначения фабрики по заявке N 2018704331 со спорным товарным знаком общества обусловлено фонетическим и семантическом тождеством их доминирующих и единственных словесных элементов "МОРОЗКО" - "Морозко".

При этом различное графическое оформление противопоставляемых обозначений и различные шрифты не влекут качественно иного восприятия потребителями сравниваемых обозначений, поскольку их доминирующие элементы занимают центральное положение, являются словесными, а следовательно, акцентирует основное внимание при их восприятии. Кроме того, при восприятии комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, какими являются спорный товарный знак и заявленное на регистрацию обозначение, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, далее - Руководство).

Суд полагает, что различия сравниваемых обозначения и товарного знака в графическом и цветовом оформлении не влекут существенно иного восприятия их тождественных доминирующих словесных элементов, в связи с чем не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых объектов.

На основании проведенного анализа степень сходства противопоставленных обозначения и товарного знака признается судом высокой.

В отношении однородности производимых и реализуемых истцом товаров (мороженое) с частью товаров 30-го класса МКТУ, для которых, в том числе, зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пунктах 7.1.1, 7.2.1 Руководства.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 7.2.1.1 Руководства).

При этом степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 7.2.3 Руководства).

Судебная коллегия отмечает, что однородность производимых истцом товаров товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ, в том числе для установления статуса заинтересованности лица, подавшего иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Судебная коллегия полагает, что мороженое, которое истец намерен производить и реализовывать под обозначением "", однородно таким товарам 30-го класса МКТУ, как "вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого", поскольку данные товары относятся к одной родовой группе (продовольственные товары) и к одной видовой категории, изготавливаются из схожих материалов, направлены на удовлетворение аналогичных потребностей (достижение охлаждающего эффекта), а следовательно, имеют один круг потребителей, условия и места реализации (розничные магазины, киоски), в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

На основании проведенного судом анализа сходства противопоставленных обозначения и товарного знака, а также однородности товаров, в отношении которых установлена заинтересованность истца и для которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия приходит к выводу о сходстве указанных обозначения и товарного знака до степени смешения.

Кроме того, выводы о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию истцом и используемого в качестве товарного знака ответчиком обозначений и об однородности товаров, указанных в заявке фабрики и охраняемых товарным знаком общества, сделаны уполномоченным органом по результатам экспертизы заявленного обозначения, изложены в уведомлении от 15.10.2018 и участвующими в деле лицами не оспариваются (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, перечисленных в исковом заявлении.

Таким образом, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 362025 в отношении части товаров 30-го класса МКТУ "вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого", для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (30.11.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 30.11.2015 по 29.11.2018 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование как правообладателем так и лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В подтверждение использования спорных товарных знаков общество представило копии: договора на производство продукции под товарным знаком заказчика от 01.05.2017, заключенного между обществом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "ЛАГУНА КОЙЛ"; протокола согласования цены на продукцию от 01.05.2017; заявок на поставку товара от 23.03.2018, от 05.04.2018, от 17.04.2018, от 25.05.2018; актов приема-передачи упаковки от 23.03.2018 N 1 (количество 1200 шт), от 06.04.2018 N 2 (количество 500 шт), от 18.04.2018 N 3 (количество 690 шт.), от 28.05.2018 N 4 (количество 576 шт); товарных накладных и счет-фактур к этому договору (т. 1, л.д. 145-150, т. 2, л.д. 1-17); договора дистрибьюторской поставки готовой продукции от 01.01.2018 N 01-0118, заключенного между обществом (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Фабрика замороженных полуфабрикатов" (дистрибьютор) (т. 2, л.д. 58-61); товарных накладных за период 10.06.2018 - 19.07.2018, подтверждающих введение обществом с ограниченной ответственностью "Фабрика замороженных полуфабрикатов" в гражданский оборот товара (т. 2, л.д. 63-110); макетов этикеток товара "мороженое" (т. 2, л.д. 57, 62).

Так, из представленных товарных накладных за период 10.06.2018 - 19.07.2018 следует, что общество "Фабрика замороженных полуфабрикатов" в указанный период поставляло в адрес обществ с ограниченной ответственностью "Экватор-М", "Милена", "ТД Эко", "Луна", "Фикона", "Фаворит", "Удача-Ритейл", "ТД ЭЛАН", "Союз", "Фирма "Семос", "Оптимист", "Нептун", "Митоптрозница", "Милана", "Метро", "Меркурий", "Магия Вкуса", "Лилия", "Лаф", "Лазурит", "ДЮН", "Вулкан", "Бродек", индивидуальных предпринимателей Долговой Е.А., Шахрзаева А.Б., Саркарова В.Я., Михайловой К.С., Маджидова Ш.М. оглы, Маджидова М.А., Луцюк О.Г., Исаева Р.И. товар "стаканчик вафельный пломбир ванильный Морозко".

Оценив представленные ответчиком доказательства использования спорного товарного знака в их совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что обществом доказано использование спорного товарного знака в отношении товара "мороженое" 30-го класса МКТУ.

При этом судебная коллегия не усматривает оснований согласиться с доводами представителя фабрики о том, что представленными обществом доказательствами не подтверждается введение товара "мороженое", маркированного спорным товарным знаком, в гражданский оборот ввиду отсутствия документов, подтверждающих передачу этой продукции от общества "Пирс" к обществу "Фабрика замороженных полуфабрикатов". Судебная коллегия, оценивая всю совокупность представленных обществом доказательств, приходит к выводу о том, что указанное обстоятельство подтверждено ответчиком, учитывая при этом также представление им суду товарных накладных общества "Фабрика замороженных полуфабрикатов", с которым у ответчика имеется дилерское соглашение, а также отсутствие заявлений со стороны фабрики о недопустимости либо фальсификации представленных ответчиком доказательств.

Также суд не соглашается с доводами фабрики о том, что из представленного в материалы дела образца этикетки общества не усматривается использование обществом спорного товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, а также в этом образце отсутствуют сведения об изготовителе товара. Так, сведения о том, что товар изготовлен по заказу общества "Пирс", содержатся в нижней части образца этикетки (т. 2, л.д. 57), а обозначение, размещенное в его верхней части, имеет несущественное различие со спорным товарным знаком (отсутствует нижняя часть оранжевого овала на фоне словесного элемента), которое не влияет на общее восприятие обозначения. Учитывая, что именно словесный элемент спорного товарного знака признан в данном случае его доминирующим элементом, судебная коллегия полагает довод фабрики об отсутствии на образце этикетки спорного товарного знака необоснованным. Иных доводов о недопустимости либо недостоверности данного образца этикетки общества фабрикой заявлено не было.

Истцом иные представленные ответчиком доказательства использования спорного товарного знака в отношении указанного товара не оспорены и не опровергнуты, об их фальсификации не заявлено.

При названных обстоятельствах судебная коллегия полагает не подлежащим удовлетворению требование истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара "мороженое" 30-го класса МКТУ.

Вместе с тем общество не представило доказательств в подтверждение использования спорного товарного знака в отношении иных товаров 30-го класса МКТУ - "вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое фруктовое; порошки для мороженого", относительно которых установлена заинтересованность истца.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Судебная коллегия отмечает, что правообладателю спорного товарного знака разъяснялось о необходимости раскрытия доказательств использования товарного знака по каждой товарной позиции в трехлетний период до направления предложения, оценка которых возможна именно судом первой инстанции. Общество воспользовалось процессуальными правами и обязанностями, установленными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в том объеме, в котором сочло нужным.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению частично, в связи с чем правовая охрана спорных товарных знаков подлежит досрочному прекращению в отношении товаров "вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое фруктовое; порошки для мороженого" 30-го класса МКТУ, для которого установлена заинтересованность истца.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Ангария" Фабрика мороженого" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 362025 в отношении товаров "вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое фруктовое; порошки для мороженого" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пирс" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ангария" Фабрика мороженого" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев