Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. N С01-341/2019 по делу N А40-110208/2018 Судебные акты об отказе в иске о пресечении нарушения исключительного права на товарный знак путем изъятия из оборота и уничтожения за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен товарный знак, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака оставлены без изменения в связи со злоупотреблением со стороны истца правом и проявлением недобросовестной конкуренции

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. N С01-341/2019 по делу N А40-110208/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Васильева Т.В., Лапшина И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инновационно-промышленное объединение "Ю-Питер" (ул. Финляндская, д. 35, литера А, г. Колпино, Санкт-Петербург, 196650, ОГРН 1077847436480) на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2018 (судья Мищенко А.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2019 (судьи Пирожков Д.В., Головкина О.Г., Валиев В.Р.), принятые по делу N А40-110208/2018,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Инновационно-промышленное объединение "Ю-Питер" к обществу с ограниченной ответственностью "Центр комплектации" (Научный проезд, д. 8, стр. 1, э. 4, пом. XVII, оф. 441 К 67, Москва, 117246, ОГРН 1127746181705) о пресечении нарушения исключительных прав и о взыскании 11 342 270 рублей,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен" (Московский проспект, Санкт-Петербург, 28, 190013, ОГРН 1027810223407), общество с ограниченной ответственностью "Визотек Рус" (пр. Стачек, д. 47, лит У, Санкт-Петербург, 198097, ОГРН 1147847414219), общество с ограниченной ответственностью "НПО Вояж" (ул. Лопатина, 7, г. Ковров, Владимирская область, 601900, ОГРН 1123332000175), общество с ограниченной ответственностью НПП "Центр Композит" (Киевское шоссе, здание 57, корп. 1, г. Обнинск, Калужская область, 249032, ОГРН 1154025002010), при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Инновационно-промышленное объединение "Ю-Питер" - Курган А.А. (по доверенности от 09.0.12019); Горбунова Я.А., Шалихов Д.А. (по доверенности от 05.03.2019);

от Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен" - Борисенко Д.А. (по доверенности от 23.04.2018 N 379), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-промышленное объединение "Ю-Питер" (далее - общество "ИПО "Ю-Питер") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Центр комплектации" (далее общество "Центр комплектации") о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак "ЮПИ" путем изъятия из оборота и уничтожения за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, упаковок товара, на которых размещен товарный знак, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "ЮПИ" за период с 12.12.2017 по 31.12.2017 в размере 11 342 270 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен" (далее - Петербургский метрополитен), общество с ограниченной ответственностью "Визотек Рус", общество с ограниченной ответственностью "НПО Вояж", общество с ограниченной ответственностью НПП "Центр Композит".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2018 оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2019, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Кассационная жалоба мотивирована ошибочностью выводов судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

По мнению истца, суды в нарушении статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) сделали неправильный вывод об отсутствии нарушений исключительных прав на товарный знак при исполнении государственного контракта от 10.01.2017.

Истец также ссылается на то, что судами в нарушение статей 66, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не полно исследованы обстоятельства по делу.

В отзывах на кассационную жалобу ответчик и Петербургский метрополитен просят оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель Петербургского метрополитена в судебном заседании возражала против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Представители ответчика и иных третьих лиц в судебное заседание не явились. Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании изложенного кассационная жалоба рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в отсутствие представителей ответчика и иных третьих лиц.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей истца и Петербургского метрополитена, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения и постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и отзывов на нее, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "ЮПИ", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков обслуживания 12.12.2017, что подтверждается свидетельством Российской Федерации N 638863.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчиком незаконно используется товарный знак "ЮПИ", выразившийся в поставках продукции в адрес Петербургского метрополитена.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия истца по приобретению исключительных прав на товарный знак, который состоит из обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с обозначением, использовавшимся другим хозяйствующим субъектом в качестве средства индивидуализации реализуемых им товаров (оказываемых услуг, работ) до даты подачи заявки и последующей регистрации товарного знака Роспатентом, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Также суд первой инстанции отметил, что поставляемые ответчиком товары изготавливаются третьими лицами. Товар, поставляемый в адрес истца, обозначением "ЮПИ" не маркируется и не является средством его индивидуализации, поставляемый товар сопровождается сертификатами и паспортами изготовителя продукции, в связи с чем, Петербургский метрополитен не мог быть введен в заблуждение относительно производителя данной продукции, вероятность смешения поставляемых товаров с товарами истца в понимании положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Проверив в судебном заседании доводы заявителя кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам не нашел их обоснованным в силу следующего.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о несоответствии фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам выводов судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом (акта недобросовестной конкуренции) Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание на следующее.

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как следует из материалов дела и оспариваемых судебных актов, судами на основании представленных в материалы дела доказательств установлено, что 26.10.2016 Петербургский метрополитен (Заказчик) размещена закупка N 31604251653 на поставку механических запасных частей подвижного состава. Согласно протоколу оценки и сопоставления заявок N 31604251653-03 от 08.12.2016 победителем признано общество "Центр Комплектации".

Между Петербургским метрополитеном и обществом "Центр комплектаций" 10.01.2017 заключен государственный контракт N 2000000000000065913 на поставку механических запасных частей подвижного состава по лоту N 3 согласно Спецификации (приложение N 1 к Договору), предметом которого, согласно Спецификации (Приложение N 1 к Договору) является следующий товар, а именно: обшивка потолка ЮПИ540.2.05.60.000, обшивка потолка ЮПИ541.2.05.60.000, обшивка, бок. стен ЮПИ540.2.05.20.000, обшивка бок. стен ЮПИ541.2.05.20.000, комплект рундуков ЮПИ540.2.05.40.001, комплект рундуков ЮПИ541.2.05.40.001, комплект поручней ЮПИ012.03.000(ГВ), комплект поручней ЮПИ012.04.000(ПВ), комплект сидений ЮПИ012.04.0000.000ПВ, щековина ЮПИ540.5П.24.60.060СБ, щековина ЮПИ540.5П.24.60.060-01СБ.

12 декабря 2017 года истец зарегистрировал товарный знак N 638863 со словесным обозначением "ЮПИ" по 06, 11, 12, 19, 20, 21 классу МКТУ. Дата приоритета товарного знака N 638863 установлена 13.02.2017, т.е. уже после заключения государственного контракта N 2000000000000065913 на поставку механических запасных частей подвижного состава.

Для индивидуализации товара Заказчик использовал словесное обозначение "ЮПИ", так как оно было распространено для обозначения товаров и изделий, ранее поставляемых в адрес Петербургского метрополитена. Тем самым обозначение "ЮПИ" использовалось до даты приоритета товарного знака (13.02.2017).

В дальнейшем общество с ограниченной ответственностью "ЛенСтройКом-Холдинг", как законный представитель истца, направило в адрес Петербургского метрополитена претензию (исх. N 3 от 07.03.2018), в которой требовало немедленно прекратить поставку продукции, так как товар, по его мнению, является контрафактным. Согласно данным из ЕГРЮЛ общество с ограниченной ответственностью "ЛенСтройКом-Холдинг" участник торгов, занявший второе место, и истец, зарегистрировавший товарный знак N 638863 входят в одну группу лиц в силу положений статьи 9 Закона о защите конкуренции, так как Прокопов Юрий Владимирович является собственником 100% доли в уставном капитале истца и собственником 75% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ЛенСтройКом-Холдинг".

По результатам оценки представленных в дело доказательств суды пришли к выводу об осведомленности истца на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака о том, что данное обозначение использовалось иными лицами, в том числе ответчиком, для индивидуализации товаров и услуг.

Исходя из изложенного, судебная коллегия полагает, что суды первой и апелляционной инстанций правильно установили все обстоятельства дела, необходимые и достаточные для признания действий истца по приобретению исключительного права на товарный знак являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, что и послужило основанием для отказа в иске о защите такого товарного знака.

Вследствие установленных обстоятельств судами первой и апелляционной инстанций правомерно на основании статьи 10 ГК РФ было отказано истцу в судебной защите.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что вывод судов о злоупотреблении истцом принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак соответствует фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основан на правильном применении норм материального и процессуального права, сделан с учетом правовой позиции высшей судебной инстанции, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения принятых по делу решения и постановления.

При этом ссылка истца не учет судами решения УФАС по Санкт-Петербургу от 17.10.2018 по делу N 1-14.4-98/78-0-18 в соответствии со статьей 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отклоняется судом кассационной инстанции, так как указанное решение УФАС не является общеизвестным обстоятельством.

Истец в своей кассационной жалобе указывает, что решение суда первой инстанции вынесено с нарушением статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ввиду отсутствия в нем упоминания всех доказательств и доводов, заявленных истцом. С точки зрения истца, данный факт свидетельствует о том, что решение суда первой инстанции вынесено при неполном исследовании всех доказательств по делу и поэтому подлежит отмене.

Между тем согласно статье 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме.

Требования к содержанию судебного решения, установленные статьей 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не предусматривают, что в судебном решении должны упоминаться все без исключения доказательства, письменные пояснения, заключения и консультации специалистов, представленные в материалы дела, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. Тот факт, что какие-то из представленных доказательств, ввиду их большого объема, и доводов не упомянуты в решении, не означает, что данные документы не приобщены к материалам дела, не исследованы непосредственно судом, а доводы не учтены при вынесении решения.

Обратного ссылками на материалы дела и аудиозаписи заседаний суда первой инстанции по настоящему делу не доказано.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о том, что заключением государственного контракта N 2000000000000065913 от 10.01.2017 было подтверждено незаконное использование товарного знака истца, в связи с тем, что указанным документом не подтверждаются обстоятельства введения товаров в гражданский оборот до даты государственной регистрации товарного знака, а следовательно, не подтверждается использование спорного товарного знака в смысле пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Довод заявителя кассационной жалобы о нарушении судом первой инстанции принципа состязательности ввиду непредставления третьими лицами доказательств, истребованных судом по ходатайству истца, судом кассационной инстанции отклоняется, как необоснованный.

Принцип состязательности представляет конституционный принцип арбитражного процессуального права, закрепленный в статьи 123 Конституции Российской Федерации и в статьях 9, 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Данный принцип представляет собой правило, по которому заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления доказательств, участия в исследовании доказательств, представленных другими лицами, путем высказывания своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседании.

Кассационная жалоба не содержит обоснования нарушения судом принципа состязательности. При этом из материалов дела не следует, что конкретные доказательства и сведения находятся у лиц, от которых они истребованы судом. Кроме того, истец не доказал, что непредставление доказательств, истребованных судом от третьих лиц, привело к нарушению принципа состязательности.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах, изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов первой и апелляционной инстанций не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2018 по делу N А40-110208/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина