Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2019 г. по делу N СИП-855/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатент не привел в своем решении сведений о том, каким образом, на основании каких данных он полагает, что сведения, представленные в исследованиях, взаимоисключающие

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2019 г. по делу N СИП-855/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. N С01-813/2019 по делу N СИП-855/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 21 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кутявиной Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" (ул. Талалихина, д. 41, корп. 14, Москва, 109316, ОГРН 1027739019934) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (ул. Крылатская, д. 37, г. Москва, 121609, ОГРН 1027700053446).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" - Ременников И.Г. (по доверенности от 01.01.207 N 17-0313-17);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-369/41), Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" - Галактионова И.В. (по доверенности от 09.01.2019), Петухов Ю.Л. (по доверенности от 01.07.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат" (далее - общество "Микояновский мясокомбинат", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (далее - общество "Дымовское колбасное производство", третье лицо).

Заявленные обществом "Микояновский мясокомбинат" требования мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование заявленных требований общество "Микояновский мясокомбинат" указывает, что Роспатентом сделан неверный вывод об отсутствии смысловых значений у оспариваемого и противопоставленного товарных знаков. По мнению заявителя, товарные знаки "ПИВЧИКИ" и "БИРЧИКИ" являются производными от слов "ПИВО" и "БИР" (BEER) (перевод слова "пиво" на английский язык) и поэтому сходны до степени смешения.

Также общество "Микояновский мясокомбинат" полагает, что Роспатент не провел исследование однородности товаров, в отношении которых конкурирующим знакам предоставлена правовая охрана, ограничившись утверждением, что правообладатель не отрицает наличие однородности товаров.

Заявитель указывает, что Роспатент не принял во внимание доводы о том, что товарный знак "ПИВЧИКИ" в отношении колбасных изделий обладает существенной различительной способностью, является одним из наиболее популярных брендов мясных закусок в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет также длительность использования этого знака на товарном рынке России.

Также, по мнению заявителя, Роспатентом проигнорирован довод о том, что его товарный знак "ПИВЧИКИ" в результате использования приобрел смысловое значение и воспринимается российскими потребителями как производное от слова "пиво".

С учетом этого заявитель ссылается на то, что Роспатент не принял во внимание, что противопоставляемые товарные знаки, хотя и не являются самостоятельными лексическими единицами, состоят из корней "ПИВ" с одной стороны, и "БИР" с другой, и доминатива (суффикса) "ЧИКИ".

Кроме того, заявитель полагает, что Роспатент не оценил должным образом представленные заявителем и обществом "Дымовское колбасное производство" данные социологических опросов.

Как отмечает заявитель, опасность смешения товарных знаков существует, о чем свидетельствуют данные социологических опросов. Такие опросы проводились по инициативе как заявителя (в двух различных компаниях), так и по инициативе общества "Дымовское колбасное производство".

По мнению заявителя, Роспатент, не обладая специальными знаниями в области социологии, ограничился при принятии решения односторонней критикой отчетов, представленных заявителем.

Заявитель также считает ошибочным вывод Роспатента о том, что в представленных с возражением исследованиях респондентов осознанно и целенаправленно подводят к вопросу о сходстве обозначений "БИРЧИКИ" и "ПИВЧИКИ".

Данный вывод, по мнению заявителя, сделан Роспатентом безосновательно при недостаточном изучении представленных социологических опросов.

Так, в обоснование указанного довода заявитель указывает на то, что в отчете федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук "Лаборатория социологической экспертизы" и отчете фонда ВЦИОМ отсутствует наводящий порядок вопросов. До блока о сходстве задается только блок об известности одного из тестируемых обозначений, без упоминания конкретного товара. Не упоминаются конкретные товары и в вопросах, непосредственно относящихся к сходству и смешению. Кроме того, вопросы учитывают нивелирование тенденциозности формулировок, задаются с полноценной альтернативой в тексте вопроса, например: существует или не существует сходство.

Таким образом, отсутствуют факторы, могущие повлиять на ответы респондентов на вопросы о сходстве и склонить их мнение в сторону какого-либо конкретного ответа.

Однако, критически оценив оба социологических опроса, представленных заявителем, Роспатент, полагает заявитель, не дал никакой оценки опросу, который предоставило общество "Дымовское колбасное производство".

При этом у представленного третьим лицом отчета имеется ряд очевидных и существенных недостатков, в том числе с методологической точки зрения, что ставит под сомнение его результаты.

Заявитель указывает, что правообладатель, являясь профессиональным участником рынка, не мог не знать о наличии широко используемого товарного знака "ПИВЧИКИ", и намеренно воспользовался этой широкой известностью для создания своего аналогичного продукта со схожим значением, которое акцентирует потребителя на "пивном" значении товарного знака.

В отзыве на заявление Роспатент полагает, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Роспатент указывает, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому признаку сходства, поскольку в словесных элементах "БИРЧИКИ" и "ПИВЧИКИ" не совпадает начальная часть обозначений: первые слоги [БИР-] и [ПИВ-], с которых начинается прочтение данных слов и на которых, в первую очередь, акцентируется основное внимание потребителя при прочтении сравниваемых товарных знаков. При этом, как указывает Роспатент, в оспариваемом товарном знаке буквы [Б] и [Р] являются звонкими согласными, в то время как в противопоставленном товарном знаке буквы [П] и [В] являются глухими согласными. С учетом этого, Роспатент полагает, что указанное изменяет звуковой ряд сравниваемых товарных знаков в целом и, тем самым, вносит существенное звуковое отличие между сравниваемыми товарными знаками.

Также Роспатент отмечает, что сравниваемые товарные знаки представляют собой короткие слова, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об отсутствии их фонетического сходства.

В отношении семантического признака сходства Роспатент отмечает, что слова "БИРЧИКИ" и "ПИВЧИКИ" не являются лексическими единицами какого-либо языка и отсутствуют в словарно-справочных материалах. Следовательно, данные словесные элементы не имеют смыслового значения и являются фантазийными.

Таким образом, по мнению Роспатента, анализ по семантическому признаку сходства не оказывает определяющего влияния на оценку сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Роспатент не согласен с доводами, приводимыми заявителем о том, что часть слова "БИР" оспариваемого товарного знака является транслитерацией английского слова "BEER" (пиво), в связи с чем восприятие оспариваемого товарного знака может вызвать в сознании потребителя ассоциации с пивом и, как следствие, смешение сравниваемых товарных знаков. По мнению Роспатента, указанный довод является необоснованным в связи с тем, что словесный элемент "БИРЧИКИ" представляет собой единое фантазийное слово, в котором элемент "БИР" никак не выделен (например, цветом, шрифтом), ничем не разделен (например, пробелом, дефисом), выполнен слитно с другой частью обозначения "-ЧИКИ". Следовательно, указанный словесный элемент не может быть рассмотрен как отдельные слова и представляет собой единое неделимое обозначение, в связи с чем будет восприниматься потребителями как единое фантазийное слово, которое не несет в себе никакой семантической нагрузки.

В отношении графического признака сходства Роспатент отмечает, что у сравниваемых товарных знаков отсутствует графическая и цветовая проработка (выполнены стандартным шрифтом черного цвета, какие-либо графические элементы отсутствуют), что обуславливает второстепенность графических признаков и превалирование признаков, по которым установлено фонетическое различие сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак отличаются визуально за счет различного состава букв их начальных частей, с которых начинается осмотр обозначений потребителем и на которых в первую очередь акцентируется его внимание.

В связи с этим Роспатент полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632988 и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 291221 не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными до степени смешения.

Роспатент отмечает также, что отсутствие сходства до степени смешения товарных знаков обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не ассоциируются с друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные сравниваемыми товарными знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте. По мнению Роспатента, нет оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству N 632988 была предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода заявителя об известности и высокой различительной способности противопоставленного товарного знака Роспатент отмечает, что данный довод не может быть принят во внимание в связи с тем, что угроза смешения товарных знаков зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг. Следовательно, при сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарного знаков все указанные обстоятельства должны учитываться в совокупности. Однако, поскольку сравниваемые товарные знаки не являются сходными, вероятность того, что оспариваемый товарный знак вызовет в сознании потребителя смешение с противопоставленным товарным знаком, отсутствует.

Более того, по мнению Роспатента, наличие различительной способности и отсутствие сходства до степени смешения с другими товарными знаками являются разными и самостоятельными критериями охраноспособности товарных знаков.

В отношении довода заявителя о том, что Роспатент не оценил должным образом социологические исследования, представленные обществом "Микояновский мясокомбинат" и обществом "Дымовское колбасное производство" при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 632988, Роспатент отмечает, что данные указанных социологических исследований не могли быть положены в основу оспариваемого решения, поскольку содержат взаимоисключающие выводы.

Кроме того, указанные социологические исследования содержат, в частности, выводы по вопросу о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Вместе с тем оценка соответствия регистрации обозначения в качестве товарного знака требованиям законодательства входит в компетенцию Роспатента и суда.

Также Роспатент отмечает, что указанные социологические исследования нельзя признать независимыми, поскольку они проводились по заказу лица, подавшего возражение, а также правообладателя оспариваемого товарного знака, в связи с чем не являются экспертными заключениями в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, Роспатент отмечает, что при представлении данных социологических исследований к ним не были приложены копии опросных листов, в связи с чем невозможно проверить достоверность их выводов и осуществить проверку сведений, содержащихся в представленных доказательствах.

Третье лицо в своем отзыве возражало против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на законность и обоснованность принятого Роспатентом решения.

В судебном заседании представитель заявителя настаивал на удовлетворении заявленных требований; представители Роспатента и третьего лица просили отказать в их удовлетворении.

Выслушав доводы явившихся представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак зарегистрирован Роспатентом 17.10.2017 в отношении товаров 29-го класса "мясо, в том числе: готовые мясные снэки, мясные чипсы (солёные, копчёные, вяленые ломтики, палочки, шарики из мяса; мясные батончики; изделия колбасные; колбаса кровяная; сардельки; сосиски; сосиски в сухарях; шпикачки (короткие сардельки с вкраплениями шпика)" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "Дымовское колбасное производство" (свидетельство Российской Федерации N 632988, дата приоритета 09.11.2016).

В Роспатент 30.03.2018 поступило возражение общества "Микояновский мясокомбинат" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана предоставлена ему в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 291221, зарегистрированным в отношении в том числе товаров 29-го класса "альгинаты пищевые; белки пищевые; белок яичный; бульоны; ветчина и изделия из ветчины; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; казеин пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные и мясорастительные; концентраты бульонные; крокеты; мозг костный пищевой; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; порошок яичный; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы натуральные, в том числе замороженные; полуфабрикаты из мяса, птицы, дичи рубленые, в том числе замороженные; продукты из соленого свиного окорока; протеины пищевые; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; сало; свинина; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сардельки; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы, в том числе сублимированные; травы пряно-вкусовые консервированные; ферменты сычужные; экстракты мясные" МКТУ, являющихся, по мнению общества "Микояновский мясокомбинат", однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632988.

К возражению были представлены следующие документы:

- информация о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 632988 и N 291221;

- отчет по результатам исследования фонда "ВЦИОМ", массив;

- заключение федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук от 26.02.2018 N 68-2018 с пояснительной запиской к CD-диску с контрольными аудиозаписями, протоколом осмотра письменного доказательства с пояснительной запиской к протоколу осмотра;

- сведения из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации о товарных знаках, содержащих словесный элемент "БИР";

- информация с веб-сайтов пивных ресторанов с наименованием, включающим слово "Beer" (БИР);

- информация о значении слов "ПИВЧИК" и "БИР" с веб-сайта словаря молодежного слэнга;

- отзыв о товаре "БИРЧИКИ" с веб-сайта;

- определение Арбитражного суда Самарской области об утверждении мирового соглашения от 20.11.2015 по делу N А55-22445/2015;

- образцы этикеток и упаковок товара "Пивчики";

- технические условия, сертификаты, декларации о соответствии, подтверждающие выпуск товара под обозначением "Пивчики" с 2004 года;

- фотографии и образцы рекламной продукции "Пивчики", плакат, открывалка для бутылок, подставка для пивного стакана;

- фото и образцы рекламных реконструкций продукции "Пивчики": шоу-бокс и стрип-лента;

- оборотные ведомости за период с 2005 по 2017, подтверждающие продажу продукции "Пивчики";

- письма-благодарности покупателей, подтверждающие известность продукции, маркируемой обозначением "Пивчики";

- результаты поиска по запросу "Пивчики Микоян" в системе поиска "Яндекс";

- отзывы потребителей с сайта http://otzovik.com4 о качестве продукции "Пивчики";

- копии решений судов;

- заключение Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ" по свидетельству N 443857;

- сведения из сети Интернет.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 15.10.2018 об отказе в его удовлетворении.

Отказывая в удовлетворении возражения общества "Микояновский мясокомбинат", Роспатент пришел к выводу, что по смысловому признаку сходства оценить словесные элементы "БИРЧИКИ" и "ПИВЧИКИ" сравниваемых знаков не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам сравниваемые товарные знаки не имеют смыслового значения.

Довод возражения о том, что буквенное сочетание "БИР" оспариваемого товарного знака является транслитерацией английского слова "BEER", которое в переводе на русский язык означает "пиво", признан Роспатентом необоснованным, поскольку словесный элемент "БИРЧИКИ" представляет собой единое фантазийное слово, в котором элемент "БИР" никак не выделен (например, цветом, шрифтом), ничем не разделен (например, пробелом, дефисом), выполнен слитно с другой частью обозначения "-ЧИКИ".

Роспатент, проведя анализ фонетического сходства сравниваемых обозначений, указал, что словесные элементы "БИРЧИКИ" и "ПИВЧИКИ" имеют одинаковую длину, одинаковое количество слогов, одинаковое расположение совпадающих гласных (И, И, И) и согласных букв (Ч, К). Вместе с тем, наблюдается отличия, исключающие их фонетическое сходство в целом, поскольку в словах не совпадает первая часть обозначений [БИР-] и [ПИВ-], с которой начинается прочтение слов и на которой, в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. При этом в оспариваемом товарном знаке буквы [Б] и [Р] являются звонкими и прочитываются четко, в то время как в противопоставленном товарном знаке буквы [П] и [В] произносятся глухо и не четко. С учетом приведенных отличий звукоряд сравниваемых обозначений существенно отличается. Роспатент отметил, что сравниваемые обозначения представляют собой короткие слова, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об их несходстве.

С учетом этого Роспатент сделал вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 291221 не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными.

Кроме того, исследовав представленные сторонами социологические опросы, Роспатент пришел к выводу о том, что они содержат взаимоисключающие выводы, в связи с чем не могут быть положены в основу вывода о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Отказ в удовлетворении возражения послужил основанием для обращения общества "Микояновский мясокомбинат" в суд с настоящим заявлением.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.11.2016) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Такая угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно пункту 166 постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исследовав материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632988, с приоритетом от 09.11.2016, является словесным, выполненный заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении части товаров 29-го класса.

Принадлежащий обществу "Микояновский мясокомбинат" противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 291221 с приоритетом 21.04.2004, представляет собой словесное обозначение выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе, указанных товаров 29-го класса МКТУ.

С изложенными в решении Роспатента выводами судебная коллегия не может согласиться по следующим основаниям.

В пункте 4.3 приказа Роспатента от 22.04.2003 N 56 "О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам" предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 136 постановления N 10 решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Исходя из смысла приведенных норм права и их судебного толкования, существенным нарушением процедуры рассмотрения административного дела может быть как одно нарушение, так и ряд нарушений, которые в совокупности не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Уклонение Роспатента от рассмотрения доводов заявителя возражения, оценки документов и сведений, представленных им, является существенным нарушением процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В оспариваемом решении Роспатент на основании анализа фонетического, графического и семантического признаков признал, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное ему обозначение не ассоциируются друг с другом, и, в связи с чем, не являются сходными.

Между тем, исследуя оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632988 и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 291221, суд приходит к выводу о том, что в настоящем случае имеется полное семантическое тождество, а также фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений.

Семантическое тождество сравниваемых обозначений основано на том, что буквенное сочетание "БИР" оспариваемого товарного знака является транслитерацией английского слова "BEER", в переводе на русский язык которое означает "ПИВО", а буквенное сочетание противопоставленного товарного знака "ПИВ" является корнем слова "ПИВО", следовательно, слова имеют одинаковый по смысловому значению корень.

Для средних российских потребителей, знающих английский язык, не может быть признано полное отсутствие семантического сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего значения словесного элемента, которое вероятно является превалирующим значением с точки зрения восприятия потребителя, учитывая транслитерационное соотношение словесных элементов.

При этом суффикс "ЧИК" в сравниваемых товарных знаков выступает в качестве диминутива, за счет чего демонстрируется уменьшительно-ласкательное обозначение товаров, что подразумевает под собой "маленькие колбаски".

Относительно фонетического сходства обозначений судебная коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное ему обозначение состоят из трех слогов, семи букв, семи звуков, ударение падает на первый слог. Обозначения имеют тождественный состав гласных звуков и близкий состав согласных звуков. При тождестве звучания конечных частей обозначений, начальные элементы "БИР" и "ПИВ" имеют незначительные отличия. Первые буквы "Б" и "П" являются фонетической парой и поэтому имеют схожее звучание. Принимая во внимание вышеуказанные сходства, можно сделать вывод о фонетическом сходстве обозначений в целом.

Исследуя вопрос о графическом сходстве рассматриваемых обозначений, суд приходит к выводу, что оба обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черным цветом. С учетом близкого буквенного состава можно говорить о сходстве обозначений по визуальному признаку, несмотря на незначительную разницу начальных элементов.

Поскольку при оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство или полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой, судебная коллегия полагает, что вывод Роспатента об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным ему обозначением является необоснованным, сделанным при неполном исследовании обстоятельств, свидетельствующих об обратном.

С учетом вышеизложенного судебная коллегия приходит к выводу о средней степени сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 632988 и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 291221 по семантическому, графическому и фонетическому критериям.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Наличие сходства буквенного сочетания сравниваемых товарных знаков "БИР" и ПИВ" является основанием для проведения анализа на предмет однородности товаров, для которых данные обозначения зарегистрированы.

Необходимость осуществления анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, при установленном обстоятельстве их сходства, прямо предусмотрена нормой подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Сопоставив оспариваемый и сходные с ним противопоставленные товарные знаки на предмет однородности товаров 29-го класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, суд признает правильным вывод Роспатента, изложенный в оспариваемом решении, согласно которому они являются однородными в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род и вид. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Между тем, с учетом приведенных разъяснений высшей судебной инстанции для установления наличия угрозы смешения сравниваемых товарных знаков надлежит установить степени однородности товаров.

Однако степени однородности товаров Роспатентом не устанавливалась.

Кроме того, рассматривая доводы возражения, Роспатент не дал надлежащую оценку документам, представленным обществом "Микояновский мясокомбинат" в обоснование приобретенной различительной способности противопоставленного товарного знака.

Так, заявителем в Роспатент, кроме результатов социологических исследований, были представлены: информация о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 632988 и N 291221; сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, содержащих словесный элемент "БИР"; информация с Интернет-сайтов о пивных ресторанах с наименованием, включающим слово "Beer" (БИР); информация о значении слов "ПИВЧИК" и "БИР" с Интернет-сайта словаря молодежного сленга; отзывы о товаре "БИРЧИКИ" с Интернет-сайта; судебные акты по искам заявителя, направленные на защиту принадлежащего ему исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 291221; образцы этикеток и упаковок товара "ПИВЧИКИ"; технические условия, сертификаты, декларации о соответствии, подтверждающие выпуск товара под обозначением "ПИВЧИКИ" с 2004 года; фотографии и образцы рекламной продукции "ПИВЧИКИ", плакат, открывалка для бутылок, подставка для пивного стакана; оборотные ведомости за период с 2005 по 2017, подтверждающие продажу продукции, маркируемой обозначением "ПИВЧИКИ"; благодарственные письма покупателей, подтверждающие известность продукции, маркируемой обозначением "ПИВЧИКИ"; результаты поиска по запросу "Пивчики Микоян" в системе поиска "Яндекс"; отзывы потребителей с сайта http://otzovik.com4 о качестве продукции "Пивчики"; заключение Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ" по свидетельству N 443857.

Вместе с тем, данные документы не получили оценки в обжалуемом решении административного органа.

Кроме того, судебная коллегия полагает, что Роспатентом были неправомерно отклонены без исследования и надлежащей оценки результаты социологических исследований, представленных как заявителем, так и третьим лицом.

Между тем в отчете, проведенном фондом ВЦИОМ, на вопрос "Пожалуйста, прочитайте данные словесные обозначения. Как Вы считаете, они близки или не близки по смыслу", 66% респондентов считают тестируемые обозначения близкими по смыслу.

Также в данном отчете на вопрос "Как Вы считаете, данные обозначения схожи или не схожи между собой по звучанию?", 81% респондентов, указали, что обозначения "ПИВЧИКИ" и "БИРЧИКИ" схожи или скорее схожи между собой по звучанию.

На вопрос "Как Вы считаете, данные обозначения схожи или не схожи между собой по внешнему виду?", 69% опрошенных респондентов пояснили, что данные обозначения являются сходными, при этом 46% из них пояснили, что данные обозначения скорее схожи, а 23% респондентов однозначно ответили "да, схожи".

Согласно заключению Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук "Лаборатория социологической экспертизы от 26.02.2018 N 68-2018 (далее - заключение от 26.02.2018) на вопрос "Как Вы считаете, между данным обозначением (товарный знак "ПИВЧИКИ") и данным обозначением "БИРЧИКИ" существует или не существует сходство по внешнему виду/по звучанию/по смыслу" (диаграмма N 4), 64% опрошенных респондентов пояснили, что между данными обозначениями существует сходство по внешнему виду, по звучанию - 73% опрошенных и по смыслу - 59%.

Согласно диаграмме N 5 данного заключения на вопрос "Как Вы полагаете, в каких отношениях находятся между собой данное обозначение (товарный знак "ПИВЧИКИ") и данное обозначение (товарный знак БИРЧИКИ")?", 35% опрошенных респондентов пояснили, что одно является переводом другого с иностранного языка, а 33% опрошенных респондентов пояснили, что они одинаковы по смыслу.

Оба приведенных опроса представлялись обществом "Микояновский мясокомбинат" при рассмотрении возражения, однако в решении Роспатента не содержится мотивированных выводов, основанных на полном и всестороннем их изучении.

Обществом "Дымовское колбасное производство" также был представлен "Отчет по исследованию о восприятии потребителями товарных знаков N 632988 "БИРЧИКИ" и N 291221 "ПИВЧИКИ", наличии/отсутствии сходства до степени смешения между данными товарными знаками, возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя продукции, маркированной товарными знаками N 291221 "ПИВЧИКИ" и N 632988 "БИРЧИКИ", составленный аналитическим центром Юрия Левады (далее - отчет).

Однако данным результатам Роспатент также не дал надлежащую оценку, не мотивировав свой вывод о том, что представленные обществом "Микояновский мясокомбинат" и обществом "Дымовское колбасное производство" являются взаимоисключающими, в связи с чем не могут приняты во внимание. Приходя к указанному выводу, Роспатент не привел в своем решении сведений о том, каким образом, на основании каких данных он полагает данные сведения в представленных исследованиях взаимоисключающими.

Довод общества "Микояновский мясокомбинат" о наличии в действиях общества "Дымовское колбасное производство" признаков недобросовестной конкуренции не может быть рассмотрен в настоящем деле до установления Роспатентом широкой известности противопоставленного товарного знака на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

С учетом изложенного выше оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Поскольку суд не вправе предопределять выводы Роспатента и осуществлять самостоятельное исследование степени однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, наличия либо отсутствия приобретенной на дату приоритета оспариваемого товарного знака противопоставленным товарным знаком высокой различительной способности, угрозы смешения сравниваемых товарных знаков, судебная коллегия считает необходимым возложить на Роспатент обязанность повторно рассмотреть возражение общества "Микояновский мясокомбинат" с учетом настоящего решения.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть повторного рассмотрения возражения общества "Микояновский мясокомбинат" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" удовлетворить полностью.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" (ОГРН 1027739019934) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин