Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2019 г. по делу N СИП-794/2018 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с доказанностью ответчиком факта использования оспариваемого товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2019 г. по делу N СИП-794/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Алтайского края исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Покровская сыроварня" (ул. Октябренок, д. 74, г. Новоалтайск, Алтайский край, 658087, ОГРН 1162225082304) к обществу с ограниченной ответственностью "Январь" (пер. Геблера, д. 31, пом. 36, г. Барнаул, Алтайский край, 656049, ОГРН 1072261000228) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065.

К участию в деле в качестве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Покровская сыроварня" - Козарев А.А. (по доверенности от 16.07.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Январь" - Струцкий Н.Н. (по доверенности от 15.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Покровская сыроварня" (далее - общество "Покровская сыроварня") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Январь" (далее - общество "Январь") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065 в отношении товаров 29-го класса МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065 в отношении товаров 29-го класса МКТУ, поскольку производит товары, для которых он зарегистрирован, а также предполагает осуществлять свою деятельность под обозначением, сходным до степени смешения с охраняемым оспариваемым товарным знаком, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности 11.05.2017 в Роспатент была направлена заявка N 2017718474 на регистрацию сходного до степени смешения с оспариваемой регистрацией комбинированного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29-го класса МКТУ, которые являются однородными товарам оспариваемого товарного знака.

Также истец отмечает, что правообладатель оспариваемого товарного знака обратился к нему с претензией, в которой просил истца прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая, что, по мнению истца, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 410065 в отношении указанной части товаров ответчиком не используется, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель общества "Покровская сыроварня" поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Представитель общества "Январь" выступил по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях, просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В отзыве на исковое заявление ответчик оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065, так как считает, что представленные им в материалы дела доказательства, не подтверждают изложенные им в иске обстоятельства, а именно не подтверждают факт заинтересованности общества "Покровская сыроварня" в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака. Обращает внимание суда на то, что спорный товарный знак используется под его контролем (обществом с ограниченной ответственностью "Брамс" (далее - общество "Брамс")) в установленном законом порядке, в отношении указанных в иске товаров, для которых он зарегистрирован, при осуществлении хозяйственной деятельности.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что ответчик (на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 01.10.2015 за N РД0182466) является правообладателем словесного товарного знака "ПОКРОВСКИЙ СЫР" по свидетельству Российской Федерации N 410065, который был зарегистрирован 01.06.2010 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "сыры" (дата приоритета от 20.03.2009).

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, и полагая, что товарный знак им не используется на протяжении последних трех лет, обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 17.09.2018 было направлено предложение по его юридическому адресу, а также по адресу для переписки (том 1, л.д. 24-26).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения (том 2, л.д. 109-111), истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10)).

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение своей заинтересованности истцом была представлена заявка от 11.05.2017 N 2017718474, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации обозначения "" в качестве товарного знака, правовая охрана для которой испрашивается в отношении товаров 29-го класса МКТУ "альбумин молочный; жиры животные пищевые; закваска сычужная; закуски сырные; изделия колбасные; изделия колбасные с содержание сыра; йогурт; казеин пищевой; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масла пищевые; масло сливочное; масло сливочное с добавлением сыра; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; напитки молочные с преобладанием молока; продукты из сыра; продукты молочные; продукты на основе сыра; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; сыры кисломолочные; сыры плавленые; сыры сычужные; сыры творожные; ферменты молочные для кулинарных целей".

Судом установлено, что вопрос о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и обозначения ответчика, а также однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, и товаров, которым предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается (том 1, л.д. 36), поскольку Роспатентом было отказано истцу в регистрации заявки от 11.05.2017 N 2017718474 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29-го класса МКТУ со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных им в заявке товаров 29-го класса МКТУ.

Также в материалах дела имеется претензия (том 1, л.д. 22-23), в которой правообладатель оспариваемого товарного знака обратился к истцу с требованием прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065 в отношении испрашиваемой в иске части товаров, истцом в материалы дела были представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; декларации о соответствии; договор поставки от 31.07.2018, а также счета-фактуры и транспортные накладные к нему.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что представленными истцом в материалы дела документами подтверждается, что истец занимается поставкой третьим лицам молочной продукции, в частности - сыров.

Следовательно, представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что истец осуществляет деятельность по поставке продукции, которая является однородной товарам, в отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

При этом о фальсификации представленных истцом доказательств, ответчиком в установленном законом порядке суду не заявлено.

Также представленной в материалы дела заявкой от 11.05.2017 N 2017718474 подтверждается, что истцом были осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 410065.

В постановлении Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Следовательно, с учетом приведенных норм права и разъяснениям к ним, а также указанных обстоятельств, оценив представленные обществом "Покровская сыроварня" в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065, так как истец подтвердил, что им осуществляется основной вид его деятельности, а также совершены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров.

Тогда как довод ответчика об обратном, признается коллегией судей несостоятельным, так как он противоречит положениям исследуемых норм права, а также опровергается представленными в материалы дела доказательствами.

Следовательно, истец доказал, что он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 410065 в отношении товаров 29-го класса МКТУ, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Вместе с тем данное обстоятельство не свидетельствует о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065 может быть досрочно прекращена в отношении испрашиваемых товаров 29-го класса МКТУ.

Как указывалось ранее, именно правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Из пункта 166 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 163 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (17.09.2018) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 17.09.2015 по 16.09.2018 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против исковых требований, общество "Январь" в отзыве ссылается на надлежащее использование им оспариваемого товарного знака в отношении указанных в иске товаров 29-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В подтверждение использования спорного товарного знака обществом "Январь" представлены: договор аренды от 16.06.2017 с платежными поручениями к нему за 2017-2018 годы; договоры поставки от 24.08.2017, от 24.08.2017, от 29.01.2018 и универсальные передаточные акты к ним, в том числе за февраль-сентябрь 2018 года; свидетельство о заключении брака от 30.09.1995; предварительный лицензионный договор от 01.04.2018; соглашение об организации производства от 16.06.2017; декларация о соответствии от 09.11.2017 (том 1, л.д. 93-том 2, л.д. 31); стандарт организации и технологическая инструкция за 2017 год; заключение от 28.06.2017 N 44 о состоянии измерений в лаборатории; фотографии продукции (том 2, л.д. 122-том 3, л.д. 10).

Из указанных документов усматривается, что общество "Брамс" под контролем общества "Январь" осуществляет поставку третьим лицам продукции (сыра), маркированного спорным товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не меняющих существа товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что перечисленные доказательства подпадают под период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака (17.09.2015 по 16.09.2018), за исключением соглашения об организации производства от 16.06.2017.

Как пояснил сам ответчик, в ответ на заявленные истцом ходатайства о фальсификации доказательств, и о назначении экспертизы, от которых в последующем при рассмотрении дела истец отказался, что было отражено в протоколе судебного заседания от 16.05.2019, что представить сведения, достоверно подтверждающие обстоятельства подписания обществом "Брамс" и обществом "Январь" соглашения об организации производства именно 16.06.2017, не представляется возможным, так как названное соглашение было подписано сторонами путем обмена электронными данными в программе, которая в настоящий момент для осуществления хозяйственной деятельности не используется, а ее данные из программного обеспечения были полностью удалены.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам отмечает, что данное обстоятельство не свидетельствует о неиспользовании ответчиком в спорный период времени товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065 в отношении товаров 29-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, поскольку иными представленными в материалы дела доказательствами (перечисленными выше), подтверждается, что под контролем правообладателя в гражданский оборот осуществляется выпуск товаров с использованием данного товарного знака.

Таким образом, оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства в их совокупности на основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о доказанности ответчиком факта надлежащего использования принадлежащего ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "сыры", для которых он зарегистрирован, поскольку из указанных выше доказательств и их взаимной связи друг с другом усматривается, что в спорный период времени данные товары вводились в гражданский оборот под контролем ответчика на территории Российской Федерации с использованием обозначения, для которого зарегистрирован спорный товарный знак.

Следовательно, несмотря на то, что общество "Покровская сыроварня" подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410065, Суд по интеллектуальным правам считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку из содержания представленных обществом "Январь" доказательств усматривается, что им с его согласия осуществляется ввод в гражданский оборот товаров 29-го класса МКТУ "сыры", тем самым, доказан факт использования оспариваемого товарного знака.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Покровская сыроварня" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.П. Рогожин