Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 г. по делу N СИП-261/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку сравниваемые друг с другом товарные знаки сходны по фонетическим и семантическим признакам, а также по их графическому критерию (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 г. по делу N СИП-261/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2019 г. N С01-924/2018 по делу N СИП-261/2018 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 3 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожина С.П.,

судьи - Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.01.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553481.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" (Ропшинское шоссе, д. 2, к. 12, дер. Кипень, Ломоносовский район, Ленинградская область, 188515, ОГРН 1037851042382).

В судебном заседании принял участие представитель Роспатента - Шеманин Я.А., по доверенности N 01/32-356/41 от 26.04.2019.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "ХК Бизнесинвестгрупп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 29.01.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением "Живые фрукты" по свидетельству Российской Федерации N 553481.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 в соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" (далее - Торговый дом).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2018 требования общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2018 отменено. Дело N СИП-261/2018 направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

При этом суд кассационной инстанции указал, что при разрешении настоящего спора суду при проверке законности обжалуемого ненормативного правового акта необходимо было провести оценку вероятности смешения обозначений, сделав выводы о степени сходства (высокой, средней или низкой), провести сравнение перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности (высокой, средней или низкой), а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительную способность старшего товарного знака, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие). Установление всех этих обстоятельств должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков (знаков обслуживания).

В обоснование заявленных требований общество "Бизнесинвестгрупп" ссылается на то, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом неправильно применены нормы материального права, не дана надлежащая оценка доводам заявителя относительно наличия между товарными знаками сходства до степени смешения. В частности, заявитель указывает, что при исследовании сходства товарных знаков до степени смешения Роспатент неверно применил пункт 4.2.4.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), пункты 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Кроме того, заявитель указывает, что при исследовании сходства товарных знаков до степени смешения Роспатент неверно установил степень сходства по семантическому признаку.

Роспатент и третье лицо в своих отзывах, просили отказать в их удовлетворении, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против заявленных требований, представил письменные пояснения.

Заявитель и торговый дом, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителя третьего лица в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, выслушав представителя Роспатента, суд признает заявленное требование правомерным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом в ходе рассмотрения дела, комбинированный товарный знак "" по заявке N 2013723855, поданной 12.07.2013, зарегистрирован 01.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 553481 (далее - спорный знак) на имя третьего лица в отношении товаров 29-го "желе фруктовое; консервы фруктовые; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые" и 30-го "изделия желейные фруктовые [кондитерские]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; пюре фруктовые [соусы]" (далее - спорные товары) классов Международного классификатора товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 13.11.2017 фабрикой подано возражение против предоставления правовой охраны спорному знаку в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, мотивированное несоответствием указанного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 29.01.2018 об отказе в его удовлетворении, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 553481 оставлена в силе.

Полагая, что решение Роспатента от 29.01.2018 не соответствует требованиям действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 18 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 следует читать как "N 218"

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается заявителем.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (12.07.2013), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, Правила.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (абзац 4 пункта 162 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10).

Спорное комбинированное обозначение "" состоит из изобразительного элемента в виде слегка изогнутого мазка зеленого цвета и расположенного на его фоне словесного элемента "ЖИВЫЕ ФРУКТЫ". Словесный элемент выполнен в белом цвете строчными буквами русского алфавита в две строки.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553481 оспаривается заявителем в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован по мотиву того, что спорные знак и обозначение заявителя являются сходными до степени смешения, а товары, для которых противопоставленные знаки зарегистрированы, являются однородными.

Противопоставленный словесный товарный знак "ЖИВОЕ" по свидетельству Российской Федерации N 591469 (с датой приоритета 20.02.2013) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован на имя заявителя в отношении товаров 29-го класса МКТУ: "овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; масла и жиры пищевые".

По результатам анализа спорного комбинированного обозначения по свидетельству Российской Федерации N 553481 и противопоставленного словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591469 Роспатент пришел к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения, указав, что спорное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют различное фонетическое звучание в силу разного количества слов, состава гласных и согласных в словесных элементах разного количества звуков и расположения звукосочетаний по отношению друг к другу.

Также Роспатентом при принятии решения установлено отсутствие у спорных знаков сходства по семантическому признаку, поскольку в спорном обозначении логическое ударение падает на слово "ФРУКТЫ", а сочетание "ЖИВЫЕ ФРУКТЫ" в целом является фантазийным, в то время как противопоставленное словесное обозначение "ЖИВОЕ" является неоднозначным по смысловому признаку и в том виде, в котором оно зарегистрировано, грамматически не согласуется со словом "ФРУКТЫ".

В отношении графического признака Роспатентом также установлено отсутствие сходства ввиду различного количества словесных элементов, а также наличия в спорном товарном знаке изобразительного элемента.

Указанные обстоятельства послужили основанием для выводов Роспатента о том, что противопоставленные в целом не ассоциируются друг с другом и что сходство между ними до степени смешения отсутствует.

Вместе с тем, Роспатент установил однородность товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку.

Таким образом, проверив по доводам возражения соответствие спорного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент не нашел оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной.

Вместе с тем, приведенные выводы Роспатента не могут быть признаны обоснованными в силу следующего.

Как указано в пункте 162 Постановления от 23.04.2019 N 10 согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

В части оценки сходства суд отмечает, что в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, отмечено, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и других.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 дополнительно отмечено, что не имеет значение на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил, а также пунктом 3 Методических рекомендаций, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (абзац 3 пункта 162 Постановления от 23.04.2019 N 10).

Как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017 установление: степени сходства товарных знаков по визуальному, фонетическому и семантическому аспектам; степени однородности товарных знаков (высокой, средней или низкой); обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительная способность старшего товарного знака, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие); должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков (знаков обслуживания).

Роспатентом установлено, что товары 29-го и 30-го класса МКТУ, указанные в перечне спорного товарного знака, являются однородными товарам 29-го класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к родовым понятиям "продукты готовые из фруктов, фрукты обработанные или консервированные, изделия из этих фруктов". Данный вывод сторонами не оспаривается.

Вместе с тем, проведя правовой анализ комбинированного обозначения "" по свидетельству Российской Федерации N 553481 и товарного знака "ЖИВОЕ" по свидетельству Российской Федерации N 591469 и установив полное отсутствие сходства между ними, Роспатент не дал оценку тому обстоятельству, что противопоставленный знак полностью состоит из словесного элемента "ЖИВОЕ", входящего в грамматически изменённой форме в словесный элемент спорного товарного знака "ЖИВЫЕ ФРУКТЫ", то есть сравниваемые обозначения содержат идентичные словесные элементы ЖИВОЕ/ЖИВЫЕ.

Между тем не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018.

Таким образом, Роспатент при установлении степени сходства товарных знаков для оценки вероятности смешения в оспариваемом решении не принял во внимание указанные обстоятельства, установив, что в состав спорного товарного знака входит словесный элемент "ФРУКТЫ", придающий ему отличные от противопоставленного товарного знака фонетические и семантические признаки, что на слово "ФРУКТЫ" в спорном товарном знаке падает логическое ударение и что спорный знак в целом следует считать фантазийным.

Между тем, судебная коллегия полагает, что слово "ФРУКТЫ" для товаров, в отношении которых зарегистрировано спорное обозначение, является характеризующим.

По мнению судебной коллегии, приведенные выводы Роспатента не могут быть признаны обоснованными, поскольку из положений подпункта "в" пункта 14.4.2.2 Правил следует, что в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, устанавливаются не правила синтаксического построения предложения, а логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента.

При этом логическое ударение может падать как на первое или главное слово, так и на зависимое слово. Логическое ударение - это выделение одного из элементов предложения, наиболее важного в смысловом отношении.

Между тем в оспариваемом товарном знаке логическое ударение падает на слово "ЖИВОЕ/ЖИВЫЕ", которое несет основную смысловую нагрузку в словосочетании.

Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента "ЖИВОЕ", являющегося единственным словесным элементом противопоставленного знака обслуживания и одним из двух словесных элементов оспариваемого товарного знака.

Таким образом, при анализе на предмет фонетического сходства Роспатентом не учтены такие критерии, как характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение, которые свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Суд полагает, что сравниваемые товарные знаки сходны по фонетическим и семантическим признакам, ввиду того, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент "ЖИВОЕ/ЖИВЫЕ", который является сильным элементом знаков и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию, а следовательно, данное обстоятельство обуславливает их сходство до степени смешения и по графическому критерию.

Также Роспатент, установив однородность товаров 29 и 30-го классов МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, не учел, что высокая степень однородности товаров, для которых товарные знаки зарегистрированы, и их относимость к товарам народного потребления усиливает на вероятность смешения между сравниваемыми обозначениями.

На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления также обращалось внимание в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06.

Между тем установление этих обстоятельств имеет существенное значение для данного дела как само по себе для установления соответствия оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, так и для исследования вопроса о ложности представления, вызываемого обозначением, влекущей введение потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, с учетом необходимости применения вышеперечисленных критериев, выработанных судебной практикой.

Согласно разъяснениям абзаца 2 пункта 136 постановления от 23.04.2019 N 10 при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу N СИП-411/2016, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, и свидетельствуют как о незаконности принятого решения Роспатента от 29.01.2018, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов общества.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "ХК Бизнесинвестгрупп" от 13.11.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553481 с учетом настоящего судебного акта.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и рассмотрение кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества "Бизнесинвестгрупп".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.01.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553481 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" от 13.11.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553481.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и рассмотрение кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина