Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2019 г. по делу N СИП-208/2019 Суд отказал в признании незаконным решения Роспатент о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку заявитель, являющийся правообладателем обоих товарных знаков, не лишен возможности продолжать использовать принадлежащие ему средства индивидуализации для маркировки соответствующих товаров и услуг, не нарушая при этом права иных участников гражданских правоотношений

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2019 г. по делу N СИП-208/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 5 июля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Дмитровские станки-ДЗФС" (ул. Профессиональная, д. 135, корп. 3, г. Дмитров, Московская обл., 141800, ОГРН 1035001611006) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 11.02.2019 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 583335 в отношении товаров 6, 7-го и услуг 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дмитровский завод фрезерных станков" (ул. Профессиональная, д. 169, корп. 2, г. Дмитров, Московская обл., 141800, ОГРН 1135007004263).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Дмитровские станки-ДЗФС" - Кузнецова Н.В. (по доверенности от 14.12.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-364/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Дмитровский завод фрезерных станков" - Ситников Г.В. (по доверенности от 11.02.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Дмитровские станки-ДЗФС" (далее - заявитель, общество "Дмитровские станки-ДЗФС") 19.03.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС") и Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее - заинтересованное лицо, административный орган) о признании незаконным решения от 11.02.2019 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 583335 в отношении товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "конструкции металлические; конструкции стальные; литье стальное", 7-го класса МКТУ "станки; станки фрезерные" и услуги 37-го класса МКТУ "установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дмитровский завод фрезерных станков" (далее - третье лицо, общество "Дмитровский завод фрезерных станков").

В ходе подготовки дела к стадии судебного разбирательства общество "Дмитровские станки-ДЗФС" заявило об отказе от требований к ФГБУ "ФИПС" (том 9, л.д. 99-100).

Определением от 20.05.2019 отказ от требований к ФГБУ "ФИПС" принят судом, производство по делу в указанной части прекращено (том 9, л.д. 125-127).

Выражая несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом ненормативном правовом акте, общество "Дмитровские станки-ДЗФС" указывает на то, что при рассмотрении возражения третьего лица против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 583335 в отношении части товаров и услуг 6, 7 и 37-го классов МКТУ административный орган неверно применил нормы материального права, в частности подпункт 1 пункта 3 и пункт 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В частности, заявитель утверждает, что регистрация спорного товарного знака была произведена им после того, как он узнал о незаконных действиях общества "Дмитровский завод фрезерных станков" по использованию коммерческого обозначения, тождественного спорному товарному знаку.

Заявитель настаивает на том, что с 2007 года он использует изображение "" (которое является тождественным товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 203116, ранее принадлежавшему открытому акционерному обществу "Дмитровский завод фрезерных станков" и обществу с ограниченной ответственностью "Машиностроитель-ДЗФС") и словосочетание "Дмитровский завод фрезерных станков" в качестве коммерческого обозначения, которое он размещает на своих товарах, вывесках, бланках, счетах и иной документации, а также в объявлениях, рекламе и в сети Интернет.

Общество "Дмитровский завод фрезерных станков" зарегистрировано в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 06.12.2013, что позднее даты 09.04.2003, когда было создано общество "Дмитровские станки-ДЗФС", в связи с чем заявитель полагает, что используемое им коммерческое обозначение имеет приоритет над фирменным наименованием третьего лица.

Наряду с этим заявитель указывает на то, что после регистрации спорного товарного знака он совершал действия по изменению своего фирменного наименования на общество с ограниченной ответственностью "Дмитровский завод фрезерных станков", о чем 30.12.2016 была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, но впоследствии с 22.05.2017 вернул свое прежнее наименование.

Как считает общество "Дмитровские станки-ДЗФС", подача третьим лицом возражения в Роспатент при наличии у него информации об использовании правообладателем спорного товарного знака является злоупотреблением правом.

Кроме того, заявитель не согласен с выводом Роспатента о недоказанности факта использования им вышеуказанного коммерческого обозначения.

Свой интерес по оспариванию ненормативного акта общество "Дмитровские станки-ДЗФС" объясняет высокой степенью его узнаваемости среди определенного круга потребителей, намерением продолжать использовать спорное обозначение и стремлением не допустить причинение убытков ввиду оттока потребителей.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам заявителя была дана полная и всесторонняя оценка.

Административный орган обращает внимание суда на то, что возражение третьего лица, основанное на несоответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, было признано необоснованным. Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что ни подавшее возражение третье лицо, ни правообладатель товарного знака не доказали факт использования вышеуказанного коммерческого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака. При этом административный орган установил, что принадлежащий заявителю - обществу "Дмитровские станки-ДЗФС" указанный товарный знак является сходным с фирменным наименованием третьего лица - общества "Дмитровский завод фрезерных станков", так как содержит словесный элемент "Дмитровский завод фрезерных станков".

Проанализировав представленные обеими коммерческими организациями (заявителем и третьим лицом) доказательства, Роспатент сделал вывод о том, что до даты приоритета спорного товарного знака третье лицо осуществляло деятельность с использованием своего фирменного наименования, однородную вышеуказанным товарам и услугам 6, 7 и 37-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован этот знак, а именно производило и вводило в гражданский оборот фрезерные станки и детали к ним, а также оказывало услуги по ремонту фрезерных станков.

Административный орган также обращает внимание на то, что его выводы об однородности деятельности третьего лица и обозначенных товаров и услуг заявителем не оспариваются.

Поскольку спорный товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием третьего лица (подателя возражения), право на которое возникло ранее даты приоритета этого знака, Роспатент сделал вывод о том, что регистрация указанного товарного знака в отношении оспариваемых подателем возражения рубрик товаров и услуг МКТУ, противоречит пункту 8 статьи 1483 ГК РФ и это не позволяет сохранить спорный товарный знак.

Третье лицо поддержало позицию Роспатента, представило письменные объяснения, в которых указало, что общество "Дмитровские станки-ДЗФС" не доказало довод о непрерывном использовании коммерческого обозначения с 2005 года и наличие у него предприятия, которое было индивидуализировано спорным обозначением.

Наряду с этим третье лицо обращает внимание суда на то, что доводы заявителя содержат противоречия, так как недоказанность использования коммерческого обозначения на вывеске предприятия должна иметь правовые последствия не только для третьего лица, но и для заявителя.

Кроме того, третье лицо указало на то, что общество "Дмитровские станки-ДЗФС" не оспаривает основной вывод Роспатента о тождественности словесного элемента спорного товарного знака и фирменного наименования третьего лица.

В судебном заседании представитель заявителя настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления.

Третье лицо поддержало позицию административного органа и изложенные в отзыве доводы.

Как усматривается из материалов дела, общество "Дмитровские станки-ДЗФС" являлось правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 583335, зарегистрированного 09.08.2016 с приоритетом по дате подачи заявки 01.06.2015 в отношении товаров и услуг 6, 7, 35, 37 и 40-го классов МКТУ.

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение фрезы, в центре которой расположена стилизованная буква "Д", и охраняемое словосочетание "ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в черно-белом цветовом сочетании.

Общество "Дмитровский завод фрезерных станков" 21.03.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным несоответствием государственной регистрации данного знака положениям подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку имеет место введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг в отношении следующих товаров 6-го класса МКТУ "конструкции металлические; конструкции стальные; литье стальное", 7-го класса МКТУ "станки; станки фрезерные" классов и услуг 35-го класса "демонстрация товаров; продажа розничная или оптовая; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц"; 37-го класса МКТУ "установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок" и 40-го класса МКТУ "работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц", а также ввиду тождества этого знака коммерческому обозначению и фирменному наименованию подателя возражения.

В возражении третье лицо указало, что оно было зарегистрировано в качестве юридического лица 06.12.2013, создано бывшими сотрудниками открытого акционерного общества "Дмитровский завод фрезерных станков", ликвидированного по решению суда 03.09.2004 и являвшегося правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203116, срок действия которого истек 24.12.2006.

Цель создания третьего лица была в продолжении деятельности, которую до своей ликвидации вело акционерное общество.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица общества "Дмитровский завод фрезерных станков" (ОГРН 1135007004263) и выписка из ЕГРЮЛ;

выписка из ЕГРЮЛ с указанием сведений об обществе "Дмитровские станки-ДЗФС" (ОГРН 1035001611006);

копия трудовой книжки Савицкого В.П.;

страницы журнала "Металлообработка" за 2015 и 2016 годы;

страницы официального каталога Международного военно-технического форума "Армия-2016";

копия приказа от 01.02.2015 N 7 (о деятельности и индивидуализации созданного предприятия) с приложением;

копии актов согласования дизайн-макета и приема-передачи визитных карточек;

копия протокола осмотра сайта в сети Интернет;

реестр технико-коммерческих предложений и копии коммерческих предложений;

реестр договоров и копии договоров;

конструкторская документация;

прайс-лист на продукцию, выпускаемую обществом "Дмитровский завод фрезерных станков";

штатные расписания общества "Дмитровский завод фрезерных станков";

оборотно-сальдовые ведомости;

договоры аренды и субаренды;

копии актов экспертизы о соответствии производимой продукции;

товарные накладные и приемо-сдаточные документы;

свидетельство о членстве в Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент";

документы, подтверждающие участие в отраслевых выставках, включая каталоги, договоры на аренду площадей, счета и акты, диплом участника международного военно-технического форума "Армия-2016";

сведения о правообладателе оспариваемого товарного знака (ответ из ИФНС России по г. Дмитрову; сведения о среднесписочной численности работников за 2012 год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2013 год; бухгалтерские балансы за 2010 - 2016 годы; оборотно-сальдовая ведомость);

копии претензий;

решение единственного участника об изменении фирменного наименования.

К заседанию коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем - обществом "Дмитровские станки-ДЗФС" был представлен отзыв, в котором он приводит информацию о своей хозяйственной деятельности в 2016 - 2018 годы, указывает, что с 2007 года использует коммерческое обозначение, тождественное товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 203116, и словосочетание "Дмитровский завод фрезерных станков" в качестве средства индивидуализации производимой и реализуемой им продукции, а также путем указания на вывесках, бланках, счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и в сети Интернет, участия на выставках и ярмарках.

Как указывает заявитель, целью регистрации спорного товарного знака являлась защита своего обозначения от незаконного использования третьим лицом.

К отзыву правообладателя, а затем к заседанию коллегии в Палате по патентным спорам были приложены следующие документы:

копия визитной карточки Мисилина Г.В. - главного инженера;

копии свидетельств на товарные знаки N 579149, N 583335, N 203116;

копии коммерческих предложений;

копия договора возмездного оказания (коммунальных) услуг и возмещения расходов от 01.01.2011;

фотографии;

протокол осмотра доказательств в виде осмотра интернет-сайта httPs://www.nic.ru/whois?querv=dzfs.ru с приложениями;

рекламные материалы, каталоги, счета-фактуры, сертификаты;

договоры от 15.01.2018 N 1/01, от 11.11.2017 N 11-01, от 19.02.2016 N 006, от 10.01.2016 N 01/ДЗФС, от 20.12.2017 N 35-ДС, от 30.01.2018 N 29/01, от 03.05.2017 N 11-ДЗФС, от 05.03.2014 N 003, от 06.12.2011 N К/2011-340, от 16.06.2012 N 18;

судебные решения;

референц-лист от 16.05.2018 о поставке станков;

договоры аренды (от 01.10.2011 N 19/1011А; от 01.08.2013 N 32/0813А; от 12.10.2017 N 38-ДС; от 01.08.2017 N 3/0817), выписка из ЕГРЮЛ;

письмо Шленова О.Л., копия трудовой книжки Шленова О.Л.; фото шильда;

финансовая отчетность;

сведения о численности работников;

материалы об участии в выставках и ярмарках;

информационное письмо об оказании правообладателю юридических услуг по регистрации;

заявление об изменении в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в связи с передачей или переходом права на регистрацию товарного знака, и договоры о передаче права от 22.01.2016;

договор субаренды от 25.12.2015 с приложениями;

договор аренды нежилого помещения от 01.07.2018 N 3/0817 с приложениями;

договор аренды нежилого помещения от 01.09.2016 N 3/0916 с приложениями;

договор аренды нежилого помещения от 01.10.2015 N 3/1015 с приложениями;

бухгалтерская (финансовая) отчетность;

копия паспорта Проворовой Е.Н.;

документы, относящиеся к объекту недвижимости - складу электромоторов и делительных головок (выписка из ЕГРН);

уведомление о погашении ограничения (обременения) права от 23.10.2017;

договор об оказании услуг от 16.12.2015 N 2469483/NIC-D;

материалы, относящиеся к подаче заявок на регистрацию товарных знаков;

финансовые документы (выписки, платежные поручения, ордера, реестры, относящиеся к перечислению заработной платы);

письмо АО НПО "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" с приложением фотографий шильдов, на которых изображен оспариваемый товарный знак;

акты и счета, относящиеся к хостингу проекту www.dzfs.ru;

договор купли-продажи от 28.08.2006 N 67; договор поставки от 04.05.2007 N 330.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент признал общество "Дмитровский завод фрезерных станков" заинтересованным лицом в подаче возражения. При этом административным органом сделан вывод о недоказанности заявителем довода о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и о невозможности сделать вывод о наличии у правообладателя права на использование коммерческого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака.

Вместе с тем Роспатент указал, что представленные подателем возражения учредительные документы, договоры, подтверждающие деятельность, связанную с производством металлообрабатывающих станков, конструкторская и техническая документация, сертификаты соответствия, прайс-листы, акты экспертизы, свидетельствуют о том, что, используя свое фирменное наименование, общество "Дмитровский завод фрезерных станков" до даты приоритета спорного товарного знака производило станкостроительную продукцию (фрезерные станки и детали к ним), однородную части товаров 7-го класса МКТУ, и конструктивные элементы и запасные части станков (втулки, цанговые патроны, тиски, накладные головки, винты, гайки, шарики, ролики, кулачковые муфты и т.п. детали), однородные с общими позициями, отраженными в перечне товаров 6-го класса МКТУ, а также осуществляло ремонт фрезерных станков, что однородно части услуг 31-го класса МКТУ.

Изложенное позволило административному органу констатировать убедительность доводов возражения третьего лица о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении товаров 6-го класса МКТУ "конструкции металлические; конструкции стальные; литье стальное", 7-го класса МКТУ "станки; станки фрезерные" классов и услуги 37-го класса МКТУ "установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования" как несоответствующего требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент указал, что заявленная подателем возражения услуга 37-го класса МКТУ "устранение помех в работе электрических установок" отсутствует в перечне услуг спорного товарного знака, а в отношении услуг 35-го и 40-го классов МКТУ третье лицо не доказало факт их оказания под своим фирменным наименованием до даты приоритета спорного товарного знака.

При этом Роспатент отметил, что доводы общества "Дмитровские станки-ДЗФС" касаются спора о наличии исключительного права на коммерческое обозначение "" в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия, однако представленные в Палату по патентным спорам документы не дают оснований для вывода о том, что названное общество обладало имущественным комплексом, в состав которого входили производственные площади и оборудование, необходимое для осуществления коммерческой деятельности, связанной с производством фрезерных станков и оборудования, в отношении которых охраняется спорный товарный знак, в связи с чем обозначение "" не могло использоваться правообладателем в качестве коммерческого обозначения.

Общество "Дмитровские станки-ДЗФС", полагая, что решение Роспатента от 11.02.2019 является недействительным и нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с заявлением о признании его незаконным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом "Дмитровские станки-ДЗФС" не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 11.02.2019 об отказе в удовлетворении возражения принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается предпринимателем в заявлении, поданном в суд.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (01.06.2015) законодательством, применимым для оценки охраноспособности этого товарного знака, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 под N 4322 и введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила N 32), что правильно определено Роспатентом при рассмотрении возражения.

При этом порядок рассмотрения возражения о предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

По смыслу пункта 2.5.1 Правил N 32 к обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если таковым является хотя бы один из его элементов.

Как отмечено в пункте 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром и его изготовителем. Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров).

Кроме того, для вывода о введении потребителя в заблуждение через ассоциацию с другим производителем товаров (исполнителем услуг), основанную на предшествующем опыте, требуется наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его предшествующим производителем.

Следовательно, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи рядовых, средних потребителей - адресатов конкретных товаров - в отношении конкретного обозначения.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ, Правил N 32, а также разъяснений, содержащихся в Рекомендациях, для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку Роспатенту необходимо было установить, что при восприятии данного товарного знака через ассоциации, вызванные этим товарным знаком, в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 указанного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

Исходя из вышеназванных положений Правил N 32 и Рекомендаций, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Очевидно, что бремя доказывания данных обстоятельств, возлагается на лицо, подавшее возражение в Роспатент.

Как указывалось выше, административным органом был сделан вывод о том, что общество "Дмитровский завод фрезерных станков" не доказало, что на дату приоритета спорного товарного знака потребители ассоциировали товары и услуги, маркированные этим знаком с подателем возражения, в связи с чем довод о несоответствии указанного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ признан неподтвержденным.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что приведенный выше вывод Роспатента не оспаривают ни заявитель по делу, ни третье лицо.

Наряду с этим податель возражения полагал, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку противоречит пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность - возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

На основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

При этом в силу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Пунктом 2 статьи 132 ГК РФ предусмотрено, что в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности.

Оценивая доводы возражения и отзыва на него, а также представленные обеими организациями доказательства, Роспатент пришел к выводу о том, что ни податель возражения, ни правообладатель спорного товарного знака не доказали факт использования обозначения "" в качестве коммерческого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака.

Между тем доказанность факта использования третьим лицом своего фирменного наименования, зарегистрированного ранее даты приоритета спорного товарного знака, для индивидуализации товаров и услуг, однородных тем, на которые распространяется правовая охрана указанного товарного знака, является достаточным основанием для вывода не соответствии этого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 предусмотрено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

По смыслу пункта 156 Постановления Пленума N 10 фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

В пункте 151 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

При изложенных обстоятельствах закон запрещает в отношении однородных товаров или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Судебная коллегия соглашается с приведенным выше выводом Роспатента и полагает, что в рассматриваемом случае очевидно полное совпадение словесного элемента, входящего в состав комбинированного товарного знака, правообладателем которого является заявитель по делу, и произвольной части фирменного наименования третьего лица, являющегося подателем возражения.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума N 10 согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При сравнении комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным.

Аналогичная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 N 300-ЭС15-8916.

В ходе судебного разбирательства представитель общества "Дмитровские станки-ДЗФС" признал, что входящий в состав спорного товарного знака словесный элемент "Дмитровский завод фрезерных станков" является тождественным произвольной части фирменного наименования третьего лица - общества "Дмитровский завод фрезерных станков", а также указал, что в этой части заявитель не оспаривает выводы административного органа.

Вместе с тем заявитель сообщил, что в течение непродолжительного периода времени с 30.12.2016 по 22.05.2017 у него также было фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "Дмитровский завод фрезерных станков". При этом признал, что изменение произвольной части фирменного наименования происходило позднее даты регистрации третьего лица в качестве юридического лица, а также после даты государственной регистрации спорного товарного знака. Кроме того, заявитель подтвердил, что "возврат к прежнему фирменному наименованию" был обусловлен получением претензии от третьего лица относительно нарушения положений гражданского законодательства о фирменных наименованиях юридических лиц как средств индивидуализации участников гражданских отношений. Иными словами, заявитель по делу и он же правообладатель спорного товарного знака согласился с претензиями третьего лица и в досудебном порядке принял меры к разрешению конфликтной ситуации.

В ходе судебного разбирательства представитель общества "Дмитровские станки-ДЗФС" признал обоснованными доводы третьего лица и вывод Роспатента об однородности части товаров и услуг 6, 7 и 37-го класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака, и деятельности, осуществляемой обществом "Дмитровский завод фрезерных станков" под своим фирменным наименованием, что принимается судебной коллегией на основании частей 3 и 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Несогласие общества "Дмитровские станки-ДЗФС" с оспариваемым ненормативным правовым актом заключается в том, что, по его мнению, Роспатент сделал неверный вывод о недоказанности факта использования правообладателем спорного товарного знака обозначения "" в качестве коммерческого обозначения до даты приоритета указанного товарного знака.

Судебная коллегия полагает, что приведенный довод заявителя не имеет юридического значения для оценки законности и действительности оспариваемого ненормативного акта, поскольку даже иная позиция административного органа по вопросу использования / неиспользования коммерческого обозначения не изменила бы вывод о тождественности словесного элемента спорного товарного знака и произвольной части фирменного наименования третьего лица, что при вышеизложенных обстоятельствах является достаточным основанием для признания недействительной правовой охраны этому знаку.

Как указывалось выше, основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно несоответствие его закону или иному правовому акту и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного правового акта необходимо установление одновременно двух указанных условий.

В обоснование своего интереса по "восстановлению" правовой охраны спорного товарного знака общество "Дмитровские станки-ДЗФС" указало, что именно этот товарный знак имел высокую степень узнаваемости среди определенного круга потребителей и контрагентов заявителя, а прекращение его правовой охраны может привести к оттоку потребителей и причинению организации убытков.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявитель не представил в материалы дела ни одного доказательства, подтверждающего как узнаваемость общества "Дмитровские станки-ДЗФС" через восприятие спорного товарного знака, так и его экономические потери.

Кроме того, из представленных Роспатентом материалов административного дела и сведений, размещенных в открытом доступе в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам установил, что общество "Дмитровские станки-ДЗФС" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 579149, зарегистрированного 28.06.2016 с приоритетом по дате подачи заявки 01.06.2015 в отношении товаров и услуг 6, 7, 35, 37 и 40-го классов МКТУ, в том числе и тех рубрик, для которых прекращена правовая охрана спорного товарного знака, а именно: товаров 6-го класса МКТУ "конструкции металлические; конструкции стальные; литье стальное", 7-го класса МКТУ "станки; станки фрезерные" и услуги 37-го класса МКТУ "установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования".

С учетом изложенного заявитель, являющийся правообладателем обоих товарных знаков, не лишен возможности продолжать использовать принадлежащие ему средства индивидуализации для маркировки соответствующих товаров и услуг, не нарушая при этом права иных участников гражданских правоотношений, в частности общества "Дмитровский завод фрезерных станков".

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу, что требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на общество "Дмитровские станки-ДЗФС".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Дмитровские станки-ДЗФС" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

Д.И. Мындря

А.А. Снегур