Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2019 г. по делу N СИП-166/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи им патента на изобретение, поскольку уточнение формулы изобретения путем внесения в нее признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2019 г. по делу N СИП-166/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 31 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 2 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А.

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица GENETECH, INC. о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 26.12.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2358762 на изобретение "Лечение аутоиммунных заболеваний у пациента с неадекватным ответом на ингибитор TNF-альфа".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество "БИОКАД" (ул. Связи, д. 34, литер А, п. Стрельна, Санкт-Петербург, 198515, ОГРН 1025002867196) и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (Ленинский проспект, д. 14, г. Москва, 119991), Пальцев Михаил Александрович (г. Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица GENETECH, INC. - Христофоров А.А. (по доверенности от 16.06.2017), Угрюмов В.М. (по доверенности от 16.06.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-352/41);

от закрытого акционерного общества "БИОКАД" - Давиденко Н.В. (по доверенности от 21.09.2018 N 1693), Киреева И.С. (по доверенности от 10.08.2018 N 1586), Худяев М.Е. (по доверенности от 12.02.2019 N 2100).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо GENETECH, INC. (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 26.12.2017, которым принадлежащий компании патент Российской Федерации N 2358762 на группу изобретений "Лечение аутоиммунных заболеваний у пациента с неадекватным ответом на ингибитор TNF-альфа" был признан недействительным полностью.

В обоснование своего требования заявитель приводит доводы, в которых выражает свое несогласие с выводом Роспатента о несоответствии группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2358762 условию патентоспособности "изобретательский уровень". Кроме того, заявитель считает неправомерным непринятие к рассмотрению измененной формулы изобретения, представленной им на заседании от 20.10.2017.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество "БИОКАД" (далее - общество "БИОКАД"), Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (далее - РАО), Пальцев Михаил Александрович.

Роспатент в отзыве, дополнительных письменных пояснениях просил отказать в удовлетворении заявления компании, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения.

Представители компании в судебном заседании полностью поддержали заявленное требование, просили суд его удовлетворить.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против заявленного требования.

РАО, Пальцев М.А., извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителей указанных третьих лиц в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, выслушав представителей компании и Роспатента, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом в ходе рассмотрения дела, патент Российской Федерации N 2358762 на группу изобретений "Лечение аутоиммунных заболеваний у пациента с неадекватным ответом на ингибитор TNF-альфа" был выдан на имя компании по заявке N 2005134394, датой подачи которой является дата подачи международной заявки PCT/US2004/010509 от 06.04.2004, с приоритетом от 09.04.2003, установленным по дате подачи приоритетной заявки US 60/461,481.

Патент Российской Федерации N 2358762 на группу изобретений был выдан со следующей формулой изобретения:

"1. Применение антитела, которое связывается с CD20 для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего с неадекватным ответом на ингибитор TNFa, при котором антитело вводится в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг.

2. Применение антитела, которое связывается с CD20 для производства лекарственного средства для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего с неадекватным ответом на ингибитор TNFa, при котором антителом является гуманизированное 2H7vl6, содержащее вариабельные домены, представленные SEQ ID Nos. l и 2".

В Роспатент 02.03.2016 поступило возражение общества "БИОКАД" против выдачи патента Российской Федерации N 2358762, мотивированное наличием в формуле по оспариваемому патенту признаков, отсутствовавших в материалах заявки N 2005134394 на дату ее подачи, а также несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности "промышленная применимость" (независимые пункты 1, 2 формулы), "новизна" (независимый пункт 1 формулы) и "изобретательский уровень" (независимый пункт 1 формулы).

В подтверждение доводов, указанных в возражении, в Роспатент были представлены следующие материалы (копии):

международная публикация WO 2004/091657 международной заявки PCT/US2004/010509, на основании которой была подана заявка N 2005134394, по которой был выдан патент Российской Федерации N 2358762, с переводом (далее - [1]);

международная публикация WO 2003/068821, с переводом (далее - [2]);

статья Tuscano J.M. "Successful treatment of infliximab-refractory rheumatoid arthritis with Rituximab", Abstract supplement 2002 Annual scientific meeting, October 24-29, New Orleans, Lousiana, 2002, Arthritis and Rheumatism, 2002, vol. 46, number 9 (supplement), p. 3420, с переводом (далее - [3]);

статья Edwards J.C.W. et al "Efficacy and safety of rituximab, a B-cell targeted chimeric monoclonal antibody: a randomized, placebo-controlled trial in patients with rheumatoid arthritis", Arthritis and rheumatism, vol. 46, No. 12, abstract 446, с переводом (далее - [4]);

решение технического апелляционного комитета Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.04 of 17 May 2013 (далее - [5]).

Данное возражение было рассмотрено Роспатентом в порядке, установленном статьями 1248 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ГК РФ), а также Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. N 4520 (далее - Правила ППС) в части, не противоречащей ГК РФ.

На заседании коллегии Роспатента от 16.10.2017 от общества "БИОКАД" было подано ходатайство с просьбой не рассматривать его доводы, касающиеся соответствия запатентованной группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость", а также наличия в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2358762 признаков, отсутствующих в материалах на дату подачи заявки N 2005134394 (приложение N 6 к протоколу заседания от 16.10.2017).

Доводы общества "БИОКАД", касающиеся несоответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 условию патентоспособности "новизна", не нашли Роспатентом своего подтверждения.

По результатам проверки доводов возражения о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатентом было установлено следующее.

Согласно возражению в качестве ближайшего аналога изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 рассматривается техническое решение, известное из статьи [3], в котором описано лечение ритуксимабом (рекомбинантным гибридным моноклональным человеческо-мышиным антителом CD20) пациентов с инфликсимаб-устойчивой формой ревматоидного артрита.

Как указано в статье [3] режим лечения состоял из приема ритуксимаба в общей дозе 100 мг в неделю N 1, 375  в неделю N 2, 500  в недели N 3 и 4. Авторами статьи [3] был сделан вывод о том, что ритуксимаб является эффективным препаратом для пациентов "с устойчивым к базовым противоревматическим препаратам и инфликсимабу ревматоидным артритом".

Отличием способа лечения по патенту Российской Федерации N 2358762 от известного из статьи [3] способа является то, что необходимое антитело "вводится в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг".

По мнению компании, данный режим лечения позволяет добиться эффективного лечения больных с осложненной формой артрита.

Однако, по мнению Роспатента, приведенные в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 сведения не выявляют какой-либо иной эффективности от применения указанного в формуле режима лечения "двумя внутривенными дозами по 1000 мг" по сравнению с теми режимами, которые также приведены в описании к патенту Российской Федерации N 2358762, и направлены на эффективное лечение обсуждаемого заболевания.

Какого-либо неожиданного технического результата от введения именно той дозировки, которая указана в формуле патента Российской Федерации N 2358762, а именно "двумя внутривенными дозами по 1000 мг", компанией не представлено, а режим лечения (количество лекарственного средства и промежуток между его введением) зависит от многих факторов, например, тяжести протекания заболевания, веса больного.

Кроме того, Роспатент отметил, что признак, касающийся указания в независимом пункте 1 формулы патента дозы "двух внутривенных доз по 1000 мг", выражен лишь в общем виде, без конкретизации периодичности такого введения.

Между тем в статье [4] приводятся сведения об успешном применении ритуксимаба больными с ревматоидным артритом посредством "2x1 г внутривенных капельных вливаний", то есть двух внутривенных доз по 1000 мг.

Роспатент указал, что вместе с тем в полученном в ходе рассмотрения возражения общества "БИОКАД" заключении РАН N 2017-0008-06888-0 содержатся сведения о том, что ревматоидный артрит с неадекватным ответом на ингибитор фактора некроза TNFa не является отдельным заболеванием, что подтверждает возможность экстраполяции дозировки ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего "с неадекватным ответом на ингибитор TNFa на дозировку ритуксимаба "для лечения "ревматоидного артрита".

Таким образом, Роспатент считает, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2358762 в объеме независимого пункта 1 формулы явным образом для специалиста следует из уровня техники, принимая во внимание сведения из источников информации [3] и [4].

Данные обстоятельства с учетом положений статьи 4 Патентного закона, пункта 19.5.3 Правил ИЗ послужили основанием для вывода о том, что в возражении общества "БИОКАД" содержатся доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

С учетом изложенного в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам Роспатента предложила компании внести изменения в формулу изобретения, для чего заседание коллегии Роспатента было перенесено.

На заседании коллегии Роспатента, состоявшемся 20.10.2017, компания представила уточненный вариант формулы изобретения, анализ которой Роспатентом показал, что в независимый пункт 1 формулы были включены признаки "в дни 1 и 15", взятые из описания к патенту Российской Федерации N 2358762.

Вместе с тем, как отметил Роспатент, внесение таких изменений в формулу изобретения по патенту Российской Федерации N 2358762 не приводит к признанию его недействительным частично, поскольку такие изменения приводят к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался.

Таким образом, Роспатент сделал вывод о том, что внесенные компанией в формулу изобретения уточнения не устранили причины, послужившие основанием для вывода Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

На основании изложенного решением Роспатента от 26.12.2017 возражение общества "БИОКАД" от 02.03.2017 было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2358762 был признан недействительным полностью.

Полагая, что решение Роспатента от 26.12.2017 не соответствует требованиям действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 18 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании против предоставления правовой охраны спорному патенту на изобретение и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер постановления Правительства Российской Федерации следует читать как "N 218"

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается заявителем.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.04.2004) правовая база для оценки охраноспособности группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2358762 включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 07.02.2003 N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" (далее - Патентный закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 N 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 N 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, определяется формулой.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Судебная коллегия учитывает, что компания не оспаривает вывод Роспатента о том, что ближайшим аналогом изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 является техническое решение, известное из статьи [3].

Кроме того, компания не оспаривает вывод Роспатента о том, что отличием способа лечения по патенту Российской Федерации N 2358762 от известного из статьи [3] способа является то, что необходимое антитело "вводится в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг".

Ошибочность вывода Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 условию патентоспособности "изобретательский уровень" компания усматривает в том, что, по ее мнению, Роспатентом не установлена известность влияния отличительного признака "в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг" изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 на технический результат.

При этом компания считает, что в соответствии с законодательством в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 не требуется представления сведений, подтверждающих влияние отличительного признака "в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг" на достигаемый технический результат, в связи с чем отсутствие этих сведений в описании не может поставить под сомнение соответствие изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Кроме того, по мнению заявителя, при анализе влияния отличительного признака "в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг" на технический результат изобретения по патенту Российской Федерации N 2358762 Роспатент должен был учесть представленные им при рассмотрении возражения общества "БИОКАД" инструкции по применению лекарственных препаратов заявителя Мабтера и Ретуксан, подтверждающие, как полагает компания, преимущества режима введения антитела в виде двух внутривенных доз по 1000 мг при лечении ревматоидного артрита с неадекватным ответом на ингибитор TNFa.

Судебная коллегия отклоняет данные доводы компании в связи со следующим.

Довод компании о неподтверждении Роспатентом известности влияния отличительного признака "в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг" изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 на указанный в нем технический результат является несостоятельным ввиду следующего.

По мнению компании, данный режим лечения "двумя внутривенными дозами по 1 000 мг" позволяет добиться эффективного лечения больных с осложненной формой артрита.

Однако судебная коллегия обращает внимание на то, что в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 не показаны какие-либо преимущества в отношении эффективности от применения указанного в формуле режима лечения "двумя внутривенными дозами по 1000 мг" по сравнению с теми режимами, которые также приведены в описании к патенту Российской Федерации N 2358762.

Так в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 говорится о том, что "подходящими дозами неконъюгированного антитела являются, например, такие дозы как от около 20  поверхности тела до около 1000  поверхности тела. Например, можно вводить пациенту одну или более доз антитела значительно меньших, чем 375  поверхности тела; например, доза может варьировать от около 20  поверхности тела до около 250 мг/м поверхности тела, в том числе от около 50  до около 200 . Примеры дозовых режимов включают 375  поверхности тела еженедельно четырежды или 1000 мг дважды (например, в дни 1 и 15). Более того, можно вводить одну или более первоначальных доз антитела и далее одну или более последующих доз, причем последующая доза антитела в мг в расчете на поверхности тела превышает предыдущую. Например, первоначальная доза может составлять от около 20  поверхности тела до около 250 мг/м поверхности тела, в том числе от около 50 мг/м до около 200 , а последующая - от около 250  поверхности тела до около 1000  поверхности тела".

То есть, в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 приведен ряд возможных дозировок (режимов лечения), применяемых для лечения указанных пациентов лекарственным средством, содержащим антитело, которое связывается с CD 20.

Причем использование всех указанных в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 дозировок направлено на эффективное лечение обсуждаемого заболевания.

Судебная коллегия отмечает, что какого-либо неожиданного технического результата от введения именно той дозировки, которая указана в формуле патента Российской Федерации N 2358762, а именно "двумя внутривенными дозами по 1 000 мг", в описании не представлено, а режим лечения (количество лекарственного средства и промежуток между его введением) зависит от многих факторов, например, тяжести протекания заболевания, веса больного.

Это также подтверждено информацией, приведенной в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 о том, что "...указанные предполагаемые количества антагониста в значительной степени зависят от конкретной ситуации и подбираются с осторожностью".

Кроме того, в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 содержатся сведения о том, что "ключевым фактором выбора дозы и схемы ее введения является тот конечный результат, которого хотят достигнуть".

То есть относительно высокие дозы могут быть необходимы для лечения постоянно развивающегося и острого заболевания. Причем для достижения максимальной эффективности, в зависимости от заболевания или нарушения, антагонист вводят как можно раньше по отношению к первому симптому, проявлению или обнаружению заболевания.

Кроме того, признак, касающийся указания в независимом пункте 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 дозы "двух внутривенных доз по 1 000 мг", выражен в общем виде, без конкретизации периодичности введения.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что изобретение по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762, характеризующееся введением антитела в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг, основано исключительно на изменении количественного признака без достижения какого-либо нового технического результата.

Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 16 Патентного закона, пункту 2.4 Правил ИЗ заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления, а также формулу изобретения, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

При этом согласно пункту 3.2.4.5 Правил ИЗ в разделе "Осуществление изобретения" приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Сущность изобретения".

То есть, помимо условий для отнесения признаков к существенным, патентным законодательством установлены требования к содержанию описания изобретения, в соответствии с которым осуществляется проверка соблюдения данных условий.

В этой связи Роспатент верно отметил, что отсутствие в описании к изобретению сведений, подтверждающих влияние его признаков на возможность получения технического результата, с учетом подпункта (1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 16 Патентного закона, пунктом 2.4 и пунктом 3.2.4.5 Правил ИЗ препятствует признанию таких признаков существенными.

Поэтому судебная коллегия отклоняет довод компании о том, что в соответствии с законодательством в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 не требуется представления сведений, подтверждающих влияние отличительного признака "в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг" на достигаемый технический результат, в связи с чем отсутствие их в описании не может поставить под сомнение соответствие изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Вместе с тем в статье [4] приводятся сведения об успешном применении ритуксимаба больными с ревматоидным артритом посредством "2x1 г внутривенных капельных вливаний", то есть двух внутривенных доз по 1 000 мг.

Кроме того, Роспатент сослался на то, что как следует из заключения РАН N 2017-0008-06888-0, ревматоидный артрит с неадекватным ответом на ингибитор фактора некроза TNFa не является отдельным заболеванием, что подтверждает возможность экстраполяции дозировки ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего "с неадекватным ответом на ингибитор TNFa" на дозировку ритуксимаба "для лечения "ревматоидного артрита".

Таким образом, судебная коллегия отмечает, что вопреки доводам компании, Роспатентом при анализе изобретательского уровня изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 верно было выявлено решение, известное из статьи [4], в котором описан именно такой режим лечения ревматоидного артрита посредством введения антитела "в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг".

Учитывая изложенное, вывод Роспатента о том, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2358762 в объеме независимого пункта 1 формулы явным образом для специалиста следует из уровня техники, принимая во внимание сведения из источников информации [3]-[4], сделан в соответствии с положениям статьи 4 Патентного закона, пункта 19.5.3 Правил ИЗ.

Судебная коллегия также отклоняет довод компании о том, что при анализе влияния отличительного признака "в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг" на технический результат Роспатент должен был учесть представленные им при рассмотрении возражения общества "БИОКАД" инструкции по применению лекарственных препаратов заявителя Мабтера и Ретуксан, подтверждающие, как считает заявитель, преимущества режима введения антитела в виде двух внутривенных доз по 1 000 мг при лечении ревматоидного артрита с неадекватным ответом на ингибитор TNFa, ввиду следующего.

Роспатент правомерно указал, что данные инструкции по применению лекарственных препаратов Мабтера и Ретуксан не могут быть приняты во внимание при оценке изобретательского уровня изобретения, поскольку не являются частью патента Российской Федерации N 2358762. Поэтому представленные в них сведения, если и могли иметь доказательственное значение в отношении технического результата, то лишь косвенное (вспомогательное).

Роспатент верно отметил, что оценке подлежали материалы самого патента Российской Федерации N 2358762 и материалы заявки N 2005134394, по которой был выдан патент Российской Федерации N 2358762.

Кроме того, эти инструкции стали общедоступны уже позже даты приоритета группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2358762.

Следовательно, исходя из положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона, пункта 22.3 Правил ИЗ, указанные инструкции не могут быть включены в уровень техники при оценке изобретательского уровня, а содержащиеся в них сведения не могут служить подтверждением возможности достижения технического результата на дату приоритета группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2358762.

Судебная коллегия пришла к выводу о том, что при таких обстоятельствах содержащиеся в инструкциях по применению лекарственных препаратов Мабтера и Ретуксан сведения являются неотносимыми и ненадлежащими доказательствами, которые не могут быть учтены при оценке изобретательского уровня группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2358762.

При этом Роспатент сослался на то, что схожая правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2017 по делу N СИП-724/2016 и от 20.04.2018 по делу N СИП-725/2016.

Также судебная коллегия отклоняет довод компании об отсутствии причинно-следственной связи между выводом Роспатента о том, что признак "антитело вводится в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг" выражен в общем виде, без конкретизации периодичности введения, и несоответствием изобретения условию изобретательского уровня, так как указанный признак, в том виде, как он выражен в независимом пункте 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762, известен из статьи [4].

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что ни один из доводов компании не опровергает вывод Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 235876 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Судебная коллегия отклоняет также довод компании о том, что в оспариваемом решении от 26.12.2017 Роспатент неправомерно сослался на заключение РАН N 2017-0008-06888-0, приняв во внимание профессиональное мнение ученых, формализованное указанным экспертным заключением, ввиду следующего.

По мнению компании, законодательством не предусмотрено направление Роспатентом при рассмотрении возражений против выдачи патента запросов в РАН.

При этом компания считает, что при направлении запроса в РАН без уведомления компании, Роспатент ущемил ее права предлагать свои вопросы для эксперта, а также материалы, которые должны быть представлены в его распоряжение.

Кроме того, как полагает компания, при принятии оспариваемого решения Роспатент руководствовался только ответом на вопрос 1 заключения РАН, не проанализировав в совокупности с ним ответ на вопрос 2, что привело к принятию Роспатентом неправильного решения.

По мнению компании, Роспатент не учел, что неадекватный ответ у больных с ревматоидным артритом на ингибитор TNFa характеризует тяжесть течения заболевания, а не отдельное заболевание.

Судебная коллегия отклоняет данные доводы компании ввиду следующего.

Как указано в решении Роспатента от 26.12.2017, в целях полного и объективного рассмотрения возражения в Экспертный Совет РАН был направлен запрос, содержащий, в частности, вопрос о том, можно ли считать ревматоидный артрит с неадекватным ответом на ингибитор TNFa отдельным заболеванием, отличающимся от ревматоидного артрита и в чем могут заключаться эти отличия.

Судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что направление Роспатентом запроса в РАН было инициировано именно для обеспечения полного, всестороннего и объективного рассмотрения возражения ЗАО "БИОКАД" против выдачи патента Российской Федерации N 2358762.

Как верно указал Роспатент, вопреки доводам компании, ни ГК РФ, ни Правила ППС не содержат положений, которые бы препятствовали Роспатенту по данной категории дел привлекать для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний, специалистов и иных лиц, обладающих специальными знаниями в такой области техники, из других специализированных учреждений и институтов, а также направлять туда запросы.

То есть, вопреки мнению компании, указанные действия Роспатента по направлению запроса в РАН не противоречат действующему законодательству.

При этом судебная коллегия в порядке части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого Судом по интеллектуальным правам настоящего спора, также направила запросы следующим специалистам: Муравьеву Юрию Владимировичу - ведущему научному сотруднику лаборатории изучения коморбидных инфекций и мониторинга безопасности лекарственной терапии ФГБНУ "Научно-исследовательский институт им. В.А. Насоновой", Лыткиной Каринэ Арнольдовне - кандидату медицинских наук, заведующей ревматологическим отделением Городской клинической больницы N 4, Аршинову Андрею Владимировичу - профессору кафедры пропедевтики внутренних болезней Ярославского государственного медицинского университета.

Суд по интеллектуальным правам просил указанных специалистов дать ответ на следующие вопросы:

1. Известно ли из сведений, содержащихся в статье Tuscano [3], о применении антитела, которое связывается с CD20, для лечения ревматоидного артрита у пациентов с неадекватным ответом на лечение противоревматическими препаратами, включая инфликсимаб?

2. Известен ли из сведений, содержащихся в статье Edwards [4], режим лечения ревматоидного артрита у пациентов путем введения антитела, которое связывается с CD20 в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг?

3. Содержатся ли в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 сведения, подтверждающие какие-либо преимущества в отношении эффективности от указанного в формуле режима лечения "двумя внутривенными дозами по 1 000 мг" по сравнению с теми режимами, которые также приведены в описании к патенту Российской Федерации N 2358762? (Если да, то указать страницу и абзац описания).

4. Является ли очевидным для специалиста в данной области техники с учетом сведений из статей Tuscano [3], Edwards [4] возможность применения антитела, которое связывается с CD20, для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего с неадекватным ответом на ингибитор TNFa путем ведения данного антитела в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг, как указано в формуле патента Российской Федерации N 2358762?

Судебная коллегия, ознакомившись с заключениями специалистов, считает, что ответы специалистов Муравьева Ю.В. и Лыткиной К.Э. на вопросы 1-4 запроса суда подтверждают вывод Роспатента о том, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2358762 в объеме независимого пункта 1 формулы следует для специалиста явным образом из уровня техники, принимая во внимание сведения из статей Tuscano [3] и Edwards [4].

При этом ответы специалиста Аршинова А.В. на вопросы 1-4 запроса суда не опровергают указанного вывода Роспатента.

Так, отвечая на вопрос 1 запроса суда Муравьев Ю.В. и Лыткина К.Э. пришли к единому (одинаковому) выводу о том, что статья Tuscano [3] информирует о применении антитела, которое связывается с CD20, для лечения больных ревматоидным артритом, у которых ранее многие базисные противовоспалительные препараты, включая инфликсимаб, были не эффективны.

Кроме того, специалист Лыткина К.Э. в своем заключении подчеркивает, что по результатам исследования, представленным в статье Tuscano [3], можно сделать вывод об эффективности применения антитела, которое связывается с CD20, для лечения пациентов с ревматоидным артритом, у которых была неэффективна предшествующая терапия противоревматическими препаратами, включая инфликсимаб.

Также, специалист Лыткина К.Э. разъясняет, что механизм действия ритуксимаба заключается в том, что препарат связывается с поверхностным белком CD20, расположенном на В-лимфоците, что приводит к разрушению этой иммунной клетки (так называемая деплеция CD20-положительных В-лимфоцитов). Ритуксимаб разрушает CD20-положительные В-лимфоциты, препятствуя тем самым развитию аутоагрессивного клеточного и антительного иммунного ответа.

Таким образом, участие В-лимфоцитов в патогенезе ревматоидного артрита и эффективность деплеции (разрушения) CD20 В-лимфоцитов при применении ритуксимаба позволяет сделать заключение об эффективности этой терапии у пациентов с ревматическими заболеваниями, в частности с ревматоидным артритом.

Специалист Аршинов А.В., отвечая на вопрос 1, также указывает на то, что в статье Tuscano [3] действительно описано применение антитела, которое связывается с CD20, для лечения ревматоидного артрита у пациентов с неадекватным ответом на лечение противоревматическими препаратами, включая ингибитор фактора некроза TNFa инфликсимаб.

При этом у пациентов наблюдалось улучшение работы суставов. У трех пациентов состояние улучшилось на уровне ACR20 (страница 2 заключения Аршинова А.В.). Однако этот специалист отмечает, что для него представленная в статье Tuscano [3] "попытка оказалась неинформативной".

Вместе с тем судебная коллегия считает, что этот вывод специалиста Аршинова А.В. не соответствует выводам, содержащимся в статье Tuscano [3], авторы которой пришли к четкому, ясному и однозначному заключению о том, что ритуксимаб - является перспективным препаратом для пациентов с устойчивым к базовым противоревматическим препаратам и инфликсимабу ревматоидным артритом.

Судебная коллегия отмечает, что согласно данным, представленным в статье Tuscano [3], у всех семи пациентов наблюдалось улучшение работы суставов, уменьшение титров ревматоидного фактора (РФ), с-реактивного белка (СРБ), а три отвечали критерию ACR20.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что ответ специалиста Аршинова А.В. при ответе на вопрос 1 запроса суда противоречит выводам, содержащимся в статье Tuscano [3].

Отвечая на вопрос 2, специалисты Муравьев Ю.В. Лыткина К.Э. и Аршинов А.В. пришли к единому (одинаковому) выводу о том, что режим лечения ревматоидного артрита у пациентов путем введения антитела, которое связывается с CD20, в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг известен из статьи Edwards [4].

Согласно заключению Лыткиной К.Э. в статье Edwards [4] прямо указывается на то, что ритуксимаб использовался у больных ревматоидным артритом в дозе 1 000 мг в виде двух внутривенных инфузий в сочетании с метотрексатом или в сочетании с циклофосфамидом, либо в виде монотерапии, при этом наиболее высокая эффективность наблюдалась в группах, в которых ритуксимаб использовался в сочетании с химическим препаратом. При этом популяция участников была представлена больными с высокой активностью болезни, у которых наблюдалась неэффективность метотрексата.

Специалист Лыткина К.Э. ссылается на публикации Edwards [4] в соавторстве в период 2000 - 2003 годов, которые свидетельствуют об успешном клиническом применении ритуксимаба у больных ревматоидным артритом в широком диапазоне доз: 300 , 375 , 600 , 700 , 750 , 1400 . При этом использование ритуксимаба характеризовалось высоким уровнем эффективности как у больных с неадекватным ответом на ингибитор TNFa, так и у наивных (не получавших терапию ранее) в отношении биологических лекарственных средств пациентов (страница 2 заключения Лыткиной К.Э.).

При ответе на вопрос 2 специалист Аршинов А.В. пришел также к выводу о том, что из статьи Edwards [4] известен режим лечения ревматоидного артрита у пациентов путем введения антитела, которое связывается с CD20, в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг. При этом он подчеркивает, что все больные перенесли неудачное лечение базисным противоревматическим препаратом метотрексатом ("не отвечали на лечение метотрексатом").

Таким образом, судебная коллегия учитывает, что ответ всех специалистов на вопрос 2 запроса суда подтверждает вывод Роспатента о том, что из сведений, содержащихся в статье Edwards [4], известен режим лечения ревматоидного артрита у пациентов путем введения антитела, которое связывается с CD20, в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг.

Отвечая на вопрос 3, специалисты Муравьев Ю.В., Лыткина К.Э. и Аршинов А.В. пришли к единому (одинаковому) выводу об отсутствии в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 сведений, подтверждающих какие-либо преимущества в отношении эффективности от указанного в формуле режима лечения "двумя внутривенными дозами по 1000 мг" по сравнению с теми режимами, которые также приведены в описании к патенту Российской Федерации N 2358762.

В заключении специалиста Аршинова А.В. отмечено, что согласно описанию к патенту Российской Федерации N 2358762 "указанные предполагаемые количества антагониста в значительной степени зависят от конкретной ситуации и подбираются с осторожностью. Ключевым фактором выбора дозы и схемы ее введения является тот конечный результат, которого хотят достигнуть. Например, относительно высокие дозы могут быть необходимы для лечения постоянно развивающегося и острого заболевания".

Таким образом, ответ всех специалистов на вопрос 3 запроса суда подтверждает вывод Роспатента о том, что в описании к патенту Российской Федерации N 2358762 не показаны какие-либо преимущества в отношении эффективности от применения указанного в формуле режима лечения "двумя внутривенными дозами по 1000 мг" по сравнению с теми режимами, которые также приведены в описании к патенту Российской Федерации N 2358762.

Отвечая на вопрос 4 запроса суда, специалисты Муравьев Ю.В. и Лыткина К.Э. пришли к единому (одинаковому) выводу о том, что по результатам исследований, представленным в статьях Tuscano [3] и Edwards [4], для специалиста является очевидным возможность применения антитела, которое связывается с CD20, для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего с неадекватным ответом на ингибитор TNFa путем введения данного антитела в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг, как указано в формуле патента Российской Федерации N 2358762.

При этом в заключении Лыткиной К.Э. обосновано указано, что факт наличия или отсутствия предшествующей истории применения ингибитора TNFa не влияет на эффективность последующего применения ритуксимаба, поскольку механизм развития биологического эффекта при использовании ингибитора TNFa и ритуксимаба различен.

Поэтому очевидно, что доза ритуксимаба, эффективная для пациентов с ревматоидным артритом, ранее не принимавших биологические препараты, будет иметь схожий эффект у пациентов с неадекватным ответом на ингибитор TNFa (страница 3 заключения Лыткиной К.Э.).

Судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что данный вывод специалиста Лыткиной К.Э. согласуется с содержащимся в деле заключением РАН N 2017-0008-06888-0, согласно которому ревматоидный артрит с неадекватным ответом на ингибитор фактора некроза TNFa не является отдельным заболеванием, что подтверждает возможность экстраполяции дозировки ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего с неадекватным ответом на ингибитор TNFa на дозировку ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что ответы специалистов Муравьева Ю.В. и Лыткиной К.Э. на вопрос 4 запроса суда подтверждают вывод Роспатента о том, что для специалиста в области лечения ревматоидного артрита с учетом сведений из статей Tuscano [3] и Edwards [4] является очевидным, что режим введения антитела, которое связывается с CD20, в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы патента РФ N 2358762, будет эффективным для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего с неадекватным ответом на ингибитор TNFa.

В то же время противоположный ответ специалиста Аршинова А.В. на вопрос 4 запроса суда о том, что "из содержания статей Tuscano [3] и Edwards [4] специалисту в области лечения ревматоидного артрита не могло быть очевидным, что режим введения ритуксимаба в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг, показанный в статье Edwards [4] и эффективный для лечения более легкой формы ревматоидного артрита, при которой больные переставали отвечать на метотрексат, может быть также эффективен для лечения ревматоидного артрита с более тяжелой формой, при которой больные переставали отвечать на ингибитор TNFa и для которой, в соответствии со статьей Tuscano [3], большая доза ритуксимаба оказалась неэффективной", судебная коллегия не считает достаточным образом обоснованным ввиду следующего.

Таким образом, судебная коллегия отмечает, что заключение специалиста Аршинова А.В. построено на его собственной классификации данного заболевания: наличия "более легкой формы ревматоидного артрита, чем в патенте Российской Федерации N 2358762", в котором, по его мнению, описана "более тяжелая форма ревматоидного артрита".

При этом судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что такие термины как "легкая" и "тяжелая" формы ревматоидного артрита не используется в науке и практике.

То есть, утверждение Аршинова А.В. о том, что в статье Edwards [4] говорится об эффективности режима введения ритуксимаба в дозе 1000 мг дважды у пациентов с более легкой формой ревматоидного артрита, чем в патенте Российской Федерации N 2358762, в котором, по его мнению, описана более тяжелая форма ревматоидного артрита, основано на не известной и неиспользуемой в данной области медицины классификации этого заболевания.

Учитывая изложенное, судебная коллегия считает, что ответ специалиста Аршинова А.В. на вопрос 4 запроса суда не может быть принят судебной коллегией в обоснование незаконности решения Роспатента от 26.12.2017 и не опровергает вывод Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Вместе с тем судебная коллегия отклоняет довод компании о том, что при принятии оспариваемого решения от 26.12.2017 Роспатент руководствовался только ответом на вопрос 1 заключения РАН, не проанализировав в совокупности с ним ответ на вопрос 2, и не учел, что неадекватный ответ у больных с ревматоидным артритом на ингибитор TNFa характеризует тяжесть течения заболевания, а не отдельное заболевание, в связи со следующим.

Судебная коллегия полагает, что вопреки доводам компании, Роспатентом при принятии оспариваемого решения от 26.12.2017 дополнительно были проанализированы все ответы, представленные в заключении РАН N 2017-0008-06888-0.

Вследствие чего Роспатент сделал вывод о том, что содержащиеся в заключении РАН сведения также свидетельствуют о том, что ревматоидный артрит с неадекватным ответом на ингибитор фактора некроза TNFa не является отдельным заболеванием, что подтверждает возможность экстраполяции дозировки ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита у млекопитающего "с неадекватным ответом на ингибитор TNFa" на дозировку ритуксимаба "для лечения "ревматоидного артрита".

При этом указанный вывод Роспатента не противоречит доводу компании о том, что неадекватный ответ у больных с ревматоидным артритом на ингибитор TNFa характеризует не отдельное заболевание, а только тяжесть течения ревматоидного артрита.

Следовательно, согласно заключению РАН, лечение больных ревматоидным артритом согласно способу, раскрытому в статье [4], подразумевает лечение любых его форм, в том числе форм с неадекватным ответом на ингибитор TNFa.

Таким образом, вопреки доводам компании, специалист в области ревматоидного артрита мог бы ожидать, что режим введения антитела, связывающегося с CD20 "в качестве двух внутривенных доз по 1000 мг", охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762, с учетом сведений из источников информации [3]-[4] будет эффективным также для лечения осложненных форм ревматоидного артрита у млекопитающего, в том числе "с неадекватным ответом на ингибитор TNFa".

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что вывод Роспатента о том, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2358762 в объеме независимого пункта 1 формулы явным образом для специалиста следует из уровня техники, принимая во внимание сведения из источников информации [3] и [4], является обоснованным.

При изложенных обстоятельствах довод компании о том, что Роспатентом не дана оценка представленным им на заседании коллегии Роспатента от 16.10.2017 декларации доктора Tuscano и заключению эксперта Каратеева Д.Е., которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о неочевидности влияния отличительного признака формулы "в качестве двух внутривенных доз по 1 000 мг" на технический результат изобретения по патенту Российской Федерации N 2358762, также не может свидетельствовать об ошибочности вывода Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2358762 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Довод компании о том, что Роспатент неправомерно отказался принимать к рассмотрению представленную заявителем измененную формулу отклоняется судебной коллегией в связи со следующим.

По мнению компании, отказ Роспатента принять к рассмотрению предложенную заявителем измененную формулу изобретения сделан по формальному основанию, включению в независимый пункт 1 формулы уточненной формулы признака "в дни 1 и 15" из описания к патенту Российской Федерации N 2358762.

Компания полагает, что решение Роспатента в отношении представленной заявителем уточненной формулы в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС должно было быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, который позволил бы установить патентоспособность спорного изобретения.

Судебная коллегия отмечает, что в ответ на предложение коллегии палаты по патентным спорам Роспатента в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС представить скорректированную формулу изобретения по патенту Российской Федерации N 2358762 компания на заседании коллегии Роспатента от 20.10.2017 представил уточненную формулу изобретения, которая была рассмотрена коллегией палаты по патентным спорам Роспатента.

Проведенный Роспатентом анализ уточненной формулы изобретения показал, что в независимый пункт 1 формулы были включены признаки "в дни 1 и 15", взятые из описания к патенту Российской Федерации N 2358762.

Вместе с тем абзацем вторым и третьим пункта 4.9 Правил ППС установлены условия внесения изменений в формулу изобретения и предъявляемые к таким изменениям требования.

В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил ППС указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими именно на дату подачи заявки.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что положения Правил ИЗ определены отдельными пунктами для каждой стадии патентования изобретения, в том числе стадии рассмотрения возражений против выдачи патента. Поэтому нужно различать функции экспертизы, проводимой Роспатентом в процессе рассмотрения заявки, и функции Роспатента при рассмотрении возражения против выданного патента.

В первом случае, как правильно указывает Роспатент, объем правовой охраны изобретения только еще формируется и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором - оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны.

Также необходимо учитывать обстоятельства того, что цели и правовые последствия внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 4.9 Правил ППС, различны.

Согласно абзацу первого пункта 4.9 Правил ППС предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями.

В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

В связи с этим судебная коллегия отмечает, что допустимыми будут являться именно те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

В то же время замена признаков формулы изобретения признаками из описания, ранее не предусмотренными формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

Поэтому внесение подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, а к предоставлению правовой охраны уже на новый объект.

В связи с этим уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение.

Роспатент указывает, что аналогичная правовая позиция сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015.

С учетом изложенного судебная коллегия пришла к выводу о том, что внесение изменений в формулу изобретения по патенту Российской Федерации N 2358762 путем включения признака "в дни 1 и 15", взятого из описания к патенту Российской Федерации N 2358762, не приводит к признанию его недействительным частично, как это вытекает из смысла пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

В отношении довода компании о том, что решением Патентного ведомства США об отказе в передаче для рассмотрения коллегией по Патентным спорам и Жалобам от 02.03.2017 изобретение по патенту US N 7,976,838, выданному по той же заявке PCT/US2004/010509, что и патент Российской Федерации N 2358762, признано соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", что, по мнению компании, подтверждает ошибочность решения Роспатента от 26.12.2017 в отношении патента Российской Федерации N 2358762, судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не входящих в состав Союза.

При этом согласно пункту (2) указанной статьи, это положение следует рассматривать без каких-либо ограничений, а именно в том смысле, что патенты, заявки на которые поданы в течение срока приоритета, являются независимыми как с точки зрения оснований признания их недействительными и прекращения действия прав, так и с точки зрения определения нормального срока их действия.

Таким образом, с учетом пункта 1 статьи 4.bis Парижской конвенции признание изобретения по патенту US N 7,976,838 соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" в одной из стран Союза не является основанием для признания патентоспособным изобретения по патенту Российской Федерации N 2358762 в России.

Как верно отметил Роспатент, патентные законодательства зарубежных стран отличаются друг от друга, в том числе и от российского патентного законодательства. Следовательно, сохранение действия патента в одной из стран не означает, что такой же патент не может быть признан недействительным в другой стране.

Также судебная коллегия отклоняет довод компании о том, что при вынесении оспариваемого решения от 26.12.2017 Роспатент проявил отсутствие беспристрастности, выразившееся в том, что до вынесения этого решения Роспатента, а именно 25.12.2017 на пресс-конференцию Роспатента был приглашен и выступил вместе с руководителем Роспатента и директором Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" генеральный директор общества "БИОКАД" с докладом, в котором упомянул спорный патент компании, указав, что общество "БИОКАД" его оспорило и выиграло этот патентный спор (л. д. 25-26, том 14).

Судебная коллегия считает, что высказывание руководителем общества "БИОКАД" 25.12.2017 о выигрыше этим обществом спора в отношении патента Российской Федерации на изобретение N 2358762 не свидетельствует о том, что при вынесении оспариваемого решения от 26.12.2017 Роспатент проявил отсутствие беспристрастности, в силу следующего.

Представители общества "БИОКАД" участвовали в заседании Роспатента 20.10.2017 по рассмотрению возражения этого общества, на котором узнали, что их возражение удовлетворено, а патент Российской Федерации на изобретение N 2358762 признан недействительным полностью.

Таким образом, указанный довод компании в отношении Роспатента носит предположительный характер, а каких-либо иных доказательств того, что принятие Роспатентом оспариваемого решения от 26.12.2017 обусловлено лишь целью навредить хозяйственной деятельности компании, и является заведомо недобросовестным в силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ, материалы данного дела не содержат.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче заявления относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявления иностранного лица - GENETECH, INC. отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев