Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. N С01-813/2019 по делу N СИП-855/2018 Суд оставил без изменения судебный акт о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку судом установлено сходство сравниваемых обозначений

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. N С01-813/2019 по делу N СИП-855/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 19 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 августа 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2019 по делу N СИП-855/2018 (судьи Голофаев В.В., Погадаев Н.Н., Рогожин С.П.) по заявлению закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" (ул. Талалихина, д. 41, корп. 14, Москва, 109316, ОГРН 1027739019934) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (ул. Крылатская, д. 37, Москва, 121609, ОГРН 1027700053446).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" - Ременников И.Г. (по доверенности от 01.01.2017 N 17-0313-17);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-369/41), Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" - Галактионова И.В. (по доверенности от 09.01.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат" (далее - общество "Микояновский мясокомбинат") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен правообладатель спорного товарного знака - общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (далее - общество "Дымовское колбасное производство").

Решением суда первой инстанции от 21.05.2019 требования общества "Микояновский мясокомбинат" удовлетворены полностью, решение Роспатента от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988 признано недействительным. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "Микояновский мясокомбинат".

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество "Дымовское колбасное производство" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором поддержало позицию Роспатента.

Обществом "Микояновский мясокомбинат" также представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно не согласилось с изложенными в ней доводами, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества "Микояновский мясокомбинат", Роспатента и общества "Дымовское колбасное производство".

В судебном заседании представители Роспатента поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить.

Представитель общества "Дымовское колбасное производство" согласился с доводами, изложенными в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "Микояновский мясокомбинат" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях против нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 632988 зарегистрирован Роспатентом 17.10.2017 с датой приоритета 09.11.2016 в отношении товаров 29-го класса "мясо, в том числе: готовые мясные снэки, мясные чипсы (солёные, копчёные, вяленые ломтики, палочки, шарики из мяса; мясные батончики; изделия колбасные; колбаса кровяная; сардельки; сосиски; сосиски в сухарях; шпикачки (короткие сардельки с вкраплениями шпика)" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "Дымовское колбасное производство".

В Роспатент 30.03.2018 обществом "Микояновский мясокомбинат" подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988, мотивированное несоответствием указанного товарного знака требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование данного возражения общество "Микояновский мясокомбинат" сообщило, что оно является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 291221, зарегистрированного Роспатентом 23.06.2005 с датой приоритета 21.04.2004 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "альгинаты пищевые; белки пищевые; белок яичный; бульоны; ветчина и изделия из ветчины; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; казеин пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные и мясорастительные; концентраты бульонные; крокеты; мозг костный пищевой; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; порошок яичный; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы натуральные, в том числе замороженные; полуфабрикаты из мяса, птицы, дичи рубленые, в том числе замороженные; продукты из соленого свиного окорока; протеины пищевые; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; сало; свинина; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сардельки; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы, в том числе сублимированные; травы пряно-вкусовые консервированные; ферменты сычужные; экстракты мясные" и 30-го класса МКТУ "ароматизаторы; вещества связующие для колбасных изделий; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; изделия пирожковые, блинчики, чебуреки, беляши, расстегаи, ватрушки, шаньги, в том числе замороженные, с начинкой из мяса, птицы, дичи, в том числе с растительными добавками; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; кулебяки, в том числе замороженные, с начинкой из мяса, птицы, дичи, в том числе с растительными добавками; пироги, в том числе замороженные, с начинкой из мяса, птицы, дичи, в том числе с растительными добавками; пицца, в том числе замороженная; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; пряности; пудинги; пельмени, вареники, галушки, в том числе замороженные, с начинкой из мяса, птицы, дичи, в том числе с растительными добавками; равиоли, в том числе замороженные с начинкой из мяса, птицы, дичи, в том числе с растительными добавками; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; сэндвичи, в том числе замороженные, с начинкой из мяса, птицы, дичи, в том числе с растительными добавками; бутерброды, в том числе замороженные, с начинкой из мяса, птицы, дичи, в том числе с растительными добавками; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]".

Податель возражения указал, что спорный товарный знак сходен с товарным знаком, правообладателем которого является общество "Микояновский мясокомбинат", товары, для которых зарегистрированы эти товарные знаки, являются аналогичными и однородными, что вызывает смешение в гражданском обороте маркированных такими знаками товаров и вводит потребителей в заблуждение в отношении принадлежности товаров одному производителю.

Общество "Микояновский мясокомбинат" указывало, что товары, для которых зарегистрированы спорный и противопоставляемый товарные знаки, относятся к одному виду мясной продукции, имеют общий вид материала, из которого они изготовлены, а также схожий внешний вид, общие потребительские свойства и функциональное назначение.

Ссылаясь на положения подпункта 1 пункта 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), податель возражения отметил звуковое (фонетическое) сходство сравниваемых словесных обозначений.

В подтверждение данного довода обществом "Микояновский мясокомбинат" представлены отчеты о результатах исследований, проведенных Фондом Всероссийского центра изучения общественного мнения, Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Кроме того, податель возражения указал на сходство сравниваемых обозначений по семантическому критерию. По мнению общества "Микояновский мясокомбинат", с точки зрения семантики можно сделать однозначный вывод о том, что элемент "БИР" спорного товарного знака является транслитерацией английского слова "BEER" (пиво), а элемент "ПИВ" товарного знака, принадлежащего подателю возражения, является производным от слова "пиво", то есть оба слова имеют одинаковый корень, что свидетельствует об их семантическом сходстве. При этом суффикс "ЧИК" в сравниваемых словесных обозначениях, как полагал податель возражения, не несет дополнительной смысловой нагрузки, а лишь призван образовать диминутив и за счет этого продемонстрировать, что мясные изделия представляют собой небольшие колбаски.

Податель возражения также отметил, что английское слово "beer" ("бир") широко распространено в Российской Федерации, в связи с чем широко известно рядовому потребителю, даже не знающему английский язык (например, товарные знаки "Beerка", "Beerman"; пивные рестораны "Бирхауз", "Бирхофф", "Биргартен").

Учитывая изложенное, общество "Микояновский мясокомбинат" отметило, что элементы "БИР" и "ПИВ" порождают одинаковые смысловые образы, связанные со словом "пиво", ввиду чего рядовой потребитель будет ассоциировать товар с наименованием "Бирчики" с товаром, маркированным обозначением "Пивчики".

В обоснование своего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988 общество "Микояновский мясокомбинат" отметило, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 291221 обладает высокой различительной способностью среди обычных российских потребителей, что усиливает вероятность смешения товарных знаков в глазах потребителей, введения их в заблуждение.

В подтверждение названного довода податель возражения указал на то, что им более 10 лет выпускается товар с наименованием "Пивчики" в больших промышленных масштабах с всероссийской географией продаж и позиционируется как закуска к пиву. Выпускаемая продукция широко известна среди покупателей общества "Микояновский мясокомбинат", что подтверждается многочисленными письмами сетевых ритейлеров, оптовых дистрибьюторов, небольших розничных магазинов.

Кроме того, общество "Микояновский мясокомбинат" указало на ряд судебных дел, в рамках которых судами были приняты решения о запрете иным лицам использовать обозначение "ПИВЧИКИ" при производстве продукции, а именно дела N А79-6865/2017, N А21-5657/2016, N А50-21319/2015, N А60-14356/2015, N А76-23625/2013, N А04-5925/2017; общество также отметило, что им было подано в Роспатент возражение об аннулировании государственной регистрации товарного знака "ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ" по свидетельству Российской Федерации N 443857, правообладателем которого являлось общество с ограниченной ответственностью "Астраханский рыбный промысел", и такое возражение удовлетворено.

Указанные обстоятельства, по мнению общества "Микояновский комбинат", свидетельствуют об известности его товарного знака не только потребителям его продукции (как оптовым, так и розничным), но и иным производителям аналогичных товаров.

С учетом изложенных доводов податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632988.

Правообладатель спорного товарного знака в отзыве на возражение не оспаривал то, что спорный и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы для аналогичных и однородных товаров, однако не согласился с приведенными подателем возражения доводами о сходстве сравниваемых обозначений.

В подтверждение своей позиции об отсутствии вероятности смешения спорного и противопоставленного товарных знаков правообладателем представлен отчет Аналитического центра Юрия Левады по исследованию восприятия товарных знаков потребителями.

Решением Роспатента 15.10.2018 в удовлетворении возражения обществу "Микояновский мясокомбинат" отказано.

В результате сопоставительного анализа товаров 29-го класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, Роспатент пришел к выводу о том, что такие товары однородными, поскольку относятся к родовым понятиям "мясо и мясные продукты, изделия колбасные", следовательно, имеют одинаковый состав, назначение, способы приготовления, единые условия и каналы реализации (магазины, супермаркеты), относятся к товарам широкого потребления, краткосрочного использования и средней ценовой категории, являются взаимодополняемыми.

При этом административный орган отметил, что однородность товаров правообладателем товарного знака не оспаривается.

Роспатент указал, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 632988 и N 291221 представляют собой словесные обозначения "БИРЧИКИ" и "ПИВЧИКИ" соответственно, выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Проводя сравнительный анализ словесных обозначений "ПИВЧИКИ" и "БИРЧИКИ", Роспатент указал, что по смысловому признаку сходства оценить указанные словесные элементы не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам сравниваемые обозначения не имеют смыслового значения.

Административный орган признал необоснованным довод подателя возражения о том, что часть "БИР" спорного товарного знака является транслитерацией английского слова "beer" (в переводе - "пиво"), поскольку словесный элемент "БИРЧИКИ" представляет собой единое фантазийное слово, в котором элемент "БИР" никак не выделен (например, цветом, шрифтом), ничем не разделен (например, пробелом, дефисом), выполнен слитно с другой частью обозначения "ЧИКИ".

Роспатентом отклонен и довод правообладателя спорного товарного знака об ассоциации словесного элемента "БИРЧИК" с созвучными словами "бирка", "бирочки", поскольку административный орган счел, что для понимания такого семантического значения спорного обозначения среднему потребителю понадобятся дополнительные домысливания и рассуждения.

Оценивания словесные обозначения с точки зрения визуального признака, административный орган отметил, что названные обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами одного (русского) алфавита, в связи с чем роль визуального критерия не может быть признана определяющей при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, Роспатент отметил, что основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков, является звуковой критерий сходства.

При фонетическом анализе сравниваемых обозначений административный орган отметил их одинаковую длину, одинаковое количество слогов, одинаковое расположение совпадающих гласных, а также согласных "Ч" и "К".

Вместе с тем Роспатент установил наличие отличий: "в словах не совпадает первая часть обозначений "БИР-" и "ПИВ-", с которой начинается прочтение слов и на которой в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. При этом в оспариваемом товарном знаке буквы Б и Р являются звонкими и прочитываются четко, в то время как в противопоставленном товарном знаке буквы П и В произносятся глухо и не четко".

С учетом установленных отличий Роспатент признал, что сравниваемые обозначения по фонетическому критерию в целом не сходны.

При таких обстоятельствах Роспатент сделал вывод о том, что спорный и противопоставленный товарные знаки не ассоциируются друг с другом и сходными не являются.

В отношении представленных обществом "Микояновский мясокомбинат" и обществом "Дымовское колбасное производство" социологических опросов, Роспатент отметил, что они содержат взаимоисключающие мнения, в связи с чем не могут быть положены в основу вывода о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Несогласие общества "Микояновский мясокомбинат" с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Судом первой инстанции установлено, что Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный акт, действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства суд первой инстанции руководствовался пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, Правилами N 482, принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пунктах 136 и 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Суд первой инстанции признал, что для определения вероятности смешения сравниваемых товарных знаков необходимо установить степень их сходства и степень однородности товаров, для которых сравниваемые товарные знаки зарегистрированы, а также учесть влияние иных факторов (длительность и объем использования товарного знака правообладателем, степень известности, узнаваемости старшего товарного знака, на которые ссылался податель возражения), определить влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров и иных обстоятельств на вероятность смешения.

Анализируя оспариваемое решение Роспатента, суд установил, что этим органом констатировано наличие в сравниваемых обозначениях некоторого сходства по фонетическому критерию.

Суд первой инстанции признал необоснованным вывод административного органа о том, что сравниваемые обозначения являются в целом несходными, указав, что сходство отдельных элементов, на которое указал сам Роспатент, в любом случае не может влечь вывод об отсутствии сходства обозначений в целом, а является основанием для определения степени их сходства.

Суд первой инстанции также констатировал, что Роспатент признал товары, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, однородными, однако степень однородности товаров не устанавливал.

Суд также выяснил, что Роспатентом не определялось влияние степени сходства сравниваемых товарных знаков и степени однородности товаров, для которых такие товарные знаки зарегистрированы, на вероятность смешения таких товарных знаков в гражданском обороте, не учитывались дополнительные факторы, способные оказать влияние на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, на которые ссылался податель возражения.

Данные обстоятельства суд посчитал достаточными для признания оспариваемого решения административного органа не соответствующим требованиям действующего законодательства и для возложения на Роспатент обязанности повторно рассмотреть возражение общества "Микояновский мясокомбинат".

Кроме того, суд первой инстанции провел самостоятельный анализ сравниваемых обозначений на предмет определения степени их сходства и по результатам такого анализа пришел к выводу о средней степени сходства, не согласившись с мнением Роспатента о наличии некоторых сходных элементов и о несходстве обозначений в целом.

Помимо этого, суд первой инстанции указал на то, что Роспатентом были неправомерно отклонены без исследования и надлежащей оценки результаты социологических исследований, представленных как подателем возражения, так и правообладателем спорного товарного знака.

Суд первой инстанции отметил, что довод общества "Микояновский мясокомбинат" о наличии в действиях общества "Дымовское колбасное производство" признаков недобросовестной конкуренции не может быть рассмотрен в настоящем деле до установления Роспатентом широкой известности противопоставленного товарного знака на дату приоритета спорного товарного знака.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий для рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку и вынесения решения по результатам такого рассмотрения, о применимых нормах материального права.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В своей кассационной жалобе Роспатент указал на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, выразившееся в неверном истолковании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и пункта 42 Правил N 482.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, выводы, содержащиеся в обжалуемом решении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Ссылаясь на положения подпункта 1 пункта 42 Правил N 482, Роспатент отметил, что суд первой инстанции, указав, что при тождестве звучания конечных частей сравниваемых товарных знаков их начальные элементы имеют незначительные отличия, что, по мнению суда, свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков, не принял во внимание то, что в словесных элементах "БИРЧИКИ" и "ПИВЧИКИ" не совпадает начальная часть, а именно первые слоги "БИР-" и "ПИВ-", с которых начинается прочтение данных слов и на которых в первую очередь акцентируется основное внимание потребителя. При этом в спорном товарном знаке буквы "Б" и "Р" являются звонкими согласными, в то время как в противопоставленном товарном знаке буквы "П" и "В" являются глухими. Указанное, по мнению Роспатента, изменяет звуковой ряд сравниваемых обозначений в целом и тем самым вносит существенное звуковое различие между ними.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции в нарушение положений статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дал оценку доводу Роспатента о том, что сравниваемые товарные знаки представляют собой короткие слова, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об отсутствии их фонетического сходства.

Административный орган также отметил, что суд первой инстанции неправильно истолковал положения подпункта 3 пункта 42 Правил N 482, указав, что сравниваемые товарные знаки обладают тождественной семантикой, следовательно, являются сходными по смысловому признаку сходства.

При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, судом первой инстанции не было учтено, что слова "БИРЧИКИ" и "ПИВЧИКИ" не являются лексическими единицами какого-либо языка и отсутствуют в словарно-справочных материалах, следовательно, не имеют смыслового значения. Таким образом, Роспатент считает, что вывод принятого им решения о том, что анализ по семантическому признаку сходства не оказывает определяющего влияния на оценку сходства сравниваемых товарных знаков в целом, является обоснованным.

Роспатент также полагает, что суд первой инстанции не принял во внимание довод административного органа о том, что английское слово "beer" (в переводе с английского "пиво"), с учетом правил английского языка, фонетически отличается от сочетания букв "БИР". Роспатент выразил мнение об отсутствии основания полагать, что обозначение "БИРЧИКИ" будет ассоциироваться с пивом, поскольку слово "пиво" в английском языке имеет иную фонетику. В связи с изложенным, по мнению заявителя кассационной жалобы, обозначение "БИРЧИКИ" будет восприниматься потребителем как фантазийное слово и не вызовет в сознании потребителя ассоциации с пивом.

Кроме того, административный орган указал на неправильное истолкование судом первой инстанции положений подпункта 2 пункта 42 Правил N 482.

Так, заявитель кассационной жалобы отметил, что суд первой инстанции, делая вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков по графическому признаку за счет близкого буквенного состава, не принял во внимание то, что названные товарные знаки отличаются визуально за счет различного состава букв их начальных частей, с которых начинается осмотр обозначений потребителем и на которых в первую очередь акцентируется его внимание.

Более того, по мнению Роспатента, указанный вывод суда первой инстанции был сделан без учета того, что отсутствие графической и цветовой проработки сравниваемых товарных знаков обуславливает второстепенность графических признаков и превалирование признаков, по которым было установление фонетическое различие.

В отношении вывода суда первой инстанции о том, что Роспатент не установил степень однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, административный орган, ссылаясь на позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, указал, что угроза смешения товарных знаков зависит, во-первых, от различительной способности товарного знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых товарных знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг. Все указанные обстоятельства учитываются в совокупности.

Вместе с тем заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными на основании положений пункта 41 Правил N 482, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 29-го класса МКТУ, маркированных сравниваемыми товарными знаками, одному производителю.

Указанное, по мнению Роспатента, свидетельствует об отсутствии угрозы смешения товаров, маркированных спорным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 632988 и противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 291221.

Административный орган также указал, что вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент не оценил должным образом документы, представленные заявителем с возражением, и неправомерно отклонил без надлежащей оценки результаты социологических исследований, представленных заявителем и правообладателем спорного товарного знака, противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Вывод суда первой инстанции о необходимости установления наличия или отсутствия различительной способности, приобретенной противопоставленным товарным знаком с более ранним приоритетом, по мнению заявителя кассационной жалобы, был сделан без учета правоприменительной практики Суда по интеллектуальным правам.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Судом первой инстанции установлено, что Роспатент при принятии оспариваемого ненормативного правового акта нарушил порядок определения вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте.

Как установил суд первой инстанции, Роспатент в своем решении отметил некоторое сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию, однако не установил степень сходства сравниваемых обозначений, а вопреки установленному сходству отдельных элементов сделал необоснованный вывод об их несходстве; констатировав однородность товаров, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, вывода о степени такой однородности не сделал, влияния степени однородности товаров и степени сходства обозначений на вероятность смешения обозначений не определял, обстоятельства, которые могут повлиять на вероятность смешения (используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака - на которые ссылался податель возражения), не исследовал, доказательства фактического смешения (социологические опросы, представленные как подателем возражения, так и правообладателем) не анализировал, ограничившись лишь замечанием об их противоречии друг другу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что наличие таких выводов, являющихся обоснованными и соответствующими материалам дела, является достаточным основанием для признания оспариваемого решения Роспатента не соответствующим требованиям действующего законодательства и для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также считает необходимым обратить внимание заявителя кассационной жалобы на то, что вероятность смешения товарных знаков может иметь место при низкой степени сходства обозначений, компенсированной высокой степенью однородности товаров.

Все иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, касаются вывода суда первой инстанции о средней степени сходства сравниваемых обозначений.

Роспатент считает, что данный вывод сделан судом первой инстанции с нарушением норм материального права и не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает данный довод подлежащим отклонению в связи со следующим.

Как указано в пятом абзаце пункта 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

При установлении степени сходства сравниваемых обозначений судом первой инстанции использованы критерии, заложенные в Правилах N 482, оценка производилась по собственному внутреннему убеждению.

Нарушения судом первой инстанции норм материального права при определении степени сходства сравниваемых обозначений президиумом Суда по интеллектуальным правам не усматривается, а приведенные Роспатентом доводы фактически направлены на переоценку фактических обстоятельств дела, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2019 по делу N СИП-855/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Н.Л. Рассомагина