Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2019 г. по делу N СИП-689/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2019 г. по делу N СИП-689/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2019 г. N С01-992/2019 по делу N СИП-689/2018 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 27 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление общества с ограниченной ответственностью "Млм Нева-Трейд" (ул. Ефимова, д. 4 А, лит. А, пом. 20 Н, Санкт-Петербург, 190031, ОГРН 1027810255043) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 25.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "БГК" (1-ый Верхний пер., д. 6, литера А, Санкт-Петербург, 194292, ОГРН 1147847074088) и иностранное лицо - OTIS ELEVATOR COMPANY (One Carrier place, Farmington, Connecticut, 06032, USA / 67 Burnside Avenue, East Hartford, 06108, USA).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Млм Нева-Трейд" - Дымарецкий Д.Ю. (по доверенности от 27.12.2018) и Клейнер А.Ю. (по доверенности от 08.10.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019);

от иностранного лица - OTIS ELEVATOR COMPANY - Гришина С.Л. (по доверенности от 01.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Млм Нева-Трейд" (далее - общество "Млм Нева-Трейд") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение Роспатента от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "БГК" (далее - общество "БГК") и иностранное лицо - OTIS ELEVATOR COMPANY (далее - компания).

В обоснование своих требований заявитель указывает на ошибочность вывода Роспатента о несоответствии поданной им заявки N 2016732652 на государственную регистрацию товарного знака пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как словесный элемент "трейд" в заявленном обозначении обладает различительной способностью в связи с тем, что словосочетание "Нева-Трейд" активно использовалось обществом "Млм Нева-Трейд" в лифтовой отрасли еще до подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака, что подтверждается представленными в материалы административного дела документами; кроме этого словосочетание "Нева-Трейд" не порождает в сознании потребителя ассоциации с торговлей, а наличие изобразительного элемента в составе заявленного обозначения лишь усиливает данный эффект. Также заявитель считает, что противопоставленные Роспатентом товарные знаки, не являются сходными до степени смешения с заявленным им для регистрации обозначением по визуальным и фонетическим признакам. Кроме того, заявитель обращает внимание суда на то обстоятельство, что деятельность общества "БГК" не является однородной товарам и услугам, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны по спорной заявке, как и не являются однородными товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки указанного общества.

В судебном заседании представители общества "Млм Нева-Трейд" поддержали доводы, изложенные в заявлении, просили удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента и компании выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Общество "БГК", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направило, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что обществом "Млм Нева-Трейд" 05.09.2016 в Роспатент была направлена заявка N 2016732652 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения "" в отношении товаров 07-го "лифты грузовые; лифты пассажирские; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; установки подъемные; устройства подъемные; устройства для управления лифтами", услуг 35-го "демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", 37-го "установка, ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание лифтов, подъемников" и 42-го "исследования в области механики; исследования технические; проектно-конструкторские разработки; проектирование; проектирование механизмов; услуги по проектированию лифтов, подъемных устройств и установок" классов МКТУ, которое было заявлено в качестве фантазийного обозначения по отношению к указанным товарам и услугам (том 1, л.д. 64).

Роспатентом 24.01.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине несоответствия его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Отказывая в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ, по результатам заключения экспертизы, было установлено, что словесный элемент "трейд" (транслитерация английского слова "trade" - отрасль торговли, отрасли производства, магазин, сделка) не обладает различительной способностью, и является неохраняемым (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ), в связи с этим заявленное обозначение в составе словесного элемента "Нева" сходно по фонетическим, графическим и семантическим признакам до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент "НЕВА / NEVA", зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя третьих лиц, а именно:

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 486139, с датой приоритета от 16.06.2011;

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 486138, с датой приоритета от 16.06.2011;

- товарным знаком "НЕВА" по свидетельству Российской Федерации N 268449, с датой приоритета от 06.12.2002;

- товарным знаком "НЕВА" по свидетельству Российской Федерации N 412076, с датой приоритета от 13.08.2008;

- товарным знаком "NEVA" по свидетельству Российской Федерации N 412075, с датой приоритета от 13.08.2008.

Вместе с тем 20.04.2018 в Роспатент от общества "Млм Нева-Трейд" поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2018, и просил принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент 25.07.2018 принял оспариваемое решение, которым отказал в удовлетворении поступившего 20.04.2018 возражения, оставив решение от 24.01.2018 в силе.

Отказывая в удовлетворении, поданного обществом "Млм Нева-Трейд" возражения, Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075 по фонетическому, семантическому и графическому критериям за счет наличия в их составе словесных элементов "НЕВА" / "NEVA", которые зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг, однако имеют более раннюю дату приоритета, а это значит, что оно не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В результате анализа спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков Роспатентом было установлено, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим и графическим тождеством входящих в их состав словесных элементов "НЕВА" / "NEVA", которые являются либо индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, тогда как наличие оригинального графического элемента, а также графических различий в словесных элементах товарных знаков не влечет качественно иного восприятия рядовым потребителем указанных обозначений в целом, так как Роспатент посчитал, что из представленных подателем возражения документов не усматривается, что заявленное им для регистрации обозначение приобрело различительную способность до даты подачи рассматриваемой заявки и использовалось заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг, в то время как словесный элемент "трейд" (транслитерация английского слова "trade" - отрасль торговли, отрасли производства, магазин, сделка) не оригинален, и является слабым элементом за счет его систематического использования другими лицами в качестве неохраняемого элемента в своих средствах индивидуализации.

Сопоставление товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана по заявке N 2016732652, с теми товарами и услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075, приведено в следующей таблице.

обозначение	товарный знак	товарный знак	товарный знак "НЕВА" по свидетельству Российской Федерации N 268449	товарный знак "НЕВА" по свидетельству Российской Федерации N 412076	товарный знак "NEVA" по свидетельству Российской Федерации N 412075
по заявке N 2016732652	по свидетельству Российской Федерации N 486139	по свидетельству Российской Федерации N 486138
товары 07-го класса МКТУ (лифты грузовые; лифты пассажирские; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; установки подъемные; устройства подъемные; устройства для управления лифтами)				товары 07-го класса МКТУ (подъёмники, эскалаторы, лифты, движущиеся дорожки, относящиеся к ним ходовые механизмы, транспортёры и части для всех вышеперечисленных товаров)	товары 07-го класса МКТУ (подъёмники, эскалаторы, лифты, движущиеся дорожки, относящиеся к ним ходовые механизмы, транспортёры и части для всех вышеперечисленных товаров)
услуги 35-го класса МКТУ (демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами)	услуги 35-го класса МКТУ (демонстрация товаров; изучение общественного мнения; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная)	услуги 35-го класса МКТУ (демонстрация товаров; изучение общественного мнения; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная)	услуги 35-го класса МКТУ (демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама; реклама телевизионная)
услуги 37-го класса МКТУ (установка, ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание лифтов, подъемников)				услуги 37-го класса МКТУ (установка, техническое обслуживание и ремонт подъёмников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортёров и частей для всех вышеперечисленных товаров)	услуги 37-го класса МКТУ (установка, техническое обслуживание и ремонт подъёмников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортёров и частей для всех вышеперечисленных товаров)
услуги 42-го класса МКТУ (исследования в области механики; исследования технические; проектно-конструкторские разработки; проектирование; проектирование механизмов; услуги по проектированию лифтов, подъемных устройств и установок)	услуги 42-го класса МКТУ (анализ компьютерных систем; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением подъемников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортеров и частей для всех вышеперечисленных товаров; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание; техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая)	услуги 42-го класса МКТУ (анализ компьютерных систем; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением подъемников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортеров и частей для всех вышеперечисленных товаров; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание; техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая)	услуги 42-го класса МКТУ (изучение технических проектов; исследования технические; консультации по вопросам строительства, архитектуры)	услуги 42-го класса МКТУ (дизайн и разработка подъёмников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортёров и частей для всех вышеперечисленных товаров)	услуги 42-го класса МКТУ (дизайн и разработка подъёмников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортёров и частей для всех вышеперечисленных товаров)

Таким образом, в результате сопоставления товаров 07-го и услуг 35, 37, 42-го классов МКТУ обозначения по заявке N 2016732652 с товарами 07-го класса МКТУ и услугами 37-го, 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 412076, N 412075, а также с услугами 35-го и 42-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, Роспатент пришел к выводу, что данное обстоятельство свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ одному лицу, отклонив доводы заявителя в отношении осуществления разных видов фактической деятельности обществом "Млм Нева-Трейд" и обществом "БГК", указав, что сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Отказ в удовлетворении возражения послужил основанием для обращения общества "Млм Нева-Трейд" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым был признан недействительным патент, принадлежащий предпринимателю, в результате чего затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения от 20.04.2018 на решение Роспатента от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652 и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Также из пункта 136 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2016732652 (05.09.2016) на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что заявленное требование общества "Млм Нева-Трейд" подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Таким образом, установление наличия или отсутствия угрозы смешения товарных знаков зависит от обстоятельств установления степени различительной способности знака с более ранним приоритетом и сходства противопоставляемых товарных знаков, а также степени однородности товаров и услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Судом по интеллектуальным правам установлено, что обозначение "" по заявке N 2016732652 является комбинированным, в котором словесный элемент "Нева трейд", выполненный оригинальным шрифтом черного цвета на кириллице, расположен под изобразительным элементом в виде графического изображения улыбающегося лица.

Тогда как единственным объединяющим индивидуализирующим элементом в товарных знаках "", "", "НЕВА", "НЕВА", "NEVA" по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075 соответственно, является словесный элемент "НЕВА" / "NEVA", за исключением товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 486139, в композиции которого также присутствует изобразительный элемент в виде стилизованного красно-синими полосками параллелепипеда.

Как указывалось ранее, отказывая в удовлетворении поданного обществом "Млм Нева-Трейд" возражения, Роспатент исходил из того, что заявленное им обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07-го и услуг 35, 37, 42-го классов МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075 (зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг, однако имеющими более раннюю дату приоритета) по фонетическому, семантическому и графическому критериям за счет наличия в их составе словесных элементов "НЕВА" / "NEVA", которые являются либо индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

К такому выводу Роспатент пришел еще и потому, что полагал, что словесный элемент "трейд" в испрашиваемом для регистрации обозначении не оригинален, и является слабым элементом за счет его систематического использования в качестве неохраняемого элемента другими лицами в своих средствах индивидуализации, а также не усмотрел из представленных подателем возражения документов, что заявленное им для регистрации обозначение приобрело различительную способность до даты подачи рассматриваемой заявки.

Вместе с тем указанное обстоятельство, по мнению Суда по интеллектуальным правам, не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку в рассматриваемом случае вывод о сходстве, или их различии должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом. Различие же неохраняемых элементов товарного знака может учитываться при установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При этом в указанном пункте Обзора отмечено, что неохраняемые элементы знака обслуживания не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения знака обслуживания, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

Данная правовая позиция также нашла свое отражение в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делам N 300-КГ17-12021, N 300-КГ17-12023, N 300-КГ17-12018, в которых указано, что при выявлении сходства до степени смешения, также должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Из чего следует, что Роспатент необоснованно уклонился от проверки сходства до степени смешения обозначения по заявке N 2016732652 в целом с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075.

Коллегия судей считает, что сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, так как имеют разное количество слов, слогов, букв, за счет наличия в обозначении по заявке N 2016732652 словесного элемента "трейд", обуславливающего его существенную роль в восприятии товарного знака в целом, которых в свою очередь противопоставленные товарные знаки не имеют; тогда как испрашиваемому обозначению придает отличное от противопоставленных товарных знаков звучание, а следовательно, данные обозначения не совпадают и по графическому признаку, что соответственно способствуют различному их восприятию потребителем, в том числе потому, что они значительно отличаются по общему зрительному впечатлению за счет наличия в спорном обозначении оригинального изобразительного элемента.

Также, по мнению судебной коллегии, слово "трейд" существенно меняет семантику спорного обозначения, так как указанная транслитерация английского слова "trade" мало знакома среднему российскому потребителю, не знающему английского языка, а значит, оно придает оригинальность испрашиваемому для регистрации обозначению.

В данном же случае, по мнению судебной коллегии, тождественен / сходен до степени смешения лишь один элемент обозначений "НЕВА" / "NEVA", тогда как изобразительные элементы и неохраняемые словесные элементы различны.

Из чего следует, что, оспариваемый товарный знак отличается от противопоставленных товарных знаков тем, что включает в свой состав в отличии от них, как изобразительный так и дополнительный словесный элементы.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют разное зрительное впечатление за счет их графического исполнения, что в свою очередь, свидетельствует о том, что они не являются сходными по визуальному признаку.

Тогда как обозначение может быть признано сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, вхождение в обозначение по заявке N 2016732652 части словесных элементов "НЕВА" / "NEVA" противопоставленных товарных знаков, свидетельствует о их сходстве, но вместе с тем Роспатенту следовало определить с учетом вышеуказанных обстоятельств степень данного сходства и общее восприятие средним потребителем данного обозначения в целом.

В связи с этим коллегия судей считает, что Роспатенту следовало дать оценку наличию графических различий в словесных элементах сравниваемых обозначений, а также возможному отсутствию в них сходства по фонетическим и визуальным признакам, которые могут повлечь качественно иное восприятия рядовым потребителем указанных товарных знаков в целом.

Суд по интеллектуальным правам также считает, что при рассмотрении возражения общества "Млм Нева-Трейд", и оценке вероятности смешения обозначений, Роспатентом не было учтено то обстоятельство, что ряд товаров / услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению по заявке N 2016732652, отсутствует в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075, так как товары 07-го и услуги 37, 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке N 2016732652 совпадают лишь с товарами 07-го класса МКТУ и услугами 37-го, 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 412076, N 412075, принадлежащими компании, и лишь только с услугами 35-го и 42-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, принадлежащими обществу "БГК".

Вместе с тем по мнению Суда по интеллектуальным правам, необоснованно не получил надлежащей правовой оценки со стороны Роспатента довод заявителя о том, что деятельность общества "БГК" не является однородной товарам, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны по спорной заявке, а следовательно, данное обстоятельство способно исключить возможность введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности спорного обозначения одному и тому же предприятию.

В данном случае Суд по интеллектуальным правам обращает внимание Роспатента на то, что специфичность отдельных видов деятельности, специальная правоспособность субъектов, их осуществляющих, и законодательно установленные ограничения на осуществление иных видов деятельности такими субъектами может влиять на возникновение у потребителя соответствующих услуг ложного представления о лице, непосредственно их оказывающем, а следовательно, на вероятность смешения.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2017 по делу N СИП-234/2016, от 21.08.2017 по делу N СИП-233/2016 и от 14.09.2017 по делу N СИП-165/2016.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что из текста оспариваемого решения Роспатента, не усматриваются мотивы, по которым товары / услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, могли бы быть признаны однородными всем товарам / услугам, для которых испрашивалась правовая охрана в отношении спорного обозначения.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатентом не проведен анализ того, все ли из товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, подпадают под определение, указанное в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, где сказано, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю, а значит, не была установлена степень однородности каждого товара и услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, с товарами и услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам с учетом установления наличия или отсутствия угрозы смешения товарных знаков (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям).

Относительно выводов Роспатента о том, что индивидуализацию заявленных товаров и услуг следует проводить лишь по словесному элементу "Нева", так как словесный элемент "трейд" не оригинален, и систематически повторяется в различных средствах индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, а также что заявителем не доказано приобретение испрашиваемым обозначением различительной способности, судебная коллегия отмечает следующее.

Как усматривается из материалов административного дела, общество "Млм Нева-Трейд" в возражении, поданном в Роспатент (том 2, л.д. 79-98), а также в заявлении по настоящему делу ссылалось на высокий уровень различительной способности обозначения по заявке N 2016732652, так как словосочетание "Нева-Трейд" активно использовалось обществом "Млм Нева-Трейд" в лифтовой отрасли еще до подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

В частности в возражении заявитель ссылался на ранее представленные в материалы дела документы, которые подавались при экспертизе обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

Как следует из материалов дела, для подтверждения доводов, указанных в возражении, обществом "Млм Нева-Трейд" были представлены благодарственные письма и отзывы, грамоты и награды, данные из СМИ, фотографии, а также документы, подтверждающие осуществление своей хозяйственной деятельности под указанным обозначением, дата большинства которых значительно ранее даты подачи заявки N 2016732652 (05.09.2016).

Довод Роспатента о том, что сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного знака, признается коллегией судей несостоятельным, так как административным органам не дана оценка и не проведен анализ документов, представленных в обоснование довода о приобретении спорным обозначением различительной способности.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что в данном случае нарушены Роспатентом положения Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, которыми предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела, что привело к несоответствию оспариваемого решения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Также Роспатентом не было учтено то, что принадлежащее заявителю фирменное наименование "Млм Нева-Трейд" используется им для тех видов деятельности, которые являются однородными товарам 07-го и услугам 35, 37 и 42-го классов МКТУ, правовая охрана которым испрашивалась по заявке N 2016732652.

Кроме этого, в материалах дела содержится значительное количество документов (том 1, л.д. 76-том 2, л.д. 72), дата большинства которых значительно ранее даты подачи заявки N 2016732652 (05.09.2016), на которых имеются как обозначения, сходные до степени смешения с обозначением по заявке N 2016732652, так и обозначение, которому испрашивалось предоставление правовой охраны по указанной заявке.

Данные обстоятельства, могут указывать на интенсивность использования как заявленного, так и сходного с ним до степени смешения обозначения на документах общества "Млм Нева-Трейд" при осуществлении им своей деятельности, что в должной мере не было оценено Роспатентом.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам не усматривает из оспариваемого решения, на основании каких норм права Роспатент не принял во внимание доводы общества "Млм Нева-Трейд" о том, что словосочетание "Нева-Трейд" активно использовалось им в лифтовой отрасли еще до подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, для чего в возражении заявитель ссылался на ранее представленные в материалы дела документы, которые подавались при экспертизе обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

На основании изложенного, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что Роспатент не дал оценку всем доказательствам, представленным обществом "Млм Нева-Трейд" к возражению, так как в оспариваемом решении не приводится мотивов, по которым Роспатентом не анализируются имеющиеся в материалах административного дела доказательства, представленные как при подаче заявки N 2016732652, так и приложенные к возражению от 20.04.2018.

Тогда как процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Как следует из пункта 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Тогда как содержащиеся в материалах дела документы, которыми могут подтверждаться сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения, с учетом всей совокупности фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах, а также не устанавливалось, подтверждают ли представленные в материалы дела документы, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя, своей надлежащей правовой оценки со стороны Роспатента не получили.

На основании чего, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что Роспатентом не была установлена степень однородности каждого товара и услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, с товарами и услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам с учетом установления наличия или отсутствия угрозы смешения товарных знаков исходя из разъяснений судов высшей судебной инстанции (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям), а также не дана оценка всем доказательствам и сведениям, представленным в материалы возражения о приобретении заявленным обозначением различительной способности, и не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрении возражения общества "Млм Нева-Трейд" (в том числе могут ли заявленные обществом "Млм Нева-Трейд" для регистрации словесные элементы быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы) на предмет соответствия решения Роспатента от 24.01.2018 пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

Поскольку указанные обществом "Млм Нева-Трейд" в возражении от 20.04.2018 обстоятельства носят существенный характер, тогда как их рассмотрение было проигнорировано Роспатентом, что не позволило ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, данное обстоятельство, по мнению суда первой инстанции, является самостоятельным основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным.

Пунктом 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, а оспариваемое решение признано судом несоответствующим действующему законодательству, а именно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пункта 136 постановления от 23.04.2019 N 10, решение Роспатента от 25.07.2018 признается недействительным, и нарушающим права и охраняемые законом интересы общества "Млм Нева-Трейд" при осуществлении им своей хозяйственной деятельности.

Так как Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения общества "Млм Нева-Трейд", Роспатент в оспариваемом решении не дал надлежащей правовой оценки представленным обществом доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя, поступившее 20.04.2018 на решение Роспатента от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652 как несоответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 20.04.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Млм Нева-Трейд" (ОГРН 1027810255043) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин