Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. по делу N СИП-354/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарного знака, поскольку Роспатентом правомерно удовлетворено поданное обществом возражение, так как из представленных в материалы дела документов усматривается, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на территории РФ обществом осуществлялась деятельность под своим фирменным наименованием, правовая охрана которому была предоставлена ранее, применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. по делу N СИП-354/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 22 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Голофаева В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Неверовой Оксаны Альбертовны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 304781927800090) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.02.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.09.2018 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Албана" (ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 2, оф. 119, Москва, 105066, ОРГН 1067746518718).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Неверовой Оксаны Альбертовны - Клейнер А.Ю. (по доверенности от 02.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности Халявин С.Л. - (по доверенности от 26.04.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Албана" - Игнатенко А.К. (по доверенности от 17.07.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Неверова Оксана Альбертовна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.02.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.09.2018 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Албана" (далее - общество).

Заявление предпринимателя мотивировано тем, что, по ее мнению, отсутствуют доказательства осуществления обществом до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611 хозяйственной деятельности, однородной товарам 25-го класса МКТУ и услугам 35-го и 40-го классов МКТУ, в отношении которых признано недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а именно в период с 21.04.2006 по 03.08.2015, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого решения Роспатента пункту 6 статьи 1252 и пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года в Стокгольмской редакции 1967 года с изменениями от 02.10.1979 (далее - Парижская конвенция).

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил его удовлетворить.

Представители Роспатента и общества выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Из материалов настоящего дела следует, что предприниматель является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 609611, который был 20.03.2017 зарегистрирован по заявке N 2015724093 в отношении товаров 25-го и услуг 35-го и 40-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве, с датой приоритета от 03.08.2015.

Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ 03.09.2018 в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование своих доводов общество указывало на то, что ему с 21.04.2006 принадлежит фирменное наименование, под которым общество осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, однородной той, для которой зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 609611 ранее даты его приоритета (03.08.2015), и данное наименование является сходным с товарным знаком до степени смешения.

Общество указало, что оно занималось деятельностью по производству и реализации одежды ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака под своим фирменным наименованием, что подтверждают представленные документы об осуществлении деятельности по реализации таких товаров, а также оказание услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как на протяжении более 10 лет вводит в гражданский оборот товары 25-го класса МКТУ, маркированные обозначением "ALBANA", а также оказывает услуги под своим фирменным наименованием. Принимая во внимание высокую степень сходства обозначений, а также что общество и предприниматель являются конкурентами, данное обстоятельство неизбежно вводит потребителей в заблуждение.

В подтверждение указанных обстоятельств, обществом были представлены следующие источники информации: выписка из ЕГРЮЛ [1]; свидетельство о государственной регистрации юридического лица [2]; уставные документы на общество с ограниченной ответственностью "Анжела-ММ" [3]; договоры поставки от 09.04.2014 N 9, 22.08.2014 N 21, 08.08.2013 N 05-08, 15.11.2013 N 27 с товарными накладными к ним [4]-[7]; контракт от 23.02.2012 N 1 с бухгалтерской документацией к нему [8]; обложки каталогов одежды "ALBANA", в которых отражена информация о продукции, произведённой с 2012 года [9]; документы от 2014 года, подтверждающие изготовление полиграфической продукции, в том числе буклетов и постеров, в количестве 1200 штук [10]; документы об участи в выставках [11]; декларации о соответствии товаров (одежды), маркированной обозначением ALBANA за 2012 год [12]; договоры аренды нежилых помещений за 2014-2015 [13]; документы, подтверждающие право на использование домена http://www.albana-trade.ru/ - официального сайта для реализации товаров (одежды), маркированных обозначением ALBANA [14]; договор от 11.04.2014 N 1/14 на осуществление имиджевой съемки коллекции одежды и первичная бухгалтерская документация к нему [15]; договор на оказание информационных услуг от 17.08.2012 N 9661/12 [16]; фотографии одежды [17]; платежные поручения [18]; договоры поставки товара с товарными накладными и платежными поручениями [24] и архивные копии с официального сайта на общедоступных Интернет ресурсах (WEB Arhive) [25].

На основании чего общество просило признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всего перечня товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Роспатент, признав общество заинтересованным лицом в подаче возражения от 03.09.2018 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611, по результатам его рассмотрения, решением от 28.02.2019 признал оспариваемую регистрацию недействительной в отношении всех товаров 25-го, а также услуг 35-го "демонстрация товаров; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов" и 40-го "переделка одежды; пошив одежды; услуги портных" классов МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611 в отношении названных классов товаров и услуг, Роспатент исходил из того, что обществу с 21.04.2006 принадлежит фирменное наименование, которое по фонетическому признаку является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, однако имеет более позднюю дату приоритета (03.08.2015); в свою очередь общество ранее даты приоритета оспариваемой регистрации использует данное фирменное наименование в отношении однородных товаров 25-го и указанной части услуг 35-го и 40-го классов МКТУ, что подтверждается представленными в материалы дела документами (4-6, 8, 10, 11, 14-16, 25).

Таким образом, установив сходство до степени смешения с фирменным наименованием общества товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611, который имеет более позднюю дату приоритета, а также осуществление обществом деятельности, однородной товарам и услугам для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, что соответственно, может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке, признал оспариваемую регистрацию в отношении указанных выше товаров и услуг несоответствующей требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент установил отсутствие оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей подпункту 1 пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено поданное обществом возражение, в результате чего затрагивает права и законные интересы заявителя по делу.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2015724093 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611 (03.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака обслуживания включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию знака обслуживания и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Поскольку из заявления, поданного предпринимателем в суд, не следует, что им оспариваются выводы Роспатента об отсутствии оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей подпункту 1 пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, а также что договоры поставки товара с товарными накладными и платежными поручениями [24] не являются общедоступными сведениями из словарно-справочных изданий и не могут быть приняты в подтверждение доводов возражения, данные выводы Роспатента Судом по интеллектуальным правам не проверяются, в силу того, что заявителем оспариваются лишь выводы относительно несоответствия товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611 требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента в том, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Как указано в пункте 8 статьи 1483, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Следовательно, Роспатент правильно полагал, что с учетом положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено наличием совокупности следующих признаков:

обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

право на фирменное наименование возникло раннее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

При этом правообладатель такого фирменного наименования должен доказать его использование на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Данная правовая позиция отражена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2014 N ВАС-7357/14 по делу N А40-26050/2013.

Суд по интеллектуальным правам, проанализировав обозначение "", охраняемое товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 609611, и фирменное наименование общества - "Албана", считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что спорный товарный знак и фирменное наименование третьего являются сходными до степени смешения за счет наличия в их составе фонетически тождественного словесного элемента "Альбана / Албана" (пункт 14.4.2 Правил).

Также учитывая, что выпиской из ЕГРЮЛ подтверждается, что право на фирменное наименование "Албана" у общества возникло 21.04.2006 (дата регистрации в качестве юридического лица), данное обстоятельство указывает на то, что право на данное фирменное наименование у третьего возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611 (03.08.2015).

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Поскольку товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 609611 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием общества, исключительное право на которое возникло ранее его даты приоритета, Роспатент обоснованно признал общество заинтересованным лицом в подаче возражения от 03.09.2018.

Относительно использования обществом своего фирменного наименования на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, коллегия судей отмечает.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При принятии оспариваемого решения Роспатентом было установлено, что общество выступало в гражданском обороте на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием при реализации товаров 25-го класса МКТУ (пальто, куртки, шубы), а также оказывало услуги и осуществляло менеджмент по продвижению таких товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Данный вывод был сделан Роспатентом на основании анализа представленных с возражением документов (договоров поставки от 09.04.2014 N 9, 22.08.2014 N 21, 08.08.2013 N 05-08, и товарных накладных к ним; контракта от 23.02.2012 N 1 с бухгалтерской документацией к нему; документов от 2014 года, подтверждающих изготовление полиграфической продукции, в том числе буклетов и постеров, в количестве 1200 штук; документов об участи в выставках; документов, подтверждающих право на использование домена http://www.albana-trade.ru/; договора от 11.04.2014 N 1/14 на осуществление имиджевой съемки коллекции одежды и первичной бухгалтерской документации к нему; договора на оказание информационных услуг от 17.08.2012 N 9661/12, и архивных копий с официального сайта на общедоступных Интернет ресурсах (WEB Arhive)).

В результате чего, как отмечено выше, правовая охрана спорного товарного знака была признана недействительной в отношении товаров 25-го "апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь, включенная в 25 класс; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда, включенная в 25 класс; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги, включенные в 25 класс; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли, включенные в 25 класс; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты", а также услуг 35-го "демонстрация товаров; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов" и 40-го "переделка одежды; пошив одежды; услуги портных" классов МКТУ, как несоответствующая требования пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Коллегия судей, исходя из вышеприведенных обстоятельств дела, не усматривает оснований не согласиться с соответствующими выводами Роспатента.

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.08.2015) общество выступало в гражданском обороте под сходным до степени смешения с ним фирменным наименованием, которое использовалось в отношении однородных товаров 25-го класса МКТУ, для которых товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 609611 зарегистрирован, поскольку из договоров поставки от 09.04.2014 N 9, 22.08.2014 N 21, 08.08.2013 N 05-08, и товарных накладных к ним; (том 1, л.д. 139-том 2, л.д. 33), усматривается факт поставки обществом товаров (пальто, куртки, шубы), которые соотносятся с товарами, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, как род/вид (одежда для человека), имеют одно назначение (для использования дома, на улице, в общественных местах, для спортивных занятий, а также в гигиенических целях), могут быть выполнены из одного материала (текстиль, кожа, мех), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Кроме этого, судебная коллегия отмечает, что контракт от 23.02.2012 N 1 с бухгалтерской документацией к нему (том 2, л.д. 38-55) заключен на территории Российской Федерации (Москва), что само по себе является достаточным основанием для вывода о ведении обществом соответствующей деятельности (по поставке товаров, к которым относятся товары 25-го класса МКТУ оспариваемой регистрации) на территории Российской Федерации.

Также из представленных с возражением документов: от 2014 года, подтверждающих изготовление полиграфической продукции, в том числе буклетов и постеров; документов об участи в выставках; документов, подтверждающих право на использование домена http://www.albana-trade.ru/; договора от 11.04.2014 N 1/14 на осуществление имиджевой съемки коллекции одежды и первичной бухгалтерской документации к нему; договора на оказание информационных услуг от 17.08.2012 N 9661/12, и архивных копий с официального сайта на общедоступных Интернет ресурсах (WEB Arhive); обложек каталогов одежды и фотографий одежды (том 2, л.д. 56-115, 133-143; том 3, л.д. 63-68) в совокупности, усматривается факт осуществления обществом деятельности по продвижению товаров, относящихся к 25-му классу МКТУ, осуществляемой посредством размещения информации о таких товарах на сайте http://www.albana-trade.ru, путем участия в специализированных выставках, и проведением имиджевой съемки коллекции одежды, на которых присутствует обозначение "АЛБАНА" и имеется указание на общество.

Таким образом, из указанных выше документов следует, что до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611 третьим лицом по делу на территории Российской Федерации осуществлялась деятельность по введению в гражданский оборот товаров и оказанию услуг, однородных тем товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и был признан Роспатентом недействительным.

Тогда как о фальсификации данных доказательств, предпринимателем не заявлено, в связи с чем у суда не имеется оснований для признания сведений, указанных в названных выше доказательствах, недостоверными.

Следовательно, довод предпринимателя о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства фактического осуществления обществом деятельности, связанной с введением в гражданский оборот товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не может быть признан состоятельным, поскольку он не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам считает, что из совокупности представленных к возражению документов их взаимосвязи друг с другом, усматривается, что общество, в период, в том числе предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, осуществляло деятельность под фирменным наименованием, а именно вводило в гражданский оборот на территорию Российской Федерации товары, однородные товарам 25-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 609611, а также продвигая такие товары, оказывало услуги, однородные услугам 35-го класса МКТУ оспариваемой регистрации, использовав принадлежащее ей исключительное право на свое средство индивидуализации, путем его указания на документации, в объявлениях и рекламе, и в сети "Интернет" (пункт 1 статьи 1474 ГК РФ).

Тогда как доказательств, дезавуирующих доказательства общества, предпринимателем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено.

Довод предпринимателя о том, что деятельность общества по введению в гражданский оборот товара "верхняя одежда", не может быть признана однородной услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку данные услуги не приведены в перечне с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров, не может являться обоснованным, в силу того, что осуществляемая третьим лицом по делу деятельность по реализации и продвижению данного товара посредством размещения информации о данной продукции в сети Интернет, участия в специализированных выставках, распространения рекламных материалов, и услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов" характеризуются одним назначением (продажа таких товаров, и их продвижение), в связи с чем указанные услуги, в отношении которых была признана недействительной правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611, были правомерно признаны Роспатентом однородными.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что к 35-му классу МКТУ относятся услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, данный класс включает в себя, в основном рекламу; менеджмент в сфере бизнеса; административную деятельность в сфере бизнеса; оказание консультативных услуг в сфере бизнеса.

Следовательно, указанная деятельность по оказанию услуг 35-го класса МКТУ, направлена на оказание содействия другим (третьим) лицам таких услуг в продвижении их товаров.

Представленным в материалы дела контрактом от 23.02.2012 N 1 с бухгалтерской документацией к нему подтверждается, что обществом у китайской фабрики BEIJING FOUNDE STAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD были приобретены такие товары, как одежда из кожи, меха и текстиля, а также бирки, этикетки, фурнитура, шарфы, перчатки; при этом из договоров поставки [4-6], усматривается, что общество является поставщиком товаров верхней одежды (пальто, куртки, шубы) на российский рынок, что прямо следует из приложенных к договорам товарно-транспортных накладных; тогда как документами [10, 11, 14-16, 25] подтверждается деятельность общества по продвижению таких товаров, в том числе с использованием домена http://www.albana-trade.ru/, а также путем участия в специализированных выставках, и распространением рекламных материалов.

Таким образом, из указанных документов усматривается самостоятельное оказание обществом третьим лицам на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака услуг 35-го класса МКТУ по продвижению товаров 25-го класса МКТУ, однородных товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Следовательно, Роспатентом правомерно была признана однородной указанным выше товарам 25-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 609611 деятельность общества по введению в гражданский оборот товаров "верхняя одежда", так как они относятся к одному роду товаров (одежда), имеют одинаковое назначение, могут быть выполнены из одного материала, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Также Суд по интеллектуальным правам обращает внимание заявителя на то, что в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", сказано, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

В связи с изложенным, по мнению Суда по интеллектуальным правам, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что предоставление правовой охраны оспариваемого товарного знака должно быть признано недействительным и в отношении услуг 40-го класса МКТУ "переделка одежды; пошив одежды; услуги портных", так как данные услуги являются корреспондирующими товару "верхняя одежда", который вводится в гражданский оборот обществом, а следовательно, они также являются однородными.

Таким образом, поскольку из материалов дела усматривается, что общество занимается вводом в гражданский оборот товаров, относящихся к 25-му классу МКТУ, в том числе осуществляя посредством размещения информации о таких товарах на сайте http://www.albana-trade.ru, путем участия в специализированных выставках, проведением имиджевой съемки коллекции одежды, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к правильному выводу, что деятельность общества по продвижению этих товаров, товары 25-го, указанные в свидетельстве, а также услуги 35-го "демонстрация товаров; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов" и 40-го "переделка одежды; пошив одежды; услуги портных" классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 609611, являются однородными.

Утверждение заявителя о том, что для применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо доказать производство товаров и услуг обладателем соответствующего фирменного наименования, основано на неправильном толковании норм материального прав, так как в соответствии с положениями данной нормы права, не требуется быть производителем соответствующих товаров, а достаточно осуществлять деятельность по вводу в гражданский оборот соответствующих товаров под своим фирменным наименованием.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не имеет значения, чья продукция поставлялась лицом, оспаривающим регистрацию товарного знака, своим контрагентам. Значение имеет сам факт введения этим лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты его приоритета.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-347/2017.

Следовательно, подлежит установлению лишь факт осуществления обществом вышеуказанной деятельности.

При этом отсутствие доказательств, подтверждающих исполнение контрагентами перед обществом обязанности оплатить поставленный товар и совершить действия, обеспечивающие его принятие, не опровергает того обстоятельства, что третье лицо осуществляло деятельность по вводу в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака товара "верхняя одежда".

В связи с этим ссылки предпринимателя на недопустимость сведений, указанных в документах (4-6, 8, 10, 11, 14-16, 25), которыми общество подтвердило факт осуществления деятельности по продаже товаров, однородных товарам 25-го класса МКТУ, а также факт оказания услуг, однородных услугам 35-го и 40-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются несостоятельными, так как они основаны на неверном толковании норм права.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при оценке однородности товаров следует принимать во внимание то, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки: чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций N 198).

При этом действующее законодательство не содержит обязательного требования о проведении анализа однородности товаров в отношении каждой товарной позиции, для которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Достаточно лишь того, что правообладатель фирменного наименования, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, доказал использование фирменного наименования на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2017 по делу N СИП-106/2016.

Поскольку в рассматриваемом случае была доказана совокупность признаков, охарактеризованных в пункте 8 статье 1483 ГК РФ, судебная коллегия считает, что Роспатент правильно полагал, что общество, как правообладатель сходного с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования, доказало факт его использования на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611 применительно к деятельности, однородной товарам 25-го класса МКТУ, а также услугам 35-го и 40-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Следовательно, таким образом, общество подтвердило факт несоответствия оспариваемой регистрации в указанной части пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки соответствующему доводу предпринимателя, сведения, представленные из сети "Интернет", могли учитываться Роспатентом при принятии обжалуемого решения, так как такая информация, представляемая для приобщения к материалам дела на бумажном носителе, в силу статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является письменным доказательством.

В связи с этим ссылки заявителя на недостоверность информации, представленной с Интернет-сайта www.albana-trade.ru/, не могут быть признаны обоснованными.

То, что названный сайт принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Анжела-ММ", не свидетельствует о невозможности использования его третьим лицом для продвижения своих товаров, так как названные юридические лица, согласно выпискам из ЕГРЮЛ (том 1, л.д. 26, 136), являются аффилированными между собой, поскольку их учредителем и генеральным директором является одно и то же физическое лицо.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что норма пункта 1 статьи 1475 ГК РФ не предусматривает каких-либо условий для предоставления правовой охраны фирменному наименованию, как его известность, наличие каких-либо ассоциаций у потребителя в отношении данного средства индивидуализации, непрерывное использование фирменного наименования.

В связи с этим ссылки предпринимателя на указанные обстоятельства не могут являться обоснованием для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным, поскольку не имеют отношения к рассматриваемому спору.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам соглашается с Роспатентом в том, что наличие деятельности по введению в гражданский оборот однородных товаров 25-го класса МКТУ и продвижению их на российском рынке под фирменным наименованием "АЛБАНА" до даты приоритета оспариваемого товарного знака при установленном сходстве товарного знака с частью фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611, может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров и услуг, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и указанной выше части услуг 35-го, 40-го классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что Роспатентом было правомерно удовлетворено поданное 03.09.2018 обществом возражение, так как из представленных в материалы дела документов усматривается, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на территории Российской Федерации обществом осуществлялась деятельность под своим фирменным наименованием, правовая охрана которому была предоставлена ранее, применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что свидетельствует о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 609611 в отношении товаров 25-го и указанной выше части услуг 35-го, 40-го классов МКТУ, не соответствует требования пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с этим Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 28.02.2019 является законным и обоснованным, каких-либо иных оснований в подтверждение указанных доводов, заявителем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не приводится.

Тогда как доводы предпринимателя о том, что оспариваемое решение Роспатента противоречит пункту 6 статьи 1252 и пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, а также статье 8 Парижской конвенции свидетельствуют лишь о его несогласии с вышеприведёнными выводами, которые в свою очередь не нашли своего подтверждения в исследуемых нормах права и представленных в материалы дела доказательствах.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования индивидуального предпринимателя Неверовой Оксаны Альбертовны оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

В.В. Голофаев