Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2019 г. N С01-810/2019 по делу N СИП-130/2019 Решение суда об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи им патента на полезную модель, поскольку в том виде, в каком она охарактеризована в формуле спорного патента, полезная модель отличается от известного из другого патента решения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2019 г. N С01-810/2019 по делу N СИП-130/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 2 сентября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 сентября 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Автохомут" (Волоколамское ш., д. 1, стр. 1, Э/ПОМ/К/ОФ 8/IX/28/19, Москва, 125080, ОГРН 1027739878693) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 по делу N СИП-130/2019 (судьи Булгаков Д.А., Силаев Р.В., Четвертакова Е.С.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Автохомут" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.11.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 121890.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Мирошников Евгений Николаевич (г. Ростов-на-Дону) и Бурыгин Георгий Владимирович (г. Ростов-на-Дону).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Автохомут" - Саленко А.М. (по доверенности от 05.09.2018), Бобров М.Ф. (по доверенности от 05.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Прокудин А.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-355/41);

от Мирошникова Евгения Николаевича и Бурыгина Георгия Владимировича - Красноперов Р.А. (по доверенности от 07.06.2019 N 61АА6464463).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Автохомут" (далее - общество "Автохомут", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.11.2018, которым обществу "Автохомут" отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 121890 на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Мирошников Евгений Николаевич и Бурыгин Георгий Владимирович (далее также - правообладатели).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Автохомут", ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда от 24.05.2019 и признать недействительным решение Роспатента от 30.11.2018.

Заявитель кассационной жалобы полагает не соответствующим нормам материального права вывод суда первой инстанции об отсутствии необходимости обобщения признака формулы спорной полезной модели "края ленты завальцованы во внешнюю сторону кольца". По мнению заявителя для оценки новизны спорной полезной модели признак формулы "края ленты завальцованы во внешнюю сторону кольца ленты" должен быть обобщен до признака "края ленты обращены во внешнюю сторону кольца ленты".

Заявитель кассационной жалобы также считает несоответствующим фактическим обстоятельствам дела и описанию спорной полезной модели вывод суда первой инстанции о существенности признака формулы "края ленты завальцованы во внешнюю сторону кольца ленты" и не соглашается с выводами суда первой инстанции о существенности данного признака для технических результатов "Увеличение прочностных характеристик хомута" (далее также - технический результат II) и "Увеличение надежности соединения между собой деталей хомута, в частности вкладыша" (далее также - технический результат IV).

Заявитель кассационной жалобы полагает неверным вывод суда первой инстанции в части раскрытия признака формулы спорной полезной модели "края ленты завальцованы во внешнюю сторону кольца ленты" в противопоставленном аналоге - патенте ЕР 0959288 (далее - патент ЕР). По мнению заявителя, при оценке новизны следует рассматривать обобщенный признак "края ленты обращены во внешнюю сторону кольца", который имеется и в противопоставленном патенте ЕР.

Заявитель считает не соответствующим пунктам 9.4, 9.7.4.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент ПМ), подход суда первой инстанции к оценке новизны спорной полезной модели.

По мнению заявителя, спорный патент охраняет несколько полезных моделей, поскольку декларируемые технические результаты достигаются разными совокупностями существенных признаков формулы полезной модели, которые между собой не совпадают.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Представитель Мирошникова Е.Н. и Бурыгина Г.В. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором выражается несогласие с ее доводами, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель общества "Автохомут" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и правообладателей возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзывах на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 121890 на полезную модель "Хомут шарнирный" (классификационная рубрика Международной патентной классификации - F16L 33/04, далее - спорный патент) был выдан по заявке N 2012116653 с приоритетом от 24.04.2012, установленным по дате ее подачи, на имя Мирошникова Евгения Николаевича и Бурыгина Георгия Владимировича.

Спорный патент выдан со следующей формулой полезной модели:

"Хомут шарнирный, содержащий ленту, формирующую открытое кольцо и вкладыш, при этом концы открытого кольца имеют петли, образованные лентой, расположенные вокруг опорных участков, при этом между опорными участками расположен зажимной винт с головкой, причем петли, образованные лентой, примыкающей к опорным участкам, имеют пазы, петля, образованная лентой, вдоль паза загнута вверх с обеих сторон, отличающийся тем, что зажимной винт имеет шестигранную головку и содержит опорную втулку, расположенную в зенкованном гнезде, опорные участки выполнены в виде шарниров, шарниры имеют поперечные сквозные отверстия, причем один шарнир имеет гладкое сквозное отверстие с зенкованным гнездом, а другой - отверстие с резьбой, ширина паза петли ленты больше, чем зенкованное гнездо шарнира на вкладыше с загнутыми краями во внешнюю сторону кольца ленты, образующими продольные борта, и расстоянием между бортами большим, чем ширина ленты, расположены усики для его крепления с лентой, концы ленты, образующие петли, соединены с внешней стороной ленты точечной сваркой, двумя или тремя точками, а края ленты обработаны и завальцованы во внешнюю сторону кольца ленты.".

Общество "Автохомут" 05.06.2018 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, мотивированным несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение своих доводов заявителем были противопоставлены патент ЕР, опубликованный 02.04.2003, и патент US 2677164, опубликованный 04.05.1954 (далее - патент US).

Возражение было рассмотрено Роспатентом в порядке, установленном статьями 1248 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ от 12.03.2014 N 35-ФЗ), а также Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), в части, не противоречащей ГК РФ в указанной редакции.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом установлено, что полезная модель по спорному патенту отличается от решения, известного из патента ЕР, следующими признаками:

наличие опорной втулки и расположение ее в зенкованном гнезде;

наличие отверстия с зенкованным гнездом в одном из шарниров;

выполнение ширины паза петли ленты большим, чем зенкованное гнездо шарнира;

соединение концов ленты, образующей петли, с внешней стороной ленты точечной сваркой тремя точками;

выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты.

Роспатентом также установлено, что только один из вышеуказанных отличительных признаков является существенным, а именно признак, характеризующий выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты.

В отношении сведений, содержащихся в патенте US, Роспатентом отмечено, что в данном патенте также отсутствуют сведения о существенном признаке полезной модели по спорному патенту, характеризующем выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты.

Таким образом, Роспатентом было установлено, что в патенте ЕР и в патенте US не содержится сведений обо всех существенных признаках формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 121890.

Данные обстоятельства с учетом положений статьи 1351 ГК РФ, подпункта 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ послужили основанием для вывода об отсутствии в возражении заявителя доводов, позволяющих признать полезную модель по спорному патенту не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Решением Роспатента от 30.11.2018 в удовлетворении возражения заявителя отказано, спорный патент оставлен в силе.

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании его недействительным.

Доводы заявления, поданного в суд, сводились к несогласию с выводами Роспатента о том, что в возражении отсутствуют аргументы, позволяющие признать полезную модель по спорному патенту не соответствующей условию патентоспособности "новизна". Заявитель указал, что спорная полезная модель не отвечает требованию единства полезной модели; признак полезной модели по спорному патенту, характеризующий выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты, присущ раскрытому в противопоставляемом патенте ЕР решению; этот признак не является существенным, поэтому он не должен учитываться при проверке новизны спорной полезной модели.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам, предусмотренным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции установил, что Роспатент, принимая оспариваемое решение, действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке выводов Роспатента об охраноспособности спорной полезной модели суд первой инстанции руководствовался ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного патента) и Регламентом ПМ. Проверяя соблюдение Роспатентом процедуры рассмотрения возражения общества против выдачи спорного патента, суд первой инстанции исходил из требований, предъявляемых Правилами ППС.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции, проверив по доводам поданного в суд заявления законность вынесенного административным органом решения, согласился с выводами Роспатента о том, что из противопоставленных источников не известны все существенные признаки, присущие спорной полезной модели, вследствие чего эта полезная модель соответствует признаку патентоспособности "новизна".

Суд первой инстанции пришел к тому выводу, что полезная модель в том виде, как она охарактеризована в формуле спорного патента, отличается от известного из патента ЕР решения по меньшей мере признаком, характеризующим выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты.

Суд установил, что в описании к спорному патенту указаны четыре технических результата, а именно:

расширение диапазона применяемого инструмента для монтажа (далее - технический результат I);

увеличение прочностных характеристик хомута (технический результат II);

увеличение срока работы соединения путем уменьшения негативного воздействия на поверхность шланга, рукава или трубопровода (далее - технический результат III);

увеличение надежности соединения между собой деталей хомута, в частности вкладыша (технический результат IV).

При этом суд первой инстанции признал, что признак спорной полезной модели, характеризующий выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты, находится в причинно-следственной связи как с техническим результатом III, так и с техническими результатами II и IV, ввиду чего является существенным.

С учетом того что ни решению по патенту ЕР, ни решению по патенту US не присущ признак полезной модели по спорному патенту, характеризующий выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты, вывод Роспатента о том, что в возражении заявителя отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по спорному патенту не соответствующей условию патентоспособности "новизна", признан судом первой инстанции обоснованным и соответствующим статье 1351 ГК РФ, подпункту 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ.

Довод заявителя о том, что полезная модель по спорному патенту не отвечает требованию единства полезной модели, отклонен судом первой инстанции как не опровергающий вывод Роспатента о существенности признака, характеризующего выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты, и необходимость его учета при проверке новизны.

Суд признал, что данный довод заявителя не влияет на вывод о том, что полезная модель по спорному патенту соответствует условию патентоспособности "новизна" по отношению к известным из патента ЕР и патента US решениям (статья 1351 ГК РФ, подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Ссылаясь на статьи 1376, 1398 ГК РФ, суд первой инстанции констатировал, что такое основание, как нарушение требования единства полезной модели, не входит в перечень оснований, по которым патент на полезную модель может быть признан недействительным.

Довод заявителя о необходимости обобщения признака полезной модели "края ленты завальцованы во внешнюю сторону кольца ленты" отклонен судом первой инстанции в связи с существенностью данного признака и отсутствием в законодательстве требования обобщения существенного признака.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий на рассмотрение возражения и на принятие оспариваемого решения, о применимых нормах материального права.

Кроме того, заявителем не оспариваются правильность перевода патента ЕР, представленного в материалы административного и судебного дела, а также вывод Роспатента и суда первой инстанции о том, что в патенте US отсутствуют сведения о существенном признаке, характеризующем выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты.

Не оспаривается также то, что признак "края ленты завальцованы во внешнюю сторону кольца ленты" спорной полезной модели влияет на технический результат III.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзывах на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В силу пункта 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Как указано в подпункте 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ, полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 9.5 Регламента ПМ одной полезной моделью признается совокупность существенных признаков, достаточная для получения одного технического результата или нескольких технических результатов, при условии, что совокупности существенных признаков, необходимые для получения каждого из них, совпадают.

Подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ предусмотрено, что сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности ее существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и тому подобное, объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Суд первой инстанции верно установил, что противопоставленный заявителем патент ЕР содержит сведения о техническом решении того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 121890, а именно о хомуте шарнирном.

Суд также обоснованно установил, что спорная полезная модель в том виде, как она характеризована в формуле патента, отличается от патента ЕР по меньшей мере признаком, характеризующим выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты. Данные выводы суда первой инстанции заявителем не оспариваются.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что признак "края ленты завальцованы во внешнюю сторону кольца ленты" в том виде, как он изложен в формуле и в описании спорной полезной модели, является существенным, поскольку обеспечивает наименьшее негативное воздействие на поверхность шланга (рукава), тем самым исключая порез шланга (рукава) краем ленты при затягивании и возможной вибрации во время эксплуатации и, соответственно, увеличивая срок службы соединения. Влияние анализируемого признака на возможность достижения технического результата III прямо указано в описании спорной полезной модели, данный отличительный признак полезной модели находится в причинно-следственной связи с указанным результатом и обоснованно признан существенным для достижения этого результата.

В кассационной жалобе общества "Автохомут" указывается, что при анализе новизны полезной модели по спорному патенту этот признак на основании подпункта 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ должен быть обобщен, поскольку технический результат III может быть достигнут не только при завальцовке краев ленты, но и при любом ином ее загибе.

В отношении этого довода президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В силу абзаца второго подпункта 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Таким образом, существенные признаки обобщению не подлежат.

Смысл такого регулирования заключается в том, что сам патентообладатель, определяя объем охраны, вправе его сузить, распространив правовую охрану только на частные случаи, обеспечивающие достижение технического результата. Такой объем после предоставления правовой охраны не может быть расширен ни самим патентообладателем (например, для целей признания действий третьих лиц нарушающими исключительное право на полезную модель), ни иными лицами (например, для целей оспаривания предоставления правовой охраны полезной модели).

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что указание в описании полезной модели цели завальцовки в принципе не может означать несущественность завальцовки как признака полезной модели. Существенность признака полезной модели определяется в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ через установление влияния на возможность получения технического результата, а не посредством выяснения наличия или отсутствия в описании полезной модели указания на цель включения данного признака в состав признаков полезной модели.

Довод кассационной жалобы о несоответствии подхода суда первой инстанции к оценке "новизны" полезной модели нормам материального права (пункт 9.7.4.3 Регламента ПМ) основан на неверном понимании заявителем данной нормы.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/2012 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам, принимая во внимание то, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем что при подаче кассационной жалобы обществом "Автохомут" по платежному поручению от 17.07.2019 N 438 уплачена государственная пошлина в сумме 3 000 рублей, тогда как по данной категории дел подлежала уплате в сумме 1 500 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 по делу N СИП-130/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Автохомут" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Автохомут" государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 17.07.2019 N 438 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов