Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2019 г. по делу N СИП-674/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против его отказа в государственной регистрации товарного знака, поскольку заявителем не были представлены необходимые и достаточные документы, подтверждающие утверждение о приобретенной спорным неохраноспособным обозначением различительной способности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2019 г. по делу N СИП-674/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 18 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица - 2112 SRL (Via Aristide de togni 7, 20123 Milan MI, Italy) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 2, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016705983.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - 2112 SRL - Чиженок М.В. (по доверенности от 21.09.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41), Ермаков А.И. (по доверенности от 17.12.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - 2112 SRL (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака "" по заявке N 2016705983.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2019 заявление компании удовлетворено, решение Роспатента от 27.06.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2016705983, признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранного лица 2112 SRL на решение Роспатента от 18.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016705983.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела компания заявленные требования поддержала, представив с учетом выводов суда кассационной инстанции письменные пояснения и дополнительные доказательства в обоснование довода о приобретенной различительной способности спорного обозначения.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

Роспатент в отзыве и письменных пояснениях и его представители в ходе судебного заседания требования компании оспорили, просили в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Компанией 29.02.2016 в Роспатент была подана заявка N 2016705983 на государственную регистрацию товарного знака "" в отношении товаров "кошельки; портмоне; портфели (кожгалантерея); сумки; сумки женские" 18-го и "галстуки; колготки; носки; обувь; одежда; перчатки (одежда); платки шейные; пояса (одежда); уборы головные" 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Роспатента 18.10.2017 в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было отказано по мотиву несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Компания 11.01.2018 обратилась к руководителю Роспатента с жалобой на действия (бездействия) должностных лиц административного органа, ответственных за рассмотрение заявки N 2016705983 на регистрацию товарного знака.

Роспатент в ответ на жалобу компании сообщил, что заявитель вправе обратиться с возражением на принятое 18.10.2017 Роспатентом решение.

Компания 19.02.2018 обратилась в Роспатент с возражением на вышеназванное решение Роспатента.

Возражение было мотивировано следующими доводами.

Роспатентом фактически не оценены 392 страниц публикаций с рекламой товаров компании, представленные заявителем в обоснование довода о различительной (приобретенной) способности заявленного обозначения.

По мнению компании, решение было вынесено с нарушением действующих правил (регламентов).

Компания считает, что заявленное обозначение не является общепринятым символом по отношению к товарам 18 и 25-го классов МКТУ, не приводится в каких-либо справочниках или словарях, описывающих товары указанных классов. Не имеется оснований полагать, что само по себе спорное обозначение не обладает различительной способностью без привязки к каким-либо товарам, поскольку нумерация короткими числами по определению отличает обозначаемые объекты.

По утверждению компании, число "21" в заявленном обозначении не является случайным числом, которое трудно запомнить и отличить от другого числа, а хорошо знакомым потребителю числом, обладающем особой семантикой, так как данное число ассоциируется с целым рядом известных культурных явлений: с популярной карточной игрой Блэк-джек, известной в России также как "Очко", с возрастом совершеннолетия 21 год, установленным во многих странах мира, с текущим 21-ым веком по григорианскому календарю. Знак "номер" в заявленном обозначении (N) изображен в необычной для российской традиции манере (в России стандартным изображением данного знака является "N"). В связи с чем, по мнению компании, российский потребитель не будет однозначно ассоциировать этот знак с обозначением номера. Напротив, возможна альтернативная семантика: латинская буква "N" со знаком градуса "°".

Кроме того, как указала компания, цифра 21 в заявленном обозначении является датой рождения ее владельца - Alessandro Dell'Acqua, а также первыми двумя цифрами фирменного наименования заявителя, тогда как вторые две цифры обозначают месяц (декабрь) рождения владельца компании.

Компания обратила внимание Роспатента на то, что заявленное обозначение признано охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах, в том числе на всей территории Европейского Сообщества (свидетельство OHIM N 008777229), в Канаде (свидетельство N 1, 585, 968), в Гонконге (свидетельство N 302315231), а также на территории России в составе комбинированного товарного знака по международной регистрации N 1243662 (без дискламации элементов в него входящих).

Как утверждает компания, упомянутый Alessandro Dell'Acqua свою первую коллекцию продемонстрировал на показе Milano Moda Donna в марте 1996 года. Коллекция получила высокие отзывы и это было творческим дебютом итальянского дизайнера. В июне 2002 года ему была присуждена награда "Oscar della Moda" как дизайнеру модной женской одежды.

Товары с заявленным обозначением поставляются компанией на территорию России с 2011 года, могут быть приобретены в магазинах, расположенных во многих городах России. Кроме того, товары заявителя представлены в его интернет-магазине www.numeroventuno.com, где их можно приобрести с доставкой в Россию.

Имеется большое количество публикаций в российских средствах массовой информации, упоминающих данный бренд, в том числе в таких журналах как "Grazia", "Glamour", "Vogue", "ELLE", "Cosmopolitan", "Maxim", "Tatler", "Harper's Bazaar", "SNC", "Коммерсантъ WEEKEND" и многих других.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просил отменить решение Роспатента от 18.10.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18 и 25-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 27.07.2018 возражение компании оставлено без удовлетворения, решение Роспатента от 18.10.2018 оставлено в силе.

Так, Роспатент пришел к выводу, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение в нарушение пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не обладает различительной способностью.

Проведя анализ заявленного на регистрацию обозначения "", Роспатент установил, что оно представляет собой сочетание символа "" и цифр "", выполненных стандартным шрифтом и, как следствие, представляет собой сочетание указанных символа и цифр.

Также Роспатент констатировал, что в заявленном обозначении символ "" воспринимается как знак "номер", поскольку изображен рядом с цифрами "".

При этом Роспатент констатировал, что указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Как следствие, Роспатент сделал вывод, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана.

При этом Роспатент отклонил как неубедительные доводы компании о том, что обозначение "" нельзя отнести к простым комбинациям цифр, не имеющих смыслового значения и не способных различать товары, поскольку данное обозначение ассоциируется с рядом известных культурных явлений, таких как: популярная игра "Блэк-джэк", текущий 21-й век по григорианскому календарю, с возрастом, с которого разрешена продажа алкогольной продукции в большинстве штатов США. Так, Роспатент указал, что вышеперечисленные явления не имеют какого-либо отношения к деятельности компании и существуют абстрактно, при том, что само по себе спорное обозначение не способно порождать необходимых и достаточных ассоциаций для запоминания его потребителями как средство индивидуализации товаров/услуг конкретного лица.

В отношении документов, которые представил заявитель в подтверждение различительной способности заявленного обозначения, Роспатент указал, что их недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается Роспатентом тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных таким знаком. Кроме того, в представленных материалах содержится иное обозначение, отличающееся от заявленного, поскольку значок "°" расположен не в верхней части буквы "N", а рядом или в нижней части.

Довод заявителя о зарегистрированном знаке по международной регистрации N 1243662, в состав которого входит заявленное обозначение, не был принят во внимание Роспатентом, поскольку указанный знак зарегистрирован в целом как композиция, имеющая уровень восприятия отличный от восприятия отдельных входящих в ее состав элементов.

Компания, не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 19.02.2018, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

В обоснование своих требований компания указывает, что оспариваемое решение не содержит выводов об отсутствии различительной способности у спорного обозначения в целом. По мнению компании, для вывода об отсутствии различительной способности у спорного обозначения недостаточно установить неохраноспособность его отдельных элементов. Компания также указывает, что в решении Роспатента не установлено являются ли элементы, из которых состоит спорное обозначение элементами, перечисленными в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом компания обращает внимание на то, что согласно указанной выше правовой норме основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в связи с составом товарного знака ограничено указанием на конкретные виды элементов и не охарактеризованы обобщенным понятием "неохраняемые элементы" или "элементы, не обладающие различительной способностью".

Компания также считает вывод Роспатента о недостаточности представленных доказательств для вывода о наличии приобретенной различительной способности у спорного обозначения, противоречащим материалам заявки на регистрацию спорного обозначения.

Так, компания указывает, что сведения об объемах продаж в Российской Федерации товаров, маркированных заявленным обозначением, были представлены в стоимостном выражении с разбиением на годы на странице 3 ответа компании от 07.08.2017 на уведомление Роспатента о результатах экспертизы спорного обозначения и на странице 4 возражения от 19.02.2018; о территории реализации в Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком, - были представлены в приложениях [15-42], в которых содержатся копии счетов на поставку товаров в том числе, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нальчике, Махачкале; о длительности и регулярности использования товарного знака - содержится в материалах заявки на регистрацию спорного обозначения в виде указаний на даты выставления счетов на поставку товаров (2013 - 2016 годы), в виде указаний на объемы продаж с разбиением на годы (2011 - 2016 годы).

Кроме того, компания полагает, что вывод Роспатента о том, что в представленных доказательствах содержится иное обозначение, которое отличается от заявленного, поскольку значок "°" расположен не в верхней части буквы "N", а рядом либо в нижней части, противоречит материалам дела. Как отмечает компания, в его ответе от 07.08.2017 на уведомление Роспатента о результатах экспертизы заявленного обозначения и в приложении [7-13] к названному ответу приводились изображения товаров, маркированных товарным знаком, выполненным в том же виде, что и заявленное на регистрацию обозначение.

По мнению компании, в случае, когда товарный знак был приведен в измененном виде "" вместо заявленного на регистрацию "", такое использование товарного знака может быть расценено как использование его с изменением его отдельных элементов, не меняющим его существа и не ограничивающим различительную способность.

Компания также обращает внимание суда на то, что ее доводы о нарушении Роспатентом административного регламента при проведении экспертизы по настоящей заявке Роспатентом рассмотрены не были.

При первоначальном рассмотрении спора суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о несоответствии спорного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В то же время суд пришел к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта подпункту 1 пункта 1.1 названной статьи в силу следующего.

В обоснование приобретения спорным обозначением различительной способности компанией в Роспатент представлены документы, содержащие сведения об объемах реализации товаров со спорным обозначением с 2011 по 2014 годы, о территории реализации продукции в Российской Федерации, о длительности и регулярности использования спорного обозначения (с 2011 по 2016 годы), которые, по мнению судебной коллегии, согласуются с положениями подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Правила от 20.07.2015 N 482), как следствие, подлежали оценке со стороны Роспатента.

Вместе с тем Роспатентом в нарушение пункта 66 Административного регламента фактически не была дана оценка представленным компанией доказательствам. Как установил суд первой инстанции, Роспатент ограничился общим выводом о том, что представленные заявителем документы, не являются достаточными для подтверждения приобретения спорным обозначением различительной способности, не мотивировав свои выводы относительно того, по каким причинам вышеуказанные доказательства не могут свидетельствовать о приобретении спорным обозначением различительной способности.

Уклонение Роспатента от детального анализа представленных заявителем доказательств расценено судом как существенное нарушение процедуры рассмотрения заявления. При этом доводы и аргументы относительно доказательственного значения указанных документов заявителя, приведенные Роспатентом только в отзыве на заявление, суд расценил как не устраняющие недостатков оспариваемого ненормативного правового акта, который является предметом судебного контроля.

Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, поддержал выводы суда первой инстанции относительно несоответствия спорного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В то же время президиум Суда по интеллектуальным правам признал ошибочными выводы суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта подпункту 1 пункта 1.1 названной статьи.

Так, суд кассационной инстанции указал, что судом первой инстанции не опровергнуты выводы Роспатента о том, что в материалы административного дела компанией не были представлены доказательства, подтверждающие возникновение у потребителя ассоциативной связи между компанией, производимыми ею товарами и заявленным на регистрацию обозначением, о восприятии потребителями такого обозначения как индивидуализирующего товары компании; об объемах затрат на рекламу; об объеме продаж в количественных показателях реализованного товара (были приведены лишь документально не подтвержденные финансовые показатели); не указано, какие из представленных в административный орган доказательств не охватываются этими выводами.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что судом первой инстанции не указано, в чем именно заключалось нарушение Роспатентом требований о создании условий для полного и объективного рассмотрения дела. Выводы суда первой инстанции об отсутствии в решении Роспатента анализа представленных обществом материалов, о неполноте оценки представленных обществом доказательств не соответствуют материалам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным также признал заслуживающими внимания доводы Роспатента о нарушении судом норм процессуального права, выразившемся в отсутствии в обжалуемом судебном решении оценки доводов, изложенных в отзыве, представленном административным органом в обоснование законности решения от 27.06.2018.

В частности, как указал суд кассационной инстанции, суд первой инстанции не учел, что наличие в отзыве дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность принятия указанным лицом ненормативного правового акта, не устраняет его пороков. Однако указанное не означает, что названные процессуальные документы не подлежат судебной оценке, в том числе на предмет того, имеются ли в них дополнительные мотивы, обосновывающие правомерность принятия государственным органом ненормативного правового акта, или же они содержат доводы, направленные на обоснование выводов, содержащихся в таком акте, не меняющие мотивов его принятия. Только детальная оценка мотивов, приведенных Роспатентом в отзыве на заявление, от которой уклонился суд первой инстанции, может позволить установить, в какой части доводы отзыва направлены на защиту принятого административным органом решения и отстаивание правильности сделанных в таком решении выводов, а в какой - на иное или дополнительное обоснование причин, по которым заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана. Суд в нарушение указанных норм процессуального права не дал оценку отзыву Роспатента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также признал обоснованным довод Роспатента о том, что суд первой инстанции тем самым фактически лишил его возможности исполнить возложенную процессуальным законом обязанность по доказыванию законности принятого ненормативного правового акта. При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что отзыв Роспатента не может восполнить недостатки принятого решения, применительно к обстоятельствам настоящего дела не может признан необоснованным, поскольку сделан в отсутствие надлежащего анализа такого отзыва как одного из доказательств по делу.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции указано на необходимо устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, в том числе на основании текста оспариваемого решения Роспатента и материалов административного дела, представленного в судебное дело, проверить, подтверждается ли вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение не приобрело различительную способность, представленными в дело доказательствами; результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.02.2016) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила от 20.07.2015 N 482.

Доводы, изложенные в заявлении, сводятся к несогласию компании с выводом Роспатента о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем при новом рассмотрении дела судом первой инстанции с учетом выводов и указаний суда кассационной инстанции спор сторон фактически свелся к проверке соответствия оспариваемого ненормативного правового акта положениям подпункта 1 пункта 1.1 названной статьи, поскольку президиум Суда по интеллектуальным правам не опроверг выводы суда первой инстанции о соответствии решения Роспатента подпункту 1 пункта 1 той же статьи.

Так, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента об отсутствии различительной способности у спорного обозначения.

Проанализировав спорное обозначение с позиций рядовых потребителей товаров 18 и 25-го классов МКТУ, коллегия судей пришла к аналогичному выводу о том, что оно состоит из элементов, не обладающих различительной способностью, а именно числа "21" и символа "N", который воспринимается именно как знак "номер". При этом, поскольку указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, Роспатент пришел к правомерному выводу, что и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Вопреки мнению заявителя, в оспариваемом решении Роспатентом сделан вывод как об отсутствии различительной способности входящих в заявленное обозначение элементов, так и об отсутствии различительной способности обозначения в целом (страница 7 оспариваемого решения Роспатента).

Вместе с тем заявитель указывает на отсутствие в оспариваемом решении Роспатента оценки представленных им документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности спорного обозначения (сведений об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, территории реализации товаров, длительности и регулярности использования, объеме затрат на рекламу, об информировании потребителя о товарах компании, маркированных спорным обозначением).

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положение пункта 1 названной статьи не применяется в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил от 20.07.2015 N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Согласно правовому подходу, изложенному в пункте 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, и подлежавшему применению Роспатентом при рассмотрении заявки и возражения, если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

В обоснование приобретения спорным обозначением различительной способности компанией в Роспатент представлены документы, содержащие сведения об объемах реализации товаров со спорным обозначением с 2011 по 2014 годы, о территории реализации продукции в Российской Федерации, о длительности и регулярности использования спорного обозначения (с 2011 по 2016 годы).

Вместе с тем в ходе рассмотрения настоящего дела в судах первой и кассационной инстанций заявитель и его представитель пояснили, что в подтверждение информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением, было представлено большое количество рекламных материалов, но какие-либо опросы потребителей не проводились; что объем затрат на рекламу не приводился; что объем продаж товаров можно рассчитать, разделив стоимость поставленных товаров, приведенную в пояснениях руководителя организации, на стоимость конкретных товаров, известную из рекламных объявлений.

Представитель компании также пояснил, что представленные компанией сведения из средств массовой информации не являются копиями страниц печатных изданий, а являются фотомакетом, включающим в себя воспроизведение страницы издания (в нижней части) и колонтитул с обложкой журнала и спорным обозначением (в верхней части), отметил, что такая подача информации связана с особенностями хранения копий рекламных материалов в архиве компании (в поданном возражении компания также указывала, что колонтитул не является частью копий страниц). При этом представитель компании затруднился назвать, из каких сведений можно получить информацию об объеме тиража выпуска каждого издания.

При рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции заявитель дополнительно представил в материалы дела переводы на русский язык инвойсов итальянской компании GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A за 2013 - 2016 годы, ранее представлявшихся без перевода в Роспатент; заявления исполнительного директора компании и финансового директора компании GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A, подтверждающие финансовые показатели объемы продаж товаров, маркированных спорным обозначением, в Российской Федерации, приведенные в возражении компании в палате по патентным спорам; письма российских предпринимателей и организаций, в которых они подтверждают факт осуществления ими розничной продажи в Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением; письма российских издательств, в которых в ответ на запрос общества с ограниченной ответственностью "Иванов, Макаров и партнеры" они подтверждают подлинность страниц журналов, представленных в Роспатент и содержащих сведения о товарах, в том числе маркированных обозначением "", а также приводят информацию о тиражах выпуска каждого издания.

Предусмотренных частью 2 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отказа в их приобщении судом не усмотрено, поскольку по своему содержанию указанные документы имеют отношение к рассматриваемому делу (часть 1 названной статьи).

В то же время согласно разъяснениям, приведенным в пункте 137 постановления от 23.04.2019 N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Вместе с тем согласно указаниям президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенным в постановлении от 28.06.2019, податель возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по поданной им заявке не может быть лишен права представить в суд доказательства в подтверждение охраноспособности заявленного им обозначения, которые не были представлены им в рамках административной процедуры, поскольку лишен права на повторную подачу возражения с новыми доказательствами и аргументами. В иной ситуации такое лицо утрачивает возможность приобретения исключительного права на заявленное на регистрацию обозначение с той же датой приоритета.

В отзыве на заявление и письменных пояснениях Роспатент указал, что в распечатках страниц с интернет-сайтов магазинов "ЦУМ", "Bein", "Боско Аутлет"; журналов "Grazia", "Glamour", "Vogue", "ELLE", "Cosmopolitan", "Maxim", "Tatler", "Harper's", "Bazaar", "SNC", "Коммерсантъ WEEKEND" за 2013 - 2016 годы; инвойсах итальянской компании GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A., первоначально представленных заявителем в Роспатент, отсутствуют сведения о длительности, объемах и интенсивности использования спорного обозначения, в отношении товаров для которых заявленное обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, а также о возникновении у потребителя ассоциативной связи между товарами, маркируемыми спорным обозначением, и заявителем до даты приоритета заявки N 2016705983.

Роспатент в отзыве отметил также, что инвойсы названной выше компании представлены на иностранном языке без перевода на русский. При этом Роспатент обратил внимание, что данные инвойсы свидетельствуют лишь о 35-ти случаях перемещения через государственную границу российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением, и не доказывает длительность и регулярность продажи таких товаров, а также широкий охват территории их реализации.

В отношении распечаток страниц журналов, содержащих сведения о товарах, в том числе маркированных спорным обозначением, Роспатент пришел к выводу, что они подтверждают лишь деятельность по продвижению продукции в течение трех лет, но не доказывают введение указанных товаров в гражданский оборот.

Роспатент также указал в отзыве, что данные распечатки не могут служить доказательством приобретения дополнительной различительной способности спорным обозначением до даты приоритета для индивидуализации товаров компании, поскольку не содержат сведений о заявителе.

Относительно распечаток с интернет-сайтов магазинов Роспатент отметил, что они не имеют даты, ввиду чего не могут быть соотнесены с периодом времени до даты подачи заявки N 2016705983 и, как следствие, не могут служить доказательством информированности потребителя о спорном обозначении в этот период времени.

Ссылки компании на объемы продаж продукции под спорным обозначением в период с 2011 по 2016 годы, приведенные ею в возражении, Роспатент в отзыве посчитал документально не подтвержденными, в связи с чем, по мнению уполномоченного органа, они также не могут являться доказательством введения указанных товаров в гражданский оборот в названный период времени.

В отношении довода заявителя о том, что Роспатентом не были исследованы распечатки публикаций, содержащих сведения о товарах, в том числе маркированных спорным обозначением, административный орган в отзыве отметил следующее. Данные распечатки публикаций фактически были оценены Роспатентом и сделан вывод о том, что они не подтверждают факт приобретения спорным обозначением различительной способности до даты приоритета для индивидуализации товаров компании. Соответствующее обоснование названного вывода приведено Роспатентом в отзыве на заявление компании и письменных пояснениях, представленных в суд.

Оценив с учетом указаний суда кассационной инстанции документы, представленные компанией в материалы административного и судебного дел, сопоставив их с выводами Роспатента, суд пришел к выводу об отсутствии оснований не согласиться с названным уполномоченным органом.

Так, суд соглашается с аргументами Роспатента о том, что в представленных компанией документах отсутствуют сведения о длительности, объемах и интенсивности использования спорного обозначения в отношении товаров, для которых указанное обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, а также о возникновении у потребителя ассоциативной связи между товарами, маркируемыми спорным обозначением, и заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Инвойсы компании GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A, представленные заявителем в подтверждение введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением либо его вариациями, свидетельствуют лишь о 35 случаях продаж в Российской Федерации товаров, что, вопреки мнению заявителя, не подтверждает длительность и интенсивность продаж товаров, маркированных спорным обозначением, а равно не подтверждает большой объем и широкий охват территории их реализации.

Иных доказательств использования спорного обозначения на товарах, которые реализовывались на территории Российской Федерации, заявителем представлено не было.

Представленные распечатки страниц журналов, содержащие сведения о товарах, в том числе маркированных спорным обозначением, подтверждают деятельность по продвижению продукции, но не доказывают затраты на рекламу, ее длительность и интенсивность.

Кроме того, вопреки доводам компании, судебная коллегия соглашается с мнением Роспатента, согласно которому распечатки страниц журналов не могут служить доказательствами приобретения дополнительной различительной способности спорным обозначением для индивидуализации товаров заявителя, поскольку не содержат сведений о конкретном производителе - компании 2112 SRL.

Аналогичный правовой подход содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2018 по делу N СИП-672/2017.

Распечатки страниц интернет-сайтов магазинов, содержащие предложения к продаже предметов одежды и аксессуаров, маркированных спорным обозначением или сходным с ним, не имеют даты обращения, в связи с чем не могут быть соотнесены с периодом времени до даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения и соответственно не могут служить доказательством информированности потребителя об оспариваемом обозначении в этот период времени.

Ссылки на объемы продаж продукции, маркированной спорным обозначением, с 2011 по 2016 годы, приведенные заявителем в возражении и письмах исполнительного директора компании и финансового директора компании GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A, представленных с письменными пояснениями компании от 30.01.2019, не могут являться достаточным доказательством реальности введения указанных товаров в гражданский оборот в названный период времени, так как не подтверждены документально.

Исходя из содержания и формы указанных писем не имеется оснований для их оценки в качестве аффидевита.

Также не подтверждены документально сведения о продажах товаров, маркированных оспариваемым обозначением, приведенные в представленных в Суд по интеллектуальным правам письмах российских индивидуальных предпринимателей и организаций.

При этом названные письма представлены в адрес компании GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A в качестве ответа на запрос названной компании и имеют идентичное содержание. Являясь декларативным утверждением (мнением) хозяйствующих субъектов, названные письма содержат не только утверждение об известности оспариваемого обозначения, но также его оценку на соответствие условиям охраноспособности, предусмотренным ГК РФ.

Однако, как справедливо отмечает Роспатент, вопрос соответствия обозначения условиям охраноспособности является вопросом права и относится к компетенции суда.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявителем не представлены доказательства приобретения спорным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 18 и 25-го классов МКТУ до даты подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака в результате интенсивного использования такого обозначения.

Доводы заявителя об обратном, приведенные в том числе в судебном заседании 12.09.2019, отражают субъективную позицию лица, заинтересованного в исходе спора, и фактически не опровергают обоснованность и законность оспариваемого решения Роспатента.

Ссылки заявителя на факт регистрации на его имя комбинированного товарного знака со словесным обозначением "", а также внутренние документы Роспатента, свидетельствующие, по мнению заявителя, об отсутствии единства мнений в уполномоченном органе по вопросу охраноспособности спорного обозначения, сами по себе, не являются основанием для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что заявителем не были представлены необходимые и достаточные документы, подтверждающие утверждение о приобретенной различительной способности спорным неохраноспособным обозначением.

В частности, суд отмечает декларативный характер утверждений заявителя о том, что товары, маркируемые спорным обозначением, являются дорогостоящими товарами специального спроса, что подлежало учету Роспатентом при оценке доказанности приобретенной различительной способности спорного обозначения (объемов и интенсивности его использования), а также что представленные заявителем документы представляют собой случайную выборку из всех счетов и содержат сведения лишь о незначительной части поставленных в Российскую Федерацию товаров, маркированных спорным обозначением, и т.п.

На основании изложенного оспариваемое решение Роспатента от 27.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака по заявке N 2016705983, подлежит признанию действительным, как соответствующее пунктам 1 и 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 000 рублей подлежат оставлению на заявителе.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования иностранного лица - 2112 SRL оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур