Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2019 г. по делу N СИП-605/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2019 г. по делу N СИП-605/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Гильмухановой Раушании Линнуровны (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 317028000134311) к обществу с ограниченной ответственностью "Бренд" (Беломорский пер., д. 16Г, кв. 167, г. Ростов-на-Дону, 344056, ОГРН 1136194012459) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 238398.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Гильмухановой Раушании Линнуровны - Шайхутдинов А.Г. (по доверенности от 18.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Гильмуханова Раушания Линнуровна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью "Бренд" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 238398 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "продвижение товаров для третьих лиц".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 238398 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц", поскольку оказывает однородные услуги по реализации товаров, для которых он зарегистрирован, а также предполагает осуществлять свою деятельность под тождественным обозначением, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности 29.01.2019 в Роспатент была направлена заявка N 2019702887 на регистрацию тождественного с оспариваемой регистрацией обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая, что, по мнению истца, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 238398 в отношении указанной части услуг ответчиком не используется, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.

В отзыве на исковое заявление ответчик полагает, что представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается наличие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, а также считает, что предпринимателем не был соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования споров, в связи с чем просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Роспатент и общество, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что общество является правообладателем словесного товарного знака "ЮЖНЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 238398, который был зарегистрирован 13.02.2003 в отношении товаров 33-го "алкогольные напитки, за исключением пива" и услуг 35-го "продвижение товаров для третьих лиц" классов МКТУ (дата приоритета от 29.11.2011).

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, и полагая, что товарный знак им не используется на протяжении последних трех лет, обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 30.04.2019 было направлено предложение по его юридическому адресу, а также по адресу для переписки, в том числе указанному в свидетельстве на товарный знак (том 1, л.д. 8, 11-14).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 23.07.2019 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Относительно доводов общества о том, что истцом не был соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора, а значит, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что досудебный порядок урегулирования экономических споров представляет собой взаимные действия сторон материального правоотношения, направленные на самостоятельное разрешение возникших разногласий. Лицо, считающее, что его права нарушены действиями другой стороны, обращается к нарушителю с требованием об устранении нарушения. Если получатель претензии находит ее доводы обоснованными, то он предпринимает необходимые меры к устранению допущенных нарушений, исключив тем самым необходимость судебного вмешательства. Такой порядок ведет к более быстрому и взаимовыгодному разрешению возникших разногласий и споров.

Следовательно, главной целью обязательного досудебного порядка урегулирования споров, является стимулирование сторон спора использовать внесудебные способы его урегулирования, с тем, чтобы предоставить сторонам спора возможность его урегулирования без обращения в суд.

Оставление же иска без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка основано на реальной возможности разрешения спора в таком порядке при наличии воли сторон к совершению направленных на это соответствующих действий.

Между тем, из материалов дела не усматривается намерение ответчика добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, поскольку возражения общества в отношении предъявленного к нему иска, не свидетельствуют о возможности достижения цели урегулирования спора без обращения в суд.

Следовательно, в данном случае оставление иска без рассмотрения в виду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора носило бы формальный характер как не обеспечивающее достижение целей досудебного урегулирования спора.

Аналогичная правовая позиция неоднократно высказывалась судом высшей инстанции (в частности, определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.10.2015 N 304-ЭС15-11596).

Судебная коллегия также отмечает, что при рассмотрении вопроса о надлежащем извещении арбитражный суд исходит из презумпции надлежащего выполнения органом почтовой связи обязанностей по доставке почтовой корреспонденции, пока не доказано иное.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Бремя же доказывания того, что почтовое извещение не доставлено обществу, по обстоятельствам, не зависящим от него, возлагается на данное лицо, поскольку лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с этим ссылки общества, на недостаточные, по его мнению сведения, содержащиеся в почтовых квитанциях, представленных истцом в доказательства направления им претензии по известным адресам местонахождения ответчика, а также что органом почтовой связи направленные в его адрес истцом почтовые отправления не были доставлены, Судом по интеллектуальным правам во внимание не принимаются, в том числе потому, что претензия, направленная предпринимателем по адресу, указанному в свидетельстве на спорный товарный знак, была получена обществом 15.05.2019 (том 1, л.д. 29), что следует из информации с официального сайта Почты России.

Следовательно, ссылки общества на данные обстоятельства являются необоснованными.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10)).

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение своей заинтересованности истцом была представлена заявка от 29.01.2019 N 2019702887, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации словесного обозначения "Южный" в качестве товарного знака, правовая охрана для которой испрашивается в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 и 44-го классов МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам, сравнив товарный знак "ЮЖНЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 238398 с обозначением "Южный" по заявке N 2019702887, пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения тождественны, поскольку имеют в своем составе единственный словесный элемент "Южный".

Сравнение услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 238398 "продвижение товаров для третьих лиц", с услугами 35-го класса МКТУ обозначения по заявке N 2019702887 с целью вя их однородности показало, что сравниваемые услуги аналогичны либо однородны, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации, круг потребителей.

Следовательно, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных им в заявке услуг 35-го класса МКТУ.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 238398 в отношении испрашиваемой в иске части услуг, истцом в материалы дела были представлены: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия договора субаренды от 31.10.2018 N 17-3; копия заявления по эквайрингу; отчеты по продаже в розницу за 02.10.18, 04.10.2018, 06.10.2018, 07.10.18; чеки от 02.10.18, 04.10.2018, 06.10.2018, 07.10.18; справки-отчеты кассира-операциониста от 02.10.18, 04.10.2018, 06.10.2018.

Суд по интеллектуальным правам, оценив указанные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что ими подтверждается факт осуществления истцом деятельности по реализации мебельной продукции.

Следовательно, представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что истец осуществляет деятельность по оказанию услуг 35-го класса МКТУ, которые являются однородными услугам, в отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

При этом о фальсификации представленных истцом доказательств, ответчиком в установленном законом порядке суду не заявлено.

В связи с чем довод общества о том, что представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается наличие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, признается Судом по интеллектуальным правам несостоятельным, поскольку он противоречит фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Представленной в материалы дела заявкой от 29.01.2019 N 2019702887 подтверждается, что истцом были осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию обозначения, тождественного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 238398.

В постановлении Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, оценив представленные обществом в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 238398, так как предприниматель совершил подготовительные действия к использованию тождественного с оспариваемым товарным знаком обозначения в отношении однородных услуг, а также подтвердил, что им осуществляется основной вид его деятельности (код ОКВЭД 47.19 "торговля розничная"), а следовательно, доказал что он оказывает услуги по продвижению товаров для третьих лиц, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

С учетом указанных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, суд приходи к выводу о том, что истец доказал, что он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, тождественное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 238398 в отношении услуг 35-го класса МКТУ, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Как указывалось ранее, именно правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Из пункта 166 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 163 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (30.04.2019) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 30.04.2016 по 29.04.2019 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело предпринимателем доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказан факт его использования в отношении услуги 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц", а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении услуги 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц", в то время как предприниматель подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования индивидуального предпринимателя Гильмухановой Раушании Линнуровны удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 238398 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бренд" (ОГРН 1136194012459) в пользу индивидуального предпринимателя Гильмухановой Раушании Линнуровны (ОГРНИП 317028000134311) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.П. Рогожин