Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 сентября 2019 г. по делу N СИП-485/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента о прекращении производства по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку прекращение Роспатентом производства по возражению не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть данное возражение, что свидетельствует о нарушении прав и законных интересов заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 сентября 2019 г. по делу N СИП-485/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 23 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А., рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - SUZUKI MOTOR CORPORATION (300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan (JP)) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, 1047730015200) от 28.03.2019 о прекращении производства по возражению от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - DUNHAM INVESTMENT INC. (Suite 6, Mill Mall Wickhams Kay 1, PO BOX 3085, Tortola, British Virgin Islands).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - SUZUKI MOTOR CORPORATION - Пилюгина В.С., Семенова Е.А., по доверенности от 29.07.2019;

от Роспатента - Гибер В.И., по доверенности N 01/32-373/41 от 26.04.2019.

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - SUZUKI MOTOR CORPORATION (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2019 о прекращении производства по возражению от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326590.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - DUNHAM INVESTMENT INC.

Роспатент представил суду отзыв, в котором поддержал обжалуемое решение, считая требования заявителя необоснованными и не соответствующими действующему порядку рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам, просил в удовлетворении требований отказать.

Иностранное лицо - DUNHAM INVESTMENT INC., извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителя третьего лица в силу статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В суд по интеллектуальным правам 16.09.2019 поступил отзыв, подписанный представителем иностранного лица, не участвующего в деле, Technika GmbH (Германия) с приложением доверенности от Technika GmbH (Германия).

Представитель компании в судебном заседании возражал против приобщения указанного отзыва к материалам дела, ссылаясь на то, что отзыв подписан неуполномоченным лицом.

Судебная коллегия, принимая во внимание положения статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и то обстоятельства, что при отсутствии в судебном заседании представителя DUNHAM INVESTMENT INC. невозможно установить, что указанный отзыв подписан представителем третьего лица, не находит предусмотренных процессуальным законодательством оснований для приобщения отзыва к материалам дела.

В судебном заседании представитель компании заявленные требования поддержал.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзыве.

Как следует из материалов дела, решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу N СИП-784/2017 признано недействительным как не соответствующее пункту 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2017 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326590. На Федеральную службу по интеллектуальной собственности возложена обязанность повторно рассмотреть возражение компании против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590 (далее - спорное возражение).

При повторном рассмотрении возражения компании Роспатентом принято решение от 28.03.2019 о прекращении производства по спорному возражению, ввиду досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326590 по заявлению третьего лица.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 28.03.2019, компании обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

В обоснование заявленных требований SUZUKI MOTOR CORPORATION указывает, что выводы Роспатента о наличии оснований для прекращения производства по спорному возражению являются ошибочными, а оспариваемое решение не соответствует, в частности, нормам пунктов 2.8 и 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) и нарушает права заявителя. Просит признать оспариваемое решение недействительным и обязать Роспатент повторно рассмотреть спорное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что Роспатентом и третьим лицом не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 и заявителем не оспариваются.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи спорного возражения (12.05.2017) правовая база для оценки соответствия оспариваемого решения нормативным правовым актам, регулирующим порядок рассмотрения возражений, включает часть 4 ГК РФ и Правила N 56.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о наличии оснований для прекращения производства по спорному возражению, судебная коллегия считает, что указанные выводы сделаны с существенным нарушением процедуры принятия решения, вследствие чего обжалуемое решение не соответствует пунктам 2.8 и 5.1 Правил N 56 и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

При повторном рассмотрении возражения заявителя Роспатент установил, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326590 досрочно прекращена по заявлению правообладателя решением Роспатента от 27.03.2018.

Оценив указанное обстоятельство, Роспатент пришел к выводу о том, что, основания для принятия по спорному возражению решения по существу отсутствуют в силу пункта 2.8 Правил N 56, а производство по возражению против предоставления правовой охраны спорному знаку подлежит прекращению на основании пункта 5.1 Правил N 56.

Согласно пункту 5.1 Правил N 56 по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения (абзац 9 пункта 5.1 Правил N 56).

В соответствии с пунктом 2.8 Правил N 56 не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено.

На дату подачи возражений товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 326590 являлся действующим, в связи с чем у Роспатента не имелось оснований для отказа в принятии к рассмотрению и рассмотрения по существу возражения.

Правила N 56 не содержат возможности прекращения делопроизводства по возражению или заявлению в случае их принятия до прекращения действия товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 N С01-271/2014 по делу N СИП-27/2013.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, действующей на момент подачи спорного возражения, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса.

Положения указанного пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (абзац 9 статьи 1512 ГК РФ).

Судебная коллегия считает необходимым указать на то, что по смыслу пунктов 2.8 и 5.1 Правил N 56 не принимается к рассмотрению возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, а производство по принятому возражению подлежит прекращению, в случае, когда действие товарного знака прекращено на момент обращения с возражением против предоставления ему правовой охраны. Указанные нормы не являются основанием для прекращения производства по возражению, на момент подачи которого правовая охрана товарного знака является действующей, поскольку прекращение правовой охраны товарного знака на будущее и признание такой правовой охраны недействительной с даты приоритета товарного знака имеет разные правовые последствия.

Вышеприведенные обстоятельства дела и нормы права ошибочно не приняты Роспатентом во внимание, что повлекло принятие неправильного решения.

Доводы Роспатента сводятся к тому, что во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу N СИП-784/2017 возражение компании принято к повторному рассмотрению, однако на момент повторного рассмотрения возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326590 досрочно прекращена, что имеет существенное значение для настоящего спора и исключает возможность рассмотрения Роспатентом возражения по существу и принятие по нему решения. Указанные доводы отклоняются Судом по интеллектуальным правам, поскольку, как установлено выше, основаны на неправильном толковании положений Правил N 56.

Таким, образом, судебная коллегия считает, что в настоящем случае не имелось предусмотренных пунктами 2.8 и 5.1 Правил N 56 оснований для прекращения производства по возражениям компании.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 Постановление N 10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что прекращение Роспатентом производства по возражению компании в результате неправильного применения положений пунктов 2.8 и 5.1 Правил N 56 не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, что свидетельствует как о незаконности принятого решения Роспатента от 28.03.2019, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановление N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент рассмотреть возражение иностранного лица - SUZUKI MOTOR CORPORATION от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590 с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу иностранного лица - SUZUKI MOTOR CORPORATION.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица - SUZUKI MOTOR CORPORATION удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2019 о прекращении производства по возражению от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590 недействительным как несоответствующее пунктам 2.8 и 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности рассмотреть возражение иностранного лица - SUZUKI MOTOR CORPORATION от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица - SUZUKI MOTOR CORPORATION 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина