Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2019 г. по делу N СИП-594/2019
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения объявлена 8 октября 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 9 октября 2019 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Снегура А.А.,
судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пискаревой А.С.
рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Исток" (ул. 50 лет Советской Армии, д. 9, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677004, ОГРН 1021401045830)
к акционерному обществу "Финансовая агропромышленная корпорация "Якутия" (ул. Дзержинского, д. 68, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677009, ОГРН 1041402037687)
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "![]()
" по свидетельству Российской Федерации N 456674 в отношении части товаров 32-го и всех 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).
В предварительном судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Исток" Коваленко Н.В. (по доверенности от 06.06.2019).
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Исток" (далее - торговый дом) обратилось с иском к акционерному обществу "Финансовая агропромышленная корпорация "Якутия" (далее корпорация) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "![]()
" по свидетельству Российской Федерации N 456674 в отношении товаров 32-го "пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения предмета исковых требований).
В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
В обоснование заявленных исковых требований торговый дом ссылается на то, что является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент "ЯКУТСКИЙ АЛМАЗ", по свидетельствам Российской Федерации N 274275 и N 639072, зарегистрированных в отношении товаров 5, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ, а также 25.04.2019 обратился в Роспатент с заявкой N 2019720000 на регистрацию комбинированного обозначения ![]()
в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33-го и услуг 35-го классов МКТУ, по результатам рассмотрения которой Роспатентом направлено уведомление от 30.09.2019 об отказе в регистрации заявленного обозначения в связи с наличием регистрации сходного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 456674, зарегистрированного в отношении однородных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.
Также истец отмечает, что осуществляет деятельность в области реализации алкогольной продукции, имеет лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сотрудничает с оптовыми продавцами алкогольной продукции, заключил лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639072 с обществом с ограниченной ответственностью "Родник и К" (далее - общество "Родник и К"), являющимся крупным производителем алкогольной продукции.
Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал на то, что не использовал спорный товарный знак в силу независящих от него обстоятельств, под которыми ответчик понимает регистрацию истцом словесного обозначения "ЯКУТСКИЙ АЛМАЗ" в качестве товарных знаков и нежелание правообладателя этих знаков урегулировать вопрос использования принадлежащих истцу и ответчику товарных знаков мирным путем, что привело к невозможности использования спорного товарного знака.
Как полагает корпорация, в действиях истца усматривается недобросовестная конкуренция и паразитирование на известности товарного знака ответчика, поскольку комбинированное обозначение по заявке N 2019720000 является точной копией этикетки, использовавшейся корпорацией при производстве водки "Якутский алмаз".
По мнению ответчика, действия истца, направленные на получение права на спорный товарный знак (подача заявки в Роспатент и направление предложения заинтересованного лица), являются злоупотреблением правом, запрет на которое установлен статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Кроме того, корпорация считает, что введение истцом в гражданский оборот водки "Якутский алмаз" направлено на введение потребителей в заблуждение относительно места нахождения производителя и сырья, из которого изготавливается данный продукт, поскольку истец самостоятельно не занимается производством этой продукции, а фактическим ее производителем является общество "Родник и К", зарегистрированное в Московской области.
Истцом представлены письменные пояснения, в которых он возражает против доводов, изложенных в отзыве ответчика. В частности, торговый дом отмечает, что обстоятельства, не позволяющие использовать корпорации спорный товарный знак, отсутствовали, так как нежелание корпорации заключить лицензионный договор не может быть отнесено к непреодолимым препятствиям.
Также истец обращает внимание на то, что доводы ответчика о недобросовестной конкуренции, злоупотреблении правом и введении потребителей в заблуждение не относятся к предмету настоящего спора. Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.
Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.
В судебном заседании представитель торгового дома поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении и письменных пояснениях.
Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей названных лиц. При этом указанными лицами заявлены ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие их представителей.
Как следует из материалов дела, корпорация является правообладателем комбинированного товарного знака ![]()
по свидетельству Российской Федерации N 456674, зарегистрированного Роспатентом 16.03.2012 с приоритетом по дате подачи заявки (03.12.2010) в отношении товаров 32-го "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; морсы; напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на основе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков"; 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" классов МКТУ.
Торговый дом, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, неиспользование корпорацией этого товарного знака для части товаров 32-го класса МКТУ и всех товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован и перечисленных в просительной части искового заявления (с учетом уточнения предмета иска), 07.05.2019 направил в адрес корпорации предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении всех товаров 32-го и 33-го классов МКТУ либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.
Не получив ответа корпорации на направленное в его адрес предложение, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, торговый дом обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.
Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Торговым домом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением от 26.04.2019, адресованным корпорации (т. 1, л.д. 22-23), а также почтовой квитанцией (т. 1, л.д. 24), что корпорацией и Роспатентом не оспаривается.
В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.
Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака". Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового. Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.
В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака торговым домом в материалы дела представлены следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на истца, согласно которой основным видом его деятельности является торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт, а к дополнительным видам деятельности - торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах; сведения о поданной истцом заявке N 2019720000; уведомление Роспатента о результатах соответствия заявленного обозначения требования законодательства от 30.09.2019; сведения о принадлежащих истцу товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 274275 и N 639072; договор поставки товаров от 21.02.2019 N 21/02, заключенный между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Мегополис", с приложениями; выданные истцу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 16.08.2012 N 14РПА0000358 и от 09.10.2013 N 14РПА0000780 с приложениями; выданная истцу лицензия от 24.08.2015 N 14ЗАП0004743 на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; письмо ответчика в адрес истца от апреля 2019 года; претензии ответчика в адрес истца от 04.06.2019 N 01-659 и N 01-660; определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 28.08.2019 по делу N А58-8260/2019.
Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что торговый дом осуществляет деятельность по введению в гражданский оборот алкогольной продукции.
Кроме того, торговый дом является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 274275 и N 639072, зарегистрированных в том числе в отношении товаров 32-го и 33-го класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам. При этом торговым домом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения ![]()
на территории Российской Федерации путем подачи заявки N 2019720000, однако Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны названному обозначению ввиду его сходства до степени смешения со спорным товарным знаком, имеющим более раннюю дату приоритета и зарегистрированным в отношении однородных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.
Судебная коллегия также полагает, что спорный товарный знак и обозначение по заявке N 2019720000 обладают высокой степенью сходства за счет практически полного совпадения графических элементов. При этом включение истцом в состав заявленного обозначения словесного элемента "Якутский алмаз" обусловлено принадлежность ему прав на словесные товарные знаки "ЯКУТСКИЙ АЛМАЗ" по свидетельствам Российской Федерации N 274275 и N 639072.
В отношении однородности товаров, реализуемых истцом (алкогольные напитки), товарам 32-го "пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и перечисленных в просительной части искового заявления (с учетом ее уточнения), судебная коллегия отмечает следующее.
Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Аналогичные подходы изложены в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10.
Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.
Согласно разъяснениями, содержащимся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Судебная коллегия, проведя сравнительный анализ товаров, реализуемых торговым домом (алкогольные напитки), и вышеперечисленных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, полагает, что они являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (алкогольные напитки и компоненты для их приготовления), имеют одно функциональное назначение, круг потребителей, места и способы реализации, а следовательно могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.
Признавая товары 32-го класса МКТУ "составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" к товарам, однородным алкогольным напиткам, суд исходит из того, что сусла, экстракты, эссенции являются полуфабрикатами для производства алкогольной продукции, входят в их состав и, соответственно, воспринимаются потребителями как связанные с алкогольной продукцией.
Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2015 по делу N СИП-939/2014.
При этом ответчиком какие-либо доводы относительно отсутствия однородности между товарами, реализуемыми истцом, и товарами 32-го и 33-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и заявлены исковые требования, в отзыве на исковое заявление не приведены.
С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение ![]()
в отношении товаров, однородных товарам 32-го "пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и перечисленных в просительной части искового заявления (с учетом ее уточнения).
Заинтересованность истца в досрочном прекращении спорного товарного знака также обусловлена направлением правообладателем спорного товарного знака в адрес истца претензий от 04.06.2019 N 01-659 и N 01-660 и предъявлением корпорацией к торговому дому исковых требований о защите исключительного права на спорный товарный знак (дело N А58-8260/2019).
Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 456674 в отношении вышеназванных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, для которых этот товарный знак зарегистрирован.
Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
Статьей 5C(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 года предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.
Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 постановления от 23.04.2019 N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.
Исходя из даты направления торговым домом в адрес корпорации предложения (07.05.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 07.05.2016 по 06.05.2019 включитель
