Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2019 г. по делу N СИП-61/2019 Суд отменил решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку на момент проведения судебного разбирательства по данному делу правовая охрана противопоставленного спорному товарного знака прекращена по инициативе его правообладателя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2019 г. по делу N СИП-61/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 23 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ориентир" (Пресненская наб., д. 10, эт. 43, пом. 1, комн. 1-8, Москва, 123112, ОГРН 5167746325467) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2018, в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2017707226,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Сибирский ориентир" (ул. Марковского, д. 80, литера А, пом. 73, г. Красноярск, 660049, ОГРН 1112468069779).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ориентир" - Кромкина А.Н. (по доверенности от 23.01.2019 N 2/2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-375/41), Талянский Ю.С. (по доверенности от 08.02.2019 N 01/32-102/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Ориентир" (далее - общество "Ориентир") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 12.02.2018 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2017707226 в отношении услуг "герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное" 37-го и "аренда складов; информация по вопросам хранения товаров на складах; прокат контейнеров для хранения товаров; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах" 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Определением от 27.02.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сибирский ориентир" (далее - общество "Сибирский ориентир").

До начала судебного заседания, назначенного на 17.10.2019, от общества "Ориентир" поступило ходатайство о приобщении документов, подтверждающих переход к обществу "Ориентир" исключительного права на противопоставленный товарный знак и досрочное прекращение его правовой охраны.

В судебном заседании представитель общества "Ориентир" поддержал заявленные требования, просил оспариваемое решение Роспатента отменить и направить возражение на повторное рассмотрение в указанный орган.

Представители Роспатента в судебном заседании с учетом досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака против отмены оспариваемого ненормативного правового акта не возражали, высказались за направление возражения общества "Ориентир" на повторное рассмотрение в Роспатент и отнесение расходов по оплате государственной пошлины на заявителя.

Судебная корреспонденция, направленная в адрес третьего лица, была возвращена отделением почтовой связи за истечением срока хранения, что в силу части 4 статьи 123 и части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела по существу заявленных требований в отсутствие представителя третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита обозначение "ОРИЕНТИР" по заявке N 2017707226, поданной 28.02.2017, заявлено обществом "Ориентир" на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 37 и 39-го классов МКТУ.

Роспатентом 12.02.2018 принято решение о государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36-го класса МКТУ и части заявленных услуг 37-го класса МКТУ ("асфальтирование; кладка кирпича; оклеивание обоями; прокат строительной техники; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб/строительство молов; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования"). В отношении заявленных услуг 39-го класса МКТУ и оставшейся части услуг 37-го класса МКТУ ("герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное") заявленному обозначению отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку оно сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным обозначением "СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР" по свидетельству Российской Федерации N 500662, зарегистрированным с приоритетом правовой охраны от 12.07.2012 на имя общества "Сибирский ориентир" в отношении однородных услуг 37-го и 39-го классов МКТУ.

Общество 08.06.2018 обратилось в Роспатент с возражением на указанное решение от 12.02.2018, в котором оспаривало отказ в регистрации товарного знака в части услуг 37-го и всех услуг 39-го классов МКТУ. Доводы возражения сводились к оспариванию вывода Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения. При этом общество не оспаривало правомерность вывода экспертизы Роспатента об однородности части заявленных услуг 37-го (а именно, "герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное") и всех заявленных услуг 39-го классов МКТУ услугам тех же классов, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, однако указывало, что отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком не дает оснований для применения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении заявленного обозначения. На основании изложенного общество просило отменить решение Роспатента от 12.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2017707226 в отношении всех заявленных услуг 36, 37 и 39-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 19.10.2018 в удовлетворении возражения общества было отказано по следующим мотивам. Роспатент подтвердил выводы экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком вследствие их сходства по фонетическому и семантическому критериям при незначительных визуальных отличиях.

Общество, не согласившись с выводами Роспатента, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного решения от 19.10.2018 недействительным и понуждении Роспатента к государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37 и 39-го классов МКТУ.

Вместе с тем в ходе судебного разбирательства заявитель приобрел исключительное право на противопоставленный товарный знак со словесным обозначением "СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР" по свидетельству Российской Федерации N 500662 (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак произведена Роспатентом 30.08.2019 за номером РД0308977) и обратился 02.07.2019 в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. Роспатентом на основании указанного заявления общества "Ориентир" досрочно прекращена правовая охрана названного противопоставленного товарного знака, о чем 03.09.2019 внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о наличии оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта в силу следующего.

Согласно пункту 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора, и при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, судам необходимо учитывать, что если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Из представленных заявителем документов, усматривается, что между ним и третьим лицом - правообладателем товарного знака со словесным обозначением "СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР" по свидетельству Российской Федерации N 500662, противопоставленного Роспатентом спорному обозначению, заявленному обществом "Ориентир" на регистрацию в качестве самостоятельного товарного знака, был заключен договор об отчуждении исключительных прав, в том числе на указанный товарный знак. Сведения о переходе к обществу "Ориентир" исключительного права на противопоставленный товарный знак отражены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На момент проведения судебного разбирательства по настоящему делу правовая охрана противопоставленного товарного знака прекращена по инициативе правообладателя - заявителя по настоящему делу.

Указанные обстоятельства по смыслу вышеприведенного пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 19.10.2018 и обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В абзаце шестом названного пункта постановления от 18.07.2014 N 50 указано, что в соответствующим случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как следствие, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в суд первой инстанции в данном случае относятся судом на общество "Ориентир".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования общества ограниченной ответственностью "Ориентир" удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.10.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2018 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2017707226, отменить.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества ограниченной ответственностью "Ориентир" на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017707226.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур