Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 октября 2019 г. по делу N СИП-844/2018 Оснований для признания решения Роспатента недействительным нет, поскольку, когда возможности дизайнера по созданию внешнего вида не ограничены либо ограничены незначительно, при анализе отличий с целью установления сходства (несходства) общих впечатлений, производимых проверяемым промышленным образцом и ближайшим аналогом, целесообразно руководствоваться принципом, согласно которому для вывода о сходстве до степени смешения наличие сходства имеет большее значение, чем наличие отличий

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 октября 2019 г. по делу N СИП-844/2018

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 31 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Силаева Р.В., Четвертаковой Е.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пискаревой А.С. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Шибаланской Александры Александровны (г. Бор, Нижегородская обл., ОГРНИП 304524625200090) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.09.2018 об удовлетворении возражения и признании патента Российской Федерации на промышленный образец N 94056 недействительным; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану патента Российской Федерации на промышленный образец N 94056.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Магриб С.А." (ул. Угрешская, д. 26, стр. 1, Москва, 115088, ОГРН 1027700101164).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Шибаланской Александры Александровны - Малахова Н.Л. (по доверенности от 29.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-362/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Магриб С.А." - Перова Т.Д. (по доверенности от 12.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Шибаланская Александра Александровна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.09.2018 об удовлетворении возражения и признании патента Российской Федерации на промышленный образец N 94056 недействительным. Кроме того, предприниматель просил обязать Роспатент восстановить правовую охрану патента Российской Федерации на промышленный образец N 94056.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Магриб С.А." (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2019 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2019 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Отменяя принятый по делу судебный акт и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что суд первой инстанции руководствовался ненадлежащим законом (ненадлежащей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), в связи с чем проверку решения Роспатента на соответствие требованиям применимых норм права не признал проведенной. Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суду первой инстанции необходимо с учетом законодательства, подлежащего применению, дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

При повторном рассмотрении дела предпринимателем заявлено ходатайство об уточнении оснований заявленных требований, которое удовлетворено в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебное заседание явились представители предпринимателя, Роспатента и общества.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, с учетом принятых судом уточнений.

В свою очередь, представители Роспатента и третьего лица против удовлетворения заявления возражали, считая, что оспариваемое решение является законным и обоснованным.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, на имя предпринимателя Роспатентом 03.06.2015 по заявке N 2014502817 был выдан патент Российской Федерации N 94056 на группу промышленных образцов "Рисунок для печатной продукции (шесть вариантов)" с приоритетом от 22.07.2014 в объеме следующих признаков, нашедших отражение на изображениях изделий:

"1. Рисунок для печатной продукции (вариант 1)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса красного цвета, а также с синими треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным красным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе;

- выполнением на красной полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением на фоне синих треугольников шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в углах синих треугольников с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы голубого цвета с синей контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

2. Рисунок для печатной продукции (вариант 2)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса красного цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным красным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе;

- выполнением на красной полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников желтым цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в углах желтых треугольников с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы светло-желтого цвета с желтой контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

3. Рисунок для печатной продукции (вариант 3)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса красного цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным красным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе;

- выполнением на красной полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников коричневым цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в углах коричневых треугольников с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы светло-коричневого цвета с коричневой контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом коричневого цвета.

4. Рисунок для печатной продукции (вариант 4)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе зеленым цветом;

- выполнением между белых полос полосы зеленого цвета со шрифтовой надписью мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников зеленым цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в верхнем углу верхнего треугольника с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы светло-зеленого цвета с зеленой контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

5. Рисунок для печатной продукции (вариант 5)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе коричневым цветом;

- выполнением между белых полос полосы коричневого цвета со шрифтовой надписью мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников коричневым цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в верхнем углу верхнего треугольника с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы оранжевого цвета с коричневой контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

6. Рисунок для печатной продукции (вариант 6)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса красного цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным красным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе;

- выполнением на красной полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников красным цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в верхнем углу верхнего треугольника с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы розового цвета с красной контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

Обществом 17.11.2017 подано возражение против выдачи патента Российской Федерации N 94056, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность".

В обоснование довода о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна" податель возражения указал на то, что сведения об этом промышленном образце стали общедоступными более чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.

В обоснование довода о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" податель возражения сослался на наличие в общедоступных источниках информации на дату подачи заявки на этот патент сведений о ближайших аналогах: промышленных образцах по патентам Российской Федерации N 80886 и N 86251.

Податель возражения указал, что, несмотря на имеющиеся отличия от ближайших аналогов, спорный промышленный образец (вариант 1) не обладает оригинальностью, поскольку его общее композиционное построение и состав композиционных элементов ассоциируются в целом с известными изделиями, а имеющиеся отличия не обладают творческим характером. По мнению подателя возражения, спорный промышленный образец является имитацией уже существующего исполнения внешнего вида изображения.

Кроме того, податель возражения счел, что имеющиеся отличия известны из уровня техники.

В отношении иных вариантов спорного промышленного образца (варианты 2-6) податель возражения просил принять во внимание, что они отличаются от варианта 1 лишь колористическим решением (но не колористической проработкой), в связи с чем также не могут быть признаны оригинальными при сравнении с ближайшими аналогами.

По результатам рассмотрения возражения общества Роспатентом было принято оспариваемое решение.

В этом решении Роспатент счел необоснованными и отклонил доводы подателя возражения о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна".

Рассматривая доводы возражения, касающиеся несоответствия спорного патента условию патентоспособности "оригинальность", Роспатент согласился с доводом подателя возражения о том, что промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 80886 и N 86251 являются ближайшими аналогами спорного промышленного образца.

Роспатент признал, что решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту отличается от внешнего вида изделий, известных из противопоставленных патентов, такими признаками как: выполнение в форме замкнутого ромба; выполнение вокруг центрального ромба краевой полосы голубого цвета с синей контурной обводкой и выполнение на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета; выполнение шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе.

Одновременно Роспатент сделал вывод, что данные отличительные признаки при сравнении с изделием по патенту Российской Федерации N 86251 хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны.

По мнению Роспатента, данные отличительные признаки не приводят к изменению впечатления, производимого внешним видом изделия по спорному патенту по сравнению с этим противопоставленным источником (патентом Российской Федерации N 86251), поскольку не формируют нового зрительного образа по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из указанного патента, и, как следствие, не индивидуализируют решение внешнего вида и не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что сходство возникает за счет сходного композиционного построения внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251, в целом, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обеих композициях центрального элемента ромбовидной формы, использованного для размещения в нем горизонтальной шрифтовой графики, которая включает в себя словесную доминанту в виде названия товара, расположенную на горизонтальной полосе отличающегося цвета.

В своем решении Роспатент признал, что совокупность существенных признаков варианта 1 группы промышленных образцов по спорному патенту является сходной до степени смешения с совокупностью существенных признаков одного из ближайших аналогов (патент Российской Федерации N 86251), поскольку общее зрительное впечатление от сравниваемых изделий совпадает.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение по варианту 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "оригинальность".

В отношении вариантов 2-6 группы промышленных образцов по спорному патенту Роспатент отметил, что указанные решения внешнего вида отличаются от варианта 1 лишь цветовым сочетанием и надписями в зависимости от вида (начинки) пломбира.

Указанные отличительные особенности (цвет и надпись), по мнению Роспатента, хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента.

На данном основании в отношении решений по вариантам 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту Роспатент пришел к аналогичному выводу, сделанному в отношении решения по варианту 1 группы промышленных образов по оспариваемому патенту.

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 13.09.2018 не соответствует требованиям 1352 ГК РФ, нарушает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В заявлении предприниматель отметил, что в возражении, поданном обществом в Роспатент, указывалось на несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность" по основанию, предусмотренному подпунктом 2.3 пункта 22.5.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 325 (далее - Административный регламент).

По мнению заявителя, возражение общества не содержит доводов о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность" по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента.

Ссылаясь на пункт 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), предприниматель отметил, что при принятии оспариваемого решения Роспатент связан доводами, содержащимися в возражении, и не вправе выйти за их пределы.

Таким образом, по мнению заявителя, обществом оригинальность изделий по оспариваемому патенту оспаривалась исходя из содержащихся в общедоступных сведениях признаков, отличающих изделия по патенту от ближайшего аналога, а Роспатентом, в свою очередь, принято решение о признании патента недействительным полностью исходя из сходства до степени смешения существенных признаков изделий по оспариваемому патенту и противопоставленному патенту.

Исходя из изложенного, предприниматель полагает, что Роспатент при рассмотрении возражения общества вышел за рамки указанного возражения, что является основанием для признания решения Роспатента недействительным.

По мнению заявителя, Роспатентом не дана оценка таким признакам, как композиция "ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоска красного цвета, а также с синими треугольниками". При таких обстоятельствах заявитель считает, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят без учета всех обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении возражения.

Кроме того, заявитель указывает на то, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества не учтены особенности цветовых сочетаний изделий (варианты 1-6) по спорному патенту, отличающие их от изделия по патенту Российской Федерации N 86251, а именно: выполнение одной из белых полос широкой, а другой узкой; выполнение шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе; выполнение вокруг центрального ромба краевой полосы голубого цвета с синей контурной обводкой (иные цветовые сочетания для изделий по вариантам 2-6); а также цветовое решение, при котором рисунок выполнен оттенками одного цвета, цвет краевой контурной полосы совпадает с цветом треугольников.

Данные отличительные признаки, по мнению предпринимателя, в совокупности с иными отличительными признаками, отраженными в спорном патенте, создают иной зрительный образ (замена или удаления одного из перечисленных элементов влечет изменение зрительного образа), а как следствие, в совокупности данные признаки создают иное общее впечатление, отличающее изделие по спорному патенту от ближайшего аналога.

Также в своем заявлении предприниматель не согласился с решением Роспатента в части вывода о том, что цветовое сочетание и надписи в зависимости от вида (начинки) пломбира, хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента.

По мнению заявителя, Роспатентом не были исследованы сочетания цветов как существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, следовательно, вывод Роспатента о возможности применения вывода, аналогичного выводу, сделанному по варианту 1 изделия по спорному патенту, в отношении вариантов 2-6 изделия по указанному патенту, без анализа цветовых особенностей изделий, нельзя признать обоснованным.

От предпринимателя поступило дополнение к заявлению, содержащее уточнение оснований заявленных требований.

Указанные уточнения не противоречат закону и не нарушают права других лиц, в связи с чем на основании положений статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты судом.

По мнению заявителя, Роспатент неправильно применил положения статьи 1352 ГК РФ и подпункта 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента.

Предприниматель отметил, что, оценивая творческий характер, Роспатент неправильно применил Административный регламент, а также не учел Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2009 N 48 (далее - Рекомендации).

С учетом положений Административного регламента и Рекомендаций, административному органу, по мнению заявителя, следовало провести анализ совокупности существенных (доминантных) признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 94056 с совокупностью существенных (доминантных) признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 86251.

При этом, как считает заявитель, должны учитываться все признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия.

По мнению заявителя, Роспатент, делая вывод о том, что сходство возникает за счет похожего композиционного построения внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из патента N 86251 (аналога), не учел, что согласно пункту 2.3 Рекомендаций общее впечатление, производимое проверяемым промышленным образцом и аналогом, может признаваться не совпадающим в том случае, если ближайшему аналогу присущ один или более доминантных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу.

Предприниматель отмечает, что при сопоставлении патентов явно следуют доминантные признаки аналога, отсутствующие у проверяемого промышленного образца.

Кроме того, предприниматель указал, что для обоснования вывода о сходстве Роспатент выбрал наименее существенные отличительные признаки. Так, из всех элементов аналога административный орган произвел анализ только ромба и расположенных внутри него элементов, тогда как анализ иных элементов (всей композиции) отсутствует.

Таким образом, вопреки требованиям статьи 1352 ГК РФ и Административного регламента вместо анализа совокупности сходных и отличительных признаков проверяемого патента и аналога Роспатент осуществил сравнение всех существенных признаков проверяемого промышленного образца и части существенных признаков аналога.

Ссылаясь на пункт 2.3 Рекомендаций, предприниматель отметил, что оценка ограничений, возникающих при разработке внешнего вида изделия, требует осведомленности в отношении изделий аналогового ряда. Поэтому при оценке сходства до степени смешения необходимо проводить не только сопоставительный анализ проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, но и анализ аналогового ряда, позволяющий выявить функциональные признаки и сделать вывод в отношении насыщенности аналогового ряда.

Вместе с тем в оспариваемом решении Роспатента отсутствует анализ аналогового ряда.

Кроме того, заявитель полагает, что вывод административного органа сделан без учета свободы дизайнера и без учета того, что сведения об аналоговом ряде содержатся в заключении Палаты по патентным спорам, в котором при анализе патентов на промышленные образцы N RU 80886, N UA 5805, N RU 54001, N RU 83047 выявлено наличие в указанных промышленных образцах наличие признаков, на основе которых Роспатент сделал вывод о сходстве оспариваемого патента и его ближайшего аналога, а именно: композиция в виде ромба, горизонтальная шрифтовая графика, доминирующее название продукта на отличающейся цветовой полосе.

По мнению предпринимателя, поскольку названные признаки характерны для всего аналогового ряда, сами по себе они не могут, с учетом количества аналогов, свидетельствовать о сходстве до степени смешения проверяемого патента и ближайшего аналога.

Предприниматель также отметил, что Роспатент неправильно применил положения подпункта 2.2 пункта 22.5.5 Административного регламента, поскольку вывод об отсутствии оригинальности вариантов 2-6 спорного патента был сделан по аналогии с выводом по варианту 1, тогда как необходимо было оценить наличие колористической проработки каждого из вариантов 1-6 спорного патента по сравнению с колористическим решением аналога.

Роспатентом представлен отзыв на заявление предпринимателя, в котором названный государственный орган не согласился с предъявленными к нему требованиями, настаивал на законности и обоснованности оспариваемого решения.

Так, Роспатент отметил, что группе промышленных образцов по спорному патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных в сведениях о патенте на промышленный образец изображениях и указанных в патенте.

Сравнивая решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту с решением, известным из патента Российской Федерации N 86251 на промышленный образец, указанным в возражении в качестве наиболее близкого аналога, Роспатент пришел к выводу о сходстве до степени смешения совокупности существенных признаков варианта 1 группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056 с совокупностью признаков решения внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента, и, следовательно, несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "оригинальность" по доводам, изложенным в заключении.

Кроме того, Роспатент в своем отзыве повторно отметил, что решения по вариантам 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту отличаются от решения по варианту 1 лишь цветовым сочетанием и надписями в зависимости от вида (начинки) пломбира. Данные отличительные особенности (цвет и надписи), хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251.

В связи с изложенным Роспатент указал на то, что вывод, сделанный в отношении решения по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту также справедлив и в отношении решений по вариантам 2-6 группы промышленных образцов.

Таким образом, Роспатент полагает, что нельзя признать обоснованным довод заявителя о том, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения не были учтены особенности цветовых сочетаний изделий по вариантам 2-6 группы промышленных образцов по спорному патенту, отличающие их от ближайшего аналога изделия по патенту Российской Федерации N 86251.

Кроме того, Роспатент в своем отзыве отметил, что варианты 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту отличаются лишь цветом (в зависимости от вида товара), а не колористическим решением, что в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 22.5.5 Административного регламента не может быть признано обусловленным творческим характером особенностей изделия.

Роспатент также не согласился с доводом предпринимателя о нарушении пункта 2.5 Правил N 56 при вынесении оспариваемого решения. По мнению Роспатента, в возражении общества указывалось на несоответствие группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056 условию патентоспособности "оригинальность". В подтверждение данного довода оспариваемому патенту обществом был противопоставлен патент Российской Федерации N 86251. При этом в поданном в Роспатент возражении в отношении оспариваемого патента обществом отмечалось, что "имеющиеся отличия в целом не обусловлены творческим характером в формировании внешнего вида рисунка и, по существу, являются имитацией уже существующего исполнения внешнего вида изображения".

Роспатент указал, что вывод оспариваемого решения о несоответствии группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056 условию патентоспособности "оригинальность", установленному пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ, основывается на сведениях, раскрытых в патенте Российской Федерации N 86251 - источнике информации, который был представлен вместе с возражением.

В отзыве Роспатент также продублировал позицию, изложенную в оспариваемом решении, относительно сравнения изделий по существенным признакам и по общему зрительному впечатлению.

В связи с представленным заявителем дополнением и уточнением оснований заявленных требований, Роспатентом представлены письменные пояснения, в которых административный орган отметил следующее.

Административным органом было установлено, что отличительными признаками решения по варианту 1 группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056 от внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251, являются, в частности: выполнение в форме замкнутого ромба, выполнение вокруг центрального ромба краевой полосы голубого цвета с синей контурной обводкой и выполнение на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета, выполнение шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе.

Вместе с тем, как отмечает Роспатент, данные отличительные признаки не приводят к изменению общего впечатления, производимого внешним видом изделия по варианту 1 группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056, поскольку не формируют нового зрительного образа по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251, и, как следствие, не индивидуализируют решение внешнего вида и не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Роспатент в своих письменных пояснениях указывает на то, что сходство возникает за счет похожего композиционного построения внешнего вида решения по варианту 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из аналога, в целом, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обеих композициях центрального элемента ромбовидной формы, использованного для размещения в нем горизонтальной шрифтовой графики, которая включает в себя словесную доминанту в виде названия товара, расположенную на горизонтальной полосе отличающегося цвета.

Таким образом, по мнению Роспатента, совокупность существенных признаков варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту сходна до степени смешения с совокупностью существенных признаков одного из ближайших аналогов (фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251), поскольку общее зрительное впечатление от сравниваемых изделий совпадает.

Административный орган полагает, что при указанных обстоятельствах, исходя из положений подпункта 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента, пункта 3 статьи 1352 ГК РФ, решение по варианту 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту является сходным до степени смешения с внешним видом изделия, известного из противопоставленного патента Российской Федерации N 86251, то есть имитирует его внешний вид.

В связи с тем, что решения вариантов 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту отличаются от решения по варианту 1 данной группы промышленных образцов лишь цветовым сочетанием и надписями в зависимости от вида (начинки) пломбира, Роспатент указал, что выводы, сделанные в отношении решения по варианту 1, справедливы и в отношении решений по вариантам 2-6.

Административный орган также отметил, что варианты решений 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту характеризуются идентичными существенными признаками, отличаясь только цветовым сочетанием в зависимости от вида мороженого, а не колористическим решением, что в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 22.5.5 Административного регламента не может быть признано обусловленным творческим характером особенностей изделия.

Ввиду отсутствия у вариантов 2-6 группы оспариваемых промышленных образцов дополнительных существенных признаков, которые могли бы привести к иному выводу при сравнении их с ближайшим аналогом, чем при сравнении ближайшего аналога с вариантом 1, Роспатент указывает на сходство до степени смешения группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056 с известным из патента Российской Федерации N 86251 решением внешнего вида изделия.

Указанные обстоятельства с учетом положений статьи 1352 ГК РФ, подпункта 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента, по мнению Роспатента, указывают на несоответствие группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность".

Роспатент полагает, что им, вопреки доводам предпринимателя, исследована вся совокупность существенных признаков, правильно применена правовая база, а выводы, содержащиеся в решении, не противоречат Рекомендациям.

Так, по мнению административного органа, выводы решения о несоответствии группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056 условию патентоспособности "оригинальность" основаны на сравнении общих зрительных впечатлений, производимых проверяемым промышленным образцом и ближайшим аналогом.

Роспатент подтвердил, что анализ внешнего вида изделия по спорному патенту проводился именно с фрагментом решения внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента Российской Федерации N 86251.

Роспатент указал, что промышленный образец по патенту Российской Федерации N 86251 представляет собой упаковочный лист с надписями, штрих-кодами, рисунком (ромбовидным элементом), повторенным на упаковке несколько раз, а внешний вид изделия о спорному патенту представляет собой только рисунок для печатной продукции (упаковки), который предназначен для нанесения на упаковку, но без всех элементов этой упаковки, которые обязан наносить каждый производитель и, соответственно не носящих творческий характер.

В этой связи, по мнению Роспатента, анализу подлежат существенные (доминантные) признаки сравниваемых объектов, а именно: рисунок для упаковки (без вышеуказанных несущественных признаков упаковочного листа). Такие несущественные признаки, как расположение на узких краевых частях упаковочного листа (противопоставленный патент) текста, штрих-кода и других сведений, описывающих товар (мороженое), не оказывают никакого влияния на общее зрительное впечатление и не могут быть признаны носящими творческий характер. Ввиду незначительности пространственного положения узких краевых полос с надписями и штрих-кодами на упаковочном листе, их невыразительности и малой различимости на упаковке, они не могут быть отнесены к существенным (доминантным) признакам.

Кроме того, Роспатент считает, что выделение заявителем по общему зрительному впечатлению такого признака аналога как "композиция разделена на три части", противоречит анализу на соответствие критерию "оригинальность", регламентированному пунктом 22.5.5 Административного регламента и пунктом 2.3 Рекомендаций.

Роспатент просит принять во внимание, что различие количества ромбовидных элементов в центральной части упаковки в сравниваемых промышленных образцах не опровергает правомерность вывода о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность", поскольку представляет собой изменение количества однотипных элементов и не влияет на совокупность существенных признаков такого элемента.

Обществом в суд были представлены отзывы на заявление, в том числе отзыв с учетом заявленных предпринимателем дополнений, в которых оно не согласилось с изложенной в заявлении позицией. При этом общество поддержало по существу правовую позицию Роспатента, считая оспариваемое решение этого органа соответствующим действующему законодательству. Общество обратило внимание суда на положение, закрепленное в абзаце пятом подпункта 2.2 пункта 22.5.5, в соответствии с которым существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения особенностями, которые созданы за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия.

Кроме того, третье лицо просило суд принять во внимание разъяснения, содержащиеся в подпункте 4 второго этапа пункта 2.3 Рекомендаций, которым установлено, что промышленный образец не может быть признан соответствующим условию патентоспособности "оригинальность", если отличия проверяемого промышленного образца от ближайшего аналога созданы за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Поскольку оспариваемым решением признан недействительным патент на промышленный образец, правообладателем которого являлся заявитель, это решение затрагивает его права и законные интересы.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества против патента на спорный промышленный образец и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается предпринимателем в заявлении, поданном в суд.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2014502817 (22.07.2014) правовая база для оценки охраноспособности спорного патента на промышленный образец включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки), а также Административный регламент.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 3 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Как указано в подпункте 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности в случае, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 Административного регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера).

Также существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности в случаях, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога - пункт 9.9.4.2 Административного регламента) особенностями, которые созданы за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия (абзац пятый подпункта 2.2 пункта 22.5.5 Административного регламента); одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу (подпункт 2.3 пункта 22.5.5 Административного регламента).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 22.5.5 Административного регламента, если в результате анализа отличий подтверждено, что проверяемый промышленный образец не подпадает ни под одно из указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 названного пункта Административного регламента оснований, делается вывод о его оригинальности.

На основании подпункта 3 пункта 22.5.4 Административного регламента общедоступными считаются сведения с даты, регламентированной в зависимости от вида источника информации положениями пункта 23.3 названного Регламента.

Согласно подпункту 1 пункта 23.3 Административного регламента общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В подпункте 2 пункта 23.3 Административного регламента определены правила, в соответствии с которыми устанавливается дата включения источника в общедоступные сведения.

Заявителем не оспаривается вывод Роспатента об отклонении доводов подателя возражения о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна", в связи с чем решение Роспатента в указанной части не проверяется.

Также предприниматель не заявил возражений в отношении того, что противопоставленный патент на промышленный образец является ближайшим аналогом и сведения о нем стали общедоступными до даты приоритета спорного патента.

В поданном в суд заявлении предприниматель ссылается на то, что Роспатент вышел за пределы поданного возражения, сочтя, что спорный патент не соответствует условию патентоспособности "оригинальность" со ссылкой на подпункт 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента. Предприниматель указал на то, что обществом не заявлялся довод о несоответствии оспариваемого патента названному подпункту Административного регламента.

По результатам рассмотрения названного довода судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 этих Правил, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными названными Правилами.

Таким образом, из смысла пункта 2.5 Правил N 56 следует, что Роспатент связан доводами возражения и представленными вместе с ним материалами в подтверждение данных доводов.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2017 по делу N СИП-336/2016 и от 31.08.2015 по делу N СИП-81/2015.

При рассмотрении данного довода судебная коллегия учитывает, что признаки патентоспособности промышленного образца установлены ГК РФ, а не Административным регламентом, как ошибочно полагает заявитель.

В свою очередь, Административный регламент, являясь подзаконным нормативным правовым актом, регламентирует, в том числе, порядок осуществления проверки промышленного образца на его соответствие условиям патентоспособности, установленным законом.

Как следует из материалов дела, в возражении обществом указывалось на несоответствие группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность", установленному пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ. В подтверждение данного довода обществом был противопоставлен, в частности патент Российской Федерации N 86251 на промышленный образец. Кроме того, в самом тексте возражения, поданного обществом в Роспатент, указано "общее композиционное построение, состав композиционных элементов ассоциируется в целом с известными изделиями, а имеющиеся отличия не обладают творческим характером", "таким образом, имеющиеся отличия в целом не обусловлены творческим характером в формировании внешнего вида рисунка и, по существу, являются имитацией существующего исполнения внешнего вида" (стр. 9 возражения; т. 2, л.д. 38).

Таким образом, в поданном возражении указан конкретный признак патентоспособности, которому не соответствует спорный промышленный образец, а также аналог, при сравнении с которым выявлено несоответствие данному признаку патентоспособности.

Учитывая, что пунктом 2.5 Правил N 56 установлено, что возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента, и такие основания в возражении содержатся, а при рассмотрении возражения Роспатент использовал ближайший аналог, приведенный в возражении, и проверял спорный патент на соответствие тому критерию патентоспособности, который был указан в возражении, и по тем фактическим основаниям, которые приведены в возражении, судебная коллегия приходит к выводу о том, что, вопреки доводу предпринимателя, Роспатент при принятии оспариваемого решения не вышел за пределы доводов, заявленных в возражении.

При проверке доводов предпринимателя, заявленных по существу принятого Роспатентом решения, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента, спорный промышленный образец сравнивался Роспатентом с фрагментом промышленного образца, признанного аналогом.

В ходе судебного разбирательства Роспатент подтвердил, что сравнение осуществлялось именно с фрагментом аналога.

Заявителем высказано мнение о незаконности такого сравнения.

Судебная коллегия считает необходимым проверить обоснованность действий Роспатента в этой части.

Противопоставленный промышленный образец представляет собой троекратное повторение одного и того же изображения.

Как уже указывалось, в абзаце пятом подпункта 2.2 пункта 22.5.5. Административного регламента установлено, что существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения особенностями, которые созданы за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия.

Аналогичное положение содержится в разъяснениях, приведенных в подпункте 4 второго этапа пункта 2.3 Рекомендаций, которым установлено, что промышленный образец не может быть признан соответствующим условию патентоспособности "оригинальность", если отличия проверяемого промышленного образца от ближайшего аналога созданы за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия.

Вопреки доводам заявителя, судебная коллегия признает, что указанное правило может применяться как в случае, если в противопоставленном промышленном образце приводится однократное изображение, а в спорном - повторяющееся сходное изображение, так и в обратной ситуации: когда в противопоставленном промышленном образце имеется неоднократно повторяющееся изображение, а в спорном промышленном образце приведено однократное изображение, сходное с фрагментом. Иное толкование привело бы к выводу о наличии оригинальности у любого промышленного образца, представляющего собой изображение, тождественное или сходное до степени смешения с одним из повторяющихся фрагментов ближайшего аналога, при очевидности отсутствия при создании такого промышленного образца творческой составляющей.

Кроме того, Роспатентом в ходе сравнения не учтены признаки аналога, включающие наличие узких краевых полос, заполненных шрифтовыми блоками сопроводительной информации.

Заявитель полагает, что данные признаки должны были учитываться Роспатентом при сравнении.

По результатам рассмотрения данного довода судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Промышленные образцы признаются сходными до степени смешения, если совпадают общие зрительные впечатления, производимые совокупностью существенных признаков спорного промышленного образца и совокупностью существенных признаков ближайшего аналога (противопоставленного промышленного образца). Поэтому сравнительный анализ, проводимый при проверке оригинальности, методически отличается от сравнительного анализа, проводимого при проверке новизны, тем, что если при проверке новизны сопоставляются признаки промышленных образцов, включенные в перечень существенных признаков, то при проверке оригинальности сравниваются общие впечатления: общее впечатление, производимое проверяемым промышленным образцом, сравнивается с общим впечатлением, производимым промышленным образцом - ближайшим аналогом.

Аналогичный подход приведен в абзаце четвертом первого этапа пункта 2.3 Рекомендаций.

Поскольку признаки аналога, включающие наличие узких краевых полос, заполненных шрифтовыми блоками сопроводительной информации, не влияют на общее зрительное впечатление, Роспатентом данные признаки обоснованно не признаны существенными и не приняты во внимание при сравнении спорного и противопоставленного промышленных образцов при проверке оригинальности.

Вопреки доводам предпринимателя, сравнение проверяемого промышленного образца с фрагментом ближайшего аналога не противоречит положениям Административного регламента и не является нарушением Рекомендаций, поскольку анализу подлежат существенные (доминантные) признаки сравниваемых объектов, а именно рисунок для упаковки, без учета несущественных признаков, которые не влияют на общее зрительное впечатление. Таким образом, в данном случае наличие дополнительных элементов в известном промышленном образце по патенту Российской Федерации N 86251 (не влияющих на формирование общего зрительного впечатления), помимо существенных признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 94056, не может служить основанием для вывода о несходстве сравниваемых объектов.

Судебной коллегией не выявлено в ближайшем аналоге доминантных признаков, которые не были учтены Роспатентом.

Из оспариваемого решения усматривается, что фрагмент, с которым проведено сравнение оспариваемого промышленного образца, содержит доминантный признак плоскостной упаковки, представляющий собой раппортное повторение центрального элемента ромбовидной формы в этикетке.

При этом судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что различие количества ромбовидных элементов в центральной части упаковки в сравниваемых промышленных образцах не опровергает правомерность вывода о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность", поскольку представляет собой изменение количества однотипных элементов и не влияет на совокупность существенных признаков этого элемента, известного из патента Российской Федерации N 86251.

Заявитель полагает, что Роспатент в отзыве и письменных пояснениях, представленных в ходе рассмотрения дела в суде, не вправе давать иное обоснование отсутствия оригинальности спорного промышленного образца, по сравнению с тем, которое дано в оспариваемом решении.

По результатам рассмотрения данного довода суд приходит к следующим выводам.

В оспариваемом решении Роспатента, как уже указывалось, осуществлено сравнение спорного промышленного образца с фрагментом аналога, выделены существенные признаки сравниваемых изображений, проведен сравнительный анализ.

В ходе рассмотрения дела в суде Роспатентом не приводилось иных обоснований отсутствия оригинальности спорного промышленного образца, а отстаивалась законность принятого решения, в том числе путем приведения правового обоснования правомерности того сравнения, которое осуществлено в ходе административного разбирательства и тех выводов, которые содержатся в оспариваемом ненормативном акте (обоснована правомерность сравнения с фрагментом противопоставленного промышленного образца).

В данном случае позиция Роспатента соответствует положениям части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку именно на этот административный орган возложено бремя доказывания законности принятого ненормативного акта.

В подтверждение своей позиции Роспатентом не приводится иных оснований, по которым спорный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности "оригинальность", а обосновывается законность ранее вынесенного решения, его мотивов и выводов.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатент правомерно сравнил спорный промышленный образец и фрагментом противопоставленного промышленного образца.

Как следует из оспариваемого решения, Роспатентом проведен анализ отличительных признаков решения по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту, по результатам которого Роспатент отметил ряд признаков, отличающих решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту от внешнего вида фрагмента изделия, известного из противопоставленного источника.

Вместе с тем Роспатент не признал, что эти отличительные признаки формируют у потребителя иное зрительное впечатление, в связи с чем сделал вывод, что решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту является сходным до степени смешения с внешним видом изделия, известного из противопоставленного источника, то есть является имитацией его внешнего вида.

Судебная коллегия, повторно осуществив сравнение решения по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту с внешним видом изделия, известного из противопоставленного источника (фрагментом), пришла к выводу о том, что имеющиеся отличительные признаки хотя и различимы, но недостаточно выразительны. Такие отличительные признаки не приводят к возникновению у потребителя нового зрительного образа, не вызывают появления индивидуализирующих особенностей.

Сходство определяется за счет похожего композиционного построения внешнего вида изделия по оспариваемому патенту (вариант 1) и фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента, в целом, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обеих композициях центрального элемента ромбовидной формы, использованного для размещения в нем горизонтальной шрифтовой графики, которая включает в себя словесную доминанту в виде названия товара, расположенную на горизонтальной полосе отличающегося цвета.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту является сходным до степени смешения с внешним видом изделия, известного из противопоставленного источника, то есть имитирует его внешний вид.

Судебная коллегия соглашается с тем выводом Роспатента о том, что отличительными признаками решения по варианту 1 группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056 от внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251, являются, в частности: выполнение в форме замкнутого ромба; выполнение вокруг центрального ромба краевой полосы голубого цвета с синей контурной обводкой и выполнение на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета; выполнение шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе.

Вместе с тем указанные отличительные признаки не приводят к изменению общего впечатления, производимого внешним видом изделия по варианту 1 группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 94056, поскольку не формируют нового зрительного образа по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251, и, как следствие, не индивидуализируют решение внешнего вида и не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Указанное обстоятельство свидетельствует о несоответствии решения по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту условию патентоспособности "оригинальность", а вывод Роспатента в этой части признается судебной коллегией правильным и соответствующим применимым нормам материального права.

Судебная коллегия также не соглашается с доводом предпринимателя о необоснованности вывода Роспатента о возможности применения вывода, сделанного в отношении варианта 1 изделия по спорному патенту, к вариантам 2-6 изделия по указанному патенту.

Как следует из описания вариантов 1-6 изделий по спорному патенту, названные варианты характеризуются идентичными признаками, такими как: наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса определенного цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу; выполнением на одной из полос шрифтовой надписи утолщенным рубленым шрифтом с заходом на обрамление; отличающиеся такими признаками как: выполнением в форме ромба; выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой; выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе; выполнением на полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом определенного цвета; выполнением на фоне треугольников шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом определенного цвета; выполнением перпендикулярных друг другу линий в углах треугольников с отступом от краев сторон треугольника; выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы определенного цвета с контурной обводкой; выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

Как следует из описаний и графических изображений вариантов 2-6 решений по оспариваемому патенту, каждый из указанных вариантов имеет идентичные существенные признаки, такие как форма, линии, контуры изделия, пропорции, композиционное построение.

Названные решения внешнего вида изделия отличаются от решения по варианту 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту лишь цветовым сочетанием (в зависимости от начинки) и надписями (в зависимости начинки).

Указанное отличие, по мнению заявителя, свидетельствует о наличии у вариантов 2-6 решений по спорному патенту дополнительных существенных признаков, отличающих их от противопоставленного источника.

Судебная коллегия полагает, что довод о наличии у вариантов 2-6 дополнительных существенных признаков является ошибочным.

Действительно, в силу положений статьи 1352 ГК РФ к существенным признакам промышленного образца относится также и сочетание цветов.

Однако согласно подпункту 2.2 пункта 22.5.5 Административного регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида ближайшего аналога особенностями, которые созданы за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что варианты 2-6 решений по оспариваемому патенту не обладают дополнительными по сравнению с вариантом 1 существенными признаками, поскольку созданы за счет изменения цвета всего изделия, а какая-либо колористическая проработка отсутствует: варианты 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту отличаются от варианта 1 только за счет изменения цвета в зависимости от вида товара.

Изменение цвета изделия в зависимости от предполагаемого к использованию наполнения (вида мороженого за счет введенных добавок: крем-брюле, шоколадное, с киви, с вареной сгущенкой, с клюквой) нельзя признать обусловленным творческим характером.

С учетом изложенного для целей сравнения вариантов 2-6 с внешним видом изделия по противопоставленному патенту Роспатентом правильно применена совокупность тех же существенных признаков, которая использовалась при сравнении варианта 1: похожего композиционного построения внешнего вида изделия и фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента, в целом, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обеих композициях центрального элемента ромбовидной формы, использованного для размещения в нем горизонтальной шрифтовой графики, которая включает в себя словесную доминанту в виде названия товара, расположенную на горизонтальной полосе отличающегося цвета.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о возможности применения аналогичного вывода по варианту 1 изделия по оспариваемому патенту в отношении вариантов 2-6 изделия по указанному патенту.

В отношении представленного предпринимателем заключения от 22.08.2019 N АМ-190922-1, подготовленного Михайловым А.В., Суд по интеллектуальным правам отмечает, что названное заключение не является заключением специалиста по смыслу положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.

По смыслу части 2 названной статьи специалистом является лицо, вызванное судом для дачи пояснений по поставленным вопросам.

Михайлов А.В. не был привлечен судом в качестве специалиста в рамках рассматриваемого дела, в связи с чем заключение, подготовленное названным лицом, оценивается как письменное доказательство.

В указанном заключении отмечено, что "колористическое решение промышленного образца по патенту 86251 и по первому варианту промышленного образца по патенту 94056 на основе синего, красного, голубого и белого цветов является лишь частично сходным. О полном сходстве колористических решений говорить нельзя..." (абзац второй страницы 13 заключения).

В указанном заключении отмечено, что сравниваемые промышленные образцы не являются полностью сходными, а также, что в таких промышленных образцах "достигается по сути один и тот же эстетический эффект - стилизация под графический дизайн этикеток советского периода 50-80-ых гг. 20 века СССР и в силу этого их авторы применяли сходные способы стилизации".

Вопреки мнению заявителя, представленное им заключение от 22.08.2019 N АМ-190922-1 подтверждает не отсутствие сходства сравниваемых объектов, а, напротив, наличие определенной степени сходства.

В свою очередь, вопрос сходства сравниваемых промышленных образцов является вопросом факта и может быть разрешен судом с точки зрения обычного потребителя.

При этом суд, осуществив сравнение общего зрительного впечатления, производимого спорным и противопоставленным промышленными образцами, вправе прийти к выводу об иной степени их сходства, по сравнению со степенью сходства, определенной "специалистом", выполнившим сравнение по заказу правообладателя.

Как было отмечено ранее, Суд по интеллектуальным правам, оценив промышленный образец по патенту Российской Федерации N 94056 и промышленный образец по патенту Российской Федерации N 86251, пришел к выводу о том, что названные объекты являются сходными до степени смешения, поскольку установлено совпадение общих впечатлений, оставляемых сравниваемыми промышленными образцами.

В отношении довода предпринимателя об отсутствии в решении Роспатента анализа аналогового ряда и о том, что административным органом не учтена свобода дизайнера, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 2.3 Рекомендаций оценка ограничений, возникающих при разработке внешнего вида изделия, требует осведомленности в отношении изделий аналогового ряда. Поэтому при оценке сходства до степени смешения необходимо проводить не только сопоставительный анализ проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, но и анализ аналогового ряда, позволяющий выявить функциональные признаки и сделать вывод в отношении насыщенности аналогового ряда.

Незначительные ограничения возможностей дизайнера по созданию внешнего вида изделий можно рассмотреть на примере промышленных образцов, относящихся к печатной продукции, например, к винным этикеткам. При создании внешнего вида таких изделий дизайнер, как правило, ограничен размерами этикетки и необходимостью изображения названия вида товара (вино, водка и т.п.) в составе этикетки доминирующим. При таких практически мало ограниченных возможностях по созданию нового образа, требования к наличию отличий в сравниваемых этикетках при установлении их сходства до степени смешения должны быть высоки.

Поэтому в таких случаях, когда возможности дизайнера по созданию внешнего вида не ограничены либо ограничены незначительно, при анализе отличий с целью установления сходства (не сходства) общих впечатлений, производимых проверяемым промышленным образцом и ближайшим аналогом, целесообразно руководствоваться принципом, согласно которому для вывода о сходстве до степени смешения наличие сходства имеет большее значение, чем наличие отличий. В частности, в так называемых "пограничных" ситуациях, когда в равной мере имеются и сходства и отличия, в целях предупреждения смешения промышленных образцов целесообразным является вывод о сходстве.

Судебная коллегия полагает, что применительно к ситуации с рисунками для печатной продукции для упаковки мороженого ситуация является аналогичной: дизайнер ограничен размером этикетки и необходимостью изображения названия вида товара.

Ссылка заявителя на ограниченность свободы дизайнера при стилизации упаковки под графический дизайн этикеток прошлого века, не может быть принята во внимание, поскольку такое ограничение является не объективным обстоятельством, а желанием самого правообладателя.

Кроме того, судебная коллегия считает необходимым отметить, что в ходе рассмотрения возражения правообладатель доводы об ограниченности свободы дизайнера не приводил, сведения об аналоговом ряде в подтверждение своих доводов не представлял, в связи с чем Роспатентом этот довод проанализирован не был.

В ходе рассмотрения дела в суде данный довод правообладателем заявлен был, однако не подтвержден документально: сведения об аналоговом ряде не приводились ни в поданном в суд заявлении, ни в дополнении к нему.

Исходя из изложенного, судебная коллегия полагает, что оспариваемое решение Роспатента принято в соответствии с применимыми нормами материального права, и не усматривает оснований для его признания недействительным. Оснований для рассмотрения вопроса об обязании Роспатента осуществить действия, направленные на восстановление прав и законных интересов предпринимателя, у судебной коллегии не имеется.

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу заявления и за подачу кассационной жалобы, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление индивидуального предпринимателя Шибаланской Александры Александровны оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.С. Четвертакова