Определение Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2019 г. по делу N СИП-607/2019 "Об отказе в принятии обеспечительных мер"

Судья Суда по интеллектуальным правам Рогожин С.П., рассмотрев заявление иностранного лица - inMusic Brands Inc. (200 Scenic View Drive, Cumberland, RI 02864, USA) о принятии обеспечительных мер по делу N СИП-607/2019 по исковому заявлению иностранного лица - inMusic Brands Inc. к иностранному лицу - AUIL Limited (Office 302 Dominion Centre, 43-59 Queen's Rooad East Wanchai, Hong Kong) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 292659, 363712, с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - inMusic Brands Inc. (далее - компания inMusic Brands) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - AUIL Limited (далее - компания AUIL) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 292659, 363712 для товаров 9-го и 15-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых они зарегистрированы, вследствие неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2019 исковое заявление компании принято к производству.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Предварительное судебное заседание Суда по интеллектуальным правам назначено на 02.03.2020 в 13:00 в помещении суда по адресу: Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, зал судебного заседания N 1.

Компания inMusic Brands 24.09.2019 обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о принятии обеспечительных мер:

запретить федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенту) совершать действия по вынесению решения по заявке на товарный знак истца N 2018721287 до момента принятия решения по исковому заявлению о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика N 292659, N 363712 по делу N СИП-607/2019.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2019 в принятии по делу обеспечительных мер отказано.

Компания inMusic Brands 29.10.2019 повторно обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о принятии обеспечительных мер:

запретить федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенту) совершать действия по вынесению решения по заявке на товарный знак истца N 2018721287 до момента принятия решения по исковому заявлению о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика N 292659, N 363712 по делу N СИП-607/2019, поскольку непринятие этих мер сделает невозможным реализацию имущественного интереса истца по получению регистрации обозначения по заявке на товарный знак N 2018721287 в связи с тем, что решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения по заявке истца обеспечит возможность регистрации новых заявок ответчика со словесным элементом "AKAI PROFESSIONAL", а решение суда об удовлетворении иска о досрочном прекращении товарных знаков N 292659, 363712 не будет отвечать целям механизма досрочного прекращения товарных знаков, поскольку не будет обеспечивать возможность истцу получить юридическую монополию и исключительные права на обозначение "AKAI PROFESSIONAL".

В своем заявлении компания inMusic Brands указывает на то, что до подачи искового заявления по настоящему делу она подавала заявление о принятии тех же мер, что испрашиваются в настоящем заявлении, и по тем же основаниям в качестве предварительных обеспечительных мер.

По результатам рассмотрения указанного заявления Судом по интеллектуальным правам вынесено определение от 27.06.2019 по делу N СИП-509/2019 об отказе в принятии предварительных обеспечительных мер, оставленное без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по тому же делу.

В то же время в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-509/2019 выражена правовая позиция о наличии необходимых условий, подтверждение существования которых необходимо для принятия предварительных обеспечительных мер.

По мнению заявителя, указанная правовая позиция подлежит учету и при рассмотрении вопроса о принятии обеспечительных мер по настоящему делу, поскольку имеют место тождественные требования компании и испрашиваемые по ним меры. Компания inMusic Brands считает, что в настоящем деле имеются указанные президиумом Суда по интеллектуальным правам обстоятельства, подтверждение которых необходимо для принятия обеспечительных мер.

Доводы компании inMusic Brands о необходимости принятия обеспечительных мер по существу сводятся к тому, что требования о прекращении правовой охраны спорных товарных знаков направлены на преодоление препятствия для регистрации обозначения по заявке истца. Однако ввиду отсутствия механизма приостановления рассмотрения Роспатентом поданной компанией заявки и необходимости соблюдения досудебной процедуры до обращения в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков, до принятия решение суда по существу компетентным органом, исходя из действующей правовой охраны спорных обозначений, будет принято отрицательное решение по вопросу о регистрации обозначения истца.

В связи с изложенным компания inMusic Brands просит Суд по интеллектуальным правам запретить Роспатенту совершать действия по вынесению решений по заявке N 2018721287 до момента принятия решения по настоящему делу по исковому заявлению о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарных знаков N 292659, 363712.

Истец указывает, что непринятие обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту рассматривать заявку истца до принятия решения по настоящему требованию приведет к потере возможности использования истцом своего обозначения с предоставлением ему правовой охраны в качестве товарного знака. Ссылается на непосредственную связь испрашиваемых мер с предметом спора по настоящему делу, на невозможность или затруднительность фактического исполнения решения суда в случае непринятия испрашиваемых мер.

Рассмотрев заявление компании inMusic Brands о принятии обеспечительных мер, Суд по интеллектуальным правам считает его не подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Исключительное право на товарный знак представляет правообладателю возможность монопольно использовать зарегистрированное обозначение.

Вместе с тем действующим российским гражданским законодательством установлено, что использование правообладателем товарного знака является необходимым условием для сохранения правовой охраны на него. Указанное законоположение в целом выступает в качестве общепризнанного ограничения субъективного права на товарный знак как на уровне международного права, так и на уровне национального права различных государств.

Так, подпунктом 1 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 предусмотрено, что, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

В интересах лиц, желающих применять в своей деятельности для индивидуализации товаров (услуг) обозначения, зарегистрированные за иными лицами в качестве товарных знаков, но не используемые ими, в российское законодательство введен институт досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Правовая охрана товарного знака вследствие его неиспользования прекращается на основании решения Суда по интеллектуальным правам по иску, поданному заинтересованным лицом.

При этом, как отмечено в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Между тем законодательством установлен обязательный досудебный порядок, предусматривающий направление заинтересованным лицом правообладателю предложения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Таким образом, процедура прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака требует определенного периода времени (двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя и срок рассмотрения дела в суде).

Одновременно следует отметить, что заинтересованное лицо может иметь интерес в применении обозначения, зарегистрированного за другим лицом в качестве товарного знака, и не используемого им, как в качестве общедоступного незарегистрированного обозначения, так и в качестве собственного товарного знака, то есть получить монопольное право на него.

Лицо, имея интерес в использовании конкретного обозначения, может подать заявку в Роспатент на регистрацию такого обозначения в качестве собственного товарного знака.

В том случае, если Роспатент при экспертизе заявки по результатам информационного поиска противопоставляет знаки иных лиц, то у заявителя имеется возможность:

в рамках того же административного дела оспаривать выводы о том, что противопоставленные товарные знаки являются препятствием для регистрации поданной заявки (первый вариант);

в рамках другого административного дела оспаривать предоставление правовой охраны противопоставленным товарным знакам (второй вариант);

в рамках судебного спора добиваться досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков (третий вариант).

В такой ситуации цель заинтересованного лица заключается в государственной регистрации собственного товарного знака (на дальнейшее использование которого этим лицом доказывается имущественный интерес), а процедура досрочного прекращения неиспользуемого товарного знака, препятствующего государственной регистрации заявленного обозначения, является лишь обязательным этапом, необходимым для реализации этой цели - положительного решения государственного органа по поданной заинтересованным лицом заявке.

Процедура государственной регистрации товарного знака определяется Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, которыми установлены конкретные сроки рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и не предусмотрена возможность приостановления рассмотрения заявки по ходатайству заявителя в случае, если заявитель выберет второй или третий варианты действий в отношении товарных знаков, противопоставленных Роспатентом по результатам информационного поиска.

В пункте 13 Постановления N 10 разъяснено, что по делам о защите интеллектуальных прав судом, арбитражным судом на любой стадии процесса могут быть приняты меры по обеспечению иска при наличии оснований, предусмотренных соответственно статьей 139 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрещения ответчику и другим лицам совершать определенные действия, в том числе о запрете Роспатенту рассматривать возражения против предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, совершать действия по государственной регистрации и другие, может быть удовлетворено, если указанные обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом заявленных требований и в случае удовлетворения иска непринятие именно этих мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта (часть 2 статьи 90, пункт 2 части 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Согласно части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Обеспечительными мерами могут быть запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора (подпункт 2 части 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нормой части 2 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

Согласно пункту 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" (далее - Постановление N 55) при применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Арбитражный суд вправе применить обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных в части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если заявителем представлены доказательства их обоснованности.

В определении от 06.11.2003 N 390-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что целью обеспечительных мер в арбитражном процессе, являющихся срочными, временными мерами, направленными на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, является недопущение затруднения или несвоевременности исполнения судебного акта, а также предотвращение причинения значительного ущерба заявителю.

Рассматривая вопрос об обеспечении заявления, арбитражный суд учитывает наличие данных, обосновывающих заявленные требования, и исходит из того, что меры по обеспечению иска должны применяться с учетом конкретных обстоятельств дела и тогда, когда в этом действительно есть необходимость.

Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, непосредственно быть связанными с предметом спора и соразмерными заявленным требованиям. Меры должны быть необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта.

В пункте 10 Постановления N 55 разъяснено, что при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду: разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер; вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 83 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", если действия, предусмотренные ненормативным правовым актом, решением уже исполнены либо их исполнение началось (внесены изменения в публичный реестр, списаны средства со счета и т.п.), судам необходимо выяснять, насколько испрашиваемая обеспечительная мера фактически исполнима и эффективна.

С учетом приведенных норм процессуального права и разъяснений высших судебных инстанций Суд по интеллектуальным правам считает, что при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер необходимо исходить из того, что иск о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, противопоставленных Роспатентом при экспертизе заявки, является законным способом преодоления выводов Роспатента о наличии препятствий для регистрации обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

При этом следует учитывать, что прекращение судом правовой охраны противопоставленных товарных знаков выражается не только во внесении таких сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, но влечет за собой в рассматриваемом случае невозможность их противопоставления поданным на государственную регистрацию обозначениям, что является, по сути, формой исполнения судебного акта. Рассмотрение же Роспатентом поданных заявок до рассмотрения дела судом фактически будет препятствовать исполнению судебного акта.

В свою очередь принятие подобных обеспечительных мер не нарушает прав и законных интересов иных лиц и само по себе не влечет для них каких-либо неблагоприятных последствий.

Именно исходя из такого понимания имущественного интереса заявителя следует рассматривать вопрос о наличии или отсутствии оснований для применения обеспечительных мер.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами: по поданным компанией заявкам не выносится решение Роспатента до рассмотрения судом иска о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков с сохранением даты приоритетов.

Между тем для принятия предварительных обеспечительных мер в такой ситуации требуется подтверждение существования ряда необходимых условий, а именно:

подача компанией (будущим истцом) заявки в Роспатент на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака;

направление Роспатентом уведомления о наличии препятствий в государственной регистрации товарного знака с указанием конкретных товарных знаков, препятствующих регистрации;

заявление о принятии предварительных обеспечительных мер должно касаться собственных заявок компании и не затрагивать законные права и интересы иных лиц;

принятие компанией мер, направленных на соблюдение досудебного порядка урегулирования спора: направление правообладателю противопоставленного товарного знака предложения заинтересованного лица.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-509/2019 в отношении предварительных обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту совершать действия по вынесению решения по заявке компании inMusic Brands на товарный знак N 2018721287 до момента принятия решения по исковому заявлению о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика N 292659, 363712.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание указанную правовую позицию, считает, что в настоящем случае заявление компании inMusic Brands о принятии обеспечительных мер удовлетворению не подлежит ввиду следующего.

Согласно официальным сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, размещенным в сети Интернет по адресу: http://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2 018721287&TypeFile=html&Delo=1, Роспатентом 29.10.2019 по заявке N 2018721287 принято решение об отказе в регистрации.

Поскольку истец просит запретить Роспатенту совершать действия по принятию решения по заявке на товарный знак N 2018721287, в то время как на момент подачи и рассмотрения заявления истца о принятии обеспечительных мер решение уже было принято, суд считает, что испрашиваемая мера фактически неисполнима.

Ввиду указанного обстоятельства, поскольку испрашиваемые истцом обеспечительные меры не отвечают критерию исполнимости, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства истца о принятии обеспечительных мер.

Руководствуясь статьями 90-93, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ОПРЕДЕЛИЛ:

в удовлетворении заявления иностранного лица - inMusic Brands Inc. о принятии обеспечительных мер отказать.

Определение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения.

Судья

С.П. Рогожин