Порядок подачи и рассмотрения заявлений об ограничении евразийского патента (утв. приказом Евразийского патентного ведомства от 17 декабря 2013 г. N 49)

Порядок
подачи и рассмотрения заявлений об ограничении евразийского патента
(утв. приказом Евразийского патентного ведомства от 17 декабря 2013 г. N 49)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подачи и рассмотрения заявлений об ограничении евразийского патента (далее - Порядок) регулирует отношения по вопросам подачи и рассмотрения заявлений патентовладельцев об ограничении евразийских патентов, предусмотренном правилом 55 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее - Инструкция).

1.2. Для целей настоящего Порядка нижеследующие понятия означают:

"Конвенция" - Евразийская патентная конвенция, подписанная 9 сентября 1994 г. в городе Москве;

"ЕАПО" - Евразийская патентная организация согласно статье 2(1) Конвенции;

"ЕАПВ" - Евразийское патентное ведомство согласно статье 2(3) Конвенции;

"Положение о пошлинах" - Положение о пошлинах Евразийской патентной организации;

"Правила" - Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве;

"патентовладелец" - лицо, обладающее исключительным правом на запатентованное изобретение согласно статье 9 Конвенции;

"заявление" - заявление патентовладельца об ограничении евразийского патента в соответствии с правилом 55 Инструкции;

"евразийский патент", "патент" - патент, выдаваемый ЕАПВ согласно статье 15 Конвенции, в отношении которого поступило заявление;

"представитель" - лицо, уполномоченное представлять перед ЕАПВ патентовладельца согласно статье 15(12) Конвенции;

"коллегия" - коллегия экспертов ЕАПВ согласно статье 15(7) Конвенции.

2. Заявление об ограничении евразийского патента

2.1. Предметом заявления об ограничении евразийского патента может являться евразийский патент в том виде, как он был выдан либо изменен ЕАПВ в результате его частичного аннулирования по административной процедуре, предусмотренной правилом 53 Инструкции, либо в результате процедуры ограничения патента согласно правилу 55 Инструкции.

Если на дату подачи заявления имело место несколько ограничений патента по процедуре, указанной в предыдущем абзаце, то предметом заявления должен являться евразийский патент с ограничением по наиболее поздней процедуре, предшествовавшей дате подачи заявления.

Заявление не может быть подано для целей ограничения евразийского патента в том государстве-участнике Конвенции, в котором:

патент на дату заявления прекратил свое действие;

патент признан по национальной патентной процедуре недействительным частично, а предложенное в заявлении ограничение этого патента, имеющего ограничение по национальной патентной процедуре, приводит к расширению основанного на патенте исключительного права.

2.2. Заявление в соответствии с правилом 55(3) Инструкции может быть подано в течение всего срока действия евразийского патента.

2.3. Заявление подается патентовладельцем или его представителем.

Лица, не имеющие постоянного местожительства или постоянного местонахождения на территории какого-либо государства-участника Конвенции, подают заявления через евразийских патентных поверенных.

Лица, имеющие постоянное местожительство или постоянное местонахождение на территории какого-либо государства-участника Конвенции, могут подать заявление как самостоятельно, так и через евразийских патентных поверенных или иных представителей, не являющихся евразийскими патентными поверенными.

2.4. Заявление представляется на русском языке в двух экземплярах в произвольной форме по процедуре, предусмотренной пунктом 2.1 Правил, применимой к заявлению. К материалам заявления, представленным в ЕАПВ на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык.

2.5. Заявление должно относиться к одному патенту и содержать:

а) ходатайство об ограничении патента, включающее:

- указание на номер патента;

- имя или наименование патентовладельца;

- сведения о патентовладельце или его представителе, позволяющие ЕАПВ вести переписку по заявлению;

- указание государств-участников Конвенции, в которых патент, в отношении которого испрашивается ограничение, действует на дату подачи заявления;

б) документ, подтверждающий согласие всех патентовладельцев на заявленное ограничение патента, если патент принадлежит нескольким лицам;

в) формулу изобретения, измененную в соответствии с испрашиваемым ограничением патента, и при необходимости соответственно измененные этому ограничению описание изобретения, графические материалы (если они имеются) и реферат.

Материалы, указанные в предыдущем абзаце, представляются по форме, установленной пунктом 2.12 Правил;

г) доверенность, если заявление подается через представителя, подлежащая представлению в соответствии с правилом 30 Инструкции.

2.6. Заявление не может быть подано для целей ограничения евразийского патента в государстве-участнике Конвенции, в котором на рассмотрении находится на указанную дату возражение (иск) против действия этого патента.

В случае если указанное возражение (иск) будет подано в период рассмотрения в ЕАПВ заявления, то патентовладелец обязан незамедлительно проинформировать ЕАПВ о факте подачи этого возражения (иска).

2.7. В случае если до подачи заявления в государстве-участнике Конвенции было осуществлено в соответствии с правилом 54 Инструкции ограничение евразийского патента, к заявлению прилагается формула изобретения, измененная согласно этому ограничению.

2.8. Документы, указанные в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 2.5 настоящего Порядка, должны быть подписаны с учетом пункта 2.11 Правил патентовладельцем или его представителем с расшифровкой подписи путем указания фамилии и инициалов подписывающего лица.

Если патентовладельцем является юридическое лицо или приравненная к нему организация, то указывается полное наименование этого юридического лица или организации, а заявление подписывается его руководителем или уполномоченным на это лицом с указанием должности лица, поставившего подпись.

Если патент принадлежит нескольким лицам, то ходатайство, содержащееся в заявлении, должно быть подписано всеми патентовладельцами в соответствии с указанными выше требованиями настоящего пункта.

Ходатайство, подписанное всеми патентовладельцами, может рассматриваться в качестве документа, указанного в пункте 2.5(б) настоящего Порядка.

В случае если ходатайство подписано одним из патентовладельцев или уполномоченным им представителем, то к ходатайству прилагается документ, указанный в пункте 2.5(б) настоящего Порядка.

2.9. Оформление заявления и прилагаемых к нему материалов должно отвечать требованиям правила 29(2) Инструкции.

2.10. За подачу заявления уплачивается пошлина, предусмотренная правилом 55(3) Инструкции и пунктом 10(2) Положения о пошлинах.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением.

3. Регистрация заявления и его передача на рассмотрение. Входящая и исходящая корреспонденция

3.1. Поступившее в ЕАПВ заявление регистрируется в порядке, предусмотренном для регистрации корреспонденции по евразийским заявкам и евразийским патентам, с внесением соответствующих сведений о заявлении (номер патента и заявки, патентовладелец, дата заявления) в базу данных Административной информационной системы (далее - АИС).

При отсутствии в заявлении указания номера патента заявление считается неподанным и возвращается лицу, подавшему это заявление.

Зарегистрированное заявление передается в отраслевой отдел Управления экспертизы на рассмотрение эксперту, которым осуществлялось производство по евразийской заявке до выдачи евразийского патента, для подготовки решения коллегией, ранее принявшей решение о выдаче евразийского патента. Второй экземпляр заявления передается в Отдел реестра евразийских патентов.

В случае если принятие решения по заявлению коллегией в прежнем составе не может быть осуществлено, начальником Управления экспертизы назначается коллегия в новом составе, а рассмотрение заявления поручается одному из экспертов этой коллегии с учетом его технической специализации.

3.2. Входящая в ЕАПВ корреспонденция, относящаяся к заявлению, регистрируется и передается на рассмотрение в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Заявление подлежит рассмотрению в трехмесячный срок, в течение которого патентовладелец должен быть уведомлен о результатах рассмотрения.

3.4. Вся исходящая корреспонденция ЕАПВ, относящаяся к заявлению и результатам его рассмотрения, предусмотренным пунктами 4, 5 и 7 настоящего Порядка, подготавливается через АИС и отправляется в зависимости от результатов рассмотрения заявления на следующих бланках по прилагаемым формам:

- бланк запроса (уведомления о необходимости представления) недостающих сведений и материалов, необходимых для рассмотрения заявления патентовладельца об ограничении евразийского патента (ф. 701) - приложение N 1;

- бланк решения об отказе в ограничении евразийского патента по заявлению патентовладельца (ф. 702) - приложение N 2;

- бланк решения об ограничении евразийского патента по заявлению патентовладельца (ф. 703) - приложение N 3;

- бланк уведомления о признании заявления об ограничении патента неподанным (ф.706) - приложение N 4;

- бланк уведомления об отзыве заявления об ограничении патента по ходатайству патентовладельца (ф.707) - приложение N 5;

- бланк письма для процедуры ограничения евразийского патента по заявлению патентовладельца (ф. 717) - приложение N 6.

3.5. Переписка с ЕАПВ по процедуре ограничения евразийского патента ведется патентовладельцем или его представителем. С учетом пункта 2.10 Правил переписка по каждому евразийскому патенту ведется отдельно.

3.6. Если несколько владельцев патента, имеющих право согласно статье 15(12) Конвенции вести дела с Евразийским ведомством самостоятельно, не назначат из их числа общего представителя, то ЕАПВ с учетом правила 30(5) Инструкции рассматривает патентовладельца, указанного в заявлении первым, в качестве общего представителя и ведет переписку по заявлению с этим патентовладельцем.

4. Проверка правильности оформления и подачи заявления

4.1. Эксперт, ведущий рассмотрение заявления (далее - эксперт), в течение одного месяца проверяет:

а) наличие доверенности, подтверждающей правомочия представителя, в случае если заявление подано через представителя;

б) наличие в заявлении письменного доказательства, подтверждающего согласие всех патентовладельцев на заявленное ограничение патента, если он принадлежит нескольким лицам;

в) наличие документа, подтверждающего уплату пошлины, и правильность уплаты пошлины за подачу заявления;

г) наличие в заявлении указания государств-участников Конвенции, в каждом из которых патент по данным, содержащимся в Реестре евразийских патентов (далее - Реестр), действует на дату подачи заявления;

д) отсутствие на дату поступления заявления возражения против выдачи этого патента, поданного в соответствии с правилом 53 Инструкции, находящегося на рассмотрении в ЕАПВ;

е) наличие материалов, необходимых для рассмотрения заявления по существу, исходя из правил 55(2) и 55(4) Инструкции, а также для публикации и выдачи патента в случае принятия положительного решения по заявлению, имея в виду следующие материалы:

- характеристика изменений, предлагаемых для внесения в патент;

- измененная редакция формулы изобретения;

- действующая редакция формулы изобретения с показанными в ней изменениями, вносимыми в патент, и указаниями мест описания и графических материалов, относящихся к указанным изменениям;

- описание, графические материалы (если они имеются) и реферат, при необходимости приведенные в соответствие с измененной формулой изобретения с учетом последнего абзаца пункта 5.2 Правил.

4.2. Заявление не принимается к рассмотрению и считается неподанным в случае, если по результатам проверки правильности его подачи будет установлено, что:

а) заявление подано неправомочным лицом;

б) вместе с заявлением не представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявления;

в) заявление подано в период, когда в ЕАПВ находится на рассмотрении возражение против выдачи этого патента;

г) с заявлением не представлена формула изобретения, измененная в соответствии с испрашиваемым ограничением патента.

4.3. Если по результатам проверки правильности оформления заявления будет установлено, что в заявлении:

а) отсутствует письменное доказательство, подтверждающее согласие всех патентовладельцев на заявленное ограничение патента, принадлежащего нескольким лицам,

б) отсутствует доверенность, подтверждающая полномочия представителя;

в) указано государство-участник Конвенции, в котором патент по данным, содержащимся в Реестре, не действует;

г) указано государство-участник Конвенции, в котором на рассмотрении по официальным данным, имеющимся у ЕАПВ, находится возражение (иск) против действия этого патента,

д) отсутствует перевод материалов заявления на русский язык, если они представлены в ЕАПВ на ином языке,

патентовладелец уведомляется о необходимости представления в 2-месячный срок недостающих сведений или материалов либо внесения соответствующих уточнений в заявление.

Указанный срок может быть продлен по ходатайству патентовладельца согласно правилу 37(2) Инструкции.

При непредставлении в установленный срок запрошенных сведений или материалов или просьбы о продлении срока их представления заявление не принимается к рассмотрению и считается неподанным.

4.4. Если в период рассмотрения в ЕАПВ заявления будет подано по процедуре административного аннулирования возражение против выдачи евразийского патента, рассмотрение заявления прекращается, а заявление считается неподанным.

4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 4.2, последним абзацем пункта 4.3. и пунктом 4.4 настоящего Порядка, патентовладельцу направляется уведомление об отказе в принятии заявления к рассмотрению.

4.6. В случае если по результатам проверки правильности уплаты пошлины за подачу заявления будет установлено несоответствие суммы оплаченных средств размеру пошлины, предусмотренной пунктом 10(2) Положения о пошлинах, лицо, уплатившее пошлину, информируется:

либо о необходимости доплаты недостающей суммы до установленного размера и возможности рассмотрении заявления по существу после представления документа об этой доплате;

либо о том, что по его ходатайству излишне уплаченная сумма может быть согласно правилу 40(9) Инструкции возвращена либо зачтена в счет уплаты других пошлин, предусмотренных Положением о пошлинах.

4.7. Заявление, удовлетворяющее установленным требованиям, принимается к рассмотрению по существу.

5. Рассмотрение заявления

5.1. В процессе рассмотрения заявления в соответствии с правилом 55(4) Инструкции устанавливается, приводят ли предлагаемые изменения формулы изобретения к ограничению патента и соответствует ли измененная формула изобретения требованиям, установленным правилом 21(7) и абзацами вторым и третьим правила 49(3) Инструкции.

При этом понятие "ограничение патента" толкуется как сужение объема правовой охраны, предоставляемой формулой изобретения по евразийскому патенту. Различные уточнения формулы изобретения, как равно и изменение объекта (объектов) патентной охраны, не являются ограничением в смысле правила 55(2) Инструкции.

При рассмотрении заявления устанавливается:

а) соответствие заявленного ограничения требованиям правила 55(2) Инструкции, согласно которым евразийский патент может быть ограничен путем исключения из формулы изобретения одного или нескольких ее пунктов или исключением из нее одного или нескольких альтернативных признаков, если формула изобретения содержит такие признаки;

б) отсутствие в формуле изобретения с учетом предыдущего абзаца изменений, не связанных с ограничением патента, таких, как исключение из формулы изобретения признаков, не являющихся альтернативными по смыслу абзаца пятнадцатого пункта 2.6 Правил, либо признаков, представленных в формуле изобретения, с которой был выдан или ранее был ограничен патент, как альтернативные, но в действительности таковыми не являющимися (абзац третий пункта 2.6.3 Правил);

в) соответствие изменений, внесенных в формулу изобретения, требованиям Инструкции, а именно:

- не выходят ли они за пределы раскрытия изобретения в патенте (правило 49(3) (абзац первый) Инструкции);

- не изменяют ли они сущность изобретения (правило 49(3)(абзац третий) Инструкции);

- не приводят ли они к расширению исключительного права, основанного на патенте (правило 55(2) Инструкции);

г) соответствие формулы изобретения требованиям к ее составлению, в частности:

- соблюдение требования правила 21(7) Инструкции в той его части, согласно которой формула изобретения должна быть ясной и основанной на описании;

- соблюдение правильности указания подчиненностей между пунктами формулы изобретения и содержащихся в них отсылок на другие пункты этой формулы, если указанные подчиненности и отсылки изменились в результате изменения патентовладельцем формулы изобретения.

5.2. В случае если предметом заявления является ограничение патента в отношении государства-участника Конвенции, в котором евразийский патент признан по национальной патентной процедуре недействительным частично, а предложенное в заявлении ограничение по отношению к патенту, имеющему ограничение по национальной патентной процедуре, приводит к расширению основанного на патенте исключительного права без учета абзацев третьего и пятого пункта 2.1 настоящего Порядка, то ограничение патента в отношении этого государства ЕАПВ не производится, о чем патентовладелец уведомляется.

5.3. Оценка соответствия изобретения, охарактеризованного в измененной патентовладельцем формуле изобретения, условиям патентоспособности, предусмотренным правилом 3(1) Инструкции, и требованию единства изобретения, установленному правилом 4 Инструкции, в процессе рассмотрения заявления по существу не осуществляется.

5.4. По результатам рассмотрения заявления по существу патентовладельцу может быть направлен запрос с предложением представить:

недостающие материалы, необходимые для рассмотрения заявления;

формулу изобретения, откорректированную по результатам рассмотрения заявления по существу, устраняющую с учетом настоящего Порядка недостатки ее составления и несоблюдение требований Инструкции, препятствующие принятию решения об ограничении патента;

материалы, необходимые для публикации патента с вносимым в него ограничением, включающие описание, графические материалы (если они имеются) и реферат, приведенные с учетом пункта 5.9 Правил в соответствие с измененной формулой изобретения в случае, если их изменение необходимо в связи с ограничением патента.

6. Представление дополнительных материалов

Дополнительные материалы по запросу экспертизы, указанному в пункте 5.4 настоящего Порядка, должны быть представлены патентовладельцем в четырехмесячный срок с даты направления запроса.

Этот срок в соответствии с процедурой, установленной правилом 37(2) Инструкции, может быть продлен по просьбе заявителя, направленной как до его истечения, так и в течение двух месяцев после его истечения, при условии уплаты дополнительной пошлины, установленной пунктом 8 Положения о пошлинах.

Непредставление запрошенных в уведомлении дополнительных материалов в течение установленного срока или просьбы о продлении срока их представления является основанием для принятия решения об отказе в ограничении евразийского патента.

7. Принятие решения по заявлению

7.1. При положительных результатах рассмотрения заявления согласно пунктам 4 и 5 настоящего Порядка коллегией принимается решение об ограничении евразийского патента, на основании которого выдается евразийский патент с ограничением согласно измененной формуле изобретения и соответственно откорректированными патентовладельцем описанием изобретения, перечнем последовательностей и/или аминокислот (если этот перечень имеется), графическими материалами (если эти материалы имеются) и рефератом.

В решении об ограничении евразийского патента приводится формула изобретения, с которой евразийский патент продолжит свое действие, и указываются:

а) государства-участники Конвенции, в которых евразийский патент продолжит свое действие с ограничением с учетом данных Реестра евразийских патентов о действии патента в этих государствах на дату принятия решения;

б) дата, с которой исчисляется действие патента, в отношении которого принято данное решение, соответствующая дате подачи евразийской заявки согласно статье 11 Конвенции.

в) дата вступления в силу внесенных в патент изменений, соответствующая дате публикации сведений о внесенных в евразийский патент изменениях в связи с его ограничением.

7.2. В случае если в период до принятия решения об ограничении евразийского патента в ЕАПВ поступит официальная информация о подаче в государстве-участнике Конвенции возражения (иска) против действия евразийского патента, то в отношении этого государства решение об ограничении евразийского патента не принимается.

7.3. Копия решения об ограничении евразийского патента передается в Отдел реестра евразийских патентов для подготовки к публикации соответствующих сведений в официальном бюллетене ЕАПВ и их внесения в Реестр евразийских патентов.

7.4. Коллегия принимает решение об отказе в ограничении евразийского патента в случае, если:

по результатам рассмотрения заявления будет установлено, что предложенные патентовладельцем изменения формулы не приводят к ограничению патента;

патентовладелец не представит в установленный срок откорректированную формулу изобретения, устраняющую нарушения требований Инструкции к формуле изобретения, и другие материалы, запрошенные у патентовладельца согласно пунктам 5.4 и 6 настоящего Порядка, отсутствие которых у экспертизы препятствует принятию решения об ограничении патента и публикации сведений о внесенных в патент изменениях.

8. Комплектование документов к патенту для его публикации и выдачи

В случае принятия решения об ограничении евразийского патента одновременно с этим решением эксперт, рассматривающий заявление, готовит комплект документов, необходимых для публикации патента (опубликования полного описания изобретения к патенту, включая измененную формулу изобретения) и его выдачи, а также сведений о внесенных в патент изменениях, включающий:

- ходатайство об ограничении патента;

- формулу изобретения с внесенными в нее изменениями;

- описание изобретения и реферат, приведенные в соответствие с измененной формулой изобретения;

- перечень последовательностей и/или аминокислот, если он имеется;

- графические материалы, если они имеются, с указанием той части графических материалов, которая подлежит публикации вместе с рефератом.

Если изменения в описание изобретения, и/или графические материалы, и/или указанный перечень, и/или реферат не вносятся, то на конверте, содержащем комплект документов, делается соответствующая отметка, а оставленные без изменений описание, перечень, графические материалы и реферат в указанный комплект не включаются.

9. Отзыв заявления об ограничении евразийского патента

Заявление может быть отозвано по ходатайству патентовладельца, поданному до даты принятия ЕАПВ решения об ограничении евразийского патента или решения об отказе в ограничении евразийского патента.

10. Заключительные положения

Согласно абзацу второму правила 49(9) Инструкции патентовладелец может обратиться к Президенту ЕАПВ с возражением против действий экспертизы при рассмотрении заявления.