Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по делу N СИП-765/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по делу N СИП-765/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Об исправлении опечаток см. определение Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2019 г. по делу N СИП-765/2018

Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 28 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Васильевой Т.В., Силаева Р.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица - Deutsche Telekom AG (Friedrich - Ebert - Allee 140, 53113 Bonn) к иностранному лицу - Margento B.V. (Schiphol Boulevard 356. D Tower, 11th floor, 1118BJ Schiphol Amsterdam, NL) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 929918 в отношении всех зарегистрированных товаров 9, 16-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Deutsche Telekom AG - Пилюгина В.С., Семенова Е.А., по доверенности от 22.10.2018; от Margento B.V. - Молоснова Е.М., по доверенности от 18.02.2019.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - Deutsche Telekom AG (далее - Deutsche Telekom AG), с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - Margento B.V. (далее - Margento B.V.) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 929918 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 9, 16-го и услуг 35, 36, 38, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

В обоснование заявленных требований Deutsche Telekom AG указывает, что является крупнейшей в Европе телекоммуникационной компанией и кроме телекоммуникационных услуг осуществляет деятельность по разработке программного обеспечения, предоставлению услуг "облачных сервисов", консультированию по вопросам информационных технологий, проектированию и разработке различных ИКТ-решений в подтверждении чего представлены выписки из иностранного торгового реестра, распечатки сведений из сети Интернет.

Таким образом, истец указывает, что осуществляет деятельность в сфере телекоммуникаций, а также информационных технологий и ведет деятельность, имеющую отношение к осуществлению онлайн-платежей и предоставлению различных онлайн-услуг.

Кроме того истец указывает, что является правообладателем товарного знака "Magenta" по международной регистрации N 1257845, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 7-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 16-го, 28-го и услуг 35-го - 39-го, 41-го, 42-го, 44-го и 45-го классов МКТУ и подал заявку на предоставление правовой охраны указанному обозначению на территории Российской Федерации, поскольку имеет намерение использовать его для индивидуализации своих товаров и услуг.

По указанной заявке истца Роспатентом принято решение от 29.04.2019 о предоставлении правовой охраны обозначению в отношении части товаров. При этом в предоставлении правовой охраны обозначению для товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го, 42-го классов МКТУ отказано, поскольку они признаны однородными товарам и услугам, для которых зарегистрированы сходные до степени смешения товарные знаки иных лиц, в том числе товарный знак "Margento" по международной регистрации N 929918, принадлежащий ответчику.

Кроме того, Deutsche Telekom AG ссылается на подачу в Роспатент заявки N 2018754354 на регистрацию обозначения "Magenta", а также на подачу заявлений на регистрацию товарного знака "Magenta" в других странах мира.

Deutsche Telekom AG считает, что приведёнными обстоятельствами подтверждается его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения, тождественного спорному товарному знаку, в отношении однородных товаров и услуг, и полагая, что он не используется ответчиком в отношении этих услуг в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик в отзыве не согласился с заявленными требованиями, указал, что использовал товарный знак в спорный период, в частности при введении в гражданский оборот платежных терминалов, и программного обеспечения, а также при оказании услуг технического обслуживания и поддержки программного обеспечения, в подтверждении чего представил лицензионное соглашение на использование программного обеспечения "Margento", обслуживание и продажу терминалов от 17.10.2017 (далее - лицензионное соглашение от 17.10.2017), а также акт о приеме системы "Margento System" от 03.07.2018 (далее - акт от 03.07.2018).

Кроме того, Margento B.V. ссылается на подписание письма о намерениях с иностранным лицом - Iskratel Telekomunikacijski sistemi d.o.o. и ЗАО "ИскраУралТел" от 09.03.2018, в соответствии с которым указанные лица намерены заключить с ответчиком договор поставки платёжных терминалов, а также выражают готовность изготовить по заказу ответчика не менее 10 000 единиц платежных терминалов для продажи на российской рынке, в том числе для продажи ООО "Адакта". При этом, по мнению ответчика, из указанного письма следует, что Iskratel Telekomunikacijski sistemi d.o.o. и ЗАО "ИскраУралТел" подтверждают готовность изготовить платежные терминалы моделей "M-POS T4500" и "M-POS T4500 GPRS", которые указаны в лицензионном соглашении от 17.10.2017 (далее - письмо о намерениях от 09.03.2018).

Также, по мнению ответчика, использование спорного товарного знака для индивидуализации товаров и услуг подтверждается информационными письмами представителя ООО "Адакта" от 11.03.2019 и директора компании Galitija Business Consulting от 28.02.2019.

Margento B.V. указывает также, что им заключен договор на оказание консультационных услуг от 19.09.2014 по поиску локального партнера на территории Российской Федерации в целях дальнейшего заключения с таким партнером лицензионного договора на использование программного обеспечения.

Кроме того, ответчик ссылается на проведение в 2017 - 2018 годы презентаций системы "Margento" третьим лицам, в частности на демонстрацию работы платежных терминалов и других устройств, а также программного обеспечения, в подтверждение чего представил письма ООО "Клик сервис" и ПАО "Микрон" без дат составления.

Также Margento B.V. указывает на то, что предыдущий правообладатель спорного товарного знака - иностранное лицо Ultra Proizvodnja elektronskih naprav d.o.o., является разработчиком мобильных платежных устройств, платежных терминалов, программного обеспечения, и является патентообладателем изобретений по патентам Российской Федерации N 2433475, N 2388166, N 2284577, N 2241256.

Ответчик считает, что указанными документами в совокупности подтверждается использование спорного знака на территории Российской Федерации, в том числе в трехлетний период, предшествующий направлению истцом предложения заинтересованного лица.

Также ответчик указывает на то, что истцом не доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, исключительное право на который принадлежит ответчику. Ссылается на то, что обладание исключительным правом на обозначение по международной регистрации N 1257845 и подача заявки N 2018754354 на регистрацию обозначения "Magenta" в качестве товарного знака в Российской Федерации в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак не могут сами по себе быть основанием для удовлетворения заявленных требований.

При этом Margento B.V. считает, что иных доказательств реального намерения истца использовать товарный знак не имеется, ввиду того, что истец не совершил подготовительных действий для осуществления деятельности по продаже товаров и оказанию услуг на территории Российской Федерации.

В обоснование довода об отсутствии заинтересованности у истца в отношение товаров 9-го и услуг 42-го класса МКТУ ответчик в частности ссылается на отсутствие у истца русскоязычного сайта в сети Интернет, на то, что в отношении товаров и услуг, сведения о которых размещены на сайтах www.telekom.de и www.telekom.com, цены указаны только в евро, а предложение о продаже на русском языке и контактный телефон для клиентов из Российской Федерации отсутствуют.

Ответчик указывает, что у приложений истца, сведения о которых размещены на сайтах www.itunes.apple.com и www.play.google.com, также отсутствует предложение о продаже на русском языке и контактный телефон для клиентов из Российской Федерации, цена указана только в евро; у данного программного обеспечения отсутствует интерфейс на русском языке.

Ответчик ссылается также на отсутствие в российских средствах массовой информации (далее - СМИ) рекламы товаров и услуг истца.

Кроме того, по мнению Margento B.V., не подтверждают намерение истца использовать сходное до степени смешение обозначение и распечатки сведений сайтов в сети Интернет www.telekom.de, www.telekom.de, поскольку часть публикаций о программах и услугах истца, не содержит сведений о товарном знаке по международной регистрации N 1257845. Кроме того, на сайтах www.telekom.de и www.telekom.com и на сайтах www.itunes.apple.com, www.play.google.com в качестве продавца товаров и разработчика программного обеспечения указаны иные лица - Telekom Deutschland GmbH, Mojio Inc и Enfore AG.

В обоснование довода об отсутствии заинтересованности у истца в отношение услуг 35-го и 36-го классов МКТУ ответчик, в частности, указывает, что платежные устройства, входящие в систему MagentaBusinessPos, не маркированы обозначением истца, истец не является разработчиком программного обеспечения указанной системы и не является продавцом системы MagentaBusinessPos, поскольку на сайте www.telekom.de в качестве продавца указано иное лицо - Telekom Deutschland GmbH, отсутствует предложение о продаже системы клиентам из Российской Федерации и цена в рублях.

Кроме того, ответчик указывает на отсутствие доказательств оказания истцом услуг по консультированию в области информационных технологий, входящих в 42-й класс МКТУ.

В отношении журнала "Merh Magenta", на издание которого ссылается истец, ответчик указывает на то, что журнал не издается на русском языке и не является зарегистрированным в Российской Федерации средством массовой информации, следовательно, истец не имеет намерения издавать журнал в России.

В отношении интернет-магазина "Love Magenta" ответчик также ссылается на отсутствие раздела на русском языке, отсутствие цен, указанных в рублях, отсутствие сведений о возможности доставки товара по Российской Федерации.

В обоснование довода об отсутствии заинтересованности у истца в отношение услуг 38-го класса МКТУ Margento B.V. указывает, что спорные услуги связи и доступа в интернет оказывает не Deutsche Telekom AG, а иное лицо - Telekom Deutschland GmbH и исключительно за пределами Российской Федерации, виду чего ссылки истца на использование обозначения "Magenta" при осуществлении указанной деятельности не имеют правового значения.

Также Margento B.V. указывает на отсутствие у Deutsche Telekom AG лицензий на оказание услуг связи в Российской Федерации, при этом сведения о деятельности ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" и об ООО "Т-СИСТЕМС РУС" ответчик считает неотносимыми к настоящему спору, поскольку взаимосвязь указанных лиц с истцом не подтверждена, а срок действия лицензий, выданных ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" истек.

Указанные обстоятельства, по мнению ответчика, свидетельствуют о том, что истец не является производителем товаров 9-го и 16-го и исполнителем услуг 35-го, 36-го, 38-го и 42-го классов МКТУ и не имеет реального намерения использовать сходное до степени смешения обозначение в Российской Федерации, следовательно, у него отсутствует заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Кроме того Margento B.V. ссылается на то, что товары и услуги, в отношении которых зарегистрировано обозначение истца, не являются однородными товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

До судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам поступило заявление истца о фальсификации представленного ответчиком акта о приеме системы "Margento System" от 03.07.2018.

В судебном заседании представитель ответчика представил возражения на заявление о фальсификации с приложением сведений об ООО "Адакта", которые приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель истца предупрежден судом в порядке пункта 1 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об уголовно-правовых последствиях заявления о фальсификации доказательства, о чем судом отобрана расписка. Представитель ответчика предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем также отобрана расписка.

В ходе рассмотрения судебной коллегией заявления истца о фальсификации акта о приеме системы "Margento System" от 03.07.2018 представитель ответчика заявил ходатайство об исключении указанного доказательства из материалов дела.

Судебной коллегией удовлетворено ходатайство ответчика. Акт о приеме системы "Margento System" от 03.07.2018 исключен из числа доказательств по делу.

Представитель Deutsche Telekom AG в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал. Представил дополнительное доказательство: брошюру "Мобильные решения для проведения транзакций", которая приобщена судом к материалам дела.

Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Из материалов настоящего дела следует, что Margento B.V. является правообладателем товарного знака "MARGENTO" по международной регистрации N 929918 (далее - спорный товарный знак), зарегистрированного 10.10.2006 в отношении следующих товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го, 42-го классов МКТУ (далее - спорные товары и услуги):

- товаров 9-го класса МКТУ: "приборы и инструменты научные, геодезические, для измерения, сигнализации, контроля (проверки); аппаратура и приборы для записи, воспроизведения, переноса, хранения, обработки, манипулирования, передачи, вещания, извлечения и воспроизведения музыки, звуков, изображений, текста, сигналов, программного обеспечения, информации, данных и кода; магнитные носители данных, диски для записи; все продукты, составляющие части системы для платежных операций с целью регистрации банковских и жирорасчетов, а также денежных переводов; терминалы оплаты покупок и компьютерное программное обеспечение для передачи, отображения и хранения информации о транзакциях, идентификации и финансах для использования в финансовом обслуживании, банковской, розничной и телекоммуникационной областях; мобильные платежные терминалы, электронные терминалы, терминалы перевода стоимости, терминалы информации о стоимости и оборудование электронной оплаты для использования в электронной торговле и/или с мобильными телефонами и/или смарт-картами, магнитными картами и картами или оборудованием с устройствами радиочастотной идентификации [транспондерами]; терминалы для радиотелефонов; банкоматы; компьютерные периферийные устройства и электронные товары, а именно счетные машины, карманные планировщики, персональные цифровые помощники (PDA), сигнализации и фонарики; автоматические торговые автоматы и механизмы для монетных автоматов, кассовые аппараты, счетные машины и оборудование обработки данных; электрические торговые автоматы для напитков или еды, автоматические торговые автоматы; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование обработки данных; компьютеры, компьютерное аппаратное обеспечение, компьютерное программное обеспечение и компьютерные программы; телекоммуникационное и электрическое оборудование и приборы для отслеживания, управления и анализа финансовых счетов через глобальную компьютерную сеть и/или телекоммуникационные сети; счетно-аналитические машины; оборудование для отслеживания, управления и анализа финансовых счетов через глобальную компьютерную сеть и/или телекоммуникационные сети; оборудование для банковских учреждений; компьютерное аппаратное и программное обеспечение для упрощения платежных операций с помощью электронных средств; кодеры и декодеры; модемы для передачи данных через голосовые телекоммуникационные сети; устройства радиочастотной идентификации [транспондеры]; печатные платы для подключения терминалов или микро-компьютеров к общественным и частным сетям; смарт-карты или карты с микропроцессорами, магнитные карты и магнитные идентификационные карты; карты, зашифрованные с функциями безопасности для целей аутентификации; карты, зашифрованные с функциями безопасности для целей идентификации; карты с микрочипами, магнитные и оптические карты, а именно платежные карты, телефонные карты, банковские карты и кредитные карты, наблюдательные карты, идентификационные карты, контрольные карты и карты-удостоверения личности, а также считыватели вышеупомянутых карт; электронные и магнитные идентификационные карты для использования при оплате услуг; зашифрованные и магнитные карты для использования при электронном переводе средств и для финансовых и нефинансовых транзакций в целом; карты магнитные или зашифрованные с записью на них финансовых или нефинансовых данных; чистые карты с микросхемами для записи, передачи и воспроизведения звука и изображений в услугах мобильной телефонной связи; чип-карты для мобильных радиосистем; интерфейсные карты для оборудования обработки данных в виде печатных схем; оборудование хранения и электронной обработки данных для смарт-карт, магнитных карт и карт с устройствами радиочастотной идентификации [транспондерами]; считыватели [оборудование обработки данных]; считыватели кредитных карт; считыватели чип-карт; считыватели электронных карт; считыватели карт флэш-памяти; считыватели магнитных кодированных карт; считыватели магнитных зашифрованных карт; оптические считыватели; считыватели штрих-кода; считыватели смарт-карт; программное обеспечение для считывателей карт; оборудование обработки данных и приборы для управления центрами транзакций; оборудование и части оборудования для передачи данных и сигналов посредством телефонов, мобильных телефонов, факсимильных аппаратов, телеграфа, телепринтеров, телекса, кабеля; оборудование для беспроводной передачи звуковой информации; оборудование для передачи информации; устройства проверки идентичности; оборудование шифрования данных; электронные блоки шифрования; компьютерное аппаратное и программное обеспечение для шифрования, ключи шифрования, цифровые сертификаты, цифровые подписи, программное обеспечение для безопасного хранения и поиска информации и передачи конфиденциальной информации о клиентах, используемой физическими лицами, банками, финансовыми учреждениями и другими предприятиями; электронное контрольное оборудование для проверки подлинности расходных карт, банковских карт, кредитных карт, дебетовых карт и платежных карт; компьютерное аппаратное и программное обеспечение для использования при идентификации, распознавании и верификации голоса; системы и компоненты идентификации и верификации речи и говорящего; оборудование и приборы для автоматической идентификации или распознавания лиц, отпечатков пальцев или ладоней; системы контроля доступа для доступа к компьютерным системам; электронные бирки безопасности для товаров; компьютерные терминалы, клавиатуры и принтеры; электрические и электронные кабели, контакты, конденсаторы, разъемы, клеммы, проводники, муфты, адаптеры, розетки и соединительные коробки; оборудование и приборы для хранения, передачи, воспроизведения, извлечения и обработки данных и информации; все оборудование и приборы для записи, производства, передачи, редактирования или обработки аудио- и/или видеосигналов; оборудование для обработки сигналов, оборудование для обработки цифровых сигналов, цифровые процессоры речевого сигнала; оборудование передачи голосовой частоты; устройства для беспроводной радиопередачи; телефонное оборудование, а именно, коробки идентификации вызывающего абонента; электрическое и электронное оборудование и приборы для ввода, хранения, обработки и передачи данных; телефоны, мобильные телефоны и телефонные трубки; мобильное телефонное оборудование; мобильное телефонное оборудование со встроенными факсимильными системами; приемники данных через мобильную сеть; компьютерные чипы, встроенные в телефоны и другие устройства связи; телефонные автоответчики, телефонное оборудование стационарное, портативное, мобильное, громкой связи или с управлением голосом; клавиатуры для мобильных телефонов и электронных платежных терминалов; телекоммуникационное оборудование, в частности для стационарной сети и мобильной радиосвязи; загружаемые электронные публикации, книги, журналы, руководства, бюллетени, технические инструкции, для использования совместно с платежными терминалами, системами обработки транзакций и банковскими операциями (в электронном виде); компьютерное программное обеспечение, касающееся безопасной передачи и приема данных, сигналов, изображений и звука; компьютерные программы для конфигурирования и/или управления телекоммуникационным оборудованием, включая терминальное оборудование, маршрутизаторы, модемы, терминальные адаптеры ISDN, мультиплексоры, демультиплексоры, оборудование для ретрансляции кадров и факсимильное оборудование; компьютерное аппаратное обеспечение, компьютерное программное обеспечение и компьютерные программы, связанные с финансовыми, банковскими и кредитными услугами; компьютерное программное обеспечение для финансовых операций, транзакций, операций вычисления, отображения и управления; компьютерное программное обеспечение для разработки финансовых моделей; компьютерное программное обеспечение, связанное с финансовой историей; программное обеспечение для финансового управления; программные продукты для защищенных онлайн-платежей; программное обеспечение, связанное с оплатой через Интернет и другие сети связи; компьютерное прикладное программное обеспечение для мобильных телефонов; компьютерное программное обеспечение, позволяющее передавать фотографии на мобильные телефоны; программное обеспечение для продвижения других продавцов и услуг в Интернете; компьютерное программное обеспечение, предназначенное для взаимодействия смарт-карт с терминалами и считывателями; оборудование хранения и электронной обработки для смарт-карт; компьютерные программы, используемые для электронных кассовых систем; электронные кошельки для использования со смарт-картами и/или мобильными телефонами и обеспечения обмена ценностями между платежными счетами; компьютерное программное обеспечение, связанное с шифрованием данных, сигналов, изображений и звука; компьютерное программное обеспечение, связанное с шифрованием данных, сигналов, изображений и звука; компьютерное аппаратное обеспечение и программное обеспечение для шифрования, ключи шифрования, цифровые сертификаты, цифровые подписи, программное обеспечение для безопасного хранения и поиска информации, а также передачи конфиденциальной информации о клиентах, используемой физическими лицами, банковскими, финансовыми и другими учреждениями; программное обеспечение для обеспечения безопасности электронной почты; компьютерное аппаратно-программное обеспечение для точечной оплаты и работы мобильного платежного терминала; компьютерные программы для передачи, обработки, манипуляции и анализа данных; компьютерное программное обеспечение для обработки изображений, управления документами, управления принтером, для передачи и приема в сети, для создания документов, для управления базой данных и для обработки документов и изображений; программное обеспечение для обработки изображений, графики и текста; компьютерное программное обеспечение для биометрических систем идентификации и аутентификации лиц; программное обеспечение для торговли в глобальной сети; программное обеспечение для обеспечения безопасных транзакций и/или транзакций с помощью мобильного телефона или кредитных карт; программные продукты для защищенных онлайн-платежей; программное обеспечение для продвижения других продавцов и услуг в Интернете; программное обеспечение, связанное с безопасными платежами и передачей данных через Интернет и другие сети связи; терминалы оплаты покупок и компьютерное программное обеспечение для передачи, отображения и хранения транзакций, идентификации и финансовой информации для использования в финансовом обслуживании, банковской, розничной и телекоммуникационной сферах";

- товаров 16-го класса МКТУ: "потребительские купоны, загруженные из глобальной компьютерной сети";

- услуг 35-го класса МКТУ: "управление розничными услугами, предоставляемыми в режиме онлайн, через сети, средства мобильной связи или другие электронные средства, с использованием оцифрованной электронным способом информации (для других); реклама; бизнес менеджмент; деловое управление; предоставление бизнес-информации о мобильной транзакционной системе; услуги бизнес-информации для пользователей мобильной транзакционной системы; коммерческая, промышленная и деловая помощь в управлении; оценка бизнеса; консультационные услуги для управления бизнесом; анализ рынка; маркетинговые исследования; статистическая информация (бизнес); подготовка выписок по счетам; бухгалтерский учет; бизнес-исследования; связи с общественностью; консультационные услуги по организационным вопросам и деловому администрированию, с помощью и без помощи электронных баз данных; подготовка и анализ финансовой отчетности для предприятий; выпуск и обновление рекламных текстов; продвижение финансовых, страховых и других услуг от имени третьих лиц; распространение рекламной рассылки и рекламных дополнений, прилагаемых к регулярным изданиям; распространение продуктов в рекламных целях; содействие продаже товаров и услуг других лиц путем распространения печатных материалов и проведения рекламных конкурсов; стимулирование сбыта для других, обеспечиваемого посредством оформления и администрирования счетов привилегированных пользователей; консультирование в сфере управления бизнесом по вопросам стратегии, маркетинга, производства, персонала и розничной продажи; публикация рекламных текстов; выпуск рекламных листовок; управление розничными услугами, предоставляемыми в режиме онлайн, через сети, средства мобильной связи или другие электронные средства с использованием оцифрованной электронным способом информации (для других); управление компьютерной базой данных; услуги лояльности клиентов и услуги клиентского клуба для коммерческих целей, продвижения и/или рекламных целей; организация и управление программами лояльности клиентов; продвижение через программы лояльности клиентов [для других]; организация, использование и контроль схем лояльности клиентов; консультационные услуги по программам лояльности клиентов";

- услуг 36-го класса МКТУ: "обработка операций пополнения и списания по линиям телефонной и телекоммуникационной связи; предоставление предоплаченных услуг по пополнению, а именно пополнение счетов мобильного телефона, Интернета, газа, электроэнергии, связи (междугородние телефонные карты) и других предоплаченных счетов; предоставление электронных и других видов подарочных ваучеров, связанных с выдачей и выкупом подарочных ваучеров электронными и физическими средствами; страховые услуги; финансовые дела, денежные дела; вопросы недвижимости; финансовые услуги; банковские и кредитные услуги; услуги мобильной транзакционной системы (платежный инструмент); предоставление банковских услуг, услуг оплаты, пополнения, списания, снятия, оплаты наличными, списания, доступа к депозитам с хранимой стоимостью; предоставление услуг мобильного платежа, услуг по оплате счетов, онлайновых банковских услуг; обработка операций зачисления и списания по линиям телефонной и коммуникационной связи; услуги предоплаченного счета покупок, а именно, обработка электронных платежей посредством предоплаченных счетов; обработка финансовых транзакций как в режиме онлайн посредством компьютерной базы данных, так и посредством телекоммуникаций, а также в точке продажи; услуги по расчетам и авторизации; электронная обработка страховых требований и платежных данных; обработка платежей; обработка платежей и другие транзакции, совершаемые посредством мобильных телефонов; обработка платежей, совершаемых с помощью кредитных карт; услуги кредитных карт, дебетовых карт, расчетных карт, предоплаченных карт и карт с хранимой стоимостью; предоставление нескольких вариантов оплаты с помощью клиентских электронных терминалов, доступных на месте в розничных магазинах; услуги аутентификации плательщика; проверка финансовой информации; распространение финансовой информации через Интернет и другие компьютерные сети; услуги удаленного платежа; услуги электронного кошелька с хранимой стоимостью, предоставление электронных средств и услуг по переводу валюты, услуги электронных платежей, услуги предоплаченной телефонной карты, услуги по выплате денежных средств и услуги по авторизации транзакций и расчету; услуги по проверке чека и по обналичиванию чека; услуги банкоматов; выдача и погашение ваучеров; шифрование данных и дешифрование финансовой информации; ведение финансовой отчетности; управление финансовыми делами; организация и обеспечение страхования зданий, имущества, земель, а также финансовых схем и систем, используемых для их покупки и финансирования; услуги гарантийных и страховых брокеров, пенсионные услуги, услуги ренты, сберегательные услуги, инвестиционные услуги, услуги финансового планирования и услуги финансового менеджмента; брокерские услуги в области финансовых инструментов; компьютеризированные финансовые консультационные услуги; услуги по финансовому сопровождению и расчетам; услуги финансового посредничества; компьютеризированные услуги финансового информирования; финансовые рекомендательные и консультационные услуги; финансовые консультационные и информационные услуги, предоставляемые электронными средствами; финансовые рекомендательные, консультационные, исследовательские и информационные услуги; финансовые консультационные и управленческие услуги; финансовые дела, в частности оформление кредитных, дебетовых счетов и/или счетов с хранимой стоимостью; финансовое прогнозирование; услуги по управлению и анализу финансовой информации; услуги по финансовому планированию, управлению, исследованию и предоставлению отчетов; финансовое доверительное управление; организация и использование торговых рынков для финансовых услуг и финансовых инструментов; подготовка финансовых отчетов и анализ; профессиональные консультации для организации и администрирования банковского и финансового бизнеса; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации, в том числе предоставляемой через телекоммуникационные сети, посредством онлайн-доставки, Интернета и всемирной паутины, а также сетей мобильной связи; услуги по списанию и пополнению финансовых счетов; торговые банковские услуги; услуги по электронному переводу средств и обмену валюты; предоставление услуг списания и пополнения посредством средств связи и телекоммуникаций (мобильных телефонов); предоставление услуг списания и пополнения с помощью устройств радиочастотной идентификации (транспондеров); предоставление услуг списания и пополнения посредством платежных карт; оказание финансовых услуг для поддержки розничных услуг, предоставляемых посредством средств мобильной связи, включая платежные услуги через беспроводные устройства; оказание финансовых услуг для поддержки розничных услуг, предоставляемых в режиме онлайн, посредством сетей или других электронных средств с использованием оцифрованной электронным способом информации; услуги перемещения средств, а именно безопасное перемещение средств, включая электронные деньги, через компьютерные сети, доступные посредством мобильных телефонов, смарт-карт или посредством устройств радиочастотной идентификации (транспондеров); оказание финансовых услуг посредством глобальной компьютерной сети или Интернета; услуги в отношении недвижимости; предоставление нескольких вариантов оплаты с помощью клиентских электронных терминалов, имеющихся в розничных магазинах; предоставление услуг по электронному переводу денежных средств и возможности онлайн-транзакций; валютные операции; финансовые услуги, а именно перечисление инвестиционных фондов и транзакционные услуги; электронное списание и расходные операции; финансовые дела, в частности оформление кредитных, дебетовых, предоплаченных счетов и счетов с хранимой стоимостью; услуги по выпуску телефонной карты; выпуск символов стоимости, токенов; денежные и валютные операции; транзакции с использованием электронных кошельков; услуги предоставления счета для брокерских услуг с ценными бумагами, включая возможность процентного дохода для неинвестированных денежных средств, доступ к денежным средствам, маржинальные кредиты и услуги дебетовой карты; банковские карты, дебетовые карты, проверка чеков и обналичивание чеков, выдача и погашение дорожных чеков и дорожных ваучеров и консультационные услуги в их отношении; услуги по выдаче и погашению, связанные с дорожными чеками и дорожными ваучерами; выдача дорожных чеков и валютных ваучеров; электронная обработка страховых требований и платежных данных; обработка платежей и другие транзакции, совершаемые с посредством обработки мобильными телефонами";

- услуг 38-го класса МКТУ: "услуги по передаче информации из компьютерной базы данных или через Интернет; телекоммуникации; телекоммуникационные услуги; телефонная связь; мобильная связь; услуги передачи писем, документов, видео, аудио и другой информации с помощью телефакса, телефона, мобильного телефона, в электронном виде или с помощью других средств передачи; услуги передачи данных; электрическая передача данных по глобальной удаленной сети обработки данных, включая Интернет; услуги по передачи информации из компьютерной базы данных или через Интернет; передача данных посредством использования электронной обработки изображений по телефонной линии; электронная почта, услуги отправки и получения сообщений; услуги вещания; предоставление многопользовательского доступа к защищенной компьютеризированной информационной сети для передачи и распространения широкого спектра информации в области финансовых и розничных услуг; аренда времени доступа к компьютерной базе данных; доступ к телекоммуникационному сетевому порталу, в частности посредством компьютера, телефона или телевидения; создание и предоставление протоколов связи для облегчения обмена данными или передачи данных между двумя или несколькими партнерами по коммуникации; телематическая связь через компьютерные терминалы (и/или терминалы торговых точек); компьютерная передача информации, доступной через код или терминал; электронная передача данных, изображений и документов через компьютерные терминалы; телекоммуникации с помощью компьютерных терминалов, через компьютеризированную дистанционную связь, спутники, радиоприемники, телеграфы, телефоны; электронный обмен данными, хранящимися в базах данных, доступных через телекоммуникационные сети; обмен компьютеризованными документами; обмен сообщениями через компьютерную передачу данных";

- услуг 42-го класса МКТУ: "проектирование и разработка мобильных платежных терминалов, электронных терминалов, терминалов перевода стоимости, терминалов информации о стоимости и оборудования безналичной оплаты для использования в электронной торговле и/или с мобильными телефонами и/или со смарт-картами, магнитными картами и картами или оборудованием с устройствами радиочастотной идентификации (транспондерами); технические услуги, а именно услуги банковской системы и услуги системной интеграции для мобильной и электронной торговли в банковских системах и системах кассовых терминалов; научные, промышленные и технологические услуги и связанные с ними исследования и проектирование; услуги по промышленному анализу и исследованиям; проектирование и разработка компьютерного аппаратного и программного обеспечения; консультационные услуги по компьютерному аппаратному и программному обеспечению; компьютерное программирование; поддержка и консультации для управления компьютерными системами, базами данных и приложениями; техническая поддержка или консультационные услуги, а именно консультации относительно использования и работы системы мобильных транзакций; программирование электронной и голосовой связи между покупателями, провайдерами для транзакций (данные и денежные средства, а также другие транзакции) и продавцами; услуги шифрования и декодирования данных, включая криптографию с эллиптическими кривыми; электронные системы безопасности для безопасной передачи компьютерных данных и данных транзакций; технические услуги, а именно услуги банковской системы и услуги системной интеграции для мобильной и электронной торговли в банковских системах и системах кассовых терминалов; услуги идентификации пользователя электронной системы; аутентификация информации, сообщений и данных; создание веб-страниц; юридические услуги; проектирование, создание и размещение торговых веб-сайтов; проектирование, создание и размещение платежных веб-страниц; обеспечение электронной верификации онлайновых заказов цифрового контента и генерирование кодов электронных разрешений, которые затем позволяют пользователям получать доступ к упомянутому цифровому контенту; финансовые услуги компьютерной сети, разработка программ обработки данных, разработка оборудования защищенной связи".

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака, знака обслуживания.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Исследовав доказательства и доводы истца о его заинтересованности, предусмотренной статьей 1486 ГК РФ, с учетом мнения ответчика, изложенного в отзыве и пояснениях на иск, суд приходит к следующим выводам.

В подтверждение заинтересованности в использовании сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров и услуг, однородных спорным, истцом представлены выписка на товарный знак "Magenta" по международной регистрации N 1257845, копия заявки N 2018754354 и решение Роспатента от 29.04.2019, заявление Юлии Танк, распечатки с сайтов в сети Интернет, в частности с сайтов www.telekom.de, www.telekom.de, www.itunes.apple.com, и www.play.google.com, презентация "Дойче Телеком" 2018 финансовый год", сведения ЕГРЮЛ в отношении ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС", ООО "Т-СИСТЕМС РУС", а также копии лицензий, выданных ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС": копия лицензии N 156532 от 05.07.2017 на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, копия лицензии N 135477 от 14.09.2015 на предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи, копия лицензии N 135289 от 25.03.2013 на оказание телематических услуг связи (срок действия истёк 25.03.2018), копия лицензии N 0012502 от 15.03.2016 на осуществление деятельности в области шифрования, копия лицензии серии КИ 0142 N 007072 на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (далее вместе - лицензии на ведение деятельности в сфере связи, услуг шифрования и защиты информации).

Также истцом представлены выписки из торгового реестра в отношении иностранных лиц - T-Mobile Deutschland GmbH и Telekom Deutschland GmbH.

Из представленных доказательств заинтересованности следует, что истец осуществляет деятельность в области телекоммуникационных и информационных технологий, совместно с вышеуказанными контролируемыми юридическими лицами и через них осуществляет деятельность, связанную с оказанием широкого перечня услуг электросвязи и информационных технологий, услуг облачных сервисов, а также разрабатывает и предоставляет программное обеспечение, продает телекоммуникационное оборудование и информационно-коммуникационные устройства различного назначения, оказывает связанные с указанной деятельностью услуги.

Согласно выписке из торгового реестра в отношении Deutsche Telekom AG в предмет деятельности компании также входят услуги по обеспечению безопасности, торгово-посреднические услуги, электронные банковские операции, электронные деньги и прочие системы денежных расчетов, инкассо, факторинг и услуги регистрации и охраны, а также предоставление услуг в связанных и смежных областях внутри страны и за рубежом.

Deutsche Telekom AG владеет товарными знаком "Magenta" по международной регистрации N 1257845 и подал в Роспатент заявку на предоставление правовой охраны указанному обозначению на территории Российской Федерации, а также национальную заявку N 2018754354 на регистрацию обозначения "Magenta". При этом в материалах дела имеется решение Роспатента от 29.04.2019, которым спорный словесный товарный знак "Margento" признан сходным до степени смешения со словесным обозначением истца "Magenta", а товары 9-го, 16-го и услуги 35-го, 36-го, 38-го, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный знак, признаны однородными товарам 9-го, 16-го и услугам 35-го, 36-го, 38-го, 42-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца.

В обосновании довода об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчик указывает на отсутствие доказательств фактического ведения истцом спорной деятельности, в том числе в Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел доводы Margento B.V. о том, что в представленных Deutsche Telekom AG распечатках сведений из сети Интернет в качестве лица, ведущего спорную деятельность, указан не истец, а иные лица и считает, что указанные доводы не опровергают представленных истцом доказательств заинтересованности.

Действительно, значительное число представленных истцом распечаток содержит указание на Telekom Deutschland GmbH как на разработчика, правообладателя и продавца спорных товаров.

Между тем, согласно представленной истцом выписке из торгового реестра в отношении Telekom Deutschland GmbH, между указанной компанией и Deutsche Telekom AG заключен договор о подчинении и отчислении прибыли от 04.12.2000, следовательно, имеются сведения о том, что Telekom Deutschland GmbH является подконтрольным истцу юридическим лицом. Данное обстоятельство ответчиком не опровергнуто.

Указание иностранных лиц - Mojio Inc и Enfore AG на сайтах www.itunes.apple.com, www.play.google.com в качестве разработчиков спорного программного обеспечения не опровергает документально подтвержденных сведений о сфере и объемах деятельности Deutsche Telekom AG и подконтрольных лиц, в том числе связанной с предоставлением программного обеспечения.

Доводы ответчика о неотносимости сведений о деятельности ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" и ООО "Т-СИСТЕМС РУС" к настоящему спору также отклоняются судебной коллегией ввиду следующего.

Как следует из сведений ЕГРЮЛ в отношении ООО "Т-СИСТЕМС РУС", указанное общество зарегистрировано 20.02.2014, его участниками являются ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" с размером доли 99 процентов и иностранное лицо - T-Systems International GmbH с размером доли 1 процент.

Как следует из сведений ЕГРЮЛ в отношении ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС", указанное общество зарегистрировано 16.01.2002, его единственным участником является иностранное лицо - T-Systems International GmbH.

Согласно выписке из торгового реестра в отношении T-Systems International GmbH, между указанным лицом и Deutsche Telekom AG в качестве контролирующего лица 10.03.2005 заключен договор об управлении.

Таким образом, у суда имеются сведения о том, что истец через компанию T-Systems International GmbH имеет возможность определять решения, принимаемые ООО "Т-СИСТЕМС РУС" и ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" и, следовательно, использовать своё обозначение на территории Российской Федерации в отношении спорных товаров и услуг.

При этом в материалы дела представлены лицензии на ведение деятельности в сфере связи, услуг шифрования и защиты информации, выданные ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС".

Доводы ответчика о том, что срок действия выданных ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" лицензий истек, опровергаются представленными доказательствами.

Согласно материалам дела 25.03.2018 истек срок действия лицензии N 135289 от 25.03.2013 на оказание телематических услуг связи (т. 5, л.д. 108-130).

Между тем согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" указанному обществу выдана новая лицензия N 169324 от 24.05.2018 на оказание телематических услуг связи сроком действия до 24.05.2023 (т. 5, л.д. 77).

С учетом изложенных обстоятельств судебная коллегия принимает сведения о выданных ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" лицензиях в качестве дополнительного доказательства реального намерения истца использовать обозначение на территории Российской Федерации в отношении соответствующих услуг.

Ссылка ответчика на то, что материалами дела не подтверждено осуществление истцом деятельности непосредственно в Российской Федерации, подлежит отклонению, поскольку законодательство не содержит требования к истцам по данной категории споров осуществлять деятельность именно в России при обосновании своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

При этом судебная коллегия приходит к выводу о том, что представленные сведения о деятельности истца, а также действия истца, направленные на получение правовой охраны своего обозначения на территории Российской Федерации, свидетельствуют о наличии у истца действительного намерения использовать обозначение "Magenta" в Российской Федерации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Спорный товарный знак "Margento" и обозначение "Magenta" по международной регистрации N 1257845 выполнены буквами латинского алфавита, при этом фонетическое и графическое отличие спорного знака от противопоставленного обусловлено наличием в середине слова согласной буквы "r" перед согласной "g", а также гласной буквой "о", вместо гласной буквы "a" в конце слова. Имеет место высокая степень графического сходства обозначений, обусловленная написанием обозначений стандартным шрифтом буквами одного алфавита, нахождением согласной буквы "г" в середине слова и в остальном одинаковым расположением совпадающих букв по отношению друг к другу. Также имеет место высокая степень звукового сходства обозначений за счёт близкого к тождеству состава гласных звуков, с учетом созвучности последних букв "о" и "a", и одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

По семантическому признаку слово "magenta" в ряде европейских языков, в том числе в английском и в итальянском языках, имеет значение "фуксин", а также является цветовым термином, означающим ряд пурпурных цветов.

При этом судебная коллегия считает, что указанная ассоциация обозначения "Magenta" по отношению к спорным товарам и услугам не обладает признаками правдоподобности, следовательно, придает обозначению фантазийный характер, что соответствует методологии, изложенной в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39.

Слово "Margento" является вымышленным и не имеет семантического признака.

Таким образом, сравнить обозначения по семантическому признаку не представляется возможным, ввиду отсутствия смыслового значения у противопоставленного товарного знака.

При этом судебная коллегия учитывает, что отсутствие в настоящем случае возможности установить семантическое сходство между обозначениями само по себе не исключает возможность признания этих обозначений сходными, если они ввиду иных признаков ассоциируются друг с другом в целом.

Судебная коллегия считает, что при восприятии спорных обозначений в целом они стойко ассоциируются друг с другом за счет установленной выше высокой степени звукового и графического сходства. Следовательно, отсутствие возможности определить смысловое сходство в настоящем случае не исключает возможности смешения обозначений потребителями.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства обозначений.

При этом судебная коллегия учитывает, что сходство до степени смешения спорного товарного знака "Margento" и обозначения "Magenta", которое истец намерен в дальнейшем использовать в своей деятельности, установлено решением Роспатента от 29.04.2019 и сторонами не оспаривается.

Довод ответчика о неоднородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, со ссылками на разное назначение товаров и услуг и их применение (оказание) в различных областях, не опровергают вероятности отнесения потребителями товаров и услуг к одному источнику происхождения и смешения спорных обозначений ввиду следующего.

Как следует из абзаца четвертого пункта 162 постановления Пленума N 10 и пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Товарный знак истца "Magenta" по международной регистрации N 1257845, зарегистрирован в отношении:

- товаров 9-го класса МКТУ: "приборы и инструменты научные, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, обработки и воспроизведения звука, изображений или данных; электротехнические компоненты; электротехническое оборудование, аппаратура и инструменты, а именно телекоммуникационное оборудование и оборудование информационных технологий, оборудование для автоматизации автомобильных транспортных средств, а именно компьютерное программное обеспечение для стабилизации скорости автомобильных транспортных средств, навигационное оборудование транспортных средств в виде бортовых компьютеров, навигационные инструменты для транспортных средств, программное обеспечение и датчики для мониторинга и регистрации износа транспортных средств и эффективности расхода топлива транспортным средством, электронные датчики для противоугонных сигнализаций, передатчики и приемные устройства для дистанционного управления наземными транспортными средствами, дистанционно управляемые стартеры для транспортных средств, тренажеры для управления транспортными средствами, стартеры и корректирующие устройства, системы терморегулирования; автоматизированное оборудование для строительства; автоматизированные системы обеспечения безопасности; программное обеспечение для мониторинга и контроля бытовых приборов; электрооборудование, аппаратура и инструменты для передачи команд (включенные в этот класс); магнитные носители информации; механизмы для аппаратов, приводимых в действие монетами; вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры; носители информации перезаписываемые и неперезаписываемые (включенные в этот класс); CD-диски, DVD-диски и другие цифровые носители информации; компьютерные программы; компьютерное программное обеспечение, включая игровые компьютерные программы (загружаемые); данные, записанные в электронном виде (загружаемые); электронные публикации (загружаемые); электронные компоненты для автомобильных транспортных средств, не включенные в другие классы; компьютерное программное обеспечение для медицинских приборов и инструментов";

- услуг 35-го класса МКТУ: "реклама; услуги по содействию торговле; продвижение продаж для третьих лиц; спонсорство в форме рекламы, а именно поиск поручителей; планирование, составление концепции, организация и проведение мероприятий для коммерческих или рекламных целей; управление бизнесом; деловое администрирование; офисные функции; коммерческое управление бизнесом и коммерческое корпоративное управление для третьих лиц, в частности, в сфере энергетики, газа, водоснабжения; сбор, систематизация, компиляция и анализ коммерческих данных и информации, содержащейся в компьютерных базах данных; розничные услуги (в том числе оказываемые посредством сети "Интернет" и прочих телекоммуникационных сетей), связанные с продажей машин для частного и коммерческого сектора, а именно стиральных и посудомоечных машин, моечных машин для промышленного и частного сектора, а именно стиральных и посудомоечных машин, электрических кухонных комбайнов, электрических чистящих аппаратов для бытовых целей, приборов и инструментов научных, навигационных, геодезических, фотографических, кинематографических, оптических, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, аппаратуры для записи, передачи, обработки и воспроизведения звука, изображений или данных, электротехнических компонентов, электротехнического оборудования, аппаратура и инструментов, а именно телекоммуникационного оборудования и оборудования информационных технологий, оборудования для автоматизации автомобильных транспортных средств, автоматизированного оборудования для строительства, автоматизированных систем обеспечения безопасности, программного обеспечения мониторинга и контроля бытовых приборов, электрооборудования, аппаратуры и инструментов для передачи команд, магнитных носителей информации, механизмов для аппаратов, приводимых в действие монетами, вычислительных машин, оборудования для обработки данных, компьютеров, носителей информации перезаписываемые и неперезаписываемые; CD-дисков, DVD-дисков и других цифровых носителей информации, компьютерных программ, компьютерного программного обеспечения, включая игровые компьютерные программы (загружаемые); данные, записанные в электронном виде (загружаемые); электронные публикации (загружаемые), электронных компонентов для автомобильных транспортных средств, компьютерного программного обеспечения для медицинских приборов и инструментов, приборов и инструментов медицинских, ортопедических товаров, медицинской аппаратуры для анализов, медицинских приборов и инструментов для контроля за пациентом и отображения основных показателей жизнедеятельности пациента, медицинских измерительных приборов (и их частей), устройств для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, охлаждения, сушки, вентиляции и водораспределения, автомобильных транспортных средств и частей и деталей к ним, печатной продукции, фотографий, офисных принадлежностей (за исключением мебели), методических и обучающих материалов (кроме аппаратуры), игр, включая видеоигры, аппаратуру для игр; услуги оператора электронной торговли, а именно услуги по обработке заказов, административная обработка заказов на доставку и услуги бухгалтерского учета для систем электронных заказов; бухгалтерский учет (офисные функции); поиск поручителей";

- услуги 36-го класса МКТУ: "страхование; финансовая деятельность; агентства по взысканию долгов; валютные дела; проведение безналичных платежей; спонсорство финансовое; совершение финансовых операций с помощью электронных торговых систем и/или с помощью средств бесконтактной передачи данных";

- услуги 38-го класса МКТУ: "телекоммуникации; информационные агентства; аренда телекоммуникационного оборудования; предоставление информации о телекоммуникациях; дополнительное обследование в сфере телекоммуникации; телекоммуникационные услуги для третьих лиц";

- услуги 42-го класса МКТУ: "научные и технологические услуги относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; проектирование и разработка компьютерного аппаратного обеспечения, программного обеспечения и программного обеспечения для баз данных; техническая поддержка программного обеспечения; компьютерные услуги в связи с хранением электронных данных; аренда компьютеров для обработки данных; разработка веб-сайтов для третьих лиц; проведение химического анализа и технических испытаний и проверок; техническое консультирование в сфере компьютерной безопасности; технический мониторинг промышленных объектов в отрасли энергетики, газа, водоснабжения и технический мониторинг теплоцентралей; инжиниринг; консультационные услуги в сфере компьютерных технологий, а именно предоставление информации о компьютерных сетях для организации компьютерных сетей; консультирование по вопросам компьютерного аппаратного обеспечения и компьютерного программного обеспечения; консультирование по вопросам баз данных; технологические услуги в связи с телеметрией (удаленное измерение), системами снятия показаний приборов и "интеллектуальными" измерениями; предоставление технических консультаций в связи с вышеуказанными услугами".

Ответчик в частности указывает на то, что оборудование для проведения электронных платежей, для которого зарегистрирован спорный товарный знак, имеет областью применения торговую деятельность, тогда как оборудование для транспортных средств, для которого зарегистрирован знак истца, имеет областью применения эксплуатацию транспортных средств, медицинских приборов и промышленных объектов. В свою очередь, услуги, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, связаны с проведением электронных платежей, разработкой программного обеспечения для проведения электронных платежей, проектированием платежных терминалов, тогда как услуги, для которых зарегистрирован знак истца, представляют собой продажу бытовых приборов, медицинских приборов, технический анализ промышленных объектов.

Также ответчиком приведены сравнительные перечни товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 36-го и 42-го класса МКТУ для которых зарегистрирован спорный знак и в отношении которых подана заявка истца, приведены многочисленные доводы об отсутствии однородности, которые по сути сводятся к тому, что, с учетом вида, назначения и области применения указанных товаров и услуг, возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному изготовителю исключена.

Между тем товары 9-го класса МКТУ, относящиеся к оборудованию для проведения электронных платежей, для которых зарегистрирован спорный знак, имеют общее назначение с товарами 9-го класса МКТУ "механизмы для аппаратов, приводимых в действие монетами", для которых зарегистрирован товарный знак истца, а именно - перечисление денежных средств в оплату за товары и услуги, а наличные и безналичные расчёты является взаимозаменяемыми средствами платежа, в том числе могут использоваться в платёжном и торговом оборудовании совместно.

Также услуги, связанные с разработкой программного обеспечения и терминалов для проведения электронных платежей, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, по роду деятельности однородны услугам регистрации знака истца "проектирование и разработка компьютерного аппаратного обеспечения, программного обеспечения и программного обеспечения для баз данных".

Услуги, связанные с проведением электронных платежей, для которых зарегистрирован спорный знак, по назначению однородны услугам регистрации знака истца "проведение безналичных платежей" 36-го класса МКТУ.

При этом в материалах дела имеется решение Роспатента от 29.04.2019, которым товары 9-го, 16-го и услуги 35-го, 36-го, 38-го, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный знак, признаны однородными товарам 9-го, 16-го и услугам 35-го, 36-го, 38-го, 42-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца.

При таких обстоятельствах, вопреки мнению ответчика, судебная коллегия не может признать указанные товары и услуги неоднородными.

В отношении остальных товаров 9-го, 16-го классов МКТУ и услуг 35-го, 36-го, 38-го и 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный знак, перечисленных выше, судебная коллегия считает необходимым указать, что для целей определения заинтересованности истца не является обоснованным сравнение указанных товаров и услуг исключительно с товарами и услугами, в отношении которых истцом подана заявка. По смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, направленность интереса которого заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового (пункт 165 постановления Пленума N 10).

Как установлено выше, истец самостоятельно, а также совместно с контролируемыми юридическими лицами осуществляет деятельность в области телекоммуникационных и информационных технологий, связанную с оказанием широкого перечня услуг, в том числе услуг облачных сервисов, разрабатывает и предоставляет программное обеспечение, продает телекоммуникационное оборудование и информационно-коммуникационные устройства различного назначения, в том числе имеющие отношение к осуществлению онлайн-платежей и предоставлению различных онлайн-услуг.

Согласно выписке из торгового реестра в отношении Deutsche Telekom AG в предмет деятельности компании также входят услуги по обеспечению безопасности, торгово-посреднические услуги, электронные банковские операции, электронные деньги и прочие системы денежных расчетов, инкассо, факторинг и услуги регистрации и охраны, а также предоставление услуг в связанных и смежных областях внутри страны и за рубежом.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца использовать обозначение, сходное до степени смешения со спорным, в своей деятельности и в отношении остальных товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го и 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный знак, перечисленных выше.

Кроме того, смешение товарных знаков потребителями возможно и при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (абзац 2 пункта 162 Постановления Пленума N 10).

При оценке степени однородности спорных товаров и услуг для установления вероятности смешения противопоставленных обозначений судебная коллегия также принимает во внимание высокую степень графического и фонетического сходства спорного товарного знака и знака истца. Ввиду указанного обстоятельства даже при наличии низкой степени однородности части товаров и услуг в настоящем случае не исключена возможность смешения потребителями спорных обозначений.

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца Deutsche Telekom AG использовать обозначение, сходное до степени смешения со спорным, в своей деятельности для индивидуализации однородных товаров и услуг и признает его заинтересованным в досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 929918 в отношении всех товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го и 42-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Также истец указывает на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления ответчику предложения заинтересованного лица 08.10.2018.

Исходя из имеющихся в материалах дела предложения заинтересованного лица, почтового чека и описи от 08.10.2018 (т. 1, л.д. 112-115) суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (08.10.2018), период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака - с 08.10.2015 по 07.10.2018 (далее - спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Возражая против исковых требований, Margento B.V. указывает, что товарный знак использовался в спорный период по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в частности в отношении товаров 9-го и услуг 42 классов МКТУ при введении в гражданский оборот платежных терминалов, и программного обеспечения, а также при оказании услуг технического обслуживания и поддержки программного обеспечения.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком представлены, в частности, следующие доказательства:

1) лицензионное соглашение от 17.10.2017;

2) Выписка из торгового реестра в отношении иностранного лица - Ultra Proizvodnja elektronskih naprav d.o.o;

3) брошюра "Мобильные решения для проведения транзакций";

4) письмо о намерениях от 09.03.2018;

5) информационное письмо представителя ООО "Адакта" от 11.03.2019;

6) информационное письмо директора компании Galitija Business Consulting от 28.02.2019;

7) договор на оказание консультационных услуг от 19.09.2014.

8) письмо ООО "Клик сервис" без даты составления;

9) письмо ПАО "Микрон" без даты составления;

10) письмо Margento B.V. от 11.03.2019;

11) патенты Российской Федерации N 2433475, N 2388166, N 2284577, N 2241256.

Ответчик считает, что указанными документами подтверждается использование спорного знака на территории Российской Федерации, в том числе в трехлетний период, предшествующий направлению истцом предложения заинтересованного лица, следовательно, основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака отсутствуют.

Оценив представленные Margento B.V. в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи на основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о недоказанности ответчиком надлежащего использования принадлежащего ему товарного знака.

Согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

На необходимость исследования обстоятельств фактического использования товарного знака указано в разъяснениях пункта 166 постановления Пленума N 10, согласно которым для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Судебной коллегией с учетом требования статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценена относимость и допустимость каждого представленного обществом доказательства, а также достаточность и взаимная связь доказательств в их совокупности при исследовании вопроса об использовании спорного товарного знака. Исходя из представленных Margento B.V. документов, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что доказательств реального коммерческого использования спорного товарного знака, направленного на сохранение или создание доли на рынке для спорной категорий товаров и услуг, охраняемых товарным знаком, в материалы дела не представлено.

Рассмотрев довод ответчика о том, что лицензионным соглашением от 17.10.2017 подтверждается использование спорного знака при введении гражданский оборот товаров и оказании услуг по смыслу статьи 1486 ГК РФ, судебная коллегия приходит к следующему выводу.

Как следует из лицензионного соглашения от 17.10.2017, ответчик обязуется предоставить ООО "Адакта" неисключительную, непередаваемую лицензию на систему "Margento", представляющую собой оборудование, системное программное обеспечение и программное обеспечение, для использования её на территории Российской Федерации сроком на 4 года, а также предоставить техническое обслуживание и поддержку программного обеспечения (статьи 1, 5 соглашения).

Согласно представленным истцом сведениям из международного реестра товарных знаков заявление о внесении изменений в сведения о правообладателе спорного знака и указании в качестве него Margento B.V. подано 27.07.2018, что ответчиком не оспаривается.

Согласно пояснениям ответчика (т. 5 л.д. 147) на момент заключения лицензионного соглашения от 17.10.2017 Margento B.V. принадлежало право на программное обеспечение, а исключительное право на товарный знак принадлежало другому лицу - Ultra Proizvodnja elektronskih naprav d.o.o., подконтрольному Margento B.V. Ответчик представил выписку из торгового реестра в отношении Ultra Proizvodnja elektronskih naprav d.o.o., согласно которой Margento B.V. (предыдущее наименование - ULTRA SUM B.V.) является участником указанного лица с долей в уставном капитале 70 %, ссылается на использование знака под контролем правообладателя.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено каких-либо доказательств исполнения лицензионного соглашения от 17.10.2017, как не представлено и доказательств дальнейшего использования ООО "Адакта" спорного знака при предоставлении услуг конечным потребителям, введения в оборот указанного оборудования и программного обеспечения.

По смыслу части 2 статьи 1486 ГК РФ лицензионное соглашения от 17.10.2017 может подтверждать использование спорного товарного знака при наличии сведений о его исполнении, а также о дальнейшем вводе лицензиатом в гражданский оборот товаров и услуг с использованием спорного обозначения, доказательств чего ответчиком не представлено.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах, само по себе наличие лицензионного соглашения без доказательств его исполнения и ввода лицензиатом в гражданский оборот товаров и услуг с использованием спорного обозначения не подтверждает использовании товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ.

Для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак (абзац первый пункта 166 постановления Пленума N 10).

В представленной ответчиком брошюре "Мобильные решения для проведения транзакций" использовано обозначение "MARGENTO". На нижней части страницы 4 присутствует знак охраны авторских прав, а именно латинская буква "C" в окружности, наименование ответчика, указание на 2017 год.

Между тем, из указания в самой брошюре 2017 года не следует, что она фактически опубликована в указанном году и распространялась ответчиком в исследуемый период среди потребителей в Российской Федерации.

Ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих фактические выходные данные, а именно: место выпуска, год выпуска и тираж брошюры, а также сведения о её фактическом распространении (о предложении потребителям в Российской Федерации товаров и услуг, маркированных спорным знаком).

Таким образом, отсутствуют какие-либо сведения о фактическом распространении брошюры "Мобильные решения для проведения транзакций" среди потребителей в исследуемый период, ввиду чего она не может быть принята судом в качестве относимого доказательства использования спорного знака.

Представленные ответчиком письмо о намерениях от 09.03.2018, информационные письма представителя ООО "Адакта" от 11.03.2019 и директора компании Galitija Business Consulting от 28.02.2019, письмо Margento B.V. от 11.03.2019, как и договор на оказание консультационных услуг от 19.09.2014 не являются надлежащими доказательствами использования спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Указанные документы свидетельствуют о намерениях ответчика вести деятельность на территории Российской Федерации, однако не содержат сведений о фактическом вводе в оборот товаров и оказании услуг с использованием спорного товарного знака.

Письмо ПАО "Микрон" содержит сведения о демонстрации ответчиком указанному лицу сервисов и решений "Margento" в апреле 2017 года, а письмо ООО "Клик сервис" - о демонстрации ответчиком указанному лицу сервисов и решений "Margento" в период с марта по сентябрь 2018 года.

Между тем единичные случаи демонстрации сервисов и решений "Margento", о которых свидетельствуют два указанных письма без дат составления, не могут с достаточностью подтверждать фактическое использование товарного знака ответчиком в рассматриваемый период.

Не представляется возможным установить вышеуказанные сведения и из иных представленных по делу доказательств в их совокупности и взаимосвязи.

Представленные копии патентов Российской Федерации N 2433475, N 2388166, N 2284577, N 2241256, выданных Ultra Proizvodnja elektronskih naprav d.o.o., также не подтверждают фактическое использование знака ответчиком.

В нарушение требования статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обществом не представлено достаточных доказательств использования товарного знака по международной регистрации N 929918 в отношении спорных товаров и услуг в период с 08.10.2015 по 07.10.2018.

Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик не доказал факт использования им спорного товарного знака, в отношении товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го и 42-го классов МКТУ в исследуемый период, как самостоятельно, так и его лицензиатом или другими лицами под его контролем.

Также не представлено доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в этот период.

При указанных обстоятельствах с учетом того, что Margento B.V. не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака, в то время как истец Deutsche Telekom AG подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го и 42-го классов МКТУ, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица - Deutsche Telekom AG удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 929918 в отношении всех зарегистрированных товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг.

Взыскать с иностранного лицу - Margento B.V. в пользу иностранного лица - Deutsche Telekom AG 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Р.В. Силаев