Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 ноября 2019 г. N С01-783/2019 по делу N СИП-42/2018 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции в части отказа в досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны товарного знака, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 ноября 2019 г. N С01-783/2019 по делу N СИП-42/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 11 ноября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 ноября 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.;

членов президиума: Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Rails International LLC (1501, Santee Street, N 302, Los Angeles, CA 90015, USA) на решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу N СИП-42/2018

по исковому заявлению иностранного лица Rails International LLC к иностранному лицу SO MAGAZINE SRL о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица Rails International LLC - Медведев П.С. (по доверенности от 04.10.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Rails International LLC (далее - компания Rails International LLC) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу SO MAGAZINE SRL (далее - компания SO MAGAZINE SRL) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении товаров 25-го класса "одежда, обувь, головные уборы" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял заявленные требования, с учетом последнего уточнения просил досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы, обувь" и услуг 35-го класса МКТУ "управление предприятием, а именно оптовые продажи и розничные услуги в отношении одежды и аксессуаров для одежды".

Уточнение принято судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 требование о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "управление предприятием, а именно оптовые продажи и розничные услуги в отношении одежды и аксессуаров для одежды" оставлено без рассмотрения. В остальной части требования компании Rails International LLC удовлетворены: досрочно прекращена на территории Российской Федерации правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 977577 в связи с его неиспользованием в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, обувь и головные уборы".

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания Rails International LLC, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить решение суда первой инстанции в части оставления без рассмотрения требования о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "управление предприятием, а именно оптовые продажи и розничные услуги в отношении одежды и аксессуаров для одежды", в этой части направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2019 кассационная жалоба принята к производству судьей Уколовым С.М., судебное заседание по ее рассмотрению назначено на 07.10.2019.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2019 произведена замена судьи Уколова С.М. судьей Рассомагиной Н.Л. для рассмотрения кассационной жалобы компании Rails International LLC по делу N СИП-42/2018.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2019 судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы отложено на 11.11.2019 по ходатайству компании Rails International LLC в целях предоставления истцу и ответчику дополнительного времени для мирного урегулирования настоящего спора.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам 11.11.2019 явился представитель компании Rails International LLC, который сообщил о невозможности мирного урегулирования рассматриваемого спора, просил рассмотреть кассационную жалобу.

Роспатент и компания SO MAGAZINE SRL, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель компании Rails International LLC поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компания SO MAGAZINE SRL является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 977577, зарегистрированного 05.08.2008 в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, обувь и головные уборы" и услуг 35-го класса МКТУ "управление предприятием, а именно оптовые продажи и розничные услуги в отношении одежды и аксессуаров для одежды". Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена и на территории Российской Федерации.

Приняв меры по досудебному урегулированию спора, ссылаясь на заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ и полагая, что данный товарный знак не используется компанией SO MAGAZINE SRL для индивидуализации названных товаров на протяжении последних трех лет, компания Rails International LLC обратилась в суд с исковым заявлением.

Как уже указывалось, в ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял заявленные требования, с учетом последнего уточнения просил досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы, обувь" и услуг 35-го класса МКТУ "управление предприятием, а именно оптовые продажи и розничные услуги в отношении одежды и аксессуаров для одежды". Уточнение принято судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что в досудебном предложении, направленном компанией Rails International LLC в адрес правообладателя товарного знака, содержатся сведения лишь о товарах 25-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак, в то время как доказательства соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), применительно к требованию о досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в материалы дела не представлены.

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь положениями статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции оставил без рассмотрения исковое заявление компании Rails International LLC в части требования о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "управление предприятием, а именно оптовые продажи и розничные услуги в отношении одежды и аксессуаров для одежды" в связи с несоблюдением обязательного претензионного (досудебного) порядка.

Исковые требования рассмотрены судом первой инстанции по существу в той части, в которой истец подтвердил соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, в отсутствие возражений ответчика суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в связи с чем признал компанию Rails International LLC лицом, заинтересованным в подаче настоящего иска.

Суд первой инстанции также установил, что ответчик, который извещен надлежащим образом о настоящем судебном процессе, не представил доказательства использования спорного товарного знака, равно как и доказательства того, что имелись объективные препятствия к такому использованию.

На основании изложенного суд первой инстанции признал заявленные исковые требования в указанной части подлежащими удовлетворению, досрочно прекратил правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 977577 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются решение суда первой инстанции в части удовлетворения требований о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ, а также выводы о применимых нормах материального права.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в вышеуказанной части не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает решение суда первой инстанции в части оставления без рассмотрения требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "управление предприятием, а именно оптовые продажи и розничные услуги в отношении одежды и аксессуаров для одежды".

Компания Rails International LLC полагает, что в указанной части обжалуемое решение суда принято с нарушением положений статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку суд неправомерно отказал истцу в изменении исковых требований.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, в обжалуемой части суд первой инстанции нарушил положения статьи 1486 ГК РФ, поскольку содержащиеся в решении выводы не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Так, компания Rails International LLC отмечает, что при анализе досудебного предложения истца, направленного в адрес компании SO MAGAZINE SRL, суд первой инстанции неправильно истолковал закон и ошибочно не применил "правило однородности" к заявленным услугам 35-го класса МКТУ.

Ссылаясь на разъяснения Суда по интеллектуальным правам, изложенные в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 N 23/20, заявитель кассационной жалобы отмечает, что его предложение правообладателю отказаться от спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ распространяется на все однородные товары (услуги), для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак, в том числе на однородные позиции, находящиеся в другом классе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер постановления президиума Суда по интеллектуальным правам следует читать как "N СП-23/20"

Заявитель кассационной жалобы считает, что в результате неприменения "правила однородности" суд первой инстанции сделал ошибочные выводы о несоблюдении истцом досудебного порядка.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", право истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований может быть использовано истцом до принятия решения судом первой инстанции. Указанное право может быть использовано истцом также при новом рассмотрении дела в первой инстанции после отмены решения кассационной или надзорной инстанцией и передачи дела на новое рассмотрение суду первой инстанции.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику, а изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Одновременное изменение предмета и основания иска Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не допускается.

Как следует из материалов дела, судом первой инстанции рассмотрены и удовлетворены в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, все поданные истцом ходатайства об уточнении заявленных требований, в том числе и последнее ходатайство, согласно которому истец просил досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 977577 в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы, обувь" и услуг 35-го класса МКТУ "управление предприятием, а именно, оптовые продажи и розничные услуги в отношении одежды и аксессуаров для одежды". Факт рассмотрения и удовлетворения ходатайства отражен как в протоколе судебного заседания 14.05.2019, так и в мотивированном решении суда от 20.05.2019.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель компании Rails International LLC не смог пояснить, в чем заключается нарушение судом первой инстанции положений статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах доводы заявителя кассационной жалобы о том, что его уточнения не были приняты судом, а также о нарушении судом статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отклоняются президиумом Суда по интеллектуальным правам как не соответствующие материалам дела и содержанию оспариваемого судебного акта.

Рассмотрев довод кассационной жалобы о том, что досудебный порядок урегулирования спора следовало признать соблюденным в отношении услуг 35-го класса МКТУ вследствие того, что он соблюден в отношении однородных товаров 25-го класса МКТУ, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Таким образом, исходя из указанной нормы по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака досудебный порядок урегулирования спора является обязательным.

Одновременно следует отметить, что требование о прекращении правовой охраны товарного знака может быть заявлено как в отношении всех, так и в отношении части товаров и/или услуг, для индивидуализации которых спорный товарный знак зарегистрирован.

Соответственно, и предложение заинтересованного лица должно касаться того перечня товаров и/или услуг, в отношении которых потенциальный истец считает себя заинтересованным и предполагает инициировать судебный процесс о досрочном прекращения правовой охраны спорного товарного знака.

Как верно установлено судом первой инстанции, в материалах дела отсутствуют доказательства соблюдения истцом предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ досудебного порядка применительно к требованию о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Вопреки доводам кассационной жалобы, суд первой инстанции, приняв уточнение заявленных требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильно применил нормы статьи 148 названного Кодекса и статьи 1486 ГК РФ и пришел к обоснованному выводу о том, что исковое заявление в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения.

По результатам рассмотрения довода кассационной жалобы о неприменении судом первой инстанции "правила однородности" в отношении обязательного досудебного порядка урегулирования спора президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Из содержания статьи 1486 ГК РФ, из пояснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что однородность товаров (услуг) учитывается судом в рамках рассмотрения искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака применительно к определению заинтересованности лица, обратившегося в суд с таким требованием, путем сопоставления товаров (услуг), в отношении которых истец имеет намерение использовать тождественное или сходное до степени смешения со спорным товарным знаком обозначение, и товаров (услуг), для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования.

Вопреки доводам компании Rails International LLC, при разрешении вопроса о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора законодательством не предусмотрено определение степени однородности товаров (услуг).

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции должен был учесть однородность товаров 25-го класса МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, а также о том, что предложение отказаться от спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ распространяется на все однородные товары (услуги) в этом товарном знаке, в том числе на позиции, находящиеся в другом классе МКТУ, основаны на неправильном толковании заявителем кассационной жалобы норм материального и процессуального права, в связи с чем не могут быть признаны состоятельными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившего в судебное заседание представителя компании Rails International LLC, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу N СИП-42/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Rails International LLC - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Г.Ю. Данилов

Члены президиума

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина