Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2019 г. N С01-1129/2019 по делу N СИП-326/2019 Суд отменил решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку неправильное применение законодательства не позволило суду в полном объеме рассмотреть вопрос о заинтересованности общества в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а при установлении такой заинтересованности - вопрос об обстоятельствах использования этого знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2019 г. N С01-1129/2019 по делу N СИП-326/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 ноября 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЛОВЧЕН" (ул. Люсиновская, д. 37, Москва, 115093, ОГРН 5137746144432) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2019 по делу N СИП-326/2019

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЛОВЧЕН" к обществу с ограниченной ответственностью компания "ЭШЛИ-ГРУПП" (ул. 5-я Парковая, д. 46, Москва, 105264, ОГРН 5077746882846) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400542 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЛОВЧЕН" - Киндеева А.М. (по доверенности от 23.08.2018);

от общества с ограниченной ответственностью компания "ЭШЛИ-ГРУПП" - Зуев В.Е. (по доверенности от 28.11.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЛОВЧЕН" (далее - общество "ЛОВЧЕН") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью компания "ЭШЛИ-ГРУПП" (далее - общество "ЭШЛИ-ГРУПП") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400542 вследствие его неиспользования в отношении товаров 9-го класса "выключатели закрытые (электрические); кабели электрические, экранные, проекционные", 11-го класса "приборы и установки осветительные; светильники; абажуры; люстры", услуг 40-го класса "обработка тканей, текстильных изделий; работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц); раскрой тканей; услуги портных", 42-го класса "архитектура; дизайн художественный; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); оформление интерьера" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2019 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ЛОВЧЕН", ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемое решение и направить дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе общество "ЛОВЧЕН" выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о наличии в действиях названного общества признаков недобросовестности и злоупотребления правом.

Вывод суда о том, что общество "ЛОВЧЕН" допустило злоупотребление правом, поскольку при рассмотрении дела N А40-126845/2018 занимало иную позицию в отношении однородности реализуемых им товаров и услуг тем товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, по мнению заявителя кассационной жалобы, основан на неправильной оценке доказательств.

Общество "ЛОВЧЕН" отмечает, что его действия по обращению в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака не направлены на преодоление вступивших в законную силу судебных актов по делу N А40-126845/2018, напротив, общество "ЛОВЧЕН" приняло во внимание выводы судов, сделанные при рассмотрении дела N А40-126845/2018.

Кроме того, общество "ЛОВЧЕН" считает, что изменение правовой позиции, которой оно придерживалось при рассмотрении дела N А40-126845/2018, не влияет на обстоятельства, установленные судами при рассмотрении дела N А40-126845/2018 и подтверждающие, по мнению общества, его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400542.

В кассационной жалобе общество "ЛОВЧЕН" также указывает на необоснованность вывода суда первой инстанции о непредставлении обществом других доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400542 в отношении вышеупомянутых товаров 9-го, 11-го классов и услуг 40-го, 42-го классов МКТУ.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором общество "ЭШЛИ-ГРУПП" просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов, изложенных в кассационной жалобе.

В судебное заседание 18.11.2019 явились представители общества "ЛОВЧЕН" и общества "ЭШЛИ-ГРУПП".

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной" жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представитель общества "ЛОВЧЕН" выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "ЭШЛИ-ГРУПП" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, полагая решение суда законным и обоснованным.

Кроме того, представитель общества "ЭШЛИ-ГРУПП" представил заявление о возмещении расходов на оплату услуг представителя.

В ответ на уточняющие вопросы президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "ЭШЛИ-ГРУПП" не смог пояснить, по какой причине данное заявление не представлено в суд заблаговременно и не раскрыто заблаговременно иным лицам, участвующим в деле, а также с учетом каких правовых норм общество "ЭШЛИ-ГРУПП" полагает возможным рассмотрение в суде кассационной инстанции вопроса о распределении судебных расходов, понесенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Представитель общества "ЛОВЧЕН" не заявил никаких процессуальных ходатайств, в том числе ходатайства об отложении судебного разбирательства, в связи с поступлением заявления о возмещении судебных расходов.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам констатирует, что исходя из принципа состязательности арбитражного процесса (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства; нарушение этого правила является недобросовестным осуществлением процессуальных прав (пункт 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В отношении поданного заявления президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Вопрос распределения судебных расходов зависит от результатов рассмотрения кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что этот вопрос подлежит разрешению после рассмотрения кассационной жалобы по существу (в случае удовлетворения кассационной жалобы - в суде первой инстанции, в случае отказа в ее удовлетворении - в суде кассационной инстанции в отдельном судебном заседании).

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу по существу, не откладывая судебное разбирательство.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "ЭШЛИ-ГРУПП" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 400542, который зарегистрирован 08.02.2010 в отношении товаров 9, 11, 20-го классов и услуг 40-го, 42-го классов МКТУ, в том числе в отношении спорных товаров 9-го класса МКТУ "выключатели закрытые (электрические); кабели электрические, экранные, проекционные", 11-го класса МКТУ "приборы и установки осветительные; светильники; абажуры; люстры", услуг 40-го класса МКТУ "обработка тканей, текстильных изделий; работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц); раскрой тканей; услуги портных" и 42-го класса МКТУ "архитектура; дизайн художественный; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); оформление интерьера" с датой приоритета от 14.10.2007.

Приняв меры по досудебному урегулированию спора, считая себя лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного в отношении перечисленных товаров 9-го, 11-го классов и услуг 40-го, 42-го классов МКТУ вследствие его неиспользования, общество "ЛОВЧЕН" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции установил, что досудебный порядок урегулирования спора обществом "ЛОВЧЕН" соблюден.

Обращаясь в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, общество "ЛОВЧЕН" в обоснование своей заинтересованности сослалось на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018 по делу N А40-126845/2018, в котором установлены сходство спорного товарного знака и используемых обществом "ЛОВЧЕН" в доменном имени и на сайте в сети Интернет с соответствующим адресом обозначений, а также однородность товаров и услуг, продвигаемых обществом "ЛОВЧЕН" посредством сайта под доменным именем "ashley.ru", и товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, общество "ЭШЛИ-ГРУПП" в своем отзыве, помимо прочего, сослалось на наличие в действиях общества "ЛОВЧЕН" по обращению в суд с исковым заявлением по настоящему делу признаков злоупотребления правом и с учетом положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) просило суд отказать в удовлетворении иска.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд первой инстанции исходил из того, что, обращаясь в суд с иском по настоящему делу, общество "ЛОВЧЕН" преследовало цель обхода вступившего в законную силу судебного акта, принятого по делу N А40-126845/2018, что в силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Кроме того, в обжалуемом решении суда дополнительно отмечено, что общество "ЛОВЧЕН" не представило в материалы дела какие-либо иные доказательства, помимо ссылки на установленные в рамках дела N А40-126845/2018 обстоятельства, подтверждающие осуществление этим лицом хозяйственной деятельности с использованием спорного обозначения либо осуществление подготовительных действий к такому использованию.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда о соблюдении по настоящему делу обязательного досудебного порядка разрешения спора.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение представителей общества "ЛОВЧЕН" и общества "ЭШЛИ-ГРУПП", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Как отмечено в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Как установил суд первой инстанции, в подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "ЛОВЧЕН" ссылалось:

на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018 по делу N А40-126845/2018, в котором установлено, что используемые этим обществом в доменном имени и на сайте с соответствующим адресом обозначения являются сходными до степени смешения со спорным товарным знаком;

на то, что этим судебным актом установлена однородность товаров и услуг, продвигаемых обществом "ЛОВЧЕН" посредством сайта под доменным именем "ashley.ru", и товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак;

на то, что под доменным именем "ashley.ru" общество "ЛОВЧЕН" ранее реализовывало с использованием обозначений, сходных до степени смешения со спорным товарным знаком, свою продукцию и услуги, являющиеся однородными товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Суд первой инстанции установил, что общество "ЛОВЧЕН" представило в материалы дела сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕРГЮЛ) об основном и дополнительных видах своей деятельности, а также сведения, размещенные в независимом сервисе "Internet Archive Wayback Machine" (скриншоты страниц сайта ashley.ru), из содержания которых следует, что истец реализовывал на нем следующие товары и услуги: выключатели закрытые (электрические), кабели электрические, экранные, проекционные, приборы и установки осветительные, светильники, абажуры, люстры, обработка тканей, текстильных изделий, работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц), раскрой тканей, услуги портных, архитектура, дизайн художественный, инжиниринг, исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц), оформление интерьера.

Кроме того, представлены копия ответа акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" от 20.09.2018 N 3991-С на адвокатский запрос от 12.09.2018 исх. N 12-09/18; протокол осмотра сайта от 29.05.2018, составленный нотариусом города Москвы Миллером Н.Н.; скриншоты сайта "ashley.ru"; копия решения Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018 по делу N А40-126845/2018; выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "ЛОВЧЕН" от 24.04.2019.

Как полагало общество "ЛОВЧЕН", наличие судебного спора по делу N А40-126845/2018 между истцом и ответчиком в отношении того же товарного знака свидетельствует о заинтересованности истца в рамках настоящего дела в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что поведение общества "ЛОВЧЕН" при рассмотрении настоящего дела и дела N А40-126845/2018 является противоречивым. Соответствующий вывод позволил суду первой инстанции, применившему принцип эстоппель, отказать в признании общества "ЛОВЧЕН" заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования.

Так, суд первой инстанции отметил следующее:

"как следует из содержания принятых по делу N А40-126845/2018 судебных актов, общество "ЛОВЧЕН" в своей апелляционной жалобе приводило довод (отклоненный судом) о том, что оно и общество "ЭШЛИ-ГРУПП" имеют свои собственные непересекающиеся сферы деятельности при использовании доменного имени ashley.ru, а также что общество "ЛОВЧЕН" реализует через свой сайт товары, неоднородные товарам (услугам), в отношении которых применяется спорный товарный знак (страница 6 постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 по делу N А40-126845/2018)";

"выражение разной правовой позиции в отношении однородности товаров (услуг), наличия либо отсутствия препятствий в использовании обществом "ЛОВЧЕН" спорного обозначения в своей хозяйственной деятельности при рассмотрении разных споров является недопустимым, исходя из необходимости добросовестного осуществления гражданских прав";

"изменение обществом "ЛОВЧЕН" своей непоследовательной правовой позиции в рамках настоящего дела в отношении довода об однородности реализуемых им ранее товаров и услуг с товарами и услугами для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также в отношении наличия у него препятствия в использовании сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика обозначения при ведении своей хозяйственной деятельности, с целью прекращения правовой охраны спорного товарного знака является недобросовестным";

"действия общества "ЛОВЧЕН" по предъявлению настоящего иска, по сути, направлены на преодоление вступивших в законную силу судебных актов по делу N А40-126845/2018, которыми установлено недобросовестное поведение данного общества в порядке пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" при использовании спорного обозначения в доменном имени и на сайте, и сохранение за собой права на спорное обозначение, при отсутствии факта использования сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначения, какой-либо подготовки к использованию такого обозначения, либо реального намерения использовать его в будущем для товаров и услуг однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак".

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вывод суда об "отсутствии факта использования сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначения, какой-либо подготовки к использованию такого обозначения, либо реального намерения использовать его в будущем для товаров и услуг однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак" противоречит обстоятельствам, установленным судом по делу N А40-126845/2018 и не нуждающимся в доказывании в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, абзац двенадцатый страницы 4 решения Арбитражного суда г. Москвы от 01.10.2018 по делу N А40-126845/2018 (т. 1, л. д. 81) содержит вывод о том, что "Ответчик размещает на домене товары и услуги, которые являются однородными товарам и услугам, для которых зарегистрирован Товарный знак Истца".

Аналогичный вывод содержится и в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 N А40-126845/18, на которое сослался суд первой инстанции по настоящему делу.

Этот вывод не признан не соответствующим материалам дела в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2019 по делу N А40-126845/2018.

В передаче кассационной жалобы по делу N А40-126845/2018 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации также отказано (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 305-ЭС19-14656) со ссылкой на то, что суды установили "наличие сходства до степени смешения товарного знака N 400542 и обозначений, используемых обществом в доменном имени и на сайте с соответствующим адресом, однородности товаров и услуг, продвигаемых посредством сайта под этим доменным именем, товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак компании".

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о неприменении судом первой инстанции статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Свой вывод об отсутствии заинтересованности общества "ЛОВЧЕН" суд первой инстанции построил также на принципе эстоппель, обосновав его статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 10 ГК РФ.

Суд первой инстанции верно указал, что исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение этой стороны свидетельствовало о действительности соответствующих сделок.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Проведенный президиумом Суда по интеллектуальным правам анализ судебной практики показал, что принцип эстоппель применялся судами, в частности:

для недопущения различного толкования патентообладателем одного признака независимого пункта формулы различным образом при рассмотрении различных споров (двух разных возражений; возражения и дела о нарушении исключительного права) (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу N СИП-191/2018, от 18.02.2019 по делу N СИП-688/2017 и от 05.04.2019 по делу N СИП-260/2018);

для случая, когда своим поведением лицо лишило другое лицо возможности полагаться на сделку по выдаче первым согласия на регистрацию товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2018 по делу N СИП-127/2018).

Вместе с тем принцип эстоппель судами не применялся, когда поведение лица (в том числе изменившееся) являлось разумно ожидаемым (абзац третий пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"), например:

предложение патентообладателем уточненной формулы, направленное на сохранение действия патента хоть в каком-то объеме, не лишает патентообладателя права утверждать, что первоначальная формула соответствовала условиям патентоспособности (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу N СИП-685/2017);

использование лицом в течение длительного времени спорного товарного знака на условиях лицензионного договора, не ставившим под сомнение регистрацию этого знака, не препятствует последующему оспариванию предоставления правовой охраны товарного знака в качестве ответной меры после отказа правообладателя в продлении срока действия лицензионного договора, предъявления им требований о признании лицензионного договора недействительным, о взыскании суммы компенсации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу N СИП-781/2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в данном деле суд первой инстанции, констатировав изменение позиции общества "ЛОВЧЕН" по настоящему делу (наличие однородности реализуемых им товаров и услуг товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак) по сравнению с позицией по делу N А40-126845/2018 (отсутствие однородности), применил принцип эстоппель по самому факту изменения позиции, без учета, что такое поведение являлось разумно ожидаемым.

Как верно указало в кассационной жалобе общество "ЛОВЧЕН", такое изменение может быть вызвано состоявшимися судебными актами по делу N А40-126845/2018, в которых, вопреки доводам этого общества, установлен факт осуществления им деятельности в отношении товаров и услуг, являющихся однородными товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Учтя этот факт, общество "ЛОВЧЕН" обратилось в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Такое поведение основано на статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей принцип обязательности судебных актов.

Принцип обязательности судебных актов не лишает лицо права обжалования этих актов (часть 3 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), но не допускает пересмотр установленных этими судебными актами обстоятельств при рассмотрении иных дел (часть 2 статьи 69 названного Кодекса).

Кроме того, как отмечено выше, главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. В данном же случае общество "ЭШЛИ-ГРУПП" не могло положиться на юридическую ситуацию, созданную обществом "ЛОВЧЕН" по делу N А40-126845/2018, поскольку само оспаривало в рамках дела N А40-126845/2018 доводы последнего об отсутствии однородности, а итоговая юридическая ситуация по вопросу об однородности создана не обществом "ЛОВЧЕН", а в вынесенных по этому делу судебных актах судами, поддержавшими именно правовую позицию общества "ЭШЛИ-ГРУПП".

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о неправильном применении судом первой инстанции положений статей 16 и 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Неправильное применение статей 16 и 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повлекло, в свою очередь, неправильное применение статьи 10 ГК РФ.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что суд первой инстанции не применил правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, согласно которой судебный запрет использования товарного знака в доменном имени может свидетельствовать о заинтересованности лица, к которому этот запрет применен, в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака вследствие его неиспользования (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.03.2013 N 14483/12).

Наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительного права на спорный товарный знак либо иного спора, в котором основанием иска является наличие у ответчика этого товарного знака, может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны, заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу N СИП-428/2015, от 02.11.2017 по делу N СИП-121/2017 и др.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

В данном случае неправильное применение положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не позволило суду первой инстанции в полном объеме рассмотреть вопрос о заинтересованности общества "ЛОВЧЕН" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а при установлении такой заинтересованности - вопрос об обстоятельствах использования этого знака.

Поэтому решение суда первой инстанции подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

Поданное в судебном заседании представителем общества "ЭШЛИ-ГРУПП" заявление о распределении судебных расходов приобщено к материалам дела.

Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Таким образом, заявление о распределении судебных расходов, понесенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, подлежит рассмотрению судом первой инстанции.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2019 по делу N СИП-326/2019 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина