Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2019 г. по делу N СИП-589/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента и обязал повторно рассмотреть возражение в связи с нарушением процедуры его рассмотрения (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2019 г. по делу N СИП-589/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 20 ноября 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 ноября 2019 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрев в судебном заседании

дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 705, г. Екатеринбург, 620026, ОГРН 1026602335264)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (ул. Толмачева, д. 22, офис 5, г. Екатеринбург, 620075),

о признании недействительным решения Роспатента от 13.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: Величко Ю.В. (по доверенности от 09.01.2019), Винник А.В. (по доверенности от 03.12.2018), Михайлов А.В. (по доверенности от 10.01.2019),

от ответчика: Старостин Д.С. (по доверенности от 26.04.2019),

от третьего лица: Зверева Н.С. (по доверенности от 19.09.2018),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (далее - общество "ФОРЭС", патентообладатель, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 13.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (далее - общество "НИКА-ПЕТРОТЭК", третье лицо).

В судебном заседании общество "ФОРЭС" поддержало заявленные требования по мотивам, изложенным в заявлении, указывая, что при рассмотрении возражения общества "НИКА-ПЕТРОТЭК", поданного 30.10.2018, Роспатент допустил существенные нарушения конституционных прав патентообладателя, закрепленных статьями 19 и 123 Конституции Российской Федерации, статьи 10 Договора о патентном праве, принятого на Дипломатической конференции 01.06.2000 (далее - Договор о патентом праве), а также статей 1350, 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пунктов 2.5, 4.3, 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), а именно: неправомерно перенес дату заседания коллегии на более ранний срок по сравнению с ранее назначенной и отказал в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания коллегии; вышел за пределы доводов возражения; не предложил патентообладателю внести изменения в формулу изобретения; сделал ошибочный вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, мотивы - в отзыве и дополнительных пояснениях.

Представитель третьего лица поддержал правовую позицию Роспатента, изложив свое мнение в письменных пояснениях.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Патент РФ N 2655335 на изобретение "Керамический проппант" был выдан по заявке N 2016117899 с приоритетом от 06.05.2016, установленным по дате подачи указанной заявки, на имя общества "ФОРЭС" с формулой изобретения в следующей редакции:

"Керамический проппант, представляющий собой прочные обожженные гранулы на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении компонентов, причем указанный проппант в своем составе дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома при следующем содержании, мас. %:

оксид алюминия 0,1-5,0

оксид калия 0,1-2,0

оксид натрия 0,1-2,0

оксид кальция 0,1-3,0

оксид хрома 0,1-1,0

указанная основа остальное".

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" обратилось в Роспатент 30.10.2018 с возражением против выдачи названного патента РФ N 2655335, мотивированным несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", наличием в формуле изобретения, с которой выдан патент РФ N 2655335, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки, а также тем, что документы заявки, по которой был выдан патент РФ N 2655335, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В обоснование данных утверждений ООО "Ника-Петротэк" к возражению были приложены копии следующих материалов:

[1] Патентный документ RU 2235703 C1, дата публикации 10.09.2004;

[2] Патентный документ RU 2437913 C1, дата публикации 27.12.2011;

[3] Патентный документ RU 2446200 C1, дата публикации 27.03.2012;

[4] Патентный документ RU 2476477 C1, дата публикации 27.02.2013;

[5] Патентный документ RU 2235702 C2, дата публикации 10.09.2004;

[6] ГОСТ Р 54571-2011 "Проппанты магнезиально-кварцевые. Технические условия", Стандартинформ, М., 2013;

[7] Сведения из Интернет, представляющие собой статью "Дунит";

[8] Таблица сравнения химических составов расклинивающих агентов;

[9] В.Л. Балкевич, "Техническая керамика", М., Издательство литературы по строительству, 1968 г., с. 150 - 153;

[10] Патентный документ RU 2336293 C1, дата публикации 20.10.2008;

[11] Патентный документ RU 2644359 C1, дата публикации 09.02.2018;

[12] Патентный документ RU 2613676 C1, дата публикации 21.03.2017;

[13] Патентный документ RU 2617853 C1, дата публикации 28.04.2017;

[14] Патентный документ RU 2513792 C1, дата публикации 20.04.2014;

[15] Патентный документ RU 2563853 C1, дата публикации 20.09.2015;

[16] Патентный документ RU 2547033 C1, дата публикации 10.04.2015;

[17] Патентный документ EA 009375 B1, дата публикации 28.12.2007;

[18] Патентный документ RU 2615197 C1, дата публикации 04.04.2017;

[19] Патентный документ RU 2491254 C1, дата публикации 27.08.2013;

[20] Патентный документ RU 2588634 C1, дата публикации 10.07.2016;

[21] Н.Г. Васильева, "Оценка эффективности трепела как почвенного мелиоранта", Проблемы агрохимии и экологии, 2017 г., N 3, с. 24 - 25;

[22] Г.Н. Масленникова, "Минерально-сырьевая база Урала для керамической, огнеупорной и стекольной промышленности. Справочное пособие", Издательство ТПУ, 2009 г., с. 178;

[23] Л.Б. Хорошавин, "Форстерит 2MgO ! SiO2", М., Теплотехник, 2004 г., с. 66 - 67, 73, 148;

[24] Н.Л. Добрецов и др., "Породообразующие пироксены", М., Наука, 1971 г., с. 346 - 348;

[25] Л.Б. Хорошавин и др., "Магнезиальные огнеупоры", Справочник, М., Интермет Инжиниринг, 2001 г., с. 148 - 149;

[26] П.Г. Усов, В.Н. Турина, "Влияние дисперсности кристаллов метасиликата магния на стабилизацию протоэнстатита", Известия Томского ордена октябрьской революции и ордена трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, 1974 г., том 234, с. 53 - 56;

[27] Н.А. Торопов и др., "Диаграммы состояния силикатных систем", Справочник. Выпуск третий Тройные системы, Ленинград, Наука, 1972 г., с. 100 - 105;

[28] И.Д. Кащеев и др., "Химическая технология огнеупоров", М., Интермет Инжиниринг, 2007 г., с. 410 - 411;

[29] Первоначальные материалы заявки N 2016117899 (заявление, описание, формула, реферат) от 06.05.2016;

[30] Запрос экспертизы по существу по заявке N 2016117899 от 26.02.2018;

[31] Ответ на запрос экспертизы по существу (письмо N 01 -29/62 от 21.03.2018) с приложением описания и формулы изобретения;

[32] Дополнение к ответу на запрос экспертизы по существу (письмо N 01-29/63 от 22.03.2018) с приложением листа описания и формулы изобретения;

[33] Решение о выдаче патента на изобретение по заявке N 2016117899 от 23.04.2018.

По результатам рассмотрения спора Роспатент пришел к выводам о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи; описание к оспариваемому патенту удовлетворяет положениям пунктов 10.7.4.3 ("Раскрытие изобретения") и 10.7.4.5 ("Осуществление изобретения") Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. N 327 (далее - Регламент ИЗ).

Вместе с тем, исследуя довод возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень", административный орган, ссылаясь на источники [8], [10] и [17], согласился с мнением лица, подавшего возражение, о том, что в описании оспариваемого патента не показана причинно-следственная связь между признаком, касающимся наличия в составе керамического проппанта оксида хрома, и техническим результатом, заключающимся в снижении деградации прочности проппанта с течением времени, в связи с чем указанный признак не может быть отнесен к существенному.

С учетом вышеизложенного Роспатент пришел к выводу, что при анализе соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" подтверждения известности влияния указанного отличительного признака на технический результат не требуется (подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Роспатент указал, что из патентного документа [10] известно включение оксида хрома с содержанием 0,48 мас. % в состав проппанта, сформированного из стеклянных сфер, обладающего повышенной прочностью. При этом в состав данного проппанта входят все компоненты, указанные в формуле изобретения по оспариваемому патенту, с их содержанием, величина которого находится внутри указанного в формуле изобретения интервала значений для каждого из компонентов проппанта [формула, стр. 3, строки 38 - 48, пример 2]. Таким образом, сведения, содержащиеся в патентном документе [10], раскрывают использование определенного количества оксида хрома для изготовления керамических проппантов с повышенной прочностью.

С учетом изложенного Роспатент сделал вывод, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" (подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ и пункт 2 статьи 1350 ГК РФ).

В отношении указанных в возражении источников информации [1] - [6], [9], [11] - [16], [18] - [28] Роспатент отметил, что содержащиеся в них сведения характеризуют общий уровень техники в области, к которой относится изобретение по оспариваемому патенту, и они приведены для сведения.

Источник информации [7] содержит сведения из сети "Интернет" и для него отсутствует документальное подтверждение даты помещения этих сведений в электронную среду, в связи с чем указанный источник информации не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении источников информации [29] - [33], представленных лицом, подавшим возражение, Роспатент отметил, что они содержат сведения о делопроизводстве по заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, и приведены для сведения.

Данные обстоятельства послужили основанием для принятия Роспатентом решения от 13.05.2019 о признании патента РФ N 2655335 недействительным полностью.

Общество "ФОРЭС", не согласившись с указанным решением только в части вывода о несоответствии изобретения по патенту РФ N 2655335 условию патентоспособности "изобретательский уровень", обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения не оспариваются, установлены статьями 1248, 1398 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты подачи заявки (06.05.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает ГК РФ в соответствующей редакции и Регламент ИЗ.

Согласно пункту 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случаях:

1) несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным указанным Кодексом;

2) несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно подпунктам 2 - 5 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать, в частности:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

- реферат.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1254 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 2 статьи 1254 ГК" имеется в виду "пунктом 2 статьи 1354 ГК"

Согласно пункту 10.7.4.3. Регламента ИЗ при определении раскрытия изобретения необходимо учитывать следующее.

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В разделе "Раскрытие изобретения" подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата. Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.); условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В силу пункта 10.7.4.5 Регламента ИЗ в разделе "Осуществление изобретения" приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика, позволяющая их осуществить, и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

Согласно пункту 4 статьи 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Согласно пункту 5 статьи 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в государственных реестрах.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня выполняется по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно подпункту 5 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 2 пункта 10.8 Регламента ИЗ проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения. Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные признаки, к рассмотрению не принимаются.

Как следует из материалов настоящего дела, по мнению лица, подавшего возражение, указанный в описании изобретения к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в снижении деградации прочности проппанта, не является ясным для специалиста на основании уровня техники.

Из решения Роспатента от 13.05.2019 следует, что основаниями для признания патента РФ N 2655335 недействительным явились следующие обстоятельства:

по мнению коллегии, в описании патента РФ N 2655335 не раскрыто, каким именно образом включение оксида хрома в состав компонентов проппанта влияет на достижение указанного технического результата;

в описании патента РФ N 2655335 не приведен пример, подтверждающий невозможность достижения указанного технического результата при отсутствии в составе проппанта оксида хрома.

Принимая возражение к рассмотрению, Роспатент назначил дату заседания коллегии на 01.02.2019 (уведомление от 29.11.2018 - т. 4, л.д. 33-35). Уведомлением от 21.12.2018 дата заседания коллегии по инициативе Роспатента была перенесена на более ранний срок - 25.01.2019 и уведомление от 29.11.2018 было отменено (т. 4, л.д. 36-38).

На единственном заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.01.2019 патентообладатель подал ходатайство о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок в связи с тем, что несколькими днями ранее он подал заявление от 22.01.2019 о внесении изменений в патент РФ N 2655335. Данные изменения уточняли формулировку технического результата, вопрос о ясности которого ставился в возражении общества "НИКА-ПЕТРОТЭК". Без выяснения вопроса о том, как именно сформулирован технический результат спорного изобретения с учетом доводов возражения полное и объективное рассмотрение дела было невозможно.

Коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении вышеуказанного ходатайства патентообладателя о переносе даты заседания рассмотрения возражения.

В соответствии с абзацем 5 пункта 4.3 Правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В рамках судебного разбирательства административный орган не обосновал со ссылками на нормы права, каким образом перенос даты заседания по его собственной инициативе на более ранний срок и отказ в удовлетворении ходатайства патентообладателя о переносе заседания коллегии на более поздний срок для внесения изменений в спорный патент создали условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Таким образом, Роспатент допустил нарушение пункта 4.3 Правил ППС.

При этом дальнейшее, после даты заседания коллегии палаты по патентным спорам, внесение изменений в спорный патент не устраняют вышеуказанной ошибки административного органа.

Также суд полагает обоснованным и довод заявителя о том, что при рассмотрении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 Роспатент при рассмотрении вопроса о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" вышел за пределы доводов возражения, а именно, сослался на источник [17] в качестве ближайшего аналога, в то время как он не просто не проанализирован подателем возражения в соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, но и не упомянут в тексте возражения, ни в этом, ни в каком-то ином качестве. Кроме того, Роспатент ссылался на источник [10], анализ которого также отсутствует в тексте возражения.

При этом само по себе упоминание каких-либо источников в таблице [8] (т. 3, л.д. 7-11) и их приложение к тексту возражения не позволяет установить, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, должны были быть подтверждены этими источниками, а таблица не содержит каких-либо выводов. Из самого текста возражения следует, что источники, приведенные в таблице [8], не являются ближайшими аналогами, а указаны лишь для доказательства известности количественного содержания отдельных компонентов шихты: "Кроме того, количественные признаки химического состава проппанта известны из множества других источников информации, ставших общедоступными на дату приоритета изобретения но оспариваемому патенту (См. Таблицу со сравнением химических составов)" (т. 2, л.д. 90).

Исследуемый в возражении источник информации [7] был признан Роспатентом не подлежащим включению в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, так как он содержит сведения из сети Интернет и для него отсутствует документальное подтверждение даты помещения этих сведений в электронную среду (т. 1, л.д. 31, т. 3, л.д. 5-6). Данный вывод Роспатента никем не оспаривается.

Источник [10], вопреки утверждениям Роспатента и третьего лица, не упоминается не только в тексте возражения, но и в таблице [8].

Вместе с тем Роспатент, рассматривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения. Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению данных возражений, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого решения.

Аналогичный правовой подход применен, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2018 по делу N СИП-324/2017 (постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 оставлено без изменений), в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу N СИП-162/2016 и др.

Таким образом, Роспатент принял решение по основаниям, которые не были заявлены обществом "НИКА-ПЕТРОТЕК", и не могли быть известны и оспорены обществом "ФОРЭС" при рассмотрении возражения, что является существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения (пункт 2.5 правил ППС).

Следует также согласиться и с доводом общества "ФОРЭС" о том, что со стороны Роспатента имело место нарушение процедуры, установленной пунктом 4.9 Правил ППС.

В соответствии с указанной нормой при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признано недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Суд обращает внимание на то, что Правила ППС применяются в части, не противоречащей подлежащей применению редакции ГК РФ.

Вместе с тем, по состоянию на дату подачи заявки N 2016117899 (06.05.2016) действовали нормы абзацев 1 и 2 пункта 1 статьи 1378 ГК РФ, согласно которым заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение.

После получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 - 4 статьи 1386 указанного Кодекса, заявитель вправе однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

Таким образом, с учетом применимой редакции ГК РФ, допускается внесение изменений не только в формулу изобретения, но и в описание.

Вследствие этого норму пункта 4.9 Правил ППС необходимо применять с учетом того, что заявитель (правообладатель) вправе внести изменения как в формулу изобретения, так и в описание. При этом реализация права на изменение документов заявки возможна при одновременном соблюдении трех условий: а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной; в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение.

При этом следует учитывать, что запрос дополнительных документов допускается как при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, так и экспертизы заявки на изобретение по существу.

В силу пункта 1 статьи 1384 ГК РФ по заявке на изобретение, поступившей в Роспатент, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ, и их соответствие установленным требованиям. О положительном результате формальной экспертизы заявки на изобретение и о дате подачи заявки на изобретение Роспатент уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, Роспатент направляет заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен Роспатентом, но не более чем на десять месяцев (пункт 3 статьи 1384 ГК РФ).

Таким образом, при наличии каких-либо формальных нарушений требований пункта 2 статьи 1375 ГК РФ в поданной заявке в части описания изобретения, раскрывающего его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан направить заявителю соответствующий запрос и предложить внести изменения в заявку в данной части.

Реализация данного полномочия является обязанностью Роспатента и не может осуществляться произвольно. На этапе формальной экспертизы, установив, что заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, Роспатент обязан направить заявителю запрос с предложением представить исправленные или недостающие документы. Также и в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент обязан запросить у заявителя дополнительные материалы, если им будет установлено, что проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение без этого будет невозможно.

Соответственно, в данном случае на этапе экспертизы по существу до выдачи патента Российской Федерации N 2655335 Роспатент направлял заявителю - обществу "ФОРЭС" - запрос о внесении в документы заявки на изобретение дополнений, уточнений и исправлений путем представления скорректированных формулы и описания с учетом замечаний, изложенных в данном запросе (т. 2, л.д. 32-33). При этом указанный запрос экспертизы не содержал каких-либо указаний на проблемы, в дальнейшем приведенные в разделе возражения общества "НИКА-ПЕТРОТЕК" "Изобретательский уровень", и тем более, изложенные в решении от 13.05.2019, а относился к вопросам соблюдения требований пункта 10.8.3 Регламента ИЗ о сущности изобретения применительно к количественному содержанию компонентов (в частности, для компонента основа), а также к приведению в описании сведений по разным частным формам для указания общего понятия (в данном случае различных значений содержания каждого из трех компонентов смеси).

Общество "ФОРЭС" в ответ на запрос экспертизы представило соответствующие исправления и уточнения (т. 2, л.д. 35-47).

В результате экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатентом было установлено, что заявленное изобретение относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентоспособности, сущность заявленного изобретения (изобретений) в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения (изобретений), в связи с чем было принято решение о выдаче патента на изобретение (т. 2, л.д. 51).

Как было указано выше, доводы возражения о наличии в формуле изобретения по патенту РФ N 2655335 признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, о несоответствии документов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, были признаны Роспатентом несостоятельными. Данные выводы никем не оспариваются.

Однако, патентообладатель не может быть ограничен в своих правах и утратить права на изобретение по патенту только лишь потому, что административный орган ненадлежащим образом исполнял свои обязанности на этапе проведения формальной экспертизы и экспертизы по существу и не выявил каких-либо нарушений при подготовке документов заявки на выдачу патента. Формально-буквальное "узкое" толкование норм внутреннего российского законодательства в области патентного права, предлагаемое в данном деле Роспатентом и третьим лицом, предполагает, что на стадии рассмотрения возражений на выданный патент заявитель фактически лишен возможности корректировки документов заявки помимо своей воли и не по своей вине.

Между тем такой подход не может быть принят по следующим причинам.

В соответствии со статьей 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается, в том числе, на неприкосновенности собственности, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

В соответствии со статьей 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 указанного Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Договора о патентом праве, к которому Российская Федерация присоединилась согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 09.02.2009 N 137-р "О присоединении Российской Федерации к Договору о патентном праве", патент не может быть полностью или частично аннулирован или признан недействительным без предоставления владельцу возможности представить замечания в связи с предполагаемым аннулированием или признанием патента недействительным и внести изменения и исправления, если это допускается в соответствии с применимым законодательством, в течение разумно необходимого срока.

Статья 15 Договора о патентном праве закрепляет, что каждая Договаривающаяся сторона соблюдает положения Парижской конвенции в отношении патентов. Ничто в указанном Договоре не отменяет обязательств, которые Договаривающиеся стороны имеют по отношению друг к другу в соответствии с Парижской конвенцией. Ничто в указанном Договоре не умаляет прав, которыми заявители и владельцы пользуются в соответствии с Парижской конвенцией.

Под Парижской конвенцией в Договоре о патентном праве подразумевается Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, ред. от 02.10.1979).

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров (заключена в Вене 23.05.1969) договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора.

В этой связи при формировании подхода к решению вопросов, возникающих при толковании и применении положений Договора о патентном праве необходимо принимать во внимание объект и цели самой Парижской конвенции (охрана промышленной собственности), а также Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, от 14 июля 1967 года, в рамках которой обеспечивается функционирование режима Парижской конвенции.

В соответствии с преамбулой этой Конвенции ее целью, среди прочего, является поощрение творческой деятельности и содействие охране интеллектуальной собственности во всём мире, а объектом, соответственно, охраняемые ею права патентообладателей в отношении объектов промышленной собственности.

Объекту и целям вышеупомянутых международных договоров в наибольшей степени отвечало бы такое толкование и применение статьи 10 Договора о патентном праве, которое позволит эффективно поощрять творческую деятельность, обеспечивать охрану интеллектуальных прав патентообладателей при соблюдении ими установленных российским законодательством обязанностей.

Этот подход, имеющий место в международном праве, нашел отражение в норме статьи 1355 ГК РФ, согласно которой государство стимулирует создание и использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как разъясняется в пункте 10.5 Пояснительных комментариев к основным предложениям к Договору о патентных законах и Инструкции к Договору о патентных законах, разработанных Международным бюро ВОИС от 20.01.2000 (в официальном переводе на русский язык - Договор о патентном праве и Инструкция к Договору о патентном праве соответственно, http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ru/ip/plt/pdf/pt_dc_5.pdf), пункт (2) статьи 10 ограничен двумя формальными аспектами процедуры: во-первых, владельцу должна быть предоставлена по крайней мере одна возможность представить замечания в связи с предполагаемым аннулированием патента или признанием его недействительным; во-вторых, в тех случаях, когда это разрешается согласно применимому законодательству, владельцу должна быть предоставлена по крайней мере одна возможность внести изменения и поправки. Ни одна Договаривающаяся сторона не обязана предусматривать возможность внесения изменений и поправок, если её национальное законодательство вообще не предусматривает представление таких изменений или поправок, либо не предусматривает их в обстоятельствах отдельных процедур.

Таким образом, системное толкование вышеприведенных норм российского национального законодательства в совокупности с нормами международного права позволяет сделать вывод, что поскольку российское законодательство предусматривает возможность внесения изменений и представление дополнительных материалов в документы заявки до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, и такое право обусловлено соответствующим запросом федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, при отсутствии этого запроса, направленного своевременно этим органом, заявитель, ставший правообладателем патента на изобретение, сохраняет свое право на внесение соответствующих изменений и дополнений в части документов заявки в случае, когда возникает угроза утраты им права на это изобретение по патенту в связи с предполагаемым признанием этого патента недействительным.

Имеющийся в российском законодательстве пробел в регулировании соответствующих правоотношений не свидетельствует об отсутствии такого права у правообладателя. Иное толкование закона противоречило бы основным принципам и международным стандартам в области патентного права, закрепленным в вышеуказанных международных договорах.

Аналогичный правовой подход применен в решении Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу N СИП-631/2017 (оставлено без изменений определением Верховного Суда РФ от 22.01.2019 N 300-КГ18-19429).

Доводы Роспатента и третьего лица, изложенные в отзыве и письменных пояснениях, судом признаются несостоятельными и не принимаются как противоречащие вышеизложенным нормам как российского, так и международного права.

Кроме того, следует отметить, что в том случае, когда административный орган не установит возможность изменения формулы или описания патента и не предложит внести патентообладателю указанные изменения, обязанность по доказыванию отсутствия возможности внесения изменений в патент с целью сохранения его действительным в суде в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В свою очередь, в ходе рассмотрения возражения Роспатентом в принципе не исследовалась возможность внесения изменений в материалы заявки.

С учетом изложенного решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2019 вынесено в нарушение статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации и процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента, предусмотренной Правилами ППС (пункты 2.5, 4.3, 4.9), нарушает законные права и интересы общества "ФОРЭС". При этом в данном случае нарушения процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным, так как эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Таким образом, требование общества "ФОРЭС" о признании незаконным решения Роспатента 13.05.2019 обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Для устранения допущенных нарушений прав и законных интересов правообладателя спорного патента суд считает необходимым обязать административный орган повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение с учетом выводов, изложенных в решении суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на Роспатент.

а основании статей 13, 1350, 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10 Договора о патентном праве (принят на Дипломатической конференции 01.06.2000), и руководствуясь статьями 4, 65, 71, 75, 110, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение, как не соответствующее статье 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктам 2.5, 4.3, 4.9 Правил подачи и рассмотрения возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 705, г. Екатеринбург, 620026, ОГРН 1026602335264) 3 000 (три тысячи) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в кассационном порядке в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

Д.И. Мындря