Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2019 г. по делу N СИП-770/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку административным органом не устанавливалась степень сходства спорного и противопоставленного товарного знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2019 г. по делу N СИП-770/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Губайдуллина Тимура Фагимовича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 327028000153573) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.06.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 21.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 563088.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "БигБокс" (Чернорецкий пер-к, д. 5, лит. А, пом. 11-Н, комн. 10, Санкт-Петербург, 191167, ОГРН 1127847249738).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кишкинский Д.М. (по доверенности от 05.06.2019 N 01/32-479/41);

от общества с ограниченной ответственностью "БигБокс" - Родионов М.Ю. (по доверенности от 20.05.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Губайдуллин Тимур Фагимович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.06.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 21.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 563088.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "БигБокс" (далее - общество "БигБокс").

В обоснование заявленного требования предприниматель указывает на то, что в нарушение пункта 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), Роспатент не исследовал значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Заявитель полагает, что поскольку в сравниваемых товарных знаках именно словесные элементы "РЯДЫ" и "РЯД" являются доминирующими за счет их исполнения значительно более крупным шрифтом по сравнению со вторым словесным элементом, то сходство доминирующих словесных элементов свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения.

По мнению предпринимателя, Роспатент не учел, что в спорном товарном знаке словесный элементы "РЯДЫ" и "ОПТОКЛУБ" семантически и грамматически не связаны между собой, а кроме того, выполнены разным цветом, на разном фоне, в разных строчках и значительно различающимся размером шрифта.

Заявитель отмечает, что в обоих сравниваемых товарных знаках доминирующие словесные элементы "РЯДЫ" и "РЯД" выполнены иным шрифтом по сравнению со вторыми словесными элементами (соответственно, "ОПТОКЛУБ" и "ПРОДУКТОВЫЙ"), которые выполнены стандартным шрифтом.

Предприниматель обращает внимание на то, что словесный элемент "ОПТОКЛУБ" является самостоятельным товарным знаком общества "БигБокс" (свидетельство Российской Федерации N 495206).

Заявитель указывает на то, что Роспатент не учел его довод о том, что словесный элемент "ОПТОКЛУБ" может быть воспринят потребителем как "оптовый клуб", где "оптовый" означает "осуществляемый крупными партиями, продаваемый или покупаемый такими партиями", а "клуб - учреждение или общественная организация, занимающаяся финансовой или коммерческой деятельностью", а словесный элемент "продуктовый" противопоставленного товарного знака указывает на вид предлагаемых товаров (продукты), в связи с чем пришел к ошибочному выводу о фантазийности словесного элемента "ОПТОКЛУБ".

Предприниматель ссылается на то, что Роспатент, сделав вывод о фантазийности словесного элемента "ОПТОКЛУБ", не провел анализ значения доминирующего словесного элемента "РЯДЫ", а указав в оспариваемом решении, что словесный элемент "РЯД продуктовый" противопоставленного товарного знака вызывает точно определенные представления, связанные с линейкой ассортиментной продукции, предлагаемой к продаже, с продуктами, расположенными в одну линию, с ларьками или прилавками для торговли однородными товарами, расположенными на рынке в одну линию (по аналогии со словосочетаниями молочный ряд, рыбный ряд, овощной ряд) и т.д., не учел, что словесный элемент "ПРОДУКТОВЫЙ" противопоставленного товарного знака указывает на вид предлагаемых товаров (продукты), следовательно, является лишь характеризующим услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

С точки зрения заявителя, различное общее впечатление, производимое сравниваемыми знаками, свидетельствует лишь об отсутствии тождества между этими товарными знаками, но не об отсутствии сходства до степени смешения.

Как полагает предприниматель, фактическое использование спорного товарного знака его правообладателем дополнительно подтверждает доводы заявителя, в том числе о доминировании словесного элемента "РЯДЫ", а также об использовании спорного товарного знака при реализации продуктов питания.

Заявитель ссылается на то, что при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. При этом отмечает, что высокая степень однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (что позволяет их правообладателям осуществлять деятельность, идентичную деятельности по реализации (сбыту) товаров) может компенсировать возможную низкую степень сходства обозначений.

Предприниматель считает, что не может быть признано полное отсутствие сходства двух товарных знаков, в состав которых входит одно и то же слово, являющееся доминирующим в этих товарных знаках.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят уполномоченным органом и не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Возражая против изложенных в заявлении доводов, Роспатент отмечает, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными ни по фонетическим, ни по семантическим, ни по графическим признакам.

В частности, Роспатент указывает, что словесные элементы "РЯДЫ ОПТОКЛУБ" и "РЯД ПРОДУКТОВЫЙ" спорного и противопоставленного товарных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, букв, звуков, а также составу гласных и согласных; словесный элемент "ОПТОКЛУБ" спорного товарного знака не является лексической единицей русского языка, в связи с чем указанный словесный элемент является фантазийным, тогда как словесный элемент "ПРОДУКТОВЫЙ РЯД", противопоставленного товарного знака вызывает точно определенные представления, связанные с линейкой ассортиментной продукции, предлагаемой к продаже, с продуктами, расположенными в одну линию, с ларьками или прилавками для торговли однородными товарами, расположенными на рынке в одну линию (по аналогии со словосочетаниями молочный ряд, рыбный ряд, овощной ряд) и т.д.; словесный элемент "РЯД" противопоставленного товарного знака по выполнен с изгибами и засечками, стилизован под древнерусский шрифт, буквы имеют различную высоту, указанный товарный знак имеет черно-белое цветовое решение, тогда как спорный товарный знак имеет оригинальное, запоминающееся цветовое исполнение, слово "РЯДЫ" выполнено в иной стилистической манере, отличающей его от слова "РЯД" противопоставленного товарного знака.

Исходя из этого, Роспатент считает правильным изложенный в оспариваемом решении вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными на основании пункта 14.4.2 Правил N 32, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом.

Роспатент, не отрицая факт однородности услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, вместе с тем полагает, что с учетом отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков административный орган при принятии оспариваемого решения пришел к обоснованному выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству по свидетельству Российской Федерации N 563088 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "БигБокс" в отзыве на заявление просит отказать в удовлетворении заявленного требования, полагая, что доводы заявителя являются необоснованными.

Третье лицо считает верным вывод Роспатента о том, что сходство до степени смешения между спорным и противопоставленным товарными знаками отсутствует.

Возражая против довода заявителя о том, что доминирующими обозначениями в сравниваемых товарных знаках являются элементы "РЯДЫ" и "РЯД" и они подлежали сравнению между собой, общество "БигБокс" отмечает, что указание на то, что решающим является тождество или сходство пространственно-доминирующих элементов относится к сравнению изобразительных или объемных обозначений, но не словесных.

По мнению третьего лица, различительная способность словесного обозначения "Продуктовый РЯД" ослаблена, в то время как различительная способность обозначения "РЯДЫ ОПТОКЛУБ" возрастает за счет использования неологизма в составе словосочетания.

С точки зрения общества "БигБокс", наличие регистрации обозначения "ОПТОКЛУБ" в качестве самостоятельного товарного знака только подтверждает высокую различительную способность этого обозначения, поскольку оно охраняется, как в составе спорного товарного знака, так и в качестве самостоятельного обозначения по другой регистрации.

При этом третье лицо утверждает, что обозначение "ОПТОКЛУБ" было придумано специально для его предприятия и ассоциируется только с ним, поскольку это единственное лицо, которое использует его для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ.

Общество "БигБокс" считает, что различие доминирующих элементов в сравниваемых товарных знаках при условии, что товарные знаки зарегистрированы в отношении различных услуг, приводит к выводу об отсутствии смешения двух товарных знаков.

Третье лицо полагает, что предприниматель не является лицом, заинтересованным в подаче возражения и заявления в суд, поскольку не использует противопоставленный товарный знак, в связи с чем отсутствует вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей по причине отсутствия узнаваемости товарного знака, так как данный товарный знак не известен потребителю ввиду отсутствия его в гражданском обороте.

Общество "БигБокс", обосновывая утверждение о недобросовестности предпринимателя и о наличии в его действиях по обращению с возражением в Роспатент и заявлением в суд, обращает внимание на то, что указанный предпринимателем адрес для переписки совпадает с адресом для переписки, который указывает также индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В., систематически обращающийся в суды с требованиями в отношении товарных знаков, принадлежащих иным лицам.

Предпринимателем представлены письменные возражения на отзывы Роспатента и третьего лица, в которых он возражает против изложенных в этих отзывах доводов.

В судебном заседании представители Роспатента и общества "БигБокс" против удовлетворения заявленного требования возражали.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, общество "БигБокс" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 563088, зарегистрированного по заявке N 2014733697 с приоритетом от 06.10.2014 в отношении товаров 5, 29, 30, 31, 32, 33-го и услуг 35, 36, 39, 42, 43-го классов МКТУ.

В Роспатент 21.12.2018 поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563088 в отношении услуг 35-го класса МКТУ (с учетом уточнения подателем возражения перечня товаров и услуг), мотивированное его несоответствием подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, так как подателю возражения принадлежит сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 666101, имеющий более раннюю дату приоритета и зарегистрированный в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 19.06.2019 в удовлетворении возражения заявителя было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 563088 оставлена в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что сравниваемые товарные знаки имеют различное фонетическое звучание и смысловое содержание, а также имеют визуальные отличия, что приводит к выводу об отсутствии ассоциирования знаков друг с другом в целом.

Произведя сравнение услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, Роспатент установил, что они относятся к услугам, направленным на продвижение товаров, торговой деятельности и представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях продажи товаров, повышения спроса на них, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, то есть имеют общее назначение (реализация товаров потребителю), в связи с чем являются однородными.

Вместе с тем Роспатент пришел к выводу о том, что ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителей представления об оказании этих услуг одним и тем же лицом.

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 19.06.2019 является недействительным и нарушает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, письменных возражениях, заслушав правовые позиции представителей Роспатента и третьего лица, коллегия судей приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "БигБокс".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (06.10.2014) законодательством, применимым для оценки охраноспособности спорного товарного знака, является ГК РФ и Правила N 32.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.4 Правил N 32 комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пунктом 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт "а").

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт "б").

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в").

Признаки, перечисленные в подпунктах "а" - "в" этого пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 563088 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов "РЯДЫ" и "ОПТОКЛУБ", выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Буква "Д" в слове "РЯДЫ" выполнена в виде треугольника с разноцветными гранями. Слово "ОПТОКЛУБ" выполнено на фоне прямоугольника красного цвета с черным подчеркиванием. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, красном, фиолетовом, желтом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 5, 29, 30, 31, 32, 33-го и услуг 35, 36, 39, 42, 43-го классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 666101 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов "ПРОДУКТОВЫЙ" и "РЯД", выполненных заглавными буквами русского алфавита в две строки. Словесный элемент "РЯД" выполнен оригинальным шрифтом. Слово "ПРОДУКТОВЫЙ" помещено под буквами "Р" и "Я" слова "РЯД". Под буквой "Д" в слове "РЯД" помещен прямоугольник черного цвета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуги 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников".

Заинтересованность предпринимателя в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563088 установлена Роспатентом в оспариваемом решении.

Общество "БигБокс", заявляя в отзыве на заявление об отсутствии заинтересованности предпринимателя в подаче возражения, вместе с тем решение Роспатента от 19.06.2019 в этой части в установленном законом порядке в суд не оспорило.

Заинтересованность предпринимателя в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563088 обусловлена наличием у него исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 666101, имеющим более ранний приоритет (18.08.1999), который, по его мнению, является сходным со спорным товарным знаком и зарегистрирован в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающими внимания доводы заявителя относительно неполноты исследования Роспатентом обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения возражения.

Согласно правовому подходу, изложенному в пункте 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации по определению сходства), действовавших на дату приоритета спорного товарного знака, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В подпункте 6.3 Методических рекомендаций по определению сходства отмечено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно подпункту 6.3.1 Методических рекомендаций по определению сходства при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В подпункте 6.3.2 Методических рекомендаций по определению сходства разъяснено, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Спорный и противопоставленный товарные знаки включают в себя словесные элементы "РЯДЫ ОПТОКЛУБ" и "РЯД ПРОДУКТОВЫЙ" соответственно. При этом словесные элементы "РЯДЫ" и "РЯД" выполнены значительно более крупным и жирным шрифтом по сравнению со словесными элементами "ОПТОКЛУБ" и "ПРОДУКТОВЫЙ" и расположены над этими элементами.

Предпринимателем в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563088 был заявлен довод о том, что словесные элементы "РЯДЫ" и "РЯД" являются доминирующими элементами сравниваемых комбинированных обозначений и подлежат сравнению между собой в целях установления сходства товарных знаков.

Однако данный довод не получил надлежащую оценку в оспариваемом решении Роспатента.

Между тем согласно правовому подходу, сформулированному в подпункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций по определению сходства, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

В силу правовой позиции, изложенной в подпункте 4.2.4.1 Методических рекомендаций по определению сходства, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом (например, обозначение STELLA ALPINA). Исключение составляют устойчивые словосочетания типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

В рассматриваемом случае словосочетания "РЯДЫ ОПТОКЛУБ" и "РЯД ПРОДУКТОВЫЙ" не могут быть отнесены к устойчивым словосочетаниям, а, следовательно, Роспатент должен был провести сравнение в отношении каждого слова, входящего в товарные знаки.

Нарушение сложившихся в правоприменительной практике правовых подходов при рассмотрении возражения могло привести к принятию неправильного решения.

Вывод Роспатента о том, что словесный элемент "ОПТОКЛУБ" является фантазийным, должным образом в оспариваемом решении не мотивирован. Кроме того, Роспатентом не дана оценка доводу предпринимателя о том, что указанный словесный элемент воспринимается потребителями как сокращенный вариант словосочетания "Оптовый клуб", имеющего определенное семантическое значение.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Постановление N 10), действовавшего в том числе в период принятия Роспатентом оспариваемого решения, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Из оспариваемого решения Роспатента не следует, что административным органом устанавливалась степень сходства спорного и противопоставленного товарного знака. При этом, как отмечалось выше, вывод Роспатента о полном отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками сделан в результате отхода от им же сформулированных правовых подходов к оценке обозначений на предмет сходства.

Признавая, что услуги 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, являются однородными, Роспатент также не установил степень такой однородности.

Вместе с тем степень однородности наряду со степенью сходства обозначений оказывает непосредственное влияние на вероятность смешения.

Не устанавливались Роспатентом при рассмотрении возражения предпринимателя и иные обстоятельства, которые могут оказать влияние на вероятность смешения товарных знаков (использование товарных знаков в отношении конкретных товаров, длительность и объем использования товарных знаков, степень известности, узнаваемости товарных знаков и пр.). При этом, из материалов административного дела усматривается, что предпринимателем представлялись определенные доказательства, однако они не получили оценку со стороны Роспатента.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что следование выработанным судебной практикой критериям оценки сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров и услуг в целях установления вероятности смешения обозначений обусловлено необходимостью обеспечить соблюдение единообразия практики при применении одних и тех же норм закона как судом, так и административным органом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу N СИП-243/2019.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Довод общества "БигБокс" о злоупотреблении предпринимателем правом при обращении в Роспатент с возражением и при подаче настоящего заявления в суд подлежит отклонению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

При этом суд отмечает, что злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер и вывод о нем не может являться следствием предположений.

Обществом "БигБокс" не представлено убедительных доказательств того, что подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563088 и обращение в суд с настоящим заявлением преследуют исключительно цель причинения вреда обществу "БигБокс".

Совпадение адресов для переписки заявителя по настоящему делу и индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. безусловно не свидетельствует о наличии между ними согласованных действий по недобросовестному оспариванию предоставления исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие иным лицам.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание то, что допущенные Роспатентом нарушения не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение, носят существенный характер, коллегия судей полагает, что данные нарушения являются основаниями для признания оспариваемого решения недействительным и для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение предпринимателя с учетом настоящего решения суда.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать на то, что, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества предпринимателя, суд в рассматриваемом случае не предопределяет его выводы по итогам рассмотрения этого вопроса.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных предпринимателем при обращении в суд, на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 21.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563088 признать недействительным как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 21.12.2018 возражение индивидуального предпринимателя Губайдуллина Тимура Фагимовича против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563088.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Губайдуллина Тимура Фагимовича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 317028000153573) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 300 (Триста) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря