Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2019 г. N С01-1246/2019 по делу N СИП-324/2019 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку представленные заявителем документы не свидетельствуют о восприятии потребителями обозначения как средства индивидуализации товаров

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2019 г. N С01-1246/2019 по делу N СИП-324/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 декабря 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Международная Торговая Компания "АЛИСА" (Варшавское ш., д. 26, оф. 408, Москва, 117105, ОГРН 1097746307340) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2019 по делу N СИП-324/2019

по заявлению акционерного общества "Международная Торговая Компания "АЛИСА" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.01.2019 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "ТНГ" (ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, Москва, 115280, ОГРН 1117746289946) от 05.10.2018 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 664354.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТНГ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Международная Торговая Компания "АЛИСА" - Ломакина О.И. (по доверенности от 09.01.2019 N 2) и Вэйль Я.М. (по доверенности от 18.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ТНГ" - Лелякина Н.А. (по доверенности от 30.05.2019) и Рязанова П.А. (по доверенности от 18.12.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Международная Торговая Компания "АЛИСА" (далее - общество "АЛИСА") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.01.2019 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "ТНГ" (далее - общество "ТНГ") от 05.10.2018 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 664354.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "ТНГ".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2019 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "АЛИСА", ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент и общество "ТНГ" представили письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых они не согласились с изложенными в жалобе доводами, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представители общества "АЛИСА" поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "ТНГ" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях против нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 664354 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.07.2018 по заявке N 2017704155 с датой приоритета 07.02.2017 на имя общества "АЛИСА" в отношении товаров 28-го класса "автомобили [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 05.10.2018 от общества "ТНГ" поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям абзаца первого пункта 1, подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Доводы возражения сводились к тому, что словесное обозначение "ГИБКИЙ ТРЕК" указывает на вид товара - трек (дорожка) для игрушечных транспортных средств и на его свойство - гибкий (для части товаров 28-го класса МКТУ).

Кроме того, податель возражения отметил доминирующее положение в товарном знаке элемента "ГИБКИЙ ТРЕК", указав, что этот элемент не может быть дискламирован с целью сохранения правовой охраны спорного товарного знака.

По мнению общества "ТНГ", обозначение "ГИБКИЙ ТРЕК" является ложным для части товаров 28-го класса МКТУ (для тех, применительно к которым это обозначение не является видовым), поскольку эти товары относятся к игрушечным транспортным средствам и не могут характеризоваться понятием "ГИБКИЙ ТРЕК". Как счел податель возражения, сам по себе трек является принадлежностью для таких игрушек, то есть относится к категории однородных товаров, следовательно, потребитель может быть введен в заблуждение в отношении комплектности и свойств приобретаемого товара, маркированного спорным обозначением.

Податель возражения также указал на отсутствие у обозначения "ГИБКИЙ ТРЕК" различительной способности и в результате широкого использования этого обозначения разными производителями в отношении игрушек до даты приоритета спорного товарного знака.

Роспатент 30.01.2019 принял решение об удовлетворении возражения на основании подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 664354 недействительной.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган установил, что в спорном товарном знаке доминирующим, несущим в себе индивидуализирующую функцию, элементом является словесный элемент "ГИБКИЙ ТРЕК".

На основании анализа словарно-справочных источников Роспатент отметил, что указанное словосочетание может быть определено как "легко сгибаемая, упругая, поддающаяся изменениям формы и/или направления, в том числе круговая дорожка с виражами для транспортных средств".

Оценив представленные с возражением интернет-источники, Роспатент констатировал, что товар "ГИБКИЙ ТРЕК" представляет собой детскую игрушку, состоящую из машинки (машинок) и гоночной гибкой трассы-конструктора, которая, благодаря своим свойствам (гибкости) при конструировании может менять форму.

Роспатент указал, что обозначение "гибкий трек", наряду с другими предлагаемыми товарами (например, паззлы, конструкторы, мозаика), указано самим обществом "АЛИСА" в качестве названия вида товара, а иными производителями до даты приоритета использовались обозначения "трек", "автотрек", "трек с машинками", "треки для автогонок", "игрушки: сооружения в виде треков", "мототреки".

По результатам анализа представленных документов Роспатент пришел к выводу о том, что доминирующая словесная часть спорного товарного знака состоит из элементов, характеризующих товар (указывающих на его вид и свойства), что позволяет признать доводы возражения в части несоответствия спорного товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ убедительными (применительно к товарам "игрушки; игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]").

Административный орган установил, что в отношении таких товаров 28-го класса МКТУ, как "автомобили [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]", товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 664354 будет являться ложным, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент признал неубедительным довод возражения о несоответствии спорного товарного знака требованиям абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, указав на недостаточность относящихся к периоду до даты приоритета спорного товарного знака доказательств, свидетельствующих о широком использовании именно обозначения "ГИБКИЙ ТРЕК" иными лицами, и сославшись на то, что представленные доказательства в своем большинстве относятся к периоду после даты приоритета спорного товарного знака.

Несогласие общества "АЛИСА" с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Решение Роспатента оспорено обществом "АЛИСА" в части выводов о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что словесное обозначение "ГИБКИЙ ТРЕК" характеризует содержащиеся в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 664354 товары 28-го класса МКТУ "игрушки", указывая на их вид (треки) и свойства (гибкий), а также указывает на характеристики таких товаров 28-го класса МКТУ, как "игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]".

Суд первой инстанции отклонил довод общества "АЛИСА" о многозначности слов, входящих в словосочетание "ГИБКИЙ ТРЕК", сочтя, что с учетом категории товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован и используется товарный знак, потребитель рассматривает данное словосочетание в прямом смысле входящих в него слов, а именно как "сгибаемая (гибкая) круговая дорожка с виражами (трек) для транспортных средств".

Рассмотрев довод общества "АЛИСА" о том, что представленные обществом "ТНГ" к возражению сертификаты соответствия от 14.04.2008, от 03.02.2010, от 31.10.2009 подтверждают тот факт, что участники рынка указывали иные названия, а не спорное обозначение "ГИБКИЙ ТРЕК", суд первой инстанции отметил обоснованность вывода Роспатента о том, что до даты приоритета спорного товарного знака продукция под названиями "трек" или "автотрек", "трек с машинами", "треки для автогонок", "игрушки: сооружения в виде треков", "мототреки" была известна на российском рынке в качестве видового наименования товара (вид игрушек).

В обжалуемом решении суд признал необоснованным довод общества "АЛИСА" о фантазийном характере словесного элемента спорного товарного знака, указав, что в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игрушки, игрушки с подвижными частями, игры, игры-конструкторы, модели масштабные сборные [игрушки]" данный товарный знак является описательным, поскольку не требует домысливания и дополнительных рассуждений для формулировки соответствующих характеристик.

С учетом изложенного суд первой инстанции указал на правомерность вывода административного органа о том, что словесный элемент "ГИБКИЙ ТРЕК" характеризует содержащиеся в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 664354 товары 28-го класса МКТУ "игрушки", отмечая их вид (треки) и свойства (гибкий), а также указывает на характеристики таких товаров 28-го класса МКТУ, как "игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]".

Довод общества "АЛИСА" о приобретении спорным обозначением различительной способности в отношении товаров общества "АЛИСА" к дате приоритета спорного товарного знака отклонен судом первой инстанции как не подтвержденный документально.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, а также документы, содержащиеся в материалах административного дела, которые были предметом рассмотрения в Роспатенте, суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что представленные заявителем документы не свидетельствуют о восприятии потребителями на дату приоритета спорного товарного знака обозначения "ГИБКИЙ ТРЕК" как средства индивидуализации товаров общества "АЛИСА".

При этом суд первой инстанции отметил, что доказательства, подтверждающие наличие у потребителей ассоциативных связей между спорным обозначением, обществом "АЛИСА" и реализуемыми этим обществом товарами, в материалы дела не представлены.

В отсутствие опровергающих доказательств суд первой инстанции также согласился с позицией Роспатента о том, что для товаров 28-го класса МКТУ "автомобили [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]" спорное обозначение является ложным, поскольку у потребителей может возникнуть ложное предположение в отношении комплектности и свойств приобретаемого товара (не содержащего в составе гибкую круговую дорожку для игрушечных транспортных средств), и, следовательно, не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции отклонил доводы общества "АЛИСА" о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения как неподтвержденные.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражения и принятию решений по результатам такого рассмотрения, а также о применимых нормах материального права, включающих ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Кроме того, в кассационной жалобе не содержатся доводы, касающиеся вывода суда первой инстанции о несоответствии спорного товарного знака (применительно к части товарных позиций) требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Общество "АЛИСА" полагает, что позиция суда первой инстанции о том, что большинство представленных правообладателем документов датированы позднее даты приоритета спорного товарного знака, в связи с чем такие документы не подтверждают приобретение различительной способности этим товарным знаком, не соответствует положениям абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

По мнению заявителя кассационной жалобы, согласно действующему законодательству следует учитывать представленные правообладателем доказательства, относящиеся к периоду до 05.10.2018, то есть до даты подачи возражения, а не до даты приоритета товарного знака (07.02.2017).

В связи с изложенным общество "АЛИСА" указывает на неправомерное отклонение судом первой инстанции ряда представленных доказательств, на неучет судом первой инстанции объемов продаж и широкой территории распространения товаров, маркированных спорным товарным знаком.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что вывод суда первой инстанции о том, что наличие сходных обозначений, являющихся наименованием вида товара, в сертификатах других производителей свидетельствует об отсутствии различительной способности спорного обозначения, сделан с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Более того, общество "АЛИСА" обращает внимание на то, что один только факт наличия сертификата, на основании которого сделан вышеуказанный вывод суда первой инстанции, в отсутствие иных доказательств введения товаров в гражданский оборот не может свидетельствовать о широком использовании обозначения "Гибкий трек" до даты приоритета спорного товарного знака различными производителями.

В кассационной жалобе общество "АЛИСА" отметило, что суд первой инстанции не полностью исследовал доказательства, не дал оценку каждому приобщенному документу, что привело к ошибочному выводу об использовании спорного товарного знака в качестве видового наименования на упаковках товара с игрушками.

Рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В отношении довода общества "АЛИСА" о нарушении судом первой инстанции положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как следует из подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил N 482 указанные в пункте 34 этих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция содержится также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации) и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

Как отмечает Роспатент в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие "общепринятые наименования", представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров. Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Вопреки доводам кассационной жалобы, суд первой инстанции исследовал именно спорный товарный знак.

Так, в обжалуемом решении суд проанализировал семантику слов, входящих в обозначение, восприятие словосочетания потребителями, а также доказательства, свидетельствующие о широком использовании словесного обозначения "трек" именно в качестве указания на вид товара.

Отсылка к сертификатам других производителей сделана судом первой инстанции в качестве дополнительного подтверждения факта указания ими на вид товара при помощи слова "трек" в различных его вариациях.

Словесный элемент "гибкий" также всесторонне проанализирован судом, который указал в обжалуемом судебном акте как значение этого прилагательного, так и значение всего словосочетания "Гибкий трек" применительно к игрушкам, в состав которых включена гибкая трасса для автомобилей.

Таким образом, Роспатентом и судом первой инстанции словесный элемент "трек" обоснованно признан в качестве вида (подвида) по отношению к товарам "игрушки", а словесный элемент "гибкий" - в качестве очевидной характеристики этого подвида.

Общество "АЛИСА" усматривает несоответствие между выводом Роспатента об отсутствии оснований для признания регистрации спорного товарного знака противоречащей абзацу первому пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (административный орган признал неподтвержденным довод возражения о широком использовании обозначения "ГИБКИЙ ТРЕК" иными производителями до даты приоритета спорного товарного знака) и выводами Роспатента и суда первой инстанции о признании регистрации этого обозначения противоречащей требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает противоречий в приведенных выводах Роспатента и суда первой инстанции.

Так, при проверке доводов возражения о широком использовании обозначения "ГИБКИЙ ТРЕК" иными производителями до даты приоритета спорного товарного знака (и отсутствием в связи с этим у спорного обозначения различительной способности) Роспатент сослался на недоказанность такого широкого использования до даты приоритета спорного товарного знака, указав на то, что представленные подателем возражения доказательства относятся к периоду после даты приоритета спорного товарного знака.

Вместе с тем при проверке соответствия спорного обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом и судом первой инстанции проверено значение слова "трек" применительно к товарам "игрушки", установлено, что "трек" является подвидом указанных товаров. Данное обстоятельство установлено как на основании словарно-справочных источников, так и в связи с использованием этого словесного элемента в качестве указания на определенный вид игрушек разными производителями.

В свою очередь словесный элемент "гибкий" признан характеризующим указанный вид игрушек.

Кроме того, общество "АЛИСА" не согласно с выводом суда первой инстанции о том, что документы, подтверждающие приобретение спорным товарным знаком различительной способности после даты приоритета товарного знака и до даты подачи возражения, не имеют значения для рассмотрения настоящего дела.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не применил подлежащий применению абзац девятый пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Рассмотрев этот довод, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпункта 1 (отсылающего в том числе к пункту 1 статьи 1483 Кодекса) этого пункта статьи 1512 ГК РФ применяется с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса).

Как разъяснено в пункте 173 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции ошибочно указал на неотносимость к предмету настоящего спора обстоятельств, возникших после даты приоритета товарного знака вплоть до даты подачи возражения.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым выяснить, привел ли данный ошибочный вывод суда первой инстанции к принятию неправильного по существу судебного акта.

Действительно, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из неохраноспособных элементов (и при доминировании в товарном знаке неохраноспособного элемента - как в настоящем случае), если они приобрели различительную способность в результате их использования и потребитель воспринимает заявленное обозначение как товарный знак заявителя.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты представленные заявителем материалы, содержащие следующие сведения:

объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

территория продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;

длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;

объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;

сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;

сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;

сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

иные сведения.

Перечисленные выше сведения не должны быть декларативными. Требуется документальное подтверждение каждого высказанного заявителем довода.

Правовая охрана заявленному обозначению предоставляется, если представленные заявителем документы подтверждают, что такое обозначение воспринималось потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя (лица, оказывающего услуги) в отношении товаров или услуг, указанных в заявке.

Таким образом, основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и товарами, реализуемыми этим лицом.

Разрешение этого вопроса зависит в том числе от того, используется ли спорное (либо сходное с ним) обозначение иными лицами для маркировки однородных товаров.

В случае если такое обозначение иными лицами используется, то недостаточно подтвердить объемы реализации товаров, затраты на рекламу и прочие обстоятельства, указанные выше, необходимо доказать, что потребитель ассоциирует это обозначение не только с конкретными товарами (в данном случае игрушками), но и с конкретным хозяйствующим субъектом (в данном случае с обществом "АЛИСА").

На это, в частности, обращено внимание в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, согласно которому для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Анализ судебной практики показывает, что при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 N 300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Российской Федерации отказано) и от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018).

Как усматривается из содержания оспариваемого судебного акта, в ходе рассмотрения настоящего дела судом первой инстанции установлены следующие обстоятельства:

на распечатках из сети Интернет, демонстрирующих упаковки товаров, обозначение "ГИБКИЙ ТРЕК" указано в качестве определенного вида товара под различными тематическими названиями, такими как "Умная дорога", "Большое путешествие", "Пожарная станция", "Полиция", "Парк приключений", "Супер гонщик" (абзац пятый страницы 13 решения суда);

доказательства, подтверждающие наличие ассоциативных связей, возникающих у потребителей в связи со спорным обозначением и обществом "АЛИСА", в материалы дела не представлены (абзац второй страницы 15 решения суда);

заявитель сам признавал то, что иные производители на своей аналогичной продукции используют наименования "трек", "автотрек", "трек с машинками" (абзац второй страницы 19 решения суда).

Кроме того, из оспариваемого решения Роспатента следует, что подателем возражения были представлены материалы из сети Интернет (скриншоты сайтов, свидетельствующие об использовании наименования "трек" в качестве указания на вид товара различными производителями; скриншоты сайтов, подтверждающие использование наименования "гибкий трек" в качестве указания на вид товара другими предпринимателями), датированные позже даты приоритета спорного товарного знака (абзац шестой страницы 10 решения Роспатента).

Данный вывод Роспатента не оспаривался обществом "АЛИСА" в поданном в суд заявлении.

Таким образом, в ходе рассмотрения спора в административном и судебном порядке установлено, что после даты приоритета и до даты подачи возражения обозначения "трек" и "гибкий трек" использовались различными производителями и самим правообладателем в качестве указания на вид товара. При этом общество "АЛИСА" не представило ни в Роспатент, ни в суд документы, подтверждающие возникновение у потребителей ассоциативных связей между обозначением "Гибкий трек", нанесенным на упаковки с игрушками, и названным обществом.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "АЛИСА" подтвердил, что социологические исследования по данному вопросу не проводились, их результаты не были представлены в материалы административного и судебного дела.

Таким образом, установленные судом первой инстанции фактические обстоятельства при правильном применении норм права привели бы суд первой инстанции к выводу об отсутствии оснований считать спорный товарный знак приобретшим различительную способность к дате подачи возражения.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что неправильный вывод суда первой инстанции об отсутствии необходимости учета обстоятельств использования спорного товарного знака после даты его приоритета, но до даты подачи возражения не привел к принятию ошибочного по существу судебного акта.

При таких обстоятельствах направление дела на новое рассмотрение приведет к предоставлению заявителю не предусмотренной процессуальным законом и противоречащей принципу правовой определенности возможности неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного разбирательства в суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных документов и обоснования заявленных требований.

Направление дела на новое рассмотрение с целью повторного предоставления заявителю процессуального права, которым он не воспользовался без уважительных причин при наличии у него соответствующей возможности, противоречит принципу правовой определенности и положениям части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых лицо, участвующее в деле, несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или несовершения этим лицом процессуальных действий.

Данная правовая позиция отражена в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 по делу N 305-ЭС14-8858, от 09.06.2016 по делу N 309-ЭС16-3904, от 28.06.2016 по делу N 305-ЭС15-6246, от 23.01.2018 по делу N 305-ЭС17-14513.

Доводы кассационной жалобы о неполном исследовании судом первой инстанции имеющихся в деле документов направлены на их переоценку, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции согласно положениям главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в письменных пояснениях на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2019 по делу N СИП-324/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "Международная Торговая Компания "АЛИСА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина